1 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00261-00 Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2010-00261-00 Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: ALBERTO CADERMARTORI Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, la cual fue adecuada en el auto admisorio a nulidad relativa de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de las resoluciones números: i) 44589 del 31 de agosto de 2009, por medio de la cual declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca mixta “«HYPERTRONIK»” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, ii) 49743 del 29 de septiembre de 2009 por medio de la cual se resolvió recurso de reposición confirmando y, iii) 99196 del 22 de diciembre de 2009, por medio de la cual se resolvió la apelación en el 2 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00261-00 Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. sentido de confirmar las decisiones recurridas, dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio1.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1.1. Pretensiones “2.1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 44589 del 31 de agosto de 2009, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.077.988 mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio declaró infundada la demanda de oposición interpuesta por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., CORBETA S.A., Y/O ALKOSTO S.A., y por lo tanto otorgó el registro de la marca "HT HYPERTRONIK" (Mixta) Clase 35 Internacional al señor ALBERTO CADEMARTORI, de Bogotá D.C, Colombia. 2.2.

Que se declare la nulidad de la resolución No. 49743 del 29 de septiembre de 2009, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.077.988, mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio, decidió el recurso de r eposición interpuesto por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., CORBETA S.A., Y/O ALKOSTO S.A. contra la Resolución No. 44589 del 31 de agosto de 2009, confirmándola en todas sus partes. 2.3.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 99196 del 22 de diciembre de 2009, proferida dentro del Expediente Administrativo No.07.077.988, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industrie y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., CORBETA S.A., Y/O ALKOSTO S.A., contra la Resolución No. 44589 del 31 de agosto de 2009, confirmándola en todas sus partes. 2.4.

Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos, declarar fundada la demanda de oposición de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., CORBETA S.A., Y/0 ALKOSTO S.A. y como consecuencia de ello negar el registro de la marca "HT HYPERTRONIK" (Mixta) clase 35 al señor ALBERTO CADEMARTORI de Bogotá D.C., y según lo anterior cancelar el registro de dicha marca y que corresponde al Certificado No. 393.699.” 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. El señor ALBERTO CADEMARTORI, solicitó el día 31 de julio de 2007, ante la División de Signos Distintivos de la SIC, el registro de la marca mixta «HYPERTRONIK», para amparar productos de la Clase 35 de la 1 En adelante, SIC. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00261-00 Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole el número de expediente 07-077988. 1.2.2.

El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 602 del 31 de marzo de 2009, y estando dentro del término legal la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., presentó oposición al registro de la marca mixta «HYPERTRONIK», basándose en el registro de la marca mixta “K-TRONIX” de la Clase 35 de la Calificación Internacional de Niza. 1.2.3.

La SIC expidió la resolución 44589 del 31 de agosto de 2009, suscrita por la Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta «HYPERTRONIK», para distinguir productos de la Clase núm. 35 de la Clasificación Internacional de Niza 1.2.4. La sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la anterior resolución. 1.2.5.

Mediante la resolución 49743 del 29 de septiembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión recurrida. Y posteriormente, mediante la resolución 66196 del 22 de diciembre de 2009, la SIC, resolvió el recurso de apelación presentado resolviendo confirmar la decisión contenida en la resolución núm. 44589 del 31 de agosto de 2009. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con los actos controvertidos la entidad demandada vulneró las siguientes normas: artículo 134, literal e) del artículo 135, literales a) y b) del artículo 136 y literal b) del artículo 138 de la Decisión 486 de 2000. Frente las normas andinas contenidas en la Decisión 486 de 2000, explicó que en su consideración la SIC no tuvo en cuenta que la marca HYPERTRONIK (Mixta) clase 35 era confundible con la enseña comercial K- 4 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00261-00 Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. TRONIX, que ampara los establecimientos de comercio de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., donde se venden toda clase de productos que tiene relación con la electrónica y en suma señaló que de la comparación de los signos en conflicto debe descartarse el prefijo HYPER de debido a que dicho prefijo hace relación a que los servicios que se pretenden amparar con dicha marca son superiores a los de la competencia y en consecuencia la similitud era evidente.

II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de diciembre 15 de 2010 el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación al señor ALBERTO CADEMARTORI, y al Ministerio Público. 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda señalando que el signo solicitado en registro es registrable y apropiable porque se encuentra dentro de un conjunto marcario que le otorga suficiente distintividad, por los elementos gráficos que acompañan las expresiones HYPERTRONIK, sin embargo, en atención a la necesidad que tienen los comerciantes de incluir expresiones genéricas y descriptivas para facilitar la comercialización de sus servicios, sobre la expresión HYPER- TRONIK, no puede conferirse ni reivindicarse exclusividad, razón por la cual pueden ser usadas libremente por cualquier otro empresario, lo que quiere decir que la sociedad solicitante no podrá oponerse con éxito al registro de signos que contengan tales expresiones.

De otra parte, la entidad demandada adujo que la decisión de conceder el registro marcario solicitado resulta adecuada teniendo en cuenta que la exclusividad se predica de su diseño y combinación, pero no de la expresión (HYPER-TRONIK), aisladamente considerada. 2.2.2. El señor ALBERTO CADEMARTORI no contestó la demanda. 5 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00261-00 Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. III.

PRUEBAS 3.1. Mediante auto del 15 de julio de 2014 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1. De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.2. Del tercero con interés No existió pronunciamiento frente al tercero con interés en atención a que no contestó la demanda. 3.1.3.

De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 1º de diciembre de 2014 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 4.1.

La SIC como entidad demandada no se pronunció. 4.1.2. El señor ALBERTO CADEMARTORI, como tercero con interés, no se pronunció. 4.1.3. La sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., como demandante, no se pronunció. 4.1.4 El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 611-IP-2018. 6 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00261-00 Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. VI ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de julio 18 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 393699, correspondiente a la marca mixta «HYPERTRONIK», cuyo titular es ALBERTO CADEMARTORI.

A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde el 1º de septiembre de 2019, como consecuencia de su falta de renovación. De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 25 y el 29 de agosto de 2023, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación de conformidad con la constancia secretarial2 de fecha 04 de septiembre de 2023.

VII CONSIDERACIONES DE LA SALA 7.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia3. 7.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca mixta «HYPERTRONIK» identificada con el registro marcario núm. 393699, otorgada a favor del señor ALBERTO CADEMARTORI, el cual obra como tercero con interés y cuya eventual nulidad se solicitó en este proceso, caducó por falta de renovación. 2 Anotaciones números 94 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00261-00 Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 31 de agosto de 2009 hasta el 31 de agosto de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI4 de la entidad demandada, así: Acorde con lo anterior, en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta «HYPERTRONIK», cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, la cual, como ya se explicó supra, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En ese orden la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido 4 Índice 89 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 8 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00261-00 Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo5 de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja6.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo7, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada8.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de 5 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 6 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 7 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 9 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00261-00 Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia9.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca mixta «HYPERTRONIK», cuyo titular era el señor ALBERTO CADEMARTORI, y cuya nulidad se solicitó en este proceso, se encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. 9 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 10 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00261-00 Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.