CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Radicación: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 11001-03-24-000-2007-00140-00 Demandante: Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Interesado: Sociedad EXECUTIVE S.A. Tema: NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL REGISTRADOS EN OTRO PAIS - El efectuado en la República del Ecuador es insuficiente para defender la irregistrabilidad de una marca con el mismo nombre en Colombia / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Confundibilidad – Reglas de Cotejo/ REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentaron la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones núm. 29626 de 29 de noviembre de 20041, núm. 2224 de 7 de febrero de 20052, y, la Resolución núm. 28996 de 30 de octubre de 20063, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y comercio negó el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», para distinguir productos 1 Folios 23 a 30 Cuaderno 1.

Resolución núm. 29626 de 29 de noviembre de 2004, «Por la cual se decide una solicitud de registro», proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Folios 60 a 63 Cuaderno 1.

Resolución núm. 2221 del 7 de febrero de 2005, «Por la cual se resuelve un recurso de reposición», proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 28996 de 30 de noviembre de 2006, en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Folios 64 a 69 Cuaderno 1.

Resolución núm. 28996 del 30 de octubre de 2006, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, «Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación», mediante la cual se resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución 28996 de 30 de noviembre de 2006, en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A.4 I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito5 radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game presentaron demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «2.1.

Declarar la Nulidad de la Resolución No. 29626 del 29 de noviembre de 2004, proferida por la jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No 03-113663, por medio de la cual se niega el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional, a Fernando March Game y/o la sociedad Ecuacleaner S.A. 2.2.

Declarar la Nulidad de la Resolución No. 2221 del 7 de febrero de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No 03-113663, que resuelve el recurso de reposición, confirmando lo decidido en la Resolución 29626 del 29 de noviembre de 2004, que niega el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional, a Fernando March Game y/o la sociedad Ecuacleaner S.A. y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias adelantadas ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.3.

Declarar la Nulidad de la Resolución No. 28996 del 30 de octubre de 2006, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión contendida en la Resolución 29626 del 29 de noviembre de 2004 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, en la cual se niega el registro de la marca mixta 4 La Resolución núm. 28996 del 30 de octubre de 2006, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa, fue notificada mediante edicto desfijado el 30 de noviembre de 2006, fecha en la cual quedó ejecutoriada.

Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaban a correr al día hábil siguiente de la notificación, es decir el día 1 de diciembre de 2006. Como la demanda fue presentada el día 20 de marzo de 2007 (folio 51), la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal. 5 La Resolución núm. 28996 del 30 de octubre de 2006, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa, fijada en edicto el 30 de octubre de 2006 y desfijada el 30 de noviembre de 2006, fecha en la cual quedó ejecutoriada.

Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaban a correr al día hábil siguiente de la notificación, es decir el día 1 de diciembre de 2006. Como la demanda fue presentada el día 20 de marzo de 2007 (folio 51), la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal. 3 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio LE COLLEZIONI, para distinguir comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional, a Fernando March Game y/o la sociedad Ecuacleaner S.A. 2.4.

Consecuencialmente y a título de Restablecimiento del Derecho, en beneficio de Fernando March Game y/o la sociedad Ecuacleaner S.A., comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio registrar la marca “LE COLLEZIONI” (MIXTA) Clase 03 Internacional, tal como se solicitó. 2.5. Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]».

I.2. Los hechos 2. El 31 de diciembre de 2003 el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A., solicitaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SIC- el registro de la marca «LE COLLEZIONI» para distinguir productos como perfumería, jabones, cosméticos, lociones para el cabello comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional de Niza.

Acompañando la solicitud, adjuntaron un «escrito de advertencia» con material probatorio. En el escrito refieren la existencia y uso anterior del nombre y la enseña comercial «LE COLLEZIONI» que los distingue como empresarios y, a su establecimiento de comercio en la República del Ecuador. 3. Frente a la solicitud de registro, presentaron oposiciones GA MODEFINE S.A. sobre la base de su marca FIGURATIVA, registrada con certificado 207383 para distinguir productos comprendidos en la Clase 3; y, EXECUTIVE S.A. sobre la base de su marca LE COLLEZIONI (mixta), registrada con certificado 278133 para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Posteriormente, el 29 de julio de 2004, el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A., presentaron ante la SIC una modificación a la solicitud de registro radicada el 31 de diciembre de 2003, con el propósito de excluir del logo, el símbolo ubicado en la parte superior de la palabra «LE COLLEZIONI». 5. El 29 de noviembre de 2004, mediante Resolución núm. 29626 la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Ga Modefine S.A., y fundada la oposición presentada por la sociedad EXECUTIVE S.A. En consecuencia, denegó el registro del signo «LE COLLEZIONI» para distinguir productos de la Clase 3. 6.

Frente a la anterior decisión, la parte demandante, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 7. El 7 de febrero de 2005, mediante Resolución núm. 2221 la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión impugnada. 4 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 8.

El 30 de octubre de 2006, mediante Resolución núm. 28996 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución núm. 29626 del 29 de noviembre de 2004. 9. Paralelo al trámite de la solicitud de registro, el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A. presentaron6, ante la SIC, solicitud de revocatoria directa contra la Resolución 34999 del 17 de diciembre de 2003 por la cual se concedió el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A. Dicha solicitud, fue inadmitida por no haber presentado oposición en los términos previstos en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. 10.

Como consecuencia de la decisión referida, el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A., iniciaron acción de nulidad y restablecimiento del derecho7 contra la Resolución núm. 34999 del 17 de diciembre de 2003, por la cual le fue concedido el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 11.

Manifestó que la SIC al expedir la resolución demandada vulneró las siguientes normas: - Artículos 136 literal a), 150 y 191 de la Decisión 486 de 2000, - Artículo 618 de la Constitución Política - Artículo 669 del CCA - Artículo 76810 del Código Civil 12. Afirmó, que la SIC no efectuó en debida forma el examen de registrabilidad del signo distintivo, al no considerar que la demandante contaba con derechos adquiridos sobre el signo distintivo «LE COLLEZIONI» por ser una expresión que venían utilizando desde 1988 como nombre y enseña comercial. 6 18 de junio de 2004. 7 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicación: 11001-03-24-000-2007-00137-00. 8 «ARTICULO 61.

El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.» 9 «Artículo 66.- Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 1.

Por suspensión provisional. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan su vigencia.» 10 «Artículo 768.

La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.

Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe. Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.» 5 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 13. Señalaron que desde el año 1988, el señor Fernando March Game y/o la sociedad Ecuacleaner S.A. con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil Ecuador, usan el nombre y la enseña comercial «LE COLLEZIONI» para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación compra y venta de toda clase de productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería).

Igualmente, el nombre y enseña comercial la utilizan para distinguir todos los artículos relacionados, tales como jabones, perfumería, cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras, todo tipo de productos en cuero, bastones, fustas, etc; productos comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional de Niza. 14.

Aseguraron que el uso continuo e ininterrumpido del nombre y la enseña comercial «LE COLLEZIONI» en la República del Ecuador, les otorgó la titularidad del mismo, contando así con las facultades previstas en la Decisión de la Comunidad Andina y la legislación internacional, para defender sus derechos en cualquiera de sus países miembros. 15.

Adicionalmente, refirieron que, en el año 2000, el señor Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A. sostuvieron un acercamiento comercial con algunos socios de EXECUTIVE S.A. en la ciudad de Guayaquil, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera, especialmente italiana, en establecimientos que se denominarían «LE COLLEZIONI».

Dicho nombre y enseña comercial, habían identificado a la demandante por más de diecinueve (19) años en el territorio ecuatoriano. 16. Comentaron, que en una visita realizada por el señor Fernando March Game a Colombia se percató de que la sociedad EXECUTIVE S.A., sin su autorización y de mala fe, estaba haciendo uso de la marca «LE COLLEZIONI» en Colombia, para distinguir los mismos productos que los demandantes distribuían y comercializaban en la República del Ecuador con ese nombre y enseña comercial. 17.

Indicaron que, a pesar de ello, la SIC mediante la Resolución núm. 34999 del 17 de diciembre de 2003 había concedido el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A. Por tal motivo, interpusieron demanda de nulidad contra dicho acto administrativo, por contrariar las normas supralegales y constitucionales que conforman el derecho marcario. 18.

Aseveraron que, no obstante haber alegado la existencia del referido proceso, los actos acusados tuvieron como fundamento la Resolución núm. 34999 del 17 de diciembre de 2003 por la cual la SIC había concedido el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A., desconociendo los derechos adquiridos que sobre la misma tenía la parte demandante y que había puesto en conocimiento de la SIC, a través del documento denominado «escrito de advertencia», radicado ante esa autoridad el 31 de diciembre de 2003. 6 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 19.

Aseguró que la SIC omitió tener tales argumentos en consideración y, en la Resolución No. 29626 del 29 de noviembre de 2004 les negó la solicitud de registro, dándole plena validez al acto administrativo del 17 de diciembre de 2003 – Resolución 34999-. Reprocharon que la SIC hubiera presumido la legalidad de la Resolución 34999 de 2003, en tanto lo apropiado hubiera sido aplicar la excepción de ilegalidad, para proceder a acceder al otorgamiento del registro del signo distintivo «LE COLLEZIONI» a su favor. 20.

Anotó, que la SIC no ponderó ni valoró la información allegada por la parte demandante en tres momentos, como lo fueron: i) en el escrito de advertencia del 31 de diciembre de 2003, ii) en el traslado de la oposición de la sociedad EXECUTIVE S.A. y, iii) en el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución que negó el registro.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 21. El apoderado judicial de la SIC contestó la demanda11, para lo cual indicó que los actos administrativos expedidos por la SIC se ajustaban plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. 22.

Respecto del uso anterior del nombre comercial «LE COLLEZIONI», aclaró que, si bien el derecho al nombre comercial se adquiere por el primer uso que de éste se haga en el comercio, no ocurre lo mismo en relación con la marca. Por tal razón, quien se encuentre interesado en oponerse al registro de una marca, deberá acreditar la existencia de su mejor derecho dentro del procedimiento administrativo, y probar su primer uso, el cual debe ser personal, público, ostensible y continuado del nombre comercial. 23.

Precisó, que dentro del procedimiento de registro de una marca, quien tenga legítimo interés puede presentar observaciones tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación, lo cual no sucedió en el caso sub examine. 24. En lo que tiene que ver con el examen de registrabilidad, comentó que «LE COLLEZIONI» carecía de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados, resulta que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo cual no le otorga suficiente distintividad para cumplir con su función diferenciadora en el mercado, por lo que encuadraba en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 11 Folios 87 a 96 cuaderno principal 7 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.2.

INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD EXECUTIVE S.A. 25. La Sociedad EXECUTIVE S.A actuando como tercera interviniente mediante apoderado judicial, contestó la demanda12 oponiéndose a cada una de las pretensiones, por carecer de fundamento fáctico y legal. 26. Puso de presente, que la SIC realizó el examen de registrabilidad y confundibilidad basado en la oposición por ella presentada, en el sentido de que el signo «LE COLLEZIONI» no podía ser concedido nuevamente, por ser idéntico a la marca previamente registrada por la sociedad EXECUTIVE S.A para distinguir productos de la Clase 3. 27.

Señaló, que la Resolución núm. 34999 del 17de diciembre de 2003 por la cual la SIC concedió el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A. se presumía legal hasta no fuera demostrado lo contrario, sin que de ello se derive una vulneración al derecho de defensa de los accionantes. Lo anterior, teniendo en cuenta que hicieron uso de los recursos otorgados por la ley para impugnar las decisiones, aunque al final se hubieren resuelto de manera desfavorable para los demandantes. 28.

Subrayó, que la supuesta protección que el demandante alega tener sobre el nombre comercial «LE COLLEZIONI» en la República del Ecuador no se hace extensiva por sí sola al territorio colombiano, por cuanto solo es aplicable en el territorio donde es usado, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad marcaria aplicable. 29. Comentó, que la Decisión 486 de 2000 consagra dos excepciones al principio de territorialidad, que le permite a los titulares de signos distintivos extender la protección de sus signos distintivos a otros países de la región, como lo son: i) la Oposición Andina y, ii) las marcas notorias.

Los demandantes no hicieron uso de los mencionados mecanismos. 30. Argumentó, que la SIC no tenía otra alternativa que desconocer el presunto derecho intelectual alegado por los demandantes respecto del signo «LE COLLEZIONI», por haber sido usado exclusivamente en el territorio ecuatoriano. III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunal- rindió Interpretación Prejudicial 434-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, en la que interpretó los artículos 136 literal a), 150, 172 y 191 de la Decisión 486 de la 12 Folios 101 a 119 cuaderno principal 8 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Comunidad Andina, en adelante, Decisión 486, y de oficio, los artículos 137, 190 y 200 Ibídem. 32.

La Sala resalta los apartes más relevantes de la Interpretación Prejudicial aplicable al sub examine y las conclusiones a las cuales llegó: «1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. […] 1.4.

El Tribunal consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser […]. […] 2.

Comparación entre marcas mixtas. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: a) Se debe analizar cada signo en conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, el Tribunal consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos LE COLLEZIONI. 3. El nombre comercial y la enseña comercial usada en otro País Miembro como antecedente para el registro de una marca. […] 3.4.

En cualquier caso, según el Artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. En consecuencia, el registro de un nombre comercial tendrá un carácter declarativo, de conformidad asimismo con lo establecido en el Artículo 193 de la misma Decisión. 3.5. En cualquier caso, la protección del nombre comercial no podrá exceder el territorio nacional del País Miembro en el cual se haya registrado o probado su uso efectivo.

Sin embargo, en virtud de una 9 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio interpretación sistemática del articulado de la Decisión 48613, el titular de un nombre comercial protegido en cualquier País Miembro podrá interponer una oposición andina en el País Miembro donde se pretenda registrar un signo idéntico o similar, siempre que acredite su interés real en el mercado de dicho país, mediante la solicitud de registro del respectivo nombre comercial al momento de interponerla. 3.6.

En relación a la enseña comercial, es preciso destacar que el Artículo 200 de la Decisión 486, que trata sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial, establece que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial. En consecuencia, lo explicado precedentemente respecto a la protección de un nombre comercial previamente usado en otro País Miembro, es también aplicable a la protección que se confiere a las enseñas comerciales […] 3.8.

En el presente caso, el Tribunal consultante deberá verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la interposición de una oposición andina por parte del interesado en hacer valer derechos anteriores sobre un nombre comercial o una enseña comercial usados en otro País Miembro idénticos o similares a la marca solicitada, para así determinar si constituyen derechos previamente adquiridos válidamente oponibles al registro de la referida marca. 4.

Irregistrabilidad de marcas cuyo registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. […] 4.6. A este respecto, el tribunal considera que “acto contrario a los usos honestos” es aquel que se produce, precisamente, cuando se actúa con la consciencia de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.

Tal concepto se deriva de la noción de “buena fe comercial”, noción que debe ser entendida como referida a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, honradez, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, concertación y cumplimiento de los negocios. 4.7. En consecuencia, será desleal todo acto vinculado a la propiedad intelectual, que realizado en el término empresarial por un competidor sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Si bien no existe una lista taxativa de actos que se consideran desleales, el Artículo 259 de la Decisión 486 establece una protección mínima, es decir, enumera de manera exhaustiva ciertos actos de competencia desleal […]. 4.8. Adicionalmente de poder causar daño a un competidor, los actos de competencia desleal lo pueden ocasionar al mercado mismo y, por otro lado, al interés del público consumidor.

En consecuencia, la disciplina de la competencia desleal vela por la protección de los competidores, del público consumidor y del interés general (la libre competencia, el mercado). En efecto, el objeto de tutela jurídica de las normas contra la competencia desleal es precisamente la libre y leal concurrencia. […] 4.12. Este Tribunal advierte que, si bien una conducta desleal, con frecuencia, trae como consecuencia la infracción de derechos de propiedad industrial que son protegidos, tal conducta constituirá un acto de competencia desleal solo en la medida que: 13 En ese sentido, se extiende la hipótesis normativa contenida en el Artículo 147 de la Decisión 486, relativo a la oposición andina, en el sentido de incluir como beneficiarios de esta figura, a los titulares de otros signos distintivos que también pudieran verse afectados con el eventual registro de un signo idéntico o similar al suyo, aunque se encuentre protegido en otro país Miembro. 10 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) El acto o actividad de efectiva competencia. Las sociedades deben ser concurrentes o competidoras en un mismo mercado, es decir, el infractor y la víctima deben encontrarse en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma forma o en una análoga; b) El acto o la actividad sea indebido.

En tal sentido, el acto o la actividad deben encontrarse proscritos por una disposición normativa vigente y vinculante; y, c) El acto sea susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica del bien inmaterial objeto de la protección. [C]abe recordar que, un acto será desleal cuando pueda perjudicar a otro competidor, bastando por lo tanto la probabilidad del daño. 4.13.

En el caso concreto, el Tribunal consultante deberá determinar la existencia de “indicios razonables” que le permitan inferir que el registro del signo LE COLLEZIONI (mixto) se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el cual deberá ser un acto indebido, de efectiva competencia y susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica del nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI, presuntamente usados con anterioridad en Ecuador. […] Competencia desleal por confusión con una marca registrada. 4.15.

El análisis que haga la consultante, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de interferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal […].

Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. 4.19. A efectos de determinar la existencia de “indicios razonables” que permitan inferir que la solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena; el interesado debe probar la existencia de la reputación ajena que se pretende aprovechar; por cuanto, de no existir prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, no se podría sancionar la conducta como desleal. […] 4.21.

En consecuencia, el Tribunal consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud de registro de la marca LE COLLETIONI (mixta) fue presentada por Executive S.A. para generar confusión y aprovecharse de la reputación del nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI, usado previamente por Ecuacleaner S.A. y/o Fernando March Game. 33.

Mala fe en la obtención de registro de marcas […]. 5.5. Con relación a este principio, este Tribunal ha manifestado que: “El concepto de buena fe (…) constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no solo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.[…] 5.11.

En tal virtud, el Tribunal consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar, lo que podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial […] 5.12.

El Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marcas no 11 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio puede escudar en que la marca solicitada no está registrada, ya que, si conocía perfectamente la capacidad distintiva, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que general el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe, de conformidad con lo expresado en la presente providencia […] 5.14.

En conclusión, el Tribunal deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que el demandado Executive S.A. actuó de mala fe; hecho que, como se explicó precedentemente, deberá ser probado por quien alegue la mala fe, por cuanto se presume que todo comportamiento es conforme con los deberes que se desprenden del principio de buena fe».

(Resaltado fuera de texto) IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 34. Mediante auto del 19 de diciembre de 201614, se corrió traslado a las partes intervinientes, para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del CCA. 35.

Vencido el término para presentar sus alegatos de conclusión, la parte demandante presentó su escrito en forma oportuna15 en el cual reiteró lo ya manifestado en el escrito de la demanda. Agregó que la sociedad EXECUTIVE S.A. había actuado de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca «LE COLLEZIONI» para distinguir productos de las clases 3,18 y 25 Internacional, por cuanto conocía de la existencia del signo distintivo que venía usando los demandantes desde hacía más de veinte años. 36.

La SIC por su parte, presentó su escrito de alegatos de conclusión en forma extemporánea16, mientras que el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico 37. Corresponde a la Sala establecer, de conformidad con los argumentos planteados en la demanda, la contestación de la demanda por la SIC y por el tercero interesado, si los actos acusados están viciados de nulidad por: i) infringir las normas en que debían fundarse, por haber desconocido lo dispuesto en los artículos 136 literal a), 150, 172 y 191 de la Decisión 486, al haber negado el registro de la marca «LE COLLEZIONI» para proteger productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y, ii) fundamentar la decisión, en la Resolución núm. 34999 del 17 de diciembre de 2003 por la cual se 14 Folio 179 cuaderno principal 15 Folios 180 a 189 cuaderno principal 16 Folios 179, 190 y 191 cuaderno principal. 12 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI» a favor de la sociedad EXECUTIVE S.A.17 V.2.

Los actos administrativos acusados 38. Los actos administrativos acusados, corresponden a la Resolución núm. 29626 del 29 de noviembre de 2004 por la cual se niega el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», la Resolución núm. 2224 del 7 de febrero de 2005 por la cual se decide un recurso de reposición y, la Resolución núm. 28996 del 30 de octubre de 2006 por la cual se decide un recurso de apelación, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI» para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A. V.3.

Causales de Irregistrabilidad en estudio. Artículos 136 literal a), 137, 150, 172 y 191 de la Decisión 486. 39. Ahora bien, la Sala encuentra que, la parte demandante señaló como normas violadas los artículos 136 literal a), 137, 150, 172 y 191 de la Decisión 486, los cuales señalan: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […].

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde 17 Para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 13 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.» V.4. Análisis del caso concreto 40. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda, el escrito allegado por el tercero con interés, y, la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, estudiar la legalidad de las Resoluciones núm. 29626 de 29 de noviembre de 200418, 2224 de 7 de febrero de 200519, 28996 de 30 de octubre de 200620, a través de las cuales la SIC negó el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI» para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 Internacional de Niza. 41.

Los demandantes alegaron que los actos administrativos demandados deben anularse, por cuanto la SIC negó el registro de la marca en cuestión desconociendo los derechos previos sobre un nombre y enseña comercial bajo la titularidad de los demandantes. 42. La Sala precisa que los signos distintivos confrontados corresponden a los siguientes: 18 «Por la cual se decide una solicitud de registro», proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 19 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición», proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 28996 de 30 de noviembre de 2006, en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 20 «Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación», mediante la cual se resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución 28996 de 30 de noviembre de 2006, en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Marca solicitada (mixta) Marca previamente registrada (mixta) Clase 3 Clase 3 14 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 43. De conformidad con lo señalado en el problema jurídico, la Sala analizará, en primer término, si los demandantes probaron la existencia de un derecho exclusivo sobre el nombre y la enseña comercial «LE COLLEZIONI» y, en caso afirmativo, examinar el alcance territorial de tal derecho.

En segundo lugar, verificar si la SIC podía aducir, como fundamento de los actos demandados, la Resolución núm. 34999 del 17 de diciembre de 2003 por la cual concedió el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A. 44. En tercer lugar, y en línea con lo anterior, se verificará si los demandantes probaron que el tercero con interés actuó de mala fe al solicitar y obtener el registro de la marca en mención. V.5.1.

Presunta vulneración por desconocimiento de los artículos 136, literal a) y 150 de la Decisión 486. V.5.1.1. Alcance del derecho sobre el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI. Prueba de dicho derecho por parte del demandante. 45. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial como «cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil».

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado21 que el nombre comercial «identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en la misma rama de actividad». 46. Por su parte, el artículo 191 de dicha codificación determina que el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Respecto del alcance de esta norma, el referido Tribunal en la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto22 señaló: «[…] En relación con el nombre comercial, cabe la posibilidad que se tome la decisión de usarlo en el mercado sin proceder a su registro ante la Oficina Nacional Competente. Del mismo modo, cabe la posibilidad que se tome la decisión de proceder a su registro.

Este es el supuesto contemplado específicamente en el Artículo 193 de la Decisión 486. En cualquier caso, […], el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. En consecuencia, el registro de un nombre comercial tendrá un carácter declarativo, de conformidad asimismo con lo establecido en el artículo 193 de la misma Decisión. […]». 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial 434-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 22 Ídem. Titular: Fernando March Game y la sociedad Ecuacleaner S.A. Titular: EXECUTIVE S.A 15 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 47. En la misma Interpretación Prejudicial23, en lo atinente al alcance del derecho exclusivo, precisó: «3.5.

En cualquier caso, la protección del nombre comercial no podrá exceder el territorio nacional del País Miembro en el cual se haya registrado o probado su uso efectivo. Sin embargo, en virtud de una interpretación sistemática del articulado de la Decisión 48624, el titular de un nombre comercial protegido en cualquier País Miembro podrá interponer una oposición andina en el País Miembro donde se pretenda registrar un signo idéntico o similar, siempre que acredite su interés real en el mercado de dicho país, mediante la solicitud de registro del respectivo nombre comercial al momento de interponerla.» (Resaltado fuera de texto). 48.

De lo anterior se desprende que la protección al nombre comercial no excede el territorio nacional del País Miembro en el cual se hubiere registrado o probado su uso efectivo25. Sin embargo, es claro que en virtud de una interpretación sistemática del articulado de la Decisión 48626, el titular de un nombre comercial protegido en cualquier País Miembro podrá presentar una oposición andina en el País Miembro donde se pretenda registrar un signo idéntico o similar. 49.

En ese orden de ideas, el mecanismo de excepción al principio de territorialidad para la protección del nombre comercial se encuentra regulado en los artículos 146 y 147 de la Decisión 486, así: «Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca […] Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 434-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 24 En ese sentido, se extiende la hipótesis normativa contenida en el Artículo 147 de la Decisión 486, relativo a la oposición andina, en el sentido de incluir como beneficiarios de esta figura, a los titulares de otros signos distintivos que también pudieran verse afectados con el eventual registro de un signo idéntico o similar al suyo, aunque se encuentre protegido en otro país Miembro. 25 «[…] 3.4.

En cualquier caso, según el Artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. En consecuencia, el registro de un nombre comercial tendrá un carácter declarativo, de conformidad asimismo con lo establecido en el Artículo 193 de la misma Decisión. 3.5. En cualquier caso, la protección del nombre comercial no podrá exceder el territorio nacional del País Miembro en el cual se haya registrado o probado su uso efectivo.[…]». 26 «En ese sentido, se extiende la hipótesis normativa contenida en el Artículo 147 de la Decisión 486, relativo a la oposición andina, en el sentido de incluir como beneficiarios de esta figura, a los titulares de otros signos distintivos que también pudieran verse afectados con el eventual registro de un signo idéntico o similar al suyo, aunque se encuentre protegido en otro País Miembro.» Cita de la cita original 16 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente». [Resaltado fuera de texto] 50. Las normas en cita otorgan al titular del registro de una marca en un País Miembro o a quien ostente el derecho de protección del nombre comercial27, la posibilidad de presentar oposición andina en otro Estado Miembro, cumpliendo el requisito adicional de demostrar su interés en ese mercado local.

Para acreditar el interés real en el mercado del país donde se presenta la oposición, se deberá radicar «la solicitud de registro del respectivo nombre comercial al momento de interponerla»28. 51. En cuanto a las excepciones al principio de territorialidad de un derecho exclusivo sobre propiedad industrial, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia del 26 de julio de 201829, en la que se consideró lo siguiente: «47.

La Interpretación Prejudicial analiza dos de las excepciones al principio de territorialidad de un derecho exclusivo sobre propiedad industrial, la notoriedad y la oposición andina: “[…] 3.13. Es pertinente reiterar una vez más, que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico los nombres comerciales son protegidos desde su primer uso dentro del territorio nacional del respectivo País Miembro, salvo en los casos de oposición andina y tratándose de marcas notorias o renombradas en donde la protección rebasa las fronteras nacionales […]”.

(Destacado de Sala)» 52. Nótese, entonces, que la protección del derecho exclusivo sobre el nombre comercial se circunscribe al territorio nacional del respectivo País Miembro en el que se demostró su primer uso. No obstante, la territorialidad de la protección tiene dos excepciones: la primera relativa a la notoriedad o renombre del signo distintivo y, la segunda, con el ejercicio de la oposición andina.

En ambos casos, deberá probarse el interés en el mercado local. 53. Precisado el alcance de la protección del nombre comercial, la Sala procede al análisis del acervo probatorio obrante en el plenario, en tanto los demandantes alegaron tener derechos sobre el nombre y enseña comercial «LE COLLEZIONI» con ocasión del uso real y efectivo que, sobre la misma, venían realizando desde 1988. 27 Las reglas antes referidas aplican igualmente frente a la enseña comercial, según lo dispuesto por el artículo 200 de la Decisión 486. 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial 434-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. «[…] El titular de un nombre comercial o una enseña comercial que pretenda oponerse al registro de un signo idéntico o similar en otro País Miembro, distinto a aquel donde se probó el primer uso, deberá acreditar su interés real en el mercado del respectivo País Miembro, mediante la solicitud de registro del nombre comercial o la enseña comercial que aduce haber usado previamente, a efectos de la procedencia de la oposición andina y que sean tomados en cuenta tales derechos anteriores. […]».

(Negrilla fuera de texto original) 29 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00137-00. Actor: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - SIC 17 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 54.

De la lectura detallada de las pruebas allegadas por los demandantes al proceso30, la Sala pudo determinar que se acreditó el uso real y efectivo del nombre y enseña comercial «LE COLLEZIONI» en la República del Ecuador. A tal conclusión se arriba al revisar las facturas de venta de los años 1998, 1999, 2001, 2002 y 2003 de las transacciones realizadas en dicho país. También, obran cheques de bancos ecuatorianos girados por Ecuacleaner S.A. entre los años 1998 a 2003 y remisiones de productos desde Ecuador hacia la ciudad de Nueva York de los años 1996 a 1997.

Igualmente, se encontraron notas crédito de los años 1996 y 1999; recibos de caja del año 1995; comprobantes de ingreso de los años 1999 y, recortes de periódicos para publicidad en Ecuador, entre otros, los cuales acreditaban el primer uso. 55. Lo anterior, permite inferir que, si bien los demandantes demostraron el uso del nombre y enseña «LE COLLEZIONI», éste se predica exclusivamente en la República del Ecuador, sin que exista evidencia sobre su real y efectivo uso en Colombia. 56.

En ese contexto, a la Sala le corresponde verificar si, a pesar de que el uso del nombre y la enseña comercial «LE COLLEZIONI» por parte del demandante se predica únicamente en la República del Ecuador, se acreditó alguno de los presupuestos de las excepciones al principio de territorialidad de la protección del derecho exclusivo del nombre y enseña comercial. 57.

En relación con la excepción de notoriedad, advierte la Sala que los demandantes no alegaron ni acreditaron que su nombre y enseña comercial fueran signos distintivos notorios. Como se señaló, los argumentos y las pruebas allegadas se circunscribieron a demostrar el uso de los mismos en la República del Ecuador. Por tal motivo, los derechos alegados por los demandantes no pueden enmarcarse en la primera excepción al principio de territorialidad del derecho sobre signos distintivos. 58.

Como consecuencia de lo anterior, pasa la Sala a corroborar si la parte actora tuvo la oportunidad de realizar el trámite de oposición andina dentro de la actuación administrativa que concedió el registro de la marca LE COLLEZIONI a la sociedad EXECUTIVE S.A. para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486. 59.

Sobre el particular, la Sala evidencia que los demandantes no hicieron uso del derecho a la oposición del uso del nombre y enseña comercial «LE COLLEZIONI» dentro del término establecido por el artículo 14631 de la Decisión 486, con motivo de la solicitud del registro de la marca LE COLLEZIONI por parte de la sociedad EXECUTIVE S.A. 30 Cuaderno Anexo 1 Antecedentes administrativos del expediente 03-35466 31 Decisión 486. «Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca […] 18 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 60.

Resulta pertinente resaltar que mediante la Resolución 34999 del 17 de diciembre de 2003, la SIC le concedió el registro 278133 a la firma EXECUTIVE S.A., de la marca «LE COLLEZIONI» para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En dicha actuación administrativa ni la sociedad ECUACLEANER S.A. ni el señor FERNANDO MARCH GAME presentaron oposición alguna dentro del término señalado en el mencionado artículo 146.

Tampoco se ejerció previamente el trámite de registro de la marca «LE COLLEZIONI» o de su nombre comercial. 61. Así las cosas, en tanto que el derecho sobre el nombre y enseña comercial demostrado por los demandantes tiene un alcance exclusivamente territorial, limitado a la República del Ecuador, los demandantes no pueden oponer válidamente tales derechos en la República de Colombia al no haber acreditado que se encuentran en cualquiera de las excepciones al principio de territorialidad. 62.

Sobre la no configuración de las excepciones al principio de territorialidad, esta Sección en providencia de 22 de mayo de 201532, concluyó lo siguiente: “[…] De otro lado, no sobra recordar que en virtud del principio de territorialidad los signos distintivos gozan de protección en el territorio donde fueron registrados o usados, a no ser que se haya invocado la prioridad de la solicitud o del uso o la notoriedad del signo, situaciones éstas que en todo caso solo pueden aducirse en la respectiva oposición andina […]”.(Resaltado fuera de texto) 63.

El criterio transcrito fue reiterado por esta Sala en sentencia del 26 de julio de 201833, en la que se resolvió precisamente sobre el registro de la marca «LE COLLEZIONI», otorgado a favor de la sociedad EXECUTIVE S.A., y que fue demandado por los aquí accionantes. En dicha sentencia se concluyó que no se habían acreditado las excepciones al principio de territorialidad, decisión del siguiente tenor que se prohíja en esta oportunidad: «Corolario de lo anterior, para estar ante un caso de excepción al principio de territorialidad del derecho exclusivo sobre un nombre y enseña comercial, los demandantes han debido probar la notoriedad de sus signos distintivos teniendo en cuenta que no demostraron uso en la República de Colombia, lo que no ocurrió. Igualmente, debido a que el derecho sobre el nombre y enseña comercial demostrado por los demandantes tiene un alcance exclusivamente territorial, limitado a la República del Ecuador, los demandantes no pueden oponer válidamente tales derechos en la República de Colombia.» (Resaltado fuera de texto) V.5.1.2.

Alcance del «escrito de advertencia» presentando el 31 de diciembre de 2003 32 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Núm. Único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00138-00. 33 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Sentencia de 26 de julio de 2018.

Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00137-00. Actor: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - SIC 19 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 64.

Como se expresó en el literal precedente, la parte demandante omitió ejercer el derecho a la oposición andina, en el término y con la acreditación de los requisitos que exige la Decisión 486, en los artículos 146 y 147. A pesar de ello, los demandantes alegaron que debió tenerse como oposición andina el documento denominado «escrito de advertencia». 65.

En los antecedentes administrativos de la actuación que es objeto de análisis en este proceso, la Sala encontró el referido documento denominado «escrito de advertencia», el cual fue radicado por la parte ahora demandante ante la SIC, el 31 de diciembre de 2003, acompañando la solicitud de registro de la marca «LE COLLEZIONI» para identificar los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 66.

En el documento referido se hace alusión al uso del nombre y de la enseña comercial «LE COLLEZIONI» por parte de los demandantes en la República del Ecuador, como fundamento principal para obtener el registro solicitado, actuación administrativa que culminó con las Resoluciones núm. 29626 de 29 de noviembre de 200434, núm. 2224 de 7 de febrero de 200535, y, la Resolución núm. 28996 de 30 de octubre de 200636, actos administrativos aquí demandados, que negaron la petición de registro. 67.

Advierte la Sala, que el mencionado «escrito de advertencia» no tiene los efectos de oposición andina, en tanto que, para ostentar dicha calidad debió haberse radicado como parte de la actuación administrativa promovida por la sociedad EXECUTIVE S.A. para el registro de la marca «LE COLLEZIONI», para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha actuación administrativa culminó con la expedición de la Resolución 34999 del 17 de diciembre de 2003. Por lo tanto, para efectuar la oposición, la parte demandada contaba con treinta días hábiles contados a partir de la publicación que hace la SIC de la solicitud de registro por parte de la sociedad EXECUTIVE S.A. 34 Folios 23 a 30 Cuaderno 1.

Resolución núm. 29626 de 29 de noviembre de 2004, «Por la cual se decide una solicitud de registro», proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 35 Folios 60 a 63 Cuaderno 1.

Resolución núm. 2221 del 7 de febrero de 2005, «Por la cual se resuelve un recurso de reposición», proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 28996 de 30 de noviembre de 2006, en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 36 Folios 64 a 69 Cuaderno 1.

Resolución núm. 28996 del 30 de octubre de 2006, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, «Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación», mediante la cual se resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución 28996 de 30 de noviembre de 2006, en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI», solicitada por la sociedad Ecuacleaner S.A. y Fernando March Game, para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 20 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 68.

La solicitud de registro de la marca «LE COLLEZIONI» por la sociedad EXECUTIVE S.A. fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 530 de 31 de julio de 200337, por lo que el término de treinta días de que trata el artículo 146 de la Decisión 486, expiró el 15 de septiembre de 2003. Cualquier documento que se presentase con posterioridad a dicho término, carece de validez para lograr la oposición que se alega. 69.

Cabe resaltar que la parte actora únicamente allegó a la SIC las pruebas para acreditar el uso del nombre y la enseña comercial «LE COLLEZIONI» en la República del Ecuador, a través del denominado «escrito de advertencia», que radicó el 31 de diciembre de 200338. Dicha fecha no solo excede el término para ejercer la oposición andina, sino que incluso es posterior a la expedición de Resolución núm. 34999 del 17 de diciembre de 2003 por la cual se concedió el registro de la marca mixta «LE COLLEZIONI» a favor de la sociedad EXECUTIVE S.A. 70.

Por lo tanto, el «escrito de advertencia» radicado en el trámite de solicitud de registro adelantado por los demandantes, con posterioridad al otorgamiento de la marca «LE COLLEZIONI» a la firma EXECUTIVE S.A. no puede tenerse como una posible oposición frente a una marca ya registrada. 71. Así las cosas, la Sala encuentra acertado que la SIC hubiera desestimado el «escrito de advertencia» como oposición andina y, por ende, como prueba para hacer prevalecer el derecho de uso exclusivo del nombre y la enseña comercial «LE COLLEZIONI» por la parte demandante en Colombia. 72.

Por lo expuesto, la Sala concluye que la SIC no vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por cuanto los demandantes omitieron acreditar, dentro del término establecido en la norma comunitaria, los elementos necesarios para demostrar la existencia de su derecho sobre el nombre y enseña comercial «LE COLLEZIONI» en la República de Colombia o la extraterritorialidad de su derecho surgido en la República del Ecuador. 73.

A la misma conclusión llegó a la Sala a la citada sentencia del 26 de julio de 201839, oportunidad en la cual se analizó también el alcance del escrito de advertencia, en la que se expuso lo siguiente: «[…] lo cierto es que nunca alegó ni probó el primer uso de su nombre y enseña comercial en Colombia, ni que su registro o depósito hubiera sido realizado en el País, ni que su marca era notoria, ni presentó oposición, lo que le hubiera permitido a la Superintendencia de Industria y Comercio, 37 Folio 18 Cuaderno 2 de antecedentes administrativos. 38 Folios 66 a 231 del cuaderno de antecedentes administrativos #1 con 1244 pruebas relacionadas 39 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00137-00.

Actor: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - SIC 21 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio advertir la existencia de un derecho en cabeza de la parte actora y pronunciarse frente al mismo.40 […] 56.1.

Por una parte, la Sala examinó que el escrito de advertencia no era más que una oposición andina extemporánea de las pruebas de uso del nombre y enseña comercial de los demandantes en el territorio de la República del Ecuador, lo que anula la obligación de la demandada de pronunciarse al respecto en el momento de decidir la concesión o rechazo del registro, más aún si estamos ante el sistema declarativo del uso del nombre comercial que exige demostrar el derecho existente, en Colombia, con pruebas de uso real y efectivo del signo distintivo.

Aún si las hubiere analizado la conclusión habría sido que no se probó el derecho como ya se analizó supra.» (Resaltado fuera de texto) V.5.1.3. Omisión del examen de registrabilidad 74. Los demandantes alegan la vulneración del artículo 15041 de la Decisión 486 al considerar que se les negó la solicitud de registro de la marca «LE COLLEZIONI» sin haber efectuado un verdadero examen de registrabilidad y limitarse a sustentar la decisión en la Resolución núm. 34999 del 17 de diciembre de 2003 por la cual concedió el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A., para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 75.

Sobre el examen de registrabilidad, esta Sala en sentencia del 26 de julio de 201842 refirió que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 122-IP-2015 de 7 de julio de 201643, indicó que “[…] el sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro […]” y, seguidamente, mencionó los requisitos que debe cumplir el examen de registrabilidad que realice la autoridad competente: “[…] 7.3.4.

El examen de registrabilidad debe ser autónomo. Resulta necesario agregar, además de los requisitos anotados en líneas precedentes, v.gr., el examen de registrabilidad aparte de ser de oficio, integral y motivado, también debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina.

Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, 40 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015. C.P. María Elizabeth García González.

Núm. Único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00141-00. 41 «Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.» 42 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2007- 00137-00.

Actor: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - SIC 43 Emitida en el expediente con radicación número: 11001-03-24-000-2007-00137-00. Actor: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - SIC 22 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. […]”.(Resaltado fuera de texto) 76.

Así las cosas, el examen de registrabilidad que debe realizar la SIC es autónomo y deberá evaluar, en cada caso concreto, el signo solicitado para el registro, las oposiciones presentadas y, en general, la información y pruebas allegadas para el procedimiento, independientemente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 77.

Para la Sala se evidenció que la autoridad administrativa sí realizó el análisis de fondo teniendo en cuenta el material allegado, por lo que no se encuentra vulneración del artículo 150 de la Decisión 486. 78. En efecto, vencido el plazo para que terceros formularan oposiciones, la entidad administrativa resolvió sobre las mismas, declarando infundada la de la sociedad GA MODEFINE S.A. y fundada la de EXECUTIVE S.A. Con motivo de esta última, determinó negar el registro de la marca «LE COLLEZIONI» solicitado por los demandantes, con base en el literal a) del artículo 136 de la pluricitada Decisión 486. 79.

Como se advierte de los actos acusados, la SIC dio aplicación a los criterios de comparación de las marcas mixtas, en tanto señaló que al confrontar el signo «LE COLLEZIONI» con la marca opositora «LE COLLEZIONI», «existen semejanzas susceptibles de generar confusión o riesgo de confusión, esto obedece a que la marca solicitada reproduce el elemento esencial y característico de la marca opositora, esto es, la expresión LE COLLEZIONI, resultando concurrentes en todas y cada una de las vocales y consonantes que la integran.» 80.

Igualmente, precisó que el elemento gráfico tampoco proveía al signo la distintividad requerida para acceder al registro, concluyendo que el signo se encontraba incurso dentro de las causales de Irregistrabilidad de la normatividad andina. 81. De lo expuesto, la Sala concluye que, contrario a lo alegado por la parte demandante, la SIC sí efectuó el examen de registrabilidad de la marca «LE COLLEZIONI», según lo establece el trámite administrativo y lo dictan las normas comunitarias, aplicando los criterios jurisprudenciales y doctrinarios respectivos. 82.

Como consecuencia de lo expuesto en los numerales precedentes, la Sala desestima el cargo de vulneración de los artículos 150 y 191 de la Decisión 486. V.5.2. De la indebida aplicación de la Resolución 34999 de 17 de diciembre de 2003 como fundamento de los actos demandados 83. Alegan los demandantes que el examen de registrabilidad no podía presumir la legalidad de la Resolución 34999 de 17 de diciembre de 2003, toda vez que sobre esta pesaba un proceso de nulidad que fue puesto de presente a la SIC dentro de la actuación administrativa en la que se profirieron los actos demandados.

Aducen 23 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio los demandantes que desde la expedición de ese acto administrativo se les habían desconocido sus derechos sobre el nombre y enseña comercial, por tanto, debía inaplicarse hasta tanto el juez de lo contencioso administrativo decidiera sobre su legalidad, pues la Resolución va en contravía del artículo 6144 de la Constitución Política. 84.

Sobre el particular, la Sala ha de precisar que, de conformidad con el artículo 6645 del CCA se presume la obligatoriedad de un acto administrativo hasta tanto no hubieren sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por su parte, el artículo 61 de la Constitución Política obliga al Estado a proteger la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 85.

En ese contexto, se tiene que la Resolución 34999 de 17 de diciembre de 2003 otorgó el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A. para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicho acto administrativo fue expedido por la SIC con ocasión de la actuación administrativa iniciada por la sociedad EXECUTIVE S.A. Si bien dicho acto administrativo fue demandado por la parte demandante, tal y como dispone el artículo 66 del CCA, hasta tanto dicho medio de control no fuera desatado, se presume la obligatoriedad del mismo. 86.

Adicionalmente, ha de tenerse presente que el artículo 61 de la Constitución Política impone al Estado, en este caso representado por la SIC como Oficina Nacional de Competencia, la obligación de salvaguardar la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 87. En tal virtud, si la Resolución 34999 de 17 de diciembre de 2003 le había otorgado el registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A., correspondía a la SIC cumplirla y realizar el examen de registrabilidad respecto de esta.

Por el contrario, haber suspendido su ejecución hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo decidiera sobre la acción instaurada por los demandantes en el sub iudice, hubiera sido desconocer el artículo 61 de la Constitución Política que obliga a la SIC proteger la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 88.

Cabe recordar que los demandantes habían omitido realizar la oposición al registro de la marca «LE COLLEZIONI» por parte de la sociedad EXECUTIVE 44 «ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.» 45 «Artículo 66.- Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 1.

Por suspensión provisional. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan su vigencia.» 24 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio S.A. que es lo que las normas comunitarias y la ley interna establecen para que, quien considere tener un mejor derecho, lo haga valer.

En ese sentido, no puede pretender la parte demandante que la SIC supla las falencias en el ejercicio de sus derechos, dando aplicación a la figura de la excepción de ilegalidad. 89. Adicionalmente, la legalidad de Resolución 34999 de 17 de diciembre de 200346 tampoco era el objeto de la actuación administrativa que se adelantaba por parte de la SIC ante la radicación de la solicitud de registro de la marca «LE COLLEZIONI» por parte de los demandantes.

Por lo tanto, se reitera, en aplicación de los artículos 66 del CCA y 61 de la Constitución Política, la SIC debía hacer valer su contenido y proteger los derechos que de la misma se derivaban, hasta tanto el juez contencioso administrativo no determinara lo contrario. 90. Como consecuencia de lo anterior, la Sala desestimará igualmente los cargos relativos a la violación de los artículos 61 de la Constitución Política y 66 del Código Contencioso Administrativo por cuanto la demandada aplicó en debida forma el trámite y procedimiento establecidos por la normativa andina y la legislación local. 91.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala recuerda que esta Sección ya decidió el proceso en el cual se discutía la nulidad de la Resolución 34999 de 2003, en sentencia de 26 de julio de 201847 en la que se negaron los fundamentos de la demanda, lo cual también permite concluir la improcedencia del cargo. V.5.3. De la supuesta mala fe. 92.

La parte actora alegó que el otorgamiento del registro de la marca «LE COLLEZIONI» a la sociedad EXECUTIVE S.A., frente a la cual se hizo el estudio de registrabilidad en su caso, y que, en su criterio, se había dado producto de una solicitud de un tercero de mala fe. 93. En lo que tiene que ver con la mala fe a la hora de obtener el registro de una marca, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial para el caso sub examine, señaló: «5.

Mala fe en la obtención de registro de marcas […]. 5.6. En cuanto a la “mala fe” este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar 46 Sobre la legalidad de esta resolución, esta Sala decidió en sentencia de 26 de julio de 2018, en el sentido de desestimar las pretensiones de la demanda que solicitaban declarar la nulidad de la Resolución 34999 de 17 de diciembre de 2003, por medio de la cual la SIC había otorgado el registro de la marca LE COLLEZIONI a la firma EXECUTIVE S.A. para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00137-00. Actor: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - SIC 47 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2007- 00137-00.

Actor: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio - SIC 25 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. 5.7.

Asimismo, el Tribunal ha señalado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las especificaciones consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento jurídico. […].» (Resaltado fuera de texto) 94.

Respecto de la mala fe alegada por los demandantes, esta Sala prohíja lo señalado en sentencia de 26 de julio de 201848, en la que se determinó, al igual que en el presente asunto, que la parte demandante no «demostró que el tercero con interés hubiere solicitado u obtenido el registro de la marca LE COLLEZIONI para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, en particular porque no se demostró que los demandantes concurrieran en el mercado colombiano o sus comportamientos se realicen con fines concurrenciales […]». 95.

En efecto, atendiendo lo indicado por el Tribunal, la citada jurisprudencia y el acervo probatorio, la Sala advierte que no se acreditó la mala fe del tercero interesado, sociedad EXECUTIVE S.A. al momento de solicitar el registro de la marca «LE COLLEZIONI» en Colombia, en tanto que, la parte demandante se limitó a aportar pruebas sobre el uso del nombre y enseña comercial en la República de Ecuador. 96.

Por ende, la parte demandada omitió dar cumplimiento al artículo 167 del CGP que exige a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. En consecuencia, la Sala desestima el cargo al no encontrarse probada la mala fe, lo que descarta también la alegada vulneración del artículo 768 del Código Civil.

V.6. Conclusiones 97. Corolario de todo lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no se vulneraron los artículos 136 literal a), 150 y 191 de la Decisión 486, ni los artículos 61 de la Constitución Política y 66 del CCA, y 768 del Código Civil. Por tal razón, se mantiene incólume la presunción de legalidad de los actos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda. 48 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera.

Sentencia de 26 de julio de 2018. Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00137-00. Actor: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – SIC «58. Coincide la Sala, con base en la anterior jurisprudencia y en el acervo probatorio allegado al proceso, que no se demostró que el tercero con interés hubiere solicitado u obtenido el registro de la marca LE COLLEZIONI para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, en particular porque no se demostró que los demandantes concurrieran en el mercado colombiano o sus comportamientos se realicen con fines concurrenciales; tampoco se demostró que hubiera existido relación contractual o de representación entre los demandantes y el tercero con interés antes de la solicitud del signo».

(Resaltado y subrayado fuera de texto) 26 Radicacion: 1100103240002007001400-00 Demandante: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente auto fue firmado electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. (P:27)