Micelio
11001032400020160008600Consejo de Estado · Sección PrimeraSentencia2016-01-29

LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

Actor: Bavaria S.A.·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: BAVARIA S.A. TESIS: EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL CON LA MARCA MIXTA “BABARIA”, PREVIAMENTE REGISTRADA A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE LA MAYORÍA DE LAS LETRAS CONTENIDAS EN LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “BABARIA”, ESTO ES, “(B-A-A-R-I- A)”, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

LAS PALABRAS “GRUPO” Y “EMPRESARIAL” SON DE USO COMÚN RESPECTO DE LOS PRODUCTOS AMPARADOS EN LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BAVARIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Es nula la Resolución núm. 00049424 de 6 de agosto de 2015 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 16 de junio de 2006 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, para distinguir productos de la Clase 3ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el señor JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUINADOS presentó oposición, por cuanto el registro solicitado resultaba confundible con su marca mixta “BABARIA”, previamente registrada a su favor en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 45289 de 31 de julio de 2012, la directora de signos distintivos de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la actora. 4º: Que contra el citado acto administrativo la sociedad BERIOSKA, S.L.4, interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 00049424 de 6 de agosto de 2015, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición interpuesta por dicha sociedad y denegó el registro como marca del signo mixto “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Sociedad a la cual le fue transferida la marca opositora “BABARIA”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005, de la Comisión del a Comunidad Andina, por cuanto, a su juicio, pasó por alto que el signo “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” no genera riesgo de confusión y de asociación en el mercado, toda vez que ha sido reconocida la notoriedad de la marca “BAVARIA”, de la cual es titular y, por consiguiente, goza de un derecho adquirido para que proceda su registro.

Manifestó que el signo solicitado “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” es registrable en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto goza de suficiente distintividad y corresponde a una ampliación de la protección de la cual gozan las marcas y nombre comercial “BAVARIA”, expresamente reconocidas por la SIC. Sostuvo que el signo solicitado cuenta con la suficiente capacidad distintiva e individualizadora en el mercado para distinguir productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que corresponde a la ampliación de los derechos que ya ostenta como legítima titular de la marca “BAVARIA” y el nombre comercial 5 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “BAVARIA S.A.”, reconocidos como notorios en la Clase 32 ibidem por la SIC, con el fin de comercializar diversidad de productos y servicios adicionales.

Manifestó que tiene un derecho adquirido sobre el registro de la expresión “BAVARIA”, toda vez que ha obtenido el registro en muchas clases de la Clasificación Internacional de Niza, de diferentes marcas y lemas comerciales que contienen dicha palabra. Indicó que la marca y el nombre comercial “BAVARIA” gozan del carácter de notorios, dado que así lo ha reconocido la SIC en diferentes oportunidades y, por esta razón, se encuentra adelantando oposiciones contra las solicitudes de registro que contengan dicha expresión, incluidas las presentadas por la sociedad BERIOSKA, S.L., e igualmente demandas de nulidad contra las resoluciones que han concedido el registro de las marcas a la mencionada empresa.

Manifestó que, con las solicitudes de registro de las marcas que contienen la palabra “BAVARIA” y las diferentes oposiciones presentadas por la sociedad BERIOSKA, S.L., se pretende restar valor comercial y económico a la citada expresión, con el fin de obtener un beneficio injustificado de la misma, lo cual genera como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, el aprovechamiento 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co indebido y el deterioro de su carácter distintivo, ocasionando daños irreversibles en su valor.

Concluyó que es deber de la SIC proteger una marca notoriamente conocida más allá de los principios de especialidad y territorialidad, toda vez que no es un presupuesto necesario la inexistencia de riesgo de confusión o conexidad competitiva entre los productos o servicios que pretenda amparar para que proceda su registro. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que el signo solicitado pretende distinguir los mismos productos que ampara la marca previamente registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que, además, contienen semejanzas ortográficas, gráficas y fonéticas, lo que significa que no goza de la suficiente distintividad para ser identificable en el mercado, generando un riesgo de confusión en el público consumidor. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad BERIOSKA, S.L., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que no es de recibo que la actora, por ser titular de la marca “BAVARIA”, en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, declarada notoria para identificar cervezas y bebidas, goce del derecho y/o pretende extender tal notoriedad en la Clase 3ª ibidem, en la que se encuadran artículos desiguales.

Aseguró que obtuvo el registro de la marca previamente registrada posterior a solicitar y obtener las efectivas cancelaciones de las marcas “BAVARIA” y “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, por no uso, en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Sostuvo que lo pretendido por la actora es registrar el signo “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, para evitar los efectos de la cancelación de la misma expresión por no uso dentro del expediente 97-051418.

Manifestó que el signo cuestionado reproduce en su totalidad su marca “BABARIA”, máxime si se tiene en cuenta que los vocablos “GRUPO” y “EMPRESARIAL” son de uso común para identificar 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que son inapropiables y no otorgan distintividad alguna.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, habida cuenta que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que no es de recibo que la negación del signo solicitado se deba a la existencia de la marca “BABARIA”, concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, frente a la cual en su momento presentó la respectiva oposición poniendo de presente que lo que allí se pretendía era obtener algún tipo de ventaja y/o aprovechamiento de la fama y prestigio de la marca notoria “BAVARIA”.

IV.-2. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que el signo solicitado contiene como preponderante la expresión “BAVARIA”, la cual por ser el elemento de mayor sonoridad y fuerza distintiva, tiende a ser el elemento de mayor recordación en la mente del 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor y la asociaría con la marca previamente registrada “BABARIA”.

IV.-3. La sociedad BERIOSKA, S.L., tercero con interés directo en las resultas del proceso, también reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que las expresiones enfrentadas son similares, máxime si se tiene en cuenta que no deben ser tenidas en cuenta los vocablos “GRUPO” y “EMPRESARIAL”, por ser de uso común para identificar productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.-4. En esta etapa procesal, el agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 8 Proceso 203-IP-2020. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos mixtos 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. […] 3.3 En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido (…)”. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y su uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […] La notoriedad del signo solicitado a registro […] 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]. 4.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00049424 de 6 de agosto de 2015, denegó el registro como marca del signo mixto “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, para 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada, “BABARIA”, que ampara productos en la misma Clase; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que el signo “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” no genera riesgo de confusión y de asociación en el mercado, toda vez que ha sido reconocida la notoriedad de la marca “BAVARIA”, de la cual es titular y, por consiguiente, goza de un derecho adquirido para que proceda su registro. Manifestó que el signo solicitado “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” es registrable en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto goza de suficiente distintividad y corresponde a una ampliación de la protección de la cual gozan las marcas y nombre comercial “BAVARIA”, expresamente reconocidas por la SIC.

Indicó que la marca y el nombre comercial “BAVARIA” gozan del carácter de notorios, dado que así lo ha reconocido la SIC en diferentes oportunidades y, por esta razón, se encuentra adelantando 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oposiciones contra las solicitudes de registro que contengan dicha expresión, incluidas las presentadas por la sociedad BERIOSKA, S.L., e igualmente demandas de nulidad contra las resoluciones que han concedido el registro de las marcas a la mencionada empresa.

Por su parte, la SIC señaló que el signo solicitado pretende distinguir los mismos productos que ampara la marca previamente registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza; además, contienen semejanzas ortográficas, gráficas y fonéticas, lo que significa que no goza de la suficiente distintividad para ser identificable en el mercado, generando un riesgo de confusión en el público consumidor.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 151, 224, 228 y 2309 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […] y […] para los temas de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto y la marca notoriamente conocida […]”, no así la del artículo 13410 ibidem “[…] por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro […]”. 9 Estos artículos fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 10 Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en la citada interpretación prejudicial, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO MIXTO CUESTIONADO1112 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA13 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, como lo es el cuestionado, a nombre de la actora, con una marca mixta, “BABARIA”, previamente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en éstos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las expresiones mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel 11 Índice 69 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 12 De la lectura del formulario de solicitud del signo cuestionado obrante en el anexo núm. 1., no se advierte que el signo solicitado haya revindicado algún color en la etiqueta o parte gráfica de éste. 13 Índice 69 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales.

“[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según el tercero con interés directo en las resultas del proceso las partículas “GRUPO” y “EMPRESARIAL”, que conforman el signo cuestionado, son de uso común para amparar productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son inapropiables de manera exclusiva. Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, se encontró en la página web de la entidad demandada14, que a la fecha de expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas las siguientes marcas en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “GRUPO”: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR GRUPO EMPRESARIAL LAS AMÉRICAS PROMOTORA MÉDICA (Nominativa) 455177 PRÓMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. SURTITODO - GRUPO EMPRESARIAL CALA (Mixta) 331746 COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S. GRUPO EMPRESARIAL LAS AMÉRICAS PROMOTORA MÉDICA (Mixta) 454974 PRÓMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. GRUPO GELSA (mixta) 409973 T ATIENDO S.A. 14 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 4 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, se encontró en la página web de la entidad demandada15, que a la fecha de expedición del acto administrativo acusado, se encontraban registradas las siguientes marcas en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “EMPRESARIAL”: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR GRUPO EMPRESARIAL LAS AMÉRICAS PROMOTORA MÉDICA (Nominativa) 455177 PRÓMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. SURTITODO - GRUPO EMPRESARIAL CALA (Mixta) 331746 COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S. GRUPO EMPRESARIAL LAS AMÉRICAS PROMOTORA MÉDICA (Mixta) 454974 PRÓMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. CENTRO DE OPRTUNIDAD EMPRESARIAL YANBAL (mixta) 398492 JAFER ENTERPRISES R&D. S.L.U. 15 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 4 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “GRUPO” y “EMPRESARIAL” son de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por todo lo anterior, la Sala considera que las partículas “GRUPO” y “EMPRESARIAL”, deben ser excluidas del cotejo marcario, comoquiera que son términos de uso común para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y la marca en controversia, esto es, “BAVARIA” y “BABARIA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre el signo solicitado “BAVARIA” y la marca previamente registrada “BABARIA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado “BAVARIA” reproduce la mayoría de letras contenidas en la marca previamente registrada “BABARIA”, esto es, “(B-A-A-R-I-A)”, y que la única diferencia radica en el intercambio de la consonante “B”, contenida en la marca previamente registrada, por la letra “V” en la expresión cuestionada.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca opositora está compuesta por una letra diferente, esto es, la consonante “B”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, número de palabras y silabas, secuencia vocálica (A-A- 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I-A), parecida secuencia consonántica (B-B-R), frente a (B-V-R), e igual terminación (“RIA”), lo que lleva a que el signo cuestionado “BAVARIA” no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada “BABARIA”.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202016, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”.

Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “BAVARIA” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, “BABARIA”. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es casi idéntica, porque coinciden en la denominación “BAB/VARIA”, sin que el cambio de la “V” por una “B”, genere un sonido distinto, dado que dichas letras se pronuncian de manera muy similar.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, cabe señalar que a tal conclusión arribó la Sala en sentencia de 9 de agosto de 202317, en un asunto similar, en el que se alegaba la confundibilidad de las mismas expresiones aquí enfrentadas “BABARIA” y” BAVARIA”, que ahora se prohíja.

En efecto, en esa oportunidad, se consideró lo siguiente: “[…] Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “BABARIA”, y las marcas previamente registradas “BAVARIA”, “OPORTUNIDADES BAVARIA” y “BAVARIA EXPRESS”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “BA-ARIA”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la sustitución de la letra “B” por una “V” sea suficiente para dotar a la marca solicitada de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarla de las marcas previamente registradas, cuyo elemento distintivo y preponderante es el término “BAVARIA”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada cuenta sustituye la letra “V” intermedia por una “B”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada, “BABARIA”, reproduce casi por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “BAVARIA”, esto es, “BA-ARIA”, lo que conlleva que la marca cuestionada no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “BAB/VARIA”, sin que el cambio de la “V” por una “B”, genere un sonido distinto, dado que dichas letras se pronuncian de manera similar. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2012-00194-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA BABARIA – BAVARIA – BABARIA – BAVARIA – BABARIA - BAVARIA […]”.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala prohíja lo señalado en la sentencia de 7 de febrero de 201918, proferida por esta Sección dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2008-00230-00, en la que se consideró que “[…] las marcas cotejadas son marcas evocativas y coinciden precisamente en la partícula evocativa "BAVAR" que como lo menciona la parte demandante en su escrito de demanda se refiere al origen geográfico BAVIERA/ALEMANI […]” y que “[…] si bien existen similitudes conceptuales entre las marcas, la Sala precisa que el titular de la marca BAVARIA tendrá que soportar el registro de marcas que en algún grado se asemejen conceptualmente a su marca, toda vez que la marca evocativa no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud […]”.

Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas, fonéticas y conceptuales entre el signo 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2008-00230-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201819 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know- how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub examine, el signo cuestionado, “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, fue solicitado por el actor para amparar los siguientes productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […]”.

Por su parte, la marca mixta previamente registrada “BABARIA”, distingue los siguientes productos en la misma Clase, esto es: “[…] jabones en todas sus presentaciones (en barra, en gel, líquidos, etc.); perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, champús; artículos para el cuidado personal y artículos de belleza […]”. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distinguen la marca previamente registrada en la misma Clase, además de que pertenecen a la misma Clase del nomenclátor, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al cuidado personal y de belleza y son empleados para uso humano en general; dichos productos comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, por cuanto suelen ser expendidos en tiendas o almacenes y se promocionan a través de la revistas, prensa, radio, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las expresiones.

Así las cosas, al existir entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora BAVARIA S.A. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con tales expresiones son productores relacionados económicamente. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201520, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca mixta previamente registrada, “BABARIA”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales21: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y la marca cotejada y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Por último, la actora alegó que la marca “BAVARIA” y su nombre comercial “BAVARIA S.A.” son notoriamente conocidos y que, por lo tanto, posee un derecho preferente sobre tal vocablo y es dable que se conceda el registro solicitado. 21 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de mayo de 201422, en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […].” (Resaltado fuera de texto). También resulta pertinente traer a colación la interpretación prejudicial 43-IP-2012, que respecto de las marcas notorias, precisó que: “[…] La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor. […] 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, el artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. […] La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.

Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue. […] El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. […] La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. (Destacado fuera de texto). 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación los apartes expuestos en la sentencia de 9 de agosto de 202323, en el que se resolvió el mencionado cargo, pues también se discutía la notoriedad de tales expresiones frente a la marca “BABARIA”, registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que ahora se prohíja: “[…] Adicionalmente, la Sala debe precisar que, tal y como lo afirmó la SIC en los actos administrativos acusados24, inclusive así se haya demostrado la notoriedad de las marcas y nombre comercial de la actora, ello fue únicamente respecto del sector de los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, en el sector de las bebidas no alcohólicas y cervezas, de manera que el riesgo de dilución o aprovechamiento injusto de su reputación se debía analizar era respecto de ese sector pertinente, mas no en relación con cualquier producto o servicio que distinga una marca en el mercado, sin tener en cuenta al sector que pertenezca.

En efecto, la Sala recuerda que el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 del 2000, ampara a las marcas notoriamente conocidas, determinando la irregistrabilidad de los signos confundibles con éstos, pero en el entendido que los mismos se empleen para distinguir los mismos o similares productos o servicios, evitando la confusión indirecta, por el posible riesgo de asociación, circunstancias que, como se anotó, no se presente en el sub lite25 […]” (Destacado fuera de tecto). 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2016-00087-00 24 Folio 54 del cuaderno físico núm. 1. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00386-00. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y frente al argumento de la actora tendiente a que tiene un derecho adquirido sobre el registro de la expresión “BAVARIA”, toda vez que ha obtenido su concesión en muchas clases de la Clasificación Internacional de Niza, se resalta que si bien está presente en innumerables marcas registradas en diferentes clases a su favor, no se encontró en la página web de la entidad demandada26, que a la fecha de expedición del acto administrativo acusado, tal expresión estuviera registrada en la Clase 3ª ibidem a su favor, de manera que no puede estimarse como tal, por el contrario, se observa que las únicas marcas que habían sido registradas a su nombre, esto es, “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” y “BAVARIA”, fueron canceladas totalmente, por no uso, el 22 de enero de 2008 y 6 de agosto de 2015, respectivamente, por la SIC mediante las resoluciones núms. 1168 y 00049416, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de dicha entidad.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, para amparar productos de la 26 www.sipi.gov.co. Consultado el 29 de noviembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan al acto administrativo acusado, el cual está acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en ella se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00086-00 Actora: BAVARIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de diciembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.