11001032400020140052700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Laboratorios Calier de los Andes S.A. y Luis Néstor Palma Rojas Tema: Registro como marca del signo “ESBELTERES” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda nulidad y restablecimiento del derecho, promovida contra de la Resolución 57613 del 28 de septiembre de 20121 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 20285 del 20 de abril de 2010 y el artículo 1° de la Resolución 67925 del 29 de diciembre de 2009, se confirmó en sus demás partes la Resolución 67925 y, en consecuencia, se negó el registro como marca del signo “ESBELTERES” (mixto)2 para identificar productos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…]1.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordené (sic) a la Superintendencia de Industria y Comercio, la 1 Folios 18 a 21 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folio 1 Cuaderno de Antecedentes Administrativos, Anexo 1. La Sala precisa que en la solicitud de registro se evidencia que la denominación del signo es “[…] ESBELTERES […]” y, en ese sentido, se considera que se debe realizar el estudio sin fraccionarlo. 3 Folios 24 a 33 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio concesión de la marca ESBELTERES (Tipo mixta) de la clase 5, con la correspondiente asignación del certificado para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes (sic); emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas, complementos nutricionales para uso médico; suplementos nutricionales; suplementos dietarios; vitaminas y preparaciones de vitaminas y preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales” productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S.A. INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO S.A., con domicilio en el Municipio de Cota Cundinamarca. 2.Que como consecuencia de lo anterior, se deje en firme la Resolución 20285 del 20 de Abril de 2010 por medio de la cual se concedió la marca ESBELTERES, resolución proferida por la Jede de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3.Que se publique la sentencia que se ha de proferir en el presente trámite, en la gaceta de la propiedad industrial y se expidan todos los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento al presente fallo […].”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante indicó que, Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “ESBELTERES” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas, complementos nutricionales para uso médico; suplementos nutricionales; suplementos dietarios; vitaminas y preparaciones de vitaminas y preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales […]”. 4.

Sostuvo que, mediante Resolución 67925 de 29 de diciembre de 2009, la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el cotejo entre el signo solicitado y la marca previamente registrada “ERES”, cuyo titular es la sociedad Laboratorios Calier de los Andes S.A. y, de oficio, con la marca “SBELT” del señor Luis Néstor Palma Rojas.

En consecuencia, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Calier de Los Andes S.A. y negó el registro 4 Folios 26 y 27 C pp. 5 Folios 27 y 28 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la marca “ESBELTERES” (mixta) para identificar productos de la clase 5ª Internacional, con fundamento en el cotejo de oficio.

Puso de presente que, contra dicha decisión, la demandante presentó recursos de reposición y, en subsidio, apelación. 5. Manifestó que, mediante la Resolución 20285 del 20 de abril de 2010, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de reposición en el sentido de revocar la Resolución 67925, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Calier de Los Andes S.A. y concedió el registro de la marca “ESBELTERES” (mixta) para identificar productos de la Clase 5ª a la demandante.

Frente a lo cual, la sociedad Laboratorios Calier de Los Andes S.A. interpuso recurso de apelación. 6. Anotó que, mediante la Resolución 57613 de 28 de septiembre de 2012, el superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 20285 del 20 de abril de 2010; el artículo 1° de la Resolución 67925 y confirmar en sus demás partes la referida Resolución que negó el registro del signo “ESBELTERES” (mixto) para identificar productos en la clase 5ª, “[…] con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Nacional, frente a la marca ERES No. 365442 […]”6.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a) y;

(ii) el Convenio de París, artículo 7°. I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “ESBELTERES” para distinguir productos comprendidos en las clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A., al considerar que era confundible con la marca mixta “ERES” registrada en la misma clase por la sociedad Laboratorios Calier de los Andes S.A., lo que implicó el 6 La Sala precisa que en la Resolución 57613 no se realizó cotejo respecto de la marca de titularidad del señor Luis Néstor Palma Rojas, razón por la cual el misma no es objeto de análisis en el presente proceso. 7 Folios 21 a 33 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a), así como el Convenio de París, artículo 7°. 9.

Explicó que, al realizar el estudio de registrabilidad, la SIC fraccionó el signo solicitado e hizo el cotejo de forma simultánea, lo cual está prohibido por las normas de propiedad industrial, toda vez que el análisis debe realizarse de manera sucesiva y, en consecuencia, se negó el registro marcario de una manera injustificada. 10.

Aseveró que los dos signos distintivos cotejados tienen diferencia en su: i) pronunciación, es decir, desde el criterio fonético; ii) aspecto gráfico, pues el signo es mixto y la marca es nominativa; y iii) significado ideológico o conceptual, pues “ESBELTERES”, refleja el concepto de esbelto o delgado, mientras que la marca “ERES”, tiene un significado distinto. 11.

Señaló que la SIC, al comparar el signo solicitado con la marca, desconoció la regla de comparación, al no tener en cuenta la visión de conjunto de estos, sino partes aisladas. 12. Concluyó que los signos distintivos cotejados no presentan similitudes exactas, por lo que no son semejantes y confundibles. Por el contrario, el signo y la marca tienen elementos diferenciadores, como lo es su expresión nominativa, que, en este caso, es la determinante, pues permite diferenciar los productos en el mercado respecto de su origen empresarial. 13.

Finalmente, en cuanto al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 7°, la parte demandante lo invocó sin desarrollar su contenido ni explicar su aplicación concreta al caso. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que, con la expedición de la resolución acusada, no se incurrió en desconocimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables. 15.

Manifestó que el signo solicitado no cumple con los requisitos legales previstos para ser registrado como marca comoquiera que no tiene la suficiente distintividad y, por tanto, su coexistencia en el mercado con la marca previamente registrada “ERES” genera riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores. Ello, por cuanto comparten estructuras gramaticales y ortográficas, así como conexión competitiva. 8 Folios 72 a 82 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 16.

Argumentó, en lo atinente al cotejo que: i) en el aspecto ortográfico se encuentra que el signo solicitado es la combinación de la marca previamente registrada, por lo que no es distintivo; y ii) en el aspecto fonético se advierte que la pronunciación de los signos distintivos es similar. 17. Indicó que entre el signo y la marca cotejados existen similitudes ideológicas que generaran riesgo de confusión para el consumidor promedio, quien no podrá diferenciarlas fácilmente dentro del mercado, toda vez que cada una de ellas lleva a pensar al consumidor en ideas similares.

II.2. Contestación del ciudadano Luis Néstor Palma Rojas9 18. El señor Luis Néstor Palma Rojas, a través de curadora ad litem10, en el escrito de contestación de la demanda se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante. En ese sentido, argumentó que el acto acusado se expidió de acuerdo con lo previsto en la Decisión 486 de 2000. 19.

Explicó que, a pesar de que la parte demandada en la Resolución 57613 del 28 de septiembre de 2012 no realizó el análisis específico de cotejo marcario entre “ESBELTERES” y “SBELT”, permitir el registro del signo solicitado puede ocasionar confusión en los consumidores, por sus evidentes similitudes con la marca “SBELT”, toda vez que, comparten el mismo inicio y la misma estructura gramatical, ortográfica y fonética. 20.

Anotó que la letra “E”, al inicio de la marca “ESBELTERES”, no representa ninguna diferencia en la pronunciación con la marca “SBELT”. Igualmente, tampoco puede aducirse a la existencia de una diferencia conceptual entre estas, en tanto “SBELT” y la denominación “ESBELT” hacen pensar al consumidor en la palabra esbelto. 21. Indicó, en lo referente a la conexidad competitiva entre los productos amparados por el signo y la marca cotejados, que “SBELT” identifica productos incluidos en la clase 3ª, mientras que, la marca “ESBELTERES” distingue productos comprendidos en la clase 5ª, por lo que ambos productos pueden encontrarse en sitios similares a los de la primera. 22.

Finalmente, expresó que el signo solicitado “ESBELTERES” es confundible con las marcas “SBELT” y “ERES”, por lo que se debe confirmar el acto acusado. 9 Índice 97 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Mediante providencia de 24 de agosto de 2021 se designó curador ad litem debido a la imposibilidad de notificar al señor Luis Néstor Palma Rojas. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.3.

Contestación de la sociedad Laboratorios Calier de los Andes S.A. 23. La sociedad Laboratorios Calier de los Andes S.A., a pesar de haber sido notificada en debida forma11, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 24. La sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 4 de septiembre de 201412 en contra de la Resolución 57613 de 28 de septiembre de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 25.

Mediante auto de 20 de noviembre de 201513 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Laboratorios Calier de los Andes. El 14 de diciembre de 201514 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 26. Por auto de 16 de octubre de 201615, se comisionó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para efecto de notificar personalmente al representante legal de Labotarorios Calier de los Andes S.A., por lo que, por Secretaría de la Sección Primera, se libró despacho comisorio.

En consecuencia, se notificó al tercero con interés directo en el resultado del proceso, en debida forma16. 27. Mediante autos de: i) 21 de mayo de 201817 se vinculó al ciudadano Luis Néstor Palma Rojas como tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) 23 de noviembre de 2019 se ordenó su notificación por conducto de la parte demandante; iii) 31 de mayo de 202118 se ordenó su emplazamiento; y iv) 24 de agosto de 202119 se le designó curadora ad litem. 28.

A través de providencia de 25 de marzo de 202220 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 1 de abril de 202221. 29. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y 11 Folio 69 C pp. 12 Folio 34 C pp. 13 Folios 36 a 38 C pp. 14 Folio 38 vto.

C pp. 15 Folio 32 C pp. 16 Folio 69 C pp. 17 Folio 89 C pp. 18 Folio 175 C pp. 19 Folio 176 C pp. 20 Índice 102 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 108 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera que descargara, de la plataforma SIPI, los documentos relacionados con el registro de la marca “SBELT”, cuyo titular es el ciudadano Luis Néstor Palma Rojas, y estos fueron incorporados al expediente22. 30.

Mediante auto de 28 de junio de 202223 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 340-IP-2022 de 2 de junio de 202324 dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 344-IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en las cuales dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 (literales a y b), 136 (literal a), y 150 de la Decisión 486. […] [1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Concepto de marca […] [1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado. […] Requisitos para el registro de marcas [1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] [2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

El origen empresarial de una marca […] 22 Índice 109 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 118 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Índice 129 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio [2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. [2.3.] La distintividad tiene un doble aspecto: [a)] Distintividad intrínseca […] [b)] distintividad extrínseca […] [2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. […] [3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común […] [3.11] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […] [5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] [5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos […]”. […] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 de la Decisión 486. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486. […] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 1.2.

De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 32.

Mediante auto de 31 de julio de 202325 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 33.

En el término para alegar de conclusión la SIC26 reafirmó los argumentos expuestos en su defensa y la curadora ad litem del señor Luis Néstor Palma Rojas27 reiteró los planteamiento de su intervención. Por su parte, la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 34. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14928 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 35. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 57613 del 28 de septiembre de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de por medio de la cual revocó la Resolución 20285 del 20 de abril de 2010; el artículo 1° de la Resolución 67925 del 29 de diciembre de 2009 y confirmó en sus demás partes la referida Resolución 67925 que negó el registro del signo “ESBELTERES” (mixto) para identificar productos en la clase 5ª. 36.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “ESBELTERES” y las marcas nominativas “ERES” de la sociedad Laboratorios Calier de los Andes S.A. y “SBELT”, cuyo titular es el ciudadano Luis Néstor Palma Rojas, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134 y 136 a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 7° de la Convenio de París. 25 Índice 131 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 Índice 136 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 27 Índice 137 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 28 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 37.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación del acto demandado 38. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 57613 de 28 de septiembre de 201229 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 20285 del 20 de abril de 2010, el artículo 1° de la Resolución 67925 de 29 de diciembre de 2009 y confirmó en sus demás partes la referida Resolución 67925, por medio de la cual negó el registro del como marca del signo mixto “ESBELTERES” para identificar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza “[…] con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Nacional, frente a la marca ERES No. 365442 […]”.

IV.4. Análisis del caso concreto 39. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, negó el registro como marca del signo mixto “ESBELTERES” para identificar productos en la clase 5ª30, de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas, complementos nutricionales para uso médico; suplementos nutricionales; suplementos dietarios; vitaminas y preparaciones de vitaminas y preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales […]”. 40.

A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la SIC negó el signo antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca mixta “ERES” de la sociedad Laboratorios Calier de los Andes S.A. en la clase 5ª, estas son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios para uso médico, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé, emplastos, material para apósitos […]”. 41.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 340- IP-2022 de 2 de junio de 2023 dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, se debía remitir a las interpretaciones 344-IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 29 Folios 18 a 21 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 30 Versión 9. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 42. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134 ejusdem y 7° del Convenio de París, al exponer el concepto de violación únicamente argumentó que la marca “ERES” del tercero con interés directo no resultaba similarmente confundible con el signo “ESBELTERES”, esto es, alegó que no se configuraba la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem.

Sin embargo, en relación con el artículo 7° del Convenio de París, la actora se limitó a citarlo sin desarrollar argumentativamente su contenido ni explicar su relevancia concreta en el caso, razón por la cual no es posible evaluar una vulneración efectiva de dicha norma internacional. 43. Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 de la Decisión 486 de 2000 y 7° del Convenio de París. 44.

Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 45. Previo a resolver el asunto, la Sala advierte que el señor Luis Néstor Palma Rojas, a través de curadora ad litem31, en el escrito de contestación de la demanda, argumentó que la SIC no realizó el análisis específico de cotejo marcario entre el signo cuestionado “ESBELTERES” y la marca nominativa “SBELT” en la clase 3ª, con certificado 125.811 y advirtió que, de realizarse este cotejo, se concluiría que el signo solicitado es semejante a dicha marca y que existe conexidad competitiva entre los productos amparados por estas. 46.

Sobre lo anterior, y de la revisión del expediente del proceso, la Sala precisa que la parte demandada, en el acto acusado, resolvió revocar la Resolución 20285 del 20 de abril de 2010, el artículo 1° de la Resolución 67925 de 29 de diciembre de 2009 y confirmar en sus demás partes la referida Resolución 67925, mediante la cual negó el registro como marca del signo mixto “ESBELTERES” para identificar productos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A., con fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, frente a la marca “ERES”, con certificado 365.442. 31 Mediante providencia de 24 de agosto de 2021 se designó curador ad litem debido a la imposibilidad de notificar al señor Luis Néstor Palma Rojas. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 47.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que no procede realizar el cotejo entre el signo solicitado “ESBELTERES” y la marca “SBELT”, de titularidad del señor Luis Néstor Palma Rojas, toda vez que, como se expuso supra, el acto acusado no negó el registro del signo con fundamento en dicha marca. Por lo tanto, el estudio de registrabilidad se limitará a la comparación con la marca previamente registrada “ERES”, cuyo titular es la parte demandante.

Además, se resalta que la curadora ad litem no puede introducir argumentos nuevos o diferentes a los planteados en la demanda, so pena de desconocer el derecho al debido proceso y el principio de contradicción, que garantizan la igualdad procesal entre las partes32. 48. En ese sentido, con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo de la demandante y la marca del tercero con interés en el resultado del proceso es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor33: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 49.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos distintivos en conflicto, así: Signo solicitado por la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A.34 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de agosto de 2023.

Rad.: 2014-00067-00. MP: Dr. Nubia Margoth Peña Garzón. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 34 Folio 11 C pp. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (mixto)35 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca de Laboratorios Calier de los Andes S.A.36 “ERES” (nominativa) Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Certificado 365.442 Titular: Laboratorios Calier de los Andes S.A. 50.

Como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “ESBELTERES” solicitado por la parte demandante y la marca nominativa “ERES” de Laboratorios Calier de los Andes S.A. es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto del signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 51.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto solicitado, no así la gráfica que lo acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 52. En efecto, de la revisión del signo solicitado se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 35 Folio 1 Cuaderno de Antecedentes Administrativos, Anexo 1.

La Sala precisa que en la solicitud de registro se evidencia que la denominación del signo es “[…] ESBELTERES […]” y, en ese sentido, se considera que se debe realizar el estudio sin fraccionarlo. 36 Folio 13 C pp. Consulta realizada el 28 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 53.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 54.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”37. 55.

La Sala pone de presente que el signo solicitado a registro incluye el símbolo ®, el cual significa “[…] marca registrada […]”38. Dicho símbolo tiene un carácter meramente explicativo e informativo, pues su función es indicar al público que el signo ha sido previamente registrado como marca. En consecuencia, no constituye un elemento distintivo del signo ni cumple una función identificadora del origen empresarial de los productos o servicios.

Por esta razón, no debe ser tenido en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario en términos fonéticos, gráficos o conceptuales. 56. Adicionalmente, en la solicitud de registro se evidencia que la denominación del signo es “[…] ESBELTERES […]”39 y, en ese sentido, atendiendo a que se considera que prevalece este elemento, sobre el mixto, la Sala considera que se debe realizar el estudio sin fraccionarlo. 57.

Ahora bien, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si los signos distintivos contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 58.

Al respecto, la Sala advierte que la partícula “ESBELT” que hace parte del signo “ESBELTERES” resulta ser de uso común en la clase 5ª del nomenclátor internacional, tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidió el acto administrativo demandado40: 37 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 38 https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-o-signos-no-alfabetizables. Consultado el 30 de abril de 2025. 39 Folio 1 Cuaderno de Antecedentes Administrativos, Anexo 1. 40 Consulta realizada el 29 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “ESBELT” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “ESBELTEX” PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V. 5ª 327.700 “ESBELTRA” COASPHARMA SAS 5ª 379.019 “ESBELTEX” TQ BRANDS S. DE R. L. 5ª 406.395 “ESBELTEX” TQ BRANDS S. DE R. L. 5ª 482.256 “ESBELT PELO LINDO” ESBELT PELO LINDO 5ª 664.786 59. Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “ESBELT” es de uso común y débil, respecto de los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 60.

Ahora bien, la Sala considera que, en principio, la expresión de uso común “ESBELT” para la clase 5ª, que forma parte del signo solicitado, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración a que tendría un grado de distintividad débil.

No obstante, su exclusión fraccionaria el signo, por lo que el Juez debe hacer el cotejo analizándola en su conjunto. 61. Adicionalmente, la Sala advierte que, la expresión “ERES” para la clase 5ª del nomenclátor internacional, que hacen parte del signo y la marca cotejados, luego de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC41, no se encontró que fuera de uso común para el momento en que se expidió el acto administrativo acusado, por lo que puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario. 62.

Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo entre el signo “ESBELTERES”, solicitado para la clase 5ª y la marca “ERES” que ampara productos de la misma clase, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: 41 Consulta realizada el 28 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 63.

Así pues, corresponde abordar el análisis de los signos distintivos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de estos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada E S B E L T E R E S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marca previamente registrada E R E S 1 2 3 4 64.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que la marca “ESBELTERES” está compuesta por una sola palabra, de 4 sílabas, 10 letras, 6 consonantes (S-B-L-T-R-S) y 4 vocales (E-E-E-E) y la marca registrada previamente “ERES”, posee una palabra, 2 sílabas, 4 letras, 2 consonantes (R-S) y 2 vocales (E- E). 65.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala considera que existen similitudes que pueden inducir a confusión entre las marcas confrontadas. En efecto, el signo solicitado reproduce en su integridad la expresión “ERES”, que constituye el núcleo distintivo de la marca previamente registrada.

Aunque incluye la partícula “ESBELT” al inicio, esta no puede conferirle suficiente distintividad, dado que se trata de un 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio término de uso común y débil en el sector de productos relacionados con la clase 5ª.

Por tanto, su incorporación no elimina la reproducción del elemento sustancial de la marca registrada. 66. Nótese, entonces que, desde el punto de vista ortográfico, la Sala observa que el signo “ESBELTERES” reproduce en su totalidad la marca “ERES” al final de su estructura, lo cual incrementa el riesgo de confusión, en especial si se tiene en cuenta que el elemento añadido “ESBELT” carece de fuerza distintiva por su carácter de uso común. Así, el signo cuestionado no introduce diferencias suficientes que permitan al consumidor medio identificarlo en el mercado. 67.

En cuanto al análisis fonético, la pronunciación sucesiva de los signos “ESBELTERES” y “ERES” no revela diferencias significativas en la percepción sonora, dado que el signo solicitado contiene de manera íntegra la expresión “ERES”, a la cual se le antepone una partícula débil que no modifica sustancialmente la sonoridad del conjunto.

En consecuencia, la articulación verbal del signo solicitado resulta fácilmente confundible con la marca previamente registrada, sobre todo en contextos en los que la referencia al producto se hace de manera oral, como suele ocurrir con los productos de la clase 5ª42. 68. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: ESBELTERES- ERES – ESBELTERES – ERES – ESBELTERES – ERES ESBELTERES- ERES – ESBELTERES – ERES – ESBELTERES – ERES ESBELTERES- ERES – ESBELTERES – ERES – ESBELTERES – ERES ESBELTERES- ERES – ESBELTERES – ERES – ESBELTERES – ERES 69.

Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala constata que la sonoridad entre los signos comparados es altamente similar, al punto de no percibirse diferencias sustanciales cuando se pronuncian en voz alta. Esta similitud se debe, principalmente, a que el signo solicitado incorpora por completo la marca “ERES” sin elementos adicionales de suficiente fuerza diferenciadora. 70.

De esta manera, se concluye que el signo cotejado no genera un impacto visual ni fonético suficientemente distintivo respecto de las marcas previamente registradas. Al aplicar el método de cotejo sucesivo, se observa que el elemento adicional “ESBELT” no tiene la capacidad de alterar la percepción global del consumidor medio, quien podría incurrir fácilmente en error en el mercado. 42 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP.: Dra.María Elizabeth García González. Reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. Rad.: 2014-00121-00. MP.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E) y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011- 00061-00. MP.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 71.

A igual conclusión llegó la Sala en sentencia de 13 de marzo de 202543, esto es, al realizar el cotejo entre un signo y unas marcas que identifican productos de la clase 5ª que contenían expresiones de uso común y en la que se consideró lo siguiente: “[…] la Sala considera que el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada CEREBRINA comparten la secuencia de algunas consonantes y vocales en su estructuración, pero que estas no se encuentran en la misma posición. La Sala precisa que, comoquiera que la partícula FOSFO es de uso común y débil, no se puede basar la distintividad en esta por lo que se reitera la confunbilidad ortográfica. […] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada VITACEREBRINA comparten la secuencia de algunas consonantes y vocales en su estructuración. Asimismo, atendiendo a que las partículas FOSFO y VITA son de uso común, débiles e inapropiables en exclusiva, la distintividad no se puede fundamentar en estas, por lo que, al cotejarse las marcas FOSFOCEBRINA y VITACEREBRINA, se considera que son semejantes. […] La Sala considera que existe una similitud fonética entre el signo solicitado FOSFOCEBRINA y las marcas previamente registradas CEREBRINA, toda vez que, la distintividad no se puede fundamentar en la existencia de la partícula FOSFO, pues es de uso común y débil y, en ese sentido, inapropiable en exclusiva. [….] La Sala considera que exista una similitud fonética entre el signo solicitado FOSFOCEBRINA y la marca previamente registrada VITACEREBRINA, toda vez que, no se puede fundamentar en la existencia de la partícula FOSFO, pues es de uso común y débil y, en ese sentido, inapropiable en exclusiva. […]” (negrilla fuera de texto) 72.

Es así como, la Sala, en el caso sub examine, prohíja las consideraciones expuestas supra y considera que existe semejanza orográfica y fonética entre el signo y la marca cotejados, pues el elemento de uso común que hace parte de signo solicitado a registro es débil e inapropiable en exclusiva. 73. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que, por un lado, el signo solicitado como marca “ESBELTERES”, está compuesto por la expresión, “ESBELT”, la cual es evocativa de esbelto, que significa “Alto, delgado y de figura proporcionada”44.

Y, por el otro, tanto el signo como la marca contienen la 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2025. Rad.: 2017-00007-00. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez 44 Consultado en https://www.rae.es/drae2001/esbelto. Consultado el 30 de abril de 2025. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio palabra “ERES” que corresponde a la conjugación, en presente y en segunda persona, del verbo ser45. 74.

No obstante, el signo “ESBELTERES”, en su conjunto, carece de una significación conceptual directa y se configura como una creación arbitraria del ingenio de su autor, razón por la cual no se puede realizar un cotejo desde este criterio. 75. De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de “ESBELTERES” y “ERES”, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 76.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre el signo y la marca previamente registrada a favor de la demandante. 77. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 78.

La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 79. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201846 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 45 Consultado en https://dle.rae.es/ser.

Consultado el 30 de abril de 2025. 46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 80. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 81.

Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 82. En el caso sub examine, el signo solicitado “ESBELTERES” lo fue para proteger los siguientes productos de la clase 5ª: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas, complementos nutricionales para uso médico; suplementos nutricionales; suplementos dietarios; vitaminas y preparaciones de vitaminas y preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales […]”. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 83.

Por su parte, la marca previamente registrada “ERES” ampara productos de la clase 5ª47 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 5ª “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios para uso médico, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé, emplastos, material para apósitos. […]”. 84.

Al comparar los productos indicados supra, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 85. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos de la clase 5ª identificados por las marcas confrontadas incluyen productos farmacéuticos, lo que indica que están dirigidos a un mismo segmento de mercado y cumplen una función análoga.

La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente. 86. Los productos identificados están dirigidos al mismo segmento del mercado, especialmente se pueden enfocar en alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, complementarios nutricionales.

En este contexto, existe una alta probabilidad de que un consumidor elija de manera indistinta productos de una u otra marca para suplir la misma necesidad fisiológica, lo cual permite concluir que los bienes son intercambiables desde el punto de vista funcional. 87. Específicamente, la Sala advierte que amparan los mismos productos, a saber, “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos”, por lo que, respecto de estos hay identidad, al ser del mismo género. 88.

Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos confrontadas dentro de la clase 5ª comparten un entorno funcional común, en especial en el ámbito médico, farmacéutico, dietético y nutricional. En efecto, productos como “[…] sustancias dietéticas para uso médico […]”, “[…] complementos y suplementos nutricionales […]”, “[…] vitaminas y preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales […]”, así como “[…] alimentos para bebés […]”, “[…] emplastos […]”, “[…] material para apósitos […]”, entre otros, pueden ser consumidos conjuntamente o formar parte de una misma estrategia terapéutica.

Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial. 89. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor.

En efecto, en el ámbito farmacéutico, es usual que ciertas 47 Versión 8. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio preparaciones médicas se prescriban o consuman conjuntamente para lograr un efecto tratamiento integral. 90.

Así, los productos que pretende identificar el signo “ESBELTERES”, tales como “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas; herbicidas; complementos nutricionales para uso médico; suplementos nutricionales; suplementos dietarios; vitaminas y preparaciones de vitaminas y preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales […]”, tienen relación directa o indirecta con los productos amparados por la marca “ERES”, los cuales también comprenden “[…] productos farmacéuticos y veterinarios para uso médico, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé, emplastos, material para apósitos […]”.

Esta coincidencia en la naturaleza y finalidad de los productos permite concluir que existe una relación de complementariedad que puede inducir al consumidor a considerar que provienen del mismo origen empresarial. 91. En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades terapéuticas o médicas similares, y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como farmacias, droguerías y establecimientos especializados en productos de salud y bienestar.

Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 92. Finalmente, como se precisó líneas atrás, tratándose de la clase 5ª, el análisis debe ser más riguroso, en tanto el riesgo de confusión no solo compromete los intereses comerciales de los titulares marcarios, sino también la protección del consumidor y el interés público en materia de salud pública. 93.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala resalta que, en el presente caso, los productos identificados por los signos cotejados poseen un alto grado de relevancia desde la perspectiva del interés público, dado su impacto potencial en la salud. 94. Algunos productos amparados por el signo “ESBELTERES”, tales como “[…] desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas; herbicidas […]”, tienen naturaleza tóxica o biocida, lo que implica un riesgo directo si no son diferenciados adecuadamente en el mercado.

Por su parte, la marca “ERES” ampara productos que tienen por objeto efectos benéficos sobre la salud, como los “[…] productos farmacéuticos, dietéticos y nutricionales […]”. Por tanto, el riesgo de confusión entre productos con finalidades contrapuestas exige un análisis más estricto de diferenciación marcaria. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 95.

En conclusión, la similitud entre los productos identificados por los signos, sumada a la coincidencia parcial en su denominación incrementa sustancialmente la posibilidad de que el consumidor medio considere que el signo “ESBELTERES” y la marca “ERES” corresponden a líneas de productos de una misma empresa o a marcas relacionadas comercialmente.

Esto es particularmente relevante tratándose de productos de la clase 5ª, en los cuales la claridad en el origen empresarial es esencial para proteger tanto el interés económico de los titulares marcarios como el derecho del consumidor a recibir información veraz, adecuada y no equívoca sobre los bienes que adquiere. 96. Así, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a las similitudes significativas mencionadas anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de las marcas confrontados provienen del mismo titular, esto es, de fabricantes relacionados económicamente. 97.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201548, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 98.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales49: 48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015.

Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 99. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y la marca analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

IV.5. Conclusión 100. En ese contexto, el acto acusado no violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, comoquiera que el signo “ESBELTERES” es similarmente confundible con la marca previamente registrada “ERES”. 101. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca “ESBELTERES” para los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente y que no se vulneró lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 102.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00527-00 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A. Instituto Farmacológico Botánico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.