11001032400020150050000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Número. único de radicación: 11001032400020150050000 Demandante: Monómeros Colombo Venezolanos S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Laserna y Cía. Insumos Agropecuarios S.A.S. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Monómeros Colombo Venezolanos S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 72361 de 29 de noviembre de 2013 y 17317 de 16 de abril de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Monómeros Colombo Venezolanos S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 3 2 Cfr. Folios 11 a 27 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 72361 del 29 de noviembre de 2013, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”4, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 17317 de 16 de abril de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta SUMAG que identifica productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laserna y Cia. Insumos Agropecuarios S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA: Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 72361 del 29 de noviembre de 2013, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente Administrativo No. 13-125.307, mediante la cual se declaró infundada la demanda de oposición de la sociedad MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS, S.A. MONOMEROS S.A. y que concedió por el término de diez (10) años la marca “SUMAG” (mixta) clase 1 a favor de la sociedad LASERNA Y CIA INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17317 de 16 de abril de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 72361 del 29 de Noviembre de 2013, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Entidad ya citada.

TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones solicitadas en la pretensión primera y segunda, en subsidio, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del Certificado de Registro No. 511.913, correspondiente a la marca “SUMAG” (Mixta) para distinguir: “PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA;

ABONOS PARA EL SUELO; ABONOS ORGÁNICOS; ABONOS PARA LAS TIERRAS; EMPLASTOS PARA USO DE LA AGRICULTURA, PRODUCTOS FERTILIZANTES; FOSFATOS; PREPARACIONES DE OLIGOELEMNTOS PARA PLANTAS; PRODUCTOS 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 4 Cfr. Folios 35 a 45 5 Cfr. Folios 12 a 13 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 QUÍMICOS PARA USO AGRÍCOLA;

PRODUCTOS PARA PRESERVAR LAS SEMILLAS; SULFATOS; SUSTRATOS PARA EL CULTIVO (AGRICULTURA); TIERRA DE CULTIVO”, concedida a nombre de la sociedad LASERNA Y CIA INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S., domiciliada en Ibagué, Tolima, Colombia. CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 del CPACA.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la Sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 22 de mayo de 2013, el registro como marca del signo mixto SUMAG para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 17 de junio de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 669, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en su marca mixta REKOX SUMAX que identifica productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 72361 de 29 de noviembre de 2013, concedió el registro de la marca mixta SUMAG para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 72361 de 29 de noviembre de 2013. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 17317 de 16 de abril de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 72361 de 29 de noviembre de 2013. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 Normas violadas 5.

La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1 El artículo 134, el literal b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 y el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000. 5.2 Los artículos13, 29 y 61 de la Constitución Política; 5.3 Y, el inciso 6.° del artículo 3 del Decreto 01 de 2 de enero de 19846. Concepto de la violación 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 6.1. El análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la violación del artículo 134 en concordancia con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que al conceder al tercero con interés directo en el resultado del proceso el registro de la marca mixta SUMAG para amparar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, paso por alto que la misma carecía de la suficiente distintividad, teniendo en cuenta la existencia de la marca de su propiedad REKOX SUMAX, previamente registrada, y que las marcas cotejadas tenían expresiones similares como SUMAG y SUMAX. 6.2.

La marca concedida mediante los actos acusados no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendido como la aptitud del signo para ser registrado como marca, debido a que existe previamente la marca mixta REKOX SUMAX. 6 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.3.

Las marcas cotejadas son confundibles, teniendo en cuenta que en la estructura de las mismas se destacan las expresiones SUMAG y SUMAX, las cuales resultan ser muy similares. 6.4. Desde el punto de vista ortográfico, la expresión “SUMAG” reproduce en su composición la mayoría de las letras que hacen parte de la expresión “SUMAX” y comparten el mismo orden. 6.5.

Respecto del aspecto fonético, las expresiones “SUMAG” y “SUMAX” se pronuncian de forma muy parecida, dada su similitud en su estructura ortográfica, tal como se enunció anteriormente. 6.6. Las marcas cotejadas amparan productos similares, lo que determina que los consumidores pueden confundirse en el mercado y comprar el producto de una empresa creyendo que están comprando el producto de otra, así como, que estos provienen de un mismo titular. 6.7.

Existen más semejanzas que diferencias entre las marcas comparadas, porque tienen una expresión muy similar que se destaca en las mismas y lo cual se aprecia desde el punto de vista gráfico. Tercer cargo: Violación del artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 6.8. La parte demandada vulneró el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 al otorgar una marca posterior en el tiempo a una marca solicitada y registrada con anterioridad y con la cual es confundible.

Respecto a los cargos de violación de los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política de Colombia, y el inciso 6.° del artículo 3 del Decreto 01 de 1984 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 6.9. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política de Colombia, y el inciso 6 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, sin desarrollar el concepto de violación respecto de estos artículos.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación del artículo 134, el literal b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 y el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 7.1. En la actuación administrativa se llevó a cabo el análisis de registrabilidad y con ello el cotejo de las marcas objeto de disenso, sin que se observara que el signo “SUMAG” estuviere incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de 2000. 7.2.

El cotejo de las marcas permitió establecer que, aunque existía una coincidencia parcial en las secuencias consonánticas de las marcas en conflicto (REKOX SUMAX – SUMAG), también existían suficientes elementos diferenciadores entre estas que las hacían distintas, por cuanto existen diferencias en la pronunciación de las mismas y en el contenido gráfico que las componen, lo que permite concluir que no resultaban confundibles. 7.3.

Las marcas estudiadas, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, pues como bien se puede verificar, la marca que fue registrada contiene elementos gráficos de color verde, en el que aparecen en sentido vertical tres figuras que se asemejan a unas hojas seguidas en sentido horizontal de la expresión SUMAG y que predomina dentro del conjunto. 7.4.

La marca opositora está compuesta por un recuadro de fondo negro que contiene elementos nominativos y gráficos delimitado por trazos elípticos de menor 7 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 116 8 Cfr. Folios 96 a 110 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 a mayor, debajo de los cuales aparece centrada la expresión REKOX que prevalece incluso respecto de la expresión “SUMAX”, por lo que bajo ninguna circunstancia pudiere confundirse con el otro signo, en razón de la prevalencia en la expresión REKOX, ello sin particularizar respecto de la diferencia que existe en la composición gráfica y en la fonética de las dos marcas. 7.5.

Concluyó que los actos acusados gozan de plena legalidad, se encuentran debidamente motivados y ajustados a las disposiciones normativas que aplican en materia marcaria, conforme a las interpretaciones y debidas aplicaciones que para aquellos casos ha manifestado la doctrina y la jurisprudencia. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 8.1. La marca SUMAG si reúne todos los requisitos para ser distintiva, porque por si sola puede diferenciar e individualizar los productos que distingue de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, y se puede distinguir de los que se encuentran en el mercado, o de otros similares de diferente procedencia. 8.2.

La característica de la distintividad de la marca SUMAG, garantiza el derecho a una libre elección por parte de los consumidores de los productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente fertilizantes o productos para la agricultura, lo cual distingue esta marca, y protege los intereses del titular de esta.

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 9 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 158 y 159 10 Cfr. Folios 120 a 149 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 8.3. La parte demandante se equivoca al manifestar que las marcas cotejadas generan riesgo de confusión, teniendo en cuenta que fonética, visual, ortográfica y conceptualmente son totalmente diferentes. 8.4.

Al comparar las marcas en conflicto, en sus aspectos ortográficos y fonéticos, y evitando su fraccionamiento o el examinarlas en sus detalles, vemos que entre estas no existen partes similares o parecidas. 8.5. Desde el aspecto fonético, las marcas cotejadas no tienen similitudes al pronunciarse, porque el orden de sus letras y vocales no ocupan la misma posición, por lo tanto, no son semejantes y no tienen la misma tonalidad. 8.6.

En lo relacionado al aspecto ideológico, las marcas cotejadas son de fantasía, por lo que igualmente resultan ser diferentes, al no tener coincidencias. 8.7. Las marcas SUMAG y REKOX SUMAX, pueden coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor a error, porque la marca posteriormente registrada, no ha afectado indebidamente el derecho de la marca previamente registrada, pues las marcas en sus elementos denominativos se pueden diferenciar fonéticamente, Respecto del cargo de violación del artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 8.8.

El derecho al uso de una marca y el ejercicio de las facultadas inherentes que otorga el derecho marcario se da con el registro de la misma, por lo tanto, puede seguir usando su marca como lo ha venido haciendo. 8.9. Concluyó que la parte demandada interpretó y aplicó correctamente las disposiciones comunitarias previstas en la mencionada Decisión, en especial, el literal b) del artículo 135; el literal a) del artículo 136 literal; y el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000; y los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política de Colombia, al conceder la marca SUMAG, para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 24 de abril de 201811, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables, y este profirió la interpretación prejudicial 425-IP-2018 de 3 de diciembre de 201812, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1.

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, el Literal b) del Artículo 135, el Literal a) del Artículo 136, y el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 por ser pertinente. 3. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, pues no es un hecho controvertido los requisitos de un signo para ser considerado como marca; tampoco procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, pues no es materia controvertida la distintividad intrínseca del signo solicitado.

Reanudación del proceso y audiencia inicial 11. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 25 de junio de 201914, reanudó el proceso y convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el día 4 de julio de 201915, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares y resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

Audiencia de pruebas 11 Cfr. Folio 163 12 Cfr. Folios 180 a 190 13 Cfr. Folios 181 y 182 14 Cfr. Folios 207 a 208 15 Cfr. Folios 222 a 236 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 12. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 26 de febrero de 202016, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 26 de febrero de 2020, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 13.1.

La parte demandante17 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 13.2. La parte demandada18 guardó silencio en esta oportunidad procesal. 13.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda.19. Intervención del Ministerio Público 14. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal20.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 425-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto. 16 Cfr. Folios 259 a 260. 17 Cfr. Folios 276 a 279 18 Cfr. Folio 309. 19 Cfr. Folios 280 a 307 20 Cfr. Folio 309. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 Competencia de la Sala 16.

Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 18.

Los actos acusados son los siguientes: 18.3 La Resolución núm. 72361 de 29 de noviembre de 201322, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta SUMAG para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.2 La Resolución núm. 17317 de 16 de abril de 201523, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 72361 de 29 de noviembre de 2013.

El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 19.1 Si las resoluciones núms. 72361 de 29 de noviembre de 2013 y 17317 de 16 de abril de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, 21 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 22 Cfr. Folios 35 a 45 23 Cfr. Folios 59 a 62 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta SUMAG, para identificar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 19.2 En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca mixta REKOX SUMAX, con registro marcario núm. 415.651, que identifica productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 20.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 21. La Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerados el artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000. 22. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[…] No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, pues no es un hecho controvertido los requisitos de un signo para ser considerado como marca; tampoco procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, pues no es materia controvertida la distintividad intrínseca del signo solicitado.

Del mismo modo, no procede la interpretación del Artículo 154 de la Decisión 486 debido a que la controversia se centra en determinar si existe similitud y/o riesgo de confusión entre los signos en conflicto, más no sobre la obligatoriedad del registro de una marca para su uso exclusivo […]”24. 23. En este sentido, la Sala considera que el artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el artículo 154 no resultan aplicables al caso sub examine comoquiera que, en el escrito de demanda, no se presenta argumento relacionado con: i) los requisitos para constituir marca; ii) los requisitos intrínsecos de la marca; y iii) la obligatoriedad del registro de una marca para uso exclusivo; motivos por los cuales no se incluirán en el problema jurídico. 24 Cfr. Folios 181 y 182 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 24.

En este orden de ideas, la Sala procederá a estudiar si la marca mixta SUMAG es similar o idéntica a la marca mixta de la cual es titular la parte demandante. 25. Asimismo, frente a los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política de Colombia, y el inciso 6.° del artículo 3 del Decreto 01 de 1984, la Sala advierte que la parte demandante no desarrolló su concepto de violación, motivo por el cual tampoco serán estudiados. 26.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 27. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena25, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 25 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200026 de la Comisión de la Comunidad Andina27.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28 28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 26 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 27 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 28 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 29 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 30.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 31.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 32.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 33. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 34.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 425-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 35. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso30: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SUMAG (mixto) y la marca REKOX SUMAX (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos, uno de ellos con elemento denominativo compuesto 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SUMAG (mixto) y la marca registrada REKOX SUMAX (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 30 Cfr. Folios 180 a 190 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 2.8.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SUMAG (mixto) y la marca registrada REKOX SUMAX (mixta) […]” (Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 36.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 37.

Vista la norma indicada en el acápite desarrollado supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 38.

En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCA CONCEDIDA31 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA32 31 Marca mixta cuyo registro fue concedido por los actos acusados. Cfr. Folio 40 32 Cfr. Folio 40 18 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 Titular: Laserna y Cia. Insumos Agropecuarios S.A.S. Titular: Monómeros Colombo Venezolanos S.A. Certificado núm. 511.931 Certificado núm. 415.651 Clase 1: “Productos para la agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para el suelo; abonos orgánicos; abonos para las tierras; emplastos para uso de la agricultura, productos fertilizantes; fosfatos; preparaciones de oligoelementos para plantas; productos químicos para uso agrícola; productos para preservar las semillas; sulfatos; sustratos para el cultivo (agricultura); tierra de cultivo”.

Clase 1: “Fertilizantes recubiertos con sulfato de amonio”. 39. La Sala precisa que la expresión “Fertilizante simple P para aplicación del suelo”, que aparece en la marca registrada es explicativa, razón por la cual no será objeto del presente análisis. 40. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 41. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a 19 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 42.

Esta Sección33, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”34. 43. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”35. 44.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”36. 45. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta SUMAG, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 33 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 36 Ibidem. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 46. Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”37.

(Destacado fuera del texto) 47. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 37 Cfr. Folio 184.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 425-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 21 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”38.

(Destacado fuera del texto) 48. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 49.

En este sentido, la Sala considera que, observando cada marca en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto de que se trate.

Además, en ambas marcas el elemento gráfico no le añade al conjunto un concepto o una distintividad adicional. 50. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituirá por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. […] Los segundos son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. […] 38 Cfr. Folios 183 y 154.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 425- IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 22 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”39.

(Destacado fuera del texto) Análisis de los supuestos normativos 51. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta SUMAG, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca mixta REKOX SUMAX, cuyo titular es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 52. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos distintivos en conflicto. 53.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: 39 Cfr. Folios 187 y 188. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 425- IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 23 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 MARCA CONCEDIDA S U M A G 1 2 3 4 5 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA R E K O X S U M A X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 54.

Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, por un lado, la Sala observa que la marca SUMAG se compone de una palabra de cinco letras, dos silabas, tres consonantes (S-M-G) y dos vocales (U-A); por su parte, la marca REKOX SUMAX, está compuesta de dos palabras (REKOX-SUMAX), cuatro silabas, tiene diez letras, seis consonantes (R-K-X-S-M-X) y cuatro vocales (E-O-U- A). 55.

En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de estas se evidencia que entre las mismas no existe identidad ni similitud ortográfica, comoquiera que están conformadas por palabras y expresiones distintas y diferente número de letras pues bien comparten unas letras (S-U-M-A), la conformación misma de los signos en conjunto es disímil. 56.

Asimismo, la Sala considera que la expresión REKOX que hace parte de la marca previamente registrada es la preponderante y la de mayor recordación, lo cual impide igualmente generar riesgo de confusión con la marca concedida. 57. Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que no existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas considerando su composición, en la medida en que difieren en el número de palabras que las componen (una tiene solo una y la otra tiene dos) y por ende difieren en la extensión de los signos en conjunto; tienen diferente número de sílabas (una tiene dos y la otra cuatro) y letras (una tiene cinco y la otra diez); diferencias todas que diluyen cualquier similitud posible. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 Comparación Fonética 58.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: SUMAG – REKOX SUMAX – SUMAG – REKOX SUMAX SUMAG – REKOX SUMAX – SUMAG – REKOX SUMAX SUMAG – REKOX SUMAX – SUMAG – REKOX SUMAX 59.

En este orden, la Sala advierte que, aunado a la falta de similitud ortográfica antes señalada, tampoco existe una similitud fonética, en la medida en que la pronunciación de ambas marcas es totalmente diferente. Ello comoquiera que la marca opositora incluye la palabra REKOX al inicio de su elemento nominativo, la cual no tiene ningún equivalente en la marca cuestionada, lo que desde un principio genera un impacto fonético diferenciador en la percepción del consumidor.

Asimismo, la Sala advierte que, si bien las marcas comparten las dos primeras sílabas, a saber, SUMA, el acento se encuentra en la terminación de la palabra, que es distinta en cada una de estas (G - X), y que determina que fonéticamente se pronuncien y suenen diferente. 60. De lo anterior, la Sala considera que entre las marcas cotejadas no se evidencia una identidad o similitud fonética, en la medida en que su pronunciación es distinta al tener una palabra diferente al inicio y terminaciones diferentes.

Comparación Ideológica 61. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor 25 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 distinguir una de otra […]”40, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 62.

En el caso sub examine, la Sala considera que, en el presente caso, las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, sino que se trata de términos inventados que no tienen significado ni evocan alguna idea o concepto y, por el contrario, consisten en un producto de la imaginación de su autor. 63.

Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”41. (Destacado fuera del texto) 64. De lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en distintas interpretaciones prejudiciales42, la Sala considera que los signos de fantasía, por definición, tienen un alto grado de distintividad y poseen una mayor 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver interpretaciones prejudiciales procesos 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014; 254-IP-2015 de 4 de febrero de 2016; 102-IP-2008 de 11 de febrero de 2009. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 fuerza de oposición, comoquiera que se trata de signos que consisten en vocablos que no tienen significado propio y que son producto de la imaginación de su autor. 65.

Así, para la Sala no es posible comparar ideológicamente la marca REKOX SUMAX con la marca SUMAG, por cuanto ambas son de fantasía y no tienen un significado en el idioma en español, lo que les otorga un alto grado de distintividad a cada una. En consecuencia, no es posible derivar del cotejo entre ambos términos una similitud conceptual que pueda inducir a error o confusión en los consumidores. 66.

Ahora bien, la Sala precisa que la comparación entre marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforma el conjunto de estas, es decir, que deben ser apreciadas y comparadas desde una visión de conjunto, ya que esto es lo que protege el derecho marcario por lo que, no es de recibo el argumento de la parte demandante según la cual las marcas cotejadas son semejantes porque, a su juicio, la expresión SUMAX es similar a SUMAG.

Ello comoquiera que las marcas poseen demás elementos diferenciadores en su composición. 67. Atendiendo a lo expuesto, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta REKOX SUMAX y la marca mixta SUMAG no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 68. Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 69. La Sala encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre la marca mixta REKOX SUMAX y la marca mixta 27 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 SUMAG objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 70.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta SUMAG y la marca mixta REKOX SUMAX, de la cual es titular la parte demandante, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 71. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta SUMAG, que identifica productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca mixta REKOX SUMAX, con certificado de registro núm. 415.651, que identifica productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 72.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 72361 de 29 de noviembre de 2013 y 17317 de 16 de abril de 2015 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. Condena en costas 71.

Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201243, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que 43 ”Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” 28 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado 29 Núm. único de radicación: 11001032400020150050000 NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.