11001032400020170028300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SEGUROS” Y LAS FIGURATIVAS, PREVIAMENTE REGISTRADAS, DE DISEÑO DE UNA SOMBRILLA, DE LA ACTORA, NO EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN QUE PUEDA GENERAR ERROR EN EL CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de de las resoluciones núms. 40598 de 24 de junio de 2016, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 13850 de 27 de marzo de 2017, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 1º de febrero de 2016 la sociedad BANCO COMPARTIR S.A. - BANCOMPARTIR S.A.-4 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “SEGUROS”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 365 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial presentó oposición, por cuanto, a su juicio, el signo solicitado era similarmente confundible con sus marcas FIGURATIVAS de DISEÑO DE SOMBRILLA, previamente registradas en la citada Clase 36. 3En adelante SIC. 4 En adelante BANCOMPARTIR S.A. 5 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Toda la información que se suministre a los consumidores financieros del banco, acerca del seguro de vida grupo deudores, incendio y terremoto y todo riesgo daño material de bienes dados en garantía por éstos, así como aquellos que sea comercializados por el banco en virtud de alianzas o convenio celebrados con aseguradoras legalmente establecidas en Colombia […].” 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 40598 de 2016, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta “SEGUROS”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BANCOMPARTIR S.A. 6º- Sostuvo que contra la citada Resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 13850 de 2017, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la sombrilla, que hace parte de la parte gráfica de la marca cuestionada “SEGUROS” (mixta), es prácticamente idéntica al DISEÑO DE SOMBRILLA de sus marcas FIGURATIVAS, previamente registradas.

Sostuvo que el elemento preponderante del signo solicitado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso es el gráfico, 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por cuanto su parte nominativa, conformada por la expresión “SEGUROS” no le otorga la distintividad suficiente al consistir en una palabra genérica respecto de los servicios que identifica.

Anotó que al comparar las figuras que componen los signos enfrentados, es posible observar que comparten la figura de una sombrilla abierta de color rojo, con bordes festonados con cuatro puntos y que poseen el mismo agarre en forma de “J” dispuesto hacia el lado izquierdo. Que si bien es cierto que la figura de una sombrilla es de uso común para servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que los demás diseños que se encuentran registrados presentan rasgos y colores completamente diferenciables y distintos a los de las marcas objeto de controversia.

Reiteró que la marca solicitada contiene en su parte nominativa una expresión que resulta inapropiable para distinguir seguros en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, dado su carácter genérico, de uso común y carente de distintividad. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que en un caso similar, la entidad demandada denegó el registro como marca del signo “UMBRELLA SEGUROS”, cuya parte gráfica también estaba conformado por la figura de una sombrilla, al estimar que resultaba similarmente confundible con sus marcas FIGURATIVAS de DISEÑO DE SOMBRILLA, previamente registradas.

Indicó que ha realizado un esfuerzo constante y reiterado para posicionar y proteger sus marcas en el mercado; y que prueba de ello son las oposiciones que ha presentado en Colombia, las cuales, en su mayoría, han obtenido un resultado favorable, reconociendo el carácter distintivo de su figura de sombrilla. Arguyó que entre los servicios que identifican las marcas en conflicto existe conexidad competitiva, dado que se encuentran en la misma Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, son servicios coincidentes.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que existen diferencias evidentes entre las marcas 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co enfrentadas, pues si bien es cierto que ambas evocan el concepto de una sombrilla, también lo es que éste cuenta con elementos específicos que permiten su distinción. Aseguró que lo anterior se debe a que la marca cuestionada: i) consiste en la silueta de una sombrilla y no en ésta propiamente dicha; y ii) los colores reivindicados son azul aguamarina y rojo; mientras que las marcas previamente registradas consisten en la representación completa de una sombrilla, esto es, la silueta complementada por un elemento, lo cual, a su juicio, cambia la percepción del consumidor quien identificará con total facilidad una marca y la otra.

Mencionó que los estilos de los trazados en los diseños de las marcas objeto de controversia son totalmente diferentes, toda vez que la marca solicitada consiste en una idea más caricaturesca y juvenil debido a sus trazos gruesos y redondeados en la punta de la sombrilla, así como el hecho de que ésta se encuentra más recogida hacia el centro causando una mayor altura en el gráfico.

Que, en lo que respecta a las marcas FIGURATIVAS de DISEÑO DE UNA SOMBRILLA, previamente registradas por la actora, la 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sombrilla se encuentra sustancialmente más expandida hacia los lados de trazos más delgados y sofisticados, generando así unas curvas poco pronunciadas en la parte inferior de la sombrilla.

II.-2. La sociedad BANCOMPARTIR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, sostuvo que las similitudes existentes entre las marcas cotejadas son meramente tangenciales, de manera que tomando éstas como un todo, se encuentra que no existe semejanzas 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que conlleven a confusión y dificultada de identificación si coexisten en el mercado.

Alegó que, en la marca cuestionada “SEGUROS”, la sombrilla que acompaña la parte nominativa tiene ciertas particularidades que la distinguen, como lo son: i) el lado izquierdo, del cual se desprende el agarre de la sombrilla, es de color azul y el derecho de color rojo; y ii) cuenta con la expresión “SEGUROS”, la cual si bien es cierto que por sí misma no le otorga mucha distintividad, también lo es que su disposición, tipo de letra especial y color azul sí le aumentan el grado de distinción, lo cual no puede ser desconocido al momento de comparar las marcas.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 18 de febrero de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 40598 de 24 de junio de 2016 y 13850 de 27 de marzo de 2017, mediante las cuales la SIC concedió el registro de la marca “SEGUROS” (mixta), a nombre de la sociedad BANCOMPARTIR S.A., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que la expresión “SEGUROS” es inapropiable en relación con servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que se trata del nombre de uno de los servicios que ampara dicha Clase, de manera que dicha palabra debió excluirse del cotejo marcario.

Sostuvo que que las marcas enfrentadas son sumamente similares, pues comparten las mismas características esenciales, esto es: (i) la sombrilla está abierta; (ii) la sombrilla cuenta con bordes festoneados y 4 puntas; (ii) ambas sombrillas cuentan un agarre en forma de J, pues su asa se ubica a la izquierda; y, (iv) ambas marcas hacen uso del color rojo.

IV.2.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 266, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, sostuvo que las marcas cotejadas no se asemejan, puesto que tienen 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co letras en tamaño y diseños diferentes, lo que permite la coexistencia de las mismas en el mercado.

Adujo que un consumidor va a referirse a la marca cuestionada como “SEGUROS”, de manera que la similitud frente a las marcas figurativas previamente registrada es nula, pues no comparten en su denominación alguna palabra idéntica o similar. Señaló que la marca cuestionada puede por sí sola ofrecer al consumidor mayor idea de los bienes que la empresa ofrece, frente al cual el observador de inmediato advertirá la diferencia entre las empresas objeto de disputa.

IV.3.- En esta etapa procesal tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos8: 8 Proceso 149-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 110010324000 20170028300, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 40598 de 24 de junio de 2016 y 13850 de 27 de marzo de 2017, concedió el registro de la marca mixta “SEGUROS” a la sociedad BANCOMPARTIR S.A., para distinguir “[…] Toda la información que se suministre a los consumidores financieros del banco, acerca del seguro de vida grupo deudores, incendio y terremoto y todo riesgo daño material de bienes dados en garantía por éstos, así como aquellos que sea comercializados por el banco en virtud de alianzas o convenio celebrados con aseguradoras legalmente establecidas en 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Colombia […]”, comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la sombrilla, que hace parte de la parte gráfica de la marca cuestionada “SEGUROS” (mixta), es prácticamente idéntica al DISEÑO DE SOMBRILLA de sus marcas FIGURATIVAS, previamente registradas. Sostuvo que el elemento preponderante del signo solicitado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso es el gráfico, por cuanto su parte nominativa, conformada por la expresión “SEGUROS”, no le otorga la distintividad suficiente al consistir en una palabra genérica respecto de los servicios que identifica.

Por su parte, la SIC mencionó que existen diferencias evidentes entre las marcas enfrentadas pues, si bien es cierto que ambas evocan el concepto de una sombrilla, también lo es que éste cuenta con elementos específicos que permiten su distinción. Aseguró que lo anterior se debe a que la marca cuestionada: i) consiste en la silueta de una sombrilla y no en ésta propiamente dicha; y ii) los colores reivindicados son azul aguamarina y rojo; 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mientras que las marcas previamente registradas consisten en la representación completa de una sombrilla, esto es, la silueta complementada por un elemento, lo cual, a su juicio, cambia la percepción del consumidor quien identificará con total facilidad una marca y la otra.

Puso de presente que la figura de sombrilla o paraguas es comúnmente utilizada en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que resulta inapropiable de manera exclusiva por la actora y, por el contrario, es un elemento de libre disposición para los competidores en el mercado. En igual sentido, se manifestó el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues alegó que en la marca cuestionada “SEGUROS” la sombrilla que acompaña la parte nominativa tiene ciertas particularidades que la distinguen, como lo son: i) el lado izquierdo, del cual se desprende el agarre de la sombrilla, es de color azul y el derecho de color rojo; y ii) cuenta con la expresión “SEGUROS”, la cual si bien es cierto que por sí misma no le otorga mucha distintividad, también lo es que su disposición, tipo de letra especial y color azul sí le aumentan el grado de distinción, lo cual no puede ser desconocido al momento de comparar las marcas. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 149-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20229, 261-IP-202210, 350-IP-202211 y 391-IP-202212, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios13, así: 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA14 MARCAS FIGURATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS15 14 Folio 81 del cuaderno físico principal. 15 Folio 10 del cuaderno físico principal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas, como lo son las previamente registradas, frente a una figurativa, solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la de naturaleza mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor para que observe cada uno de los signos en conjunto, sin escidir las partes que los componen, de manera sucesiva y no simultánea, con el fin de determinar cuál de ellos es el que se capta con mayor facilidad y se recuerda en el mercado.

Siendo ello así, cabe señalar que esta Sección en sentencia de 15 de diciembre de 201616 precisó el concepto de marcas figurativas y mixtas, así: “[…] Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2010-00237-00. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El cotejo de marcas figurativas y mixtas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas […]” (Resaltado fuera del texto).

Adicionalmente, cabe mencionar que el Tribunal en las referidas interpretaciones prejudiciales traídas a colación para el caso bajo examen, al dar alcance a la norma comunitaria en estudio, se refirió a las pautas que se deben tener en cuenta al momento de efectuar la comparación entre marcas mixtas y figurativas, así: “[…] 2.2. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto. 2.3.

Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico. La combinación de esto elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4.

Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el conceto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […]”.

(Resaltado fuera del texto) Se tiene, entonces, que las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo y uno gráfico; para el caso en estudio, la marca cuestionada está conformada, en su elemento denominativo, por la palabra “SEGUROS” y, en su parte gráfica, por el diseño de una sombrilla de puntas circulares y caricaturescas con reivindicación de colores azul aguamarina y rojo.

Por su parte, las marcas FIGURATIVAS de DISEÑO DE UNA SOMBRILLA se componen únicamente por elementos gráficos, consistentes en la imagen de una sombrilla que en su parte inferior tiene puntas delgadas; y se destaca que la marca con registro núm. 511697 se reivindicó el color rojo y en la de certificado núm. 435539 no se reivindicó color alguno. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, previo a determinar cuál es el elemento preponderante en la marca mixta cuestionada, la Sala pone de presente que la SIC, tanto en el escrito contentivo de la demanda como en los actos acusados, alegó que la figura de sombrilla es de uso común para los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

A su turno, la actora también adujo que la expresión “SEGUROS”, que compone la parte nominativa del signo es genérica respecto de los servicios que identifica y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo marcario. Así las cosas, la Sala se pronunciará respecto de los anteriores argumentos expuestos por las partes y, posteriormente, determinará cuál es el elemento preponderante en la marca mixta cuestionada.

Al respecto, cabe señalar que en la sentencia de 11 de junio de 202017, con base en la Interpretación Prejudicial rendida en ese caso, se estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad de ser 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00097-00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar que las expresiones genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “SEGUROS” de la marca cuestionada es genérica respecto de los servicios la Clase 36, que identifica.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201018, definió el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: “[…] signo genérico19, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2005-00378-00. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2003-00456. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub examine, los servicios que pretender distinguir la marca cuestionada son de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, información que se suministre a los consumidores financieros del banco, acerca del seguro de vida del grupo de deudores, entonces la respuesta obvia es que la expresión “SEGUROS”, que hace parte de la marca objeto de controversia, refiere directamente a los servicios que distingue, lo que lleva a la Sala a concluir que se trata de una partícula genérica.

Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la expresión genérica “SEGUROS”, que forma parte de la marca cuestionada, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirla se reduce la marca mixta de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, máxime si se tiene en cuenta que, como pasará a explicarse a continuación, la parte gráfica que la compone, está formada por un elemento de uso común, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando ambos elementos en su conjunto. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, al consultar la página web de la entidad demandada20, figuran las siguientes marcas figurativas y mixtas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 36, que contienen la figura de una sombrilla: MARCA TITULAR FALABELLA S.A. ASG SANAS AGENCIA DE SEGUROS LTDA LILY BERMUDA CAPITAL LIMITED THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY 20 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 16 de mayo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una figura de uso común y débil, respecto de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser la figura de una sombrilla de uso común, no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser una figura usual puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo tanto, la actora, como titular de una marca con elementos de uso común, esto es la figura de una sombrilla, no puede impedir la inclusión de dicho elemento en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general21.

Ahora bien, realizado el análisis respectivo, para la Sala es indudable que en la marca mixta cuestionada “SEGUROS”, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, amén de que los servicios amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. 21 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, teniendo en cuenta que la marca solicitada encuentra su fuerza distintiva en la palabra y en su conjunto pronunciable, no así en el gráfico consistente en una sombrilla que la acompaña. En efecto, el consumidor especializado22 y altamente atento de la Clase 36 de la Clasificación Interncional de Niza, sabe qué servicio está adquiriendo por la denominación del servicio que distingue la marca cuestionada “SEGUROS” y no lo identifica por la sombrilla que lo acompaña o por su tipo de letra especial, porque de la configuración de la marca, observada en su conjunto, prevalece el elemento denominativo y no el gráfico.23 Por lo anteriormente expuesto, la Sala evidencia que no se presenta confusión entre las marcas mixta cuestionada y las marcas figurativas previamente registradas, toda vez que, como se afirmó en las interpretaciones prejudiciales traídas a colación por el Tribunal para el caso sub examine: “[…] si la denominación es la que causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza 22 Criterio señalado en sentencia de 3 de junio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés núm. único de radicación 2010- 00532-00. Reiterado en sentencia de 18 de abril de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2021-00017-00. En efecto, en esa última oportunidad, la Sala precisó lo siguiente: “[…] En efecto, cabe señalar que los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, que ofrece la marca cuestionada están dirigidos especialmente a consumidores que desean adquirir servicios que les permitan un ahorro de dinero, servicios estos que son prestados por un sector especializado en el marco de operaciones financieras y monetarias. […]”. 23 Así lo expresó la sala en sentencia de 27 de septiembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2012-00113-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […]” (Destacado fuera del texto).

En otras palabras, al ser el elemento denominativo el predominante en la marca mixta cuestionada “SEGUROS”, se descarta la confusión frente a las marcas FIGURATIVAS de DISEÑO DE UNA SOMBRILLA previamente registradas, pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica consistente la figura de una sombrilla.

Sobre el particular, esta Sección, al resolver casos similares al aquí analizado, ha establecido que no es dable considerar que se presenta confundibilidad entre una marca mixta y una figurativa, cuando en la primera de ellas predomina el elemento denominativo. En efecto, esta Sala en sentencia de 22 de octubre de 2015, precisó: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” (mixta) solicitada y la marca 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registrada, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Ahora, al ser el elemento denominativo el predominante entre el signo mixto “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO”, se descarta la confusión y, por ende, la irregistrabilidad frente a la marca “FIGURATIVA” (gráfica) de DISEÑO DE CINTA, de la actora, pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica […]” (Destacado de la Sala). 24 Ahora, la Sala también al analizar integralmente y desde una visión de conjunto observa que el elemento gráfico aunado al elemento denominativo25, que conforman al conjunto marcario cuestionado, le confieren el suficiente grado de distintividad frente a las marcas FIGURATIVAS de DISEÑO DE UNA SOMBRILLA, lo que le permite al consumidor identificar y distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y asociarlos con un origen empresarial particular, como se pasa a explicar a continuación. Las marcas previamente registradas, están conformadas en su aspecto gráfico por una sombrilla de cuatro puntas finas, en las que se observa 24 Radicación núm. 11001-03-24-000-2008-00051-00, M.P. María Elizabeth García González.

Reiterada en sentencia de 27 de septiembre de 2018, radicación núm. 11001-03-24-000-2012-00113-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez 25 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 28 de octubre de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2010-00083-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el relleno de la parte superior de la sombrilla es de un solo tono y ésta da la impresión de que es un poco ancha.

Por su parte, la marca cuestionada “SEGUROS”, en su componente gráfico, cuenta con una grafía especial respecto de la expresión “SEGUROS ”, escrita en la parte central de la etiqueta; al costado izquierdo, se advierte una sombrilla diseñada con bordes redondos, de una apariencia caricaturesca y un con puntas rebordeadas y circulares, sin que se observe que cuenta con un relleno en la parte superior de ésta, asimismo, se advierten los colores azul aguamarina y rojo en los bordes izquierdo y derecho, respectivamente, de la figura de la sombrilla, los cuales, se precisa, fueron reivindicados por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, conforme consta en el Petitorio de solicitud de registro26.

Así las cosas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se transgredieron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca mixta “SEGUROS”, para amparar los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se 26 Índice 60 del expediente digital. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2017-00283-00 Actora: THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.