CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S.1 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Asmehd Mahmoud Osman Tema: Reiteración jurisprudencial / aplicabilidad del inciso 4° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra la Resolución 56788 de 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se resolvió: i) revocar los artículos primero y tercero de la Resolución 39239 de 27 de junio de 2012; ii) declarar infundada la oposición presentada por Productora de Jugos S.A.S.; y iii) conceder el registro correspondiente a la marca mixta “TUTTI FRUTTI” para amparar productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Asmehd Mahmoud Osman.

I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda y su reforma2 1. La sociedad Nutrium S.A.S.3, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo: 2.1.1 Resolución N° 56788 del 27 de septiembre de 2013, en cuanto a lo decidido en sus artículos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO en los cuales el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto por el señor ASMEHD MAHMOUD OSMAN, contra la Resolución No. 39239 de 27 de junio de 2012, resolviendo: ARTICULO (sic)

PRIMERO: Revocar los artículos PRIMERO Y TERCERO de la Resolución No. 39239 de 27de junio de 2012. 1 Antes Productora de Jugos S.A.S. Folios 177 a 180 C pp número 2. 2 Folios 14 a 50 y 94 a 103 C pp. 3 Antes Productora de Jugos S.A.S. Folios 177 a 180 C pp número 2. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ARTICULO (sic) SEGUNDO declarar infundada la oposición presentada por PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S.

ARTICULO TERCERO: conceder el registro de la marca TUTTI FRUTTI (MIXTA) al señor ASMEHD MAHMOUD OSMAN, para identificar productos de la clase veinticinco (25) internacional. 2.2 Que se declare ajustado a la ley lo decidido en la Resolución N° 56788 de 2013 únicamente en cuanto a que resovió (sic) en su ARTICULO CUARTO confirmar en sus demás partes la decisión adoptada en la Resolución N° 39239 de 2012, que en su ARTICULO SEGUNDO había resuelto Declarar la notoriedad de la marca TUTTI FRUTTI para el periodo enero de 2008 a Diciembre de 2011 a favor de PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. 2.3.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro número 479.752 asignado a la marca TUTTI FRUTTI (MIXTA), para identificar productos de la clase veinticinco (25) internacional, en el Registro de la Propiedad Industrial a su cargo y mantener la decisión que declaró la notoriedad de la marca TUTTI FRUTTI para el periodo enero de 2008 a Diciembre de 2011 a favor de PRODUCTORA DE JUGOS SAS. 2.4 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4 (mayúsculas y negrillas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que el señor Asmehd Mahmoud Osman solicitó el registro la marca mixta “TUTTI FRUTI”6, para identificar productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Productora de Jugos S.A.S. presentó oposición por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con su marca “TUTTI FRUTTI” previamente registrada. 5. Anotó que, mediante la Resolución 39239 de 27 de junio de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC: i) declaró fundada parcialmente la oposición; ii) declaró la notoriedad de la marca “TUTTI FRUTTI” para el periodo de enero 2008 a diciembre de 2011, de titularidad de Productora de Jugos S.A.S.; y iii) negó el registro como marca del signo mixto “TUTTI FRUTTI” para identificar los mencionados productos, solicitada por Asmehd Mahmoud Osman; y frente a lo cual este último presentó recurso de apelación. 4 Folio 16 y 17 C pp. 5 Folios 18 a 23 C pp. 6 Certificados 365.318, 390.354. 418.510, 351.242, 418.509 y 337.116. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 6.

Mencionó que, mediante la Resolución 56788 de 27 de septiembre de 2013, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de: i) revocar los artículos primero y tercero de la Resolución 39239 de 27 de junio de 2012; ii) declarar infundada la oposición presentada por Productora de Jugos S.A.S.; y iii) conceder el registro correspondiente a la marca mixta “TUTTI FRUTTI” para amparar productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Asmehd Mahmoud Osman.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargos de nulidad los relacionados con: i) el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224, 225 y 226, en consonancia el 228, 229 y 230; y ii) la falsa motivación. I.1.2.2.

El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la marca mixta notoriamente conocida “TUTTI FRUTTI”, de la cual es titular, impide el registro de signos que la imiten, cualesquiera que sean los productos o servicios reivindicados. Ello, en tanto que causa riesgo de confusión o asociación en el mercado, a un aprovechamiento injusto del prestigio, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 9.

Adujo que la marca concedida mediante el acto acusado reproduce su marca notoria previamente registrada, sin que los elementos gráficos adicionales, la hagan distintiva. 10. Argumentó que el acto acusado está falsamente motivado comoquiera que, si bien mantuvo la decisión de declarar la notoriedad de la marca “TUTTI FRUTTI”, omitió “preservar el derecho de que gozan las marcas notorias por su status especial, aduciendo simplemente que se encontraban diferencias gráficas en los signos, lo cual constituye una falsa motivación”. 11.

Manifestó que la SIC realizó un cotejo superficial, tratando a la marca notoria como una marca común, a pesar de que, en dichos casos, debe ser más estricto. 7 Folios 21 a 46 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con un análisis imparcial de irregistrabilidad. 13.

Mencionó que, aun cuando las marcas contienen la expresión “TUTTI FRUTTI”, estas tienen “consignas” adicionales que las diferencian a saber: la marca concedida posee “FANTASY WORLD”, en idioma extranjero, y la marca previamente registrada contiene “con fruta natural”. 14. Por otra parte, aseguró que no hay conexidad competitiva entre los productos amparados en tanto que no se encuentran en la misma clase del nomenclátor y tiene canales de publicidad y distribución diferentes. 15.

Finalmente, afirmó que no es posible que una marca que reivindica productos como jugos, se aproveche de la notoriedad de una marca que ampara zapatos. II.2. Contestación de Asmehd Mahmoud Osman9 16. El señor Asmehd Mahmoud Osman contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de esta al considerar que la marca demandada cumple con los requisitos previstos en la Decisión 486 de 2000. 17.

Explicó que la marca concedida es distintiva y que nadie podría confundir productos de vestuario con refrescos de fruta, pues es casi imposible que compartan una misma ubicación dentro de un establecimiento. III. TRÁMITE DEL PROCESO 18. La sociedad Nutrium S.A.S.10 presentó demanda de nulidad relativa el 3 de marzo de 201411 en contra de la Resolución 56788 de 27 de septiembre de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 19.

Mediante autos de 10 de diciembre de 201512 y 19 de septiembre de 201613 se admitió la demanda y su reforma, y se dispuso notificar al Superintendente de Industria 8 Folios 111 a 116 C pp. 9 Folios 121 a 140 C pp. 10 Antes Productora de Jugos S.A.S. Folios 177 a 180 C pp número 2. 11 Folio 1 C pp. 12 Folios 63 a 65 C pp. 13 Folios 148 y 149 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio y Comercio y al señor Asmehd Mahmoud Osman.

El 28 de enero de 201614 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 20. Por autos de 16 de mayo de 2018 y 29 de junio de 201815 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 16 de noviembre de 201816. 21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se decretaron unas pruebas documentales, las cuales se allegaron al expediente, y unos testimonios, los cuales se practicaron en la audiencia de pruebas de 6 de noviembre de 201917. 22.

Mediante auto de 11 de marzo de 201918 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224, 225, 226, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 231-IP-2019 de 16 de septiembre de 201919, en la que interpretó el artículo 136 literales a) y h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 y de oficio el artículo 151 ibidem. No interpretó los artículos 134, 135 literales a) у b) y 225, 226 y 229 de la misma decisión toda vez que no son temas controvertidos el concepto ni la distintividad intrínseca de la marca, ni el uso o no en el mercado de la marca notoria.

Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS […] 2. Únicamente se interpretaran los Literales a) y h) del Artículo 136 y Artículos 224, 228, y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes. 3. No procede realizar la interpretación de los Artículos 134, Literales a) у b) del Articulo 135, y Artículos 225, 226, y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no son materias controvertidas en el proceso interno el concepto de marca, los requisitos de registrabilidad ni la distintividad intrínseca de una marca; así como tampoco, el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido, ni la negativa de la calidad de un signo notoriamente conocido. 14 Folio 65 C pp. 15 Folios 182 y 189 C pp. 16 Folios 207 a 216 C pp. 17 Folios 424 a 443 C pp. 18 Folios 232 a 236 y vto.

C pp. 19 Folios 400 a 421 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Articulo 151 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] […] 2.

Comparación entre signos denominativos […] 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TUTTI FRUTTI (denominativo) y la marca TUTTI FRUTTI (mixta). 4.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 4.2 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. […] 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5.

Marcas evocativas […] 5.3 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. […] 6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba […] 6.4 De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. […] 7.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […]” (mayúscula y negrilla del original). 24. Por auto de 5 de marzo de 202020 se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 25. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Nutrium S.A.S.21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio. 26. Mediante auto de 26 de mayo de 202523 se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 479.752 correspondiente a la marca mixta “TUTTI FRUTTI”, concedido mediante el acto acusado, asimismo, incorporarlo al expediente y correr traslado de este a las partes. 20 Folio 448 C pp. 21 Antes Productora de Jugos S.A.S. índice 92 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Folios 455 a 456 C pp. 23 Índice 101 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 27.

En cumplimiento de lo anterior, mediante reporte de 11 de junio de 202524, la SIC informó que la marca mixta “TUTTI FRUTTI”, con registro marcario 479.752, se encontraba caducada. El 12 de junio de 202525 se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, las partes guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 28.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14926 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 56788 de 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se resolvió: i) revocar los artículos primero y tercero de la Resolución 39239 de 27 de junio de 2012; ii) declarar infundada la oposición presentada por Productora de Jugos S.A.S.; y iii) conceder el registro correspondiente a la marca mixta “TUTTI FRUTTI” para amparar productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Asmehd Mahmoud Osman. 30.

La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “TUTTI FRUTTI” concedida para identificar productos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas notorias “TUTTI FRUTTI” de titularidad de la parte demandante, existe riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, dada la semejanza o identidad, así como la conexidad competitiva entre los productos; así como si el acto acusado está falsamente motivado. 31.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación del acto demandado 32. La demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 56788 de 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se resolvió: i) revocar los artículos primero 24 Índice 79 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 25 Índice 109 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio y tercero de la Resolución 39239 de 27 de junio de 2012; ii) declarar infundada la oposición presentada por Productora de Jugos S.A.S.; y iii) conceder el registro 479.752 correspondiente a la marca mixta “TUTTI FRUTTI” para amparar productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Asmehd Mahmoud Osman.

IV.4. Análisis del caso concreto 33. Previo a analizar el fondo del asunto, la Sala pone de presente que, en cumplimiento de lo ordenado en el auto de 26 de mayo de 202527, la Secretaría de la Sección Primera descargó del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual de la marca mixta “TUTTI FRUTTI”28, en el que se constata que la misma estuvo vigente hasta el 27 de septiembre de 2023, por cuanto caducó, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 34.

Al respecto, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se dio traslado de dicho reporte el 12 de junio de 202529, frente a lo cual, las partes guardaron silencio. 35. De conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, “[…] el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. 27 Índice 101 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 28 Certificado 479.752. 29 Índice 109 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 36.

Cabe resaltar que la consecuencia establecida en la mencionada disposición es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: “[…] El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. […] La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática […]” (negrilla fuera de texto). 37.

Asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad de la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (negrilla fuera de texto). 38.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 39.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “[…] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]” (negrilla fuera de texto). 40.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición para que proceda una decisión de fondo. 41. Lo anterior tiene sustento en que, al desaparecer la causal que, en criterio del demandante, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 42.

Nótese, entonces que, para la aplicación del mencionado inciso 4° basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, al desaparecer los efectos jurídicos del registro marcario demandado, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 43. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 44.

En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad de la Resolución 56788 de 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se resolvió: i) revocar los artículos primero y tercero de la Resolución 39239 de 27 de junio de 2012; ii) declarar infundada la oposición presentada por Productora de Jugos S.A.S.; y iii) conceder el registro 479.752 correspondiente a la marca mixta “TUTTI FRUTTI” para amparar productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Asmehd Mahmoud Osman.

Ello, comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 45. En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada.

Así lo ha señalado la Sala, 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201930, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(negrilla fuera de texto). 46. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del demandante, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya31. 47.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 48.

En tal sentido, esta Sala de Decisión32, consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 31 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el auto de 28 de septiembre de 2017.

Rad.: 2011-00258-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”.

Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta […]” (negrilla fuera de texto). 49. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202033, la Sala argumentó lo siguiente: “[…] Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]” (negrilla fuera de texto). 50.

En este orden de ideas, cuando el registro marcario es cancelado por falta de uso dentro del término legal, o caducado por falta de renovación, se habilita la aplicación del inciso 4° del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcario promovido ante la jurisdicción. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de junio de 2020. Rad.: 2012-00295-00.

MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00195-00 Demandante: Nutrium S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.