Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Demandante: 3M Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: José Álvaro Pongutá Garzón Tema: Riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad.

Confundibilidad entre un signo y nombre y enseña comercial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por 3M Company contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 48028 de 10 de septiembre de 2010, 67306 de 2 de diciembre de 2010, y 55436 de 6 de octubre de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. 3M Company1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en 1 Mediante apoderado. Cfr. Folios 2-3. 2 Cfr. Folios 26-39. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 48028 de 10 de septiembre de 2010, “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; 67306 de 2 de diciembre de 2010, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de signos distintivos; y 55436 de 6 de octubre de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo FUTURO para identificar productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución N° 55.436 del 6 de octubre de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad 3M COMPANY en contra de la Resolución Nº 48.028 del 10 de septiembre de 2010, confirmándola y, por tanto, negando el registro de la marca FUTURO (Nominativa), en clase 28. 2.2.

Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución N° 67.306 de 2 de diciembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio, que resolvió el recurso de reposición presentado por la sociedad 3M COMPANY en contra de la Resolución N° 48.028 del 10 de septiembre de 2010 confirmándola y, por tanto, negando el registro de la marca FUTURO (Nominativa), en clase 28. 2.3.

Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución Nº 48.028 del 10 de septiembre de 2010, que negó el registro de la marca FUTURO (Nominativa), en clase 28. 2.4. Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca FUTURO, solicitada por mi poderdante, cuya solicitud se tramitó en el expediente N° 10-026537. 2.5.

Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial 2.6. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. […]”. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…]Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 4 Cfr. Folio 27-28 3 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. Solicitó, el 5 de marzo de 2010, ante la parte demandada, el registro como marca del signo nominativo FUTURO para identificar productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza6. 4.2. La referida solicitud se publicó, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 615, la cual fue objeto de oposición por parte de José Álvaro Pongutá Garzón, argumentando que el signo solicitado como marca era similarmente confundible con el nombre y la enseña comercial depositados ORTOPÉDICOS FUTURO. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm.48028 de 10 de septiembre de 2010, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negó el registro como marca del signo nominativo FUTURO solicitado por la parte demandante, para distinguir productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 48028 de 10 de septiembre de 2010. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 67306 de 30 de noviembre de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48028 de 10 de septiembre de 2010 y concedió el recurso de apelación. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm.55436 de 6 de octubre de 2011, resolvió el recurso de apelación, en el sentido confirmar la Resolución núm. 48028 de 10 de septiembre de 2010. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina7, en adelante la Decisión 486 de 2000. 5 Cfr. Folios 109-114. 6 “Régimen común de propiedad industrial” 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 4 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concepto de violación 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Manifestó, que, si bien la expresión FUTURO replica la parte que crea la identidad dentro del nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, no existe conexidad competitiva entre los productos que se pretende identificar con el signo solicitado y aquellos cubiertos con el nombre y la enseña comercial8. 6.2.

Indicó que el argumento expuesto en los actos administrativos acusados, según el cual un deportista que utilice productos de la Clase 28 podría, en caso de lesión, usar productos ortopédicos, no es válido, comoquiera que bajo esa lógica todas las clases tendrían conexidad competitiva, en tanto, un deportista puede hacer uso conjunto de diversos productos9. 6.3.

Señaló que la parte demandada, desconoció los parámetros del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al concluir la existencia de conexidad competitiva, aun cuando, manifestó que los productos no compartían los mismos canales de comercialización ni los mismos medios publicitarios10. 6.4. Manifestó que los productos que se pretendía identificar con el signo solicitado, aparatos, soportes y protectores deportivos, no compartían canales de comercialización, ni eran promocionados en los mismos medios de publicidad, ni tenían ninguna vinculación, o un uso conjunto o complementario, respecto de los protegidos por el nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, productos farmacéuticos. 6.5.

Puso de presente que contaba con tres registros anteriores en que se usaba la expresión FUTURO, y que lo que deseaba era ampliar su línea de negocios lo que disminuía aún más la existencia de cualquier riesgo de confusión. 8 Cfr. Folio 32. 9 Ibidem. 10 Cfr. Folio 33. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contestación de la demanda Parte demandada 7.

La parte demandada11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: “[…] CADUCIDAD. […]” 7.1. Manifestó, que el acto administrativo que resolvió el recurso de apelación fue notificado el 31 de octubre de 2011, obteniendo firmeza el 1.° de noviembre de 2011 y que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó el 6 de marzo de 2012, esto es, con posterioridad al vencimiento de los 4 meses, previstos por la norma para la ocurrencia de la caducidad de ese tipo de acción13.

“[…] INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS (sic) 136 LITERAL B) DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA […]” 7.2. Indicó que el signo solicitado como marca carecía de elementos que lo diferenciaran del nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso14 y que, en la práctica, al ver los productos comercializados por una y otra empresa se encuentra que son productos iguales15.

“[…] EXISTENCIA DE CONEXIDAD COMPETITIVA […]” 7.3. Refirió, que la conexidad competitiva entre los productos surge de la relación entre productos vinculados por su género y finalidad, y que en el presente asunto se había evidenciado que algunos productos como el “soporte estabilizante de rodilla” de la parte demandante y el “brase de rodilla patelar neoprene”, del tercero con interés directo en las resultas del proceso16, son productos similares que podrían inducir al consumidor en error, máxime, cuando alguna de las similitudes entre los productos permitirían que el consumidor asumiera cuando menos la existencia de una vinculación entre las empresas. 11 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 60. 12 Cfr. Fólios 53-59. 13 Cfr. Folio 54. 14 Cfr. Folio 144. 15 Cfr. Folio 58 16 ibidem 6 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma17, guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de diciembre de 201718, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 221-IP-2018 de 3 de octubre de 201819, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1.

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 136, de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, el cual procede por ser pertinente. 2. De oficio se interpretarán: - El artículo 200 de la Decisión 486, respecto la protección de la enseña comercial, por ser pertinente. - Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486, referidos al nombre comercial, por ser pertinentes. […]”20. 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación y auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 12 de abril de 201921, por un lado, reanudó el proceso, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 5 de marzo de 202122, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que 17 Cfr. Folio 49. 18 Cfr. Folios 85. 19 Cfr. Folios 93-112. 20 Cfr. Folio 184. 21Cfr. Folios 115. 22 Cfr. Índice 42 SAMAI. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 14.

Durante el término legal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda23. 15. La parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 221-IP-2018 de 3 de octubre de 2018; vii) el marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre comercial o enseña como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo24, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201926, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. 23 Visible en índice SAMAI 57. 24 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 25 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 26 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 48028 de 10 de septiembre de 2010, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos, declaró fundada una oposición y negó el registro como marca del signo nominativo FUTURO para identificar productos de la Clase 28. 19.2. La Resolución núm. 67306 de 30 de noviembre de 2010, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48028 de 10 de septiembre de 2010. 19.3.

La Resolución núm. 55436 de 6 de octubre de 2011 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48028 de 10 de septiembre de 2010. Sobre la excepción de caducidad 20. Visto el numeral 2.° del artículo 136 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, sobre la caducidad de las acciones, en especial, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 21.

De conformidad con la norma citada supra, la Sala considera que la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debe ser presentada dentro del término de cuatro (4) meses contados desde el día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo acusado, según sea el caso, so pena, de operar la caducidad de la acción. 22.

Atendiendo a que: i) la Resolución 55436 de 6 de octubre de 2011, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, se notificó el 31 de octubre de 2011, como consta en la certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio visible a folio 21 del expediente; ii) el término de 4 meses vencía el 1.° de marzo de 2012; y iii) la demanda se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 28 de febrero de 2012: Esta Sala considera que, en el presente asunto, no se encuentra probada la excepción de caducidad, propuesta por la parte demandada. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El problema jurídico 23.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, y en la contestación de la misma presentada por la parte demandada y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 23.1. Si las resoluciones núms. 48028 de 10 de septiembre de 2010, “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; 67306 de 2 de diciembre de 2010, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de signos distintivos; y 55436 de 6 de octubre de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo FUTURO, para identificar “Aparatos y soportes deportivos; cintas y cubiertas deportivas; trusas deportivas y copas protectoras deportivas; protectores bucales para uso deportivo, protectores nasales para uso deportivo; y espuma deportiva pregrabada para uso debajo de vendas”, productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran o no el artículo el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 23.2.

En este sentido, se analizará si los productos protegidos por el signo nominativo solicitado como marca tienen conexidad competitiva con aquellos identificados con el nombre y la enseña comercial ORTOPÉDICOS FUTURO, de las que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 23.3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 221-IP-2018 de 3 de octubre de 2018, en la cual interpretó el literal b) del artículo 136 y, de oficio, los artículos 191, 192, 193 y 200 de la Decisión 486 de 2000. 24.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 10 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cartagena27, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200028 de la Comisión de la Comunidad Andina29.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 27 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 28 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 29 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 30 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 31 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 221-IP-2018 de 3 de octubre de 2018 33.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso32: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 136, de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, el cual procede por ser pertinente. 32 Cfr. Folios 93-112 12 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.

De oficio se interpretarán: - El artículo 200 de la Decisión 486, respecto la protección de la enseña comercial, por ser pertinente. - Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486, referidos al nombre comercial, por ser pertinentes. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado FUTURO (denominativo), y el nombre y enseña comercial ORTOPÉDICOS FUTURO (denominativos) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tornando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 13 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá 14 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado FUTURO (denominativo), y el nombre y enseña comercial ORTOPÉDICOS FUTURO (denominativos), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto." […] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:" a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.

El nombre comercial. Características y su protección 3.3. En el presente caso se alegó la confusión entre el signo solicitado FUTURO (denominativo) y el nombre comercial ORTOPÉDICOS FUTURO (denominativo), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Protección del nombre comercial 3.6.

Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. […] 3.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.

La enseña Comercial y su ámbito de protección 4.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que José Álvaro Pongutá Garzón alegó ser titular de la enseña comercial ORTOPÉDICOS FUTURO (denominativa). […] 4.3. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.

Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores. […] 5.

Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia 5.1. En razón a que en el presente caso se confrontan el signo solicitado FUTURO (denominativo) y el nombre comercial ORTOPÉDICOS FUTURO (denominativo) se desarrollará el presente acápite. 5.2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 5.3. excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas. […] 16 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.9.

Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal. […] 5.10.

En párrafos anteriores, se explica lo referido al ámbito de protección territorial del nombre comercial no registrado y además se establecen los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada. A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones: a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un país miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial -pese a que su uso fue antes del registro de la marca- no puede anular el mencionado registro marcario. b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial.

Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado. c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos.

En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto. 6. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 6.1. Se alegó que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, lo cual -sumado al presunto riesgo de confusión entre ellos- dificultaría o impediría que el consumidor distinga los mismos; en ese sentido, corresponde analizar este tema. 6.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: 17 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (0 servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 6.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g, ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse juntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. […] ” (Destacado del original). Marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial 34.

Visto el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, define el nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Titularidad prioritaria, surgimiento, existencia, prueba y vigencia del derecho sobre el nombre comercial 35. Visto el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; en consecuencia, quien afirme ser titular del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial estará sometido a la carga de probar dos circunstancias, por una parte, el hecho del primer uso, que fija la prioridad que permitirá identificar el surgimiento de su derecho, por otra parte, el hecho de un uso continuo, regular, efectivo del nombre comercial para la fecha en que reclama su protección, es decir, prueba de que su derecho continúa vigente por haber cesado el uso. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36.

Quien afirme ser titular del derecho sobre un nombre comercial deberá en consecuencia, acudir al catálogo de medios de prueba establecido en la ley procesal aplicable, de tal manera que ofrezca elementos convincentes que permitan a la Sala verificar la prioridad, existencia y vigencia del derecho sobre el nombre comercial cuya protección reclama.

Facultades del titular del derecho sobre el nombre comercial 37. Visto el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con las actividades que identifica.

Depósito del nombre comercial 38. Visto el artículo 193 de la Decisión 486 de 2000, conforme a la legislación interna de cada Estado Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo, es decir que el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo sobre los mismos. 39.

En suma, los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de 2000 regulan: i) el primer uso del nombre comercial como hecho constitutivo del derecho; ii) el carácter declarativo del depósito o registro ante la oficina nacional competente; y iii) la extinción del derecho por el cese del uso del nombre comercial. 40. Por último, visto el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000 que indica que “[…] La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad 40. Visto el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, 20 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co frente a lo cual el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 41.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 42. El signo solicitado como marca es como se muestran a continuación: SIGNO NOMINATIVO FUTURO33 Clase 28: “Aparatos y soportes deportivos; cintas y cubiertas deportivas; trusas deportivas y copas protectoras deportivas; protectores bucales para uso deportivo, protectores nasales para uso deportivo; y espuma deportiva pregrabada para uso debajo de vendas” 43.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad. Del cargo de violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 44. Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en el marco normativo expuesto supra relativo al literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando el signo solicitado para ser registrado como marca sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, pero, siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 33 Cfr. Folio 3 del cuaderno de antecedentes administrativos. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45.

La Sala considera que de acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la protección del nombre comercial opera frente a la solicitud de registro como marcas de signos que sean idénticos o se le asemejen y por la posibilidad de inducir al público consumidor a error; por ello, en el caso sub examine, deberá compararse el signo solicitado con el nombre y enseña comercial del cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Signo Solicitado Nombre y Enseña Comercial FUTURO ORTOPÉDICOS FUTURO 46. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre la marca registrada y el nombre y enseña comercial entre sí, considerando, además, la situación de los usuarios. 47.

Comoquiera que para que aplique la causal de irregistrabilidad bajo estudio, debería haberse acreditado la existencia y uso del nombre y enseña comercial, correspondería a la Sala, previo a desarrollar el cargo propuesto, determinar si, para el momento en que se expidieron los actos administrativos acusados, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, era el titular del nombre y la enseña comercial ORTOPÉDICOS FUTURO, no obstante, tales aspectos no están sujetos a discusión dentro del presente proceso, en tanto no fueron argumentados por la parte demandante, razón por la cual la Sala se exime de dicho estudio34.. 48.

La Sala procederá a determinar si el signo nominativo FUTURO solicitado como marca, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Primer Supuesto: Identidad o semejanza entre el signo, el nombre y la enseña comercial 49. En relación con la semejanza entre el signo solicitado como marca, el nombre comercial y la enseña comercial en conflicto, es preciso señalar que no hay controversia sobre este punto, comoquiera que la parte demandante en su escrito de demanda, indicó que: “[…] En efecto, si bien la marca solicitada FUTURO es 34 “[…]"87.

Así las cosas, comoquiera que la resolución que resolvió el recurso de apelación declaró el carácter de notoria de la marca PIELROJA, y esta declaración que no ha sido sujeta a discusión dentro del proceso sub examine, la Sala se abstendrá de estudiar dicha declaración. " […]” Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera;

Sentencia de 27 de abril de 2023; C.P Hernando Sánchez Sánchez Número Único de Radicación 110001032400020110036100. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idéntica a la palabra FUTURO que forma la parte distintiva del nombre comercial ORTOPÉDICOS FUTURO, no existe conexidad competitiva entre los productos que identifican los signos en conflicto […]”, así, es claro que la parte demandante comparte lo señalado en los actos administrativos acusados, respecto de la similitud entre el signo y el nombre y la enseña comercial sujetos a controversia, en tal sentido la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y el nombre y la enseña comercial comparados. 50.

Para considerar que la semejanza y/o la identidad, entre el signo solicitado y el nombre y la enseña comercial del tercero, pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario también abordar el supuesto de que existan circunstancias en las cuales el uso del signo solicitado pudiera originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial protegido.

Segundo Supuesto: Circunstancias en las cuales el uso del signo solicitado pudiera originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre y enseña comercial protegidos. 51. Habiéndonos pronunciado frente a la similitud entre el signo solicitado como marca y el nombre comercial y la enseña comercial de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, corresponde analizar si de registrarse como marca el signo solicitado su uso podría generar riesgo de confusión o asociación, esto es, si hay identidad o similitud entre los productos o los servicios amparados por el signo solicitado y la actividad empresarial identificada por el nombre comercial protegido o la actividad desarrollada en los locales comerciales identificados con la enseña comercial de las que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 52.

La identidad de productos o servicios y de la actividad empresarial permite confirmar que existiría el riesgo de confusión de haber cumplido el primer supuesto de la causal bajo análisis. Si el signo solicitado identifica productos o servicios ajenos a la actividad empresarial amparada por el nombre y enseña comercial protegidos, deberá examinarse el grado de vinculación o relación competitiva entre los mismos, teniendo en cuenta que la pertenencia a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no determina su semejanza y, la ubicación en clases distintas tampoco prueba ausencia de conexidad. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 53.

La Sala, encuentra que, si bien la parte demandante señaló que el nombre y enseña comercial buscaban identificar productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cierto es que, como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los nombres y enseñas comerciales no identifican productos o servicios sino las diferentes actividades económicas desarrolladas por un comerciante.

En este sentido con miras a realizar el análisis de conexidad competitiva, procede en primer lugar determinar cuál es la actividad económica que se pretende identificar con el nombre y enseña comerciales de los que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 54. Dicho lo anterior, se considera que: 54.1. Los actos acusados, señalan que la actividad protegida por el nombre y enseña comercial es “LA COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS Y PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN GENERAL”35. 54.2.

En el registro mercantil del tercero con interés directo en las resultas del proceso36, se señala que la actividad comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso es “COMERCIO AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS DE MEDICINA”. 54.3. El tercero cuenta con certificación ISO 9001:200837, para la actividad de “COMERCIO AL POR MAYOR Y DETAL DE MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS VENAS VARICES, ORTOPÉDICOS ELÁSTICOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA TERAPIAS FÍSICA Y RESPIRATORIA, REHABILITACIÓN EN CASA, AMBULATORIA Y EL CUIDADO DE LA SALUD”. 54.4.

Los productos comercializados dentro de la actividad comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso38, incluyen multiplicidad de productos relacionados con la salud que van desde therabands para ejercicio, balones para terapia, ejercitadores, balancines, masajeadores especializados, paquetes fríos y calientes, ultrasonidos y estimuladores eléctricos, succionadores, concentradores y balas de oxígeno, nebulizadores, tanques de parafina, tensiómetros, plantillas y taloneras soportes elásticos de neopreno para codos tobillos muñecas y rodillas39. 35 Cfr. Folio 9 36 Cfr. Folio 57 del cuaderno de antecedentes administrativos 37 Cfr. Folios 61 del expediente de antecedentes administrativos 38 Cfr. Folios 198-224 del cuaderno de antecedentes 39 Cfr. Folio 207 del cuaderno de antecedentes 24 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55.

En este orden, la Sala considera que la actividad empresarial amparada por el nombre y enseña comercial protegidos hacen referencia a la comercialización de productos y servicios de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida que el giro ordinario de los negocios recae frente a productos relacionados con la salud y, en especial, con la rehabilitación física y la ortopedia. 56.

De conformidad con lo anterior, procederá está Sala a realizar el análisis de conexidad competitiva, entre los productos comercializados dentro de la actividad desarrollada bajo el nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso y los productos que se pretendía identificar con el signo solicitado son “[…] Aparatos y soportes deportivos; cintas y cubiertas deportivas; trusas deportivas y copas protectoras deportivas; protectores bucales para uso deportivo; protectores nasales para uso deportivo; espuma deportiva pregrabada para uso debajo de vendas identificados[…]” 57.

El Tribunal Andino consideró que habría conexidad competitiva siempre que entre los productos comparados hubiera: i) intercambiabilidad, entendida como productos con la misma finalidad y características tales como rango de precios, canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización; ii) complementariedad, entendida como la conexión que se da “cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.”; o iii) razonabilidad, que hace referencia a aquellos casos en que “considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.”. 58.

En el caso concreto, la Sala respecto de la sustituibilidad, considera que no se cumple con este criterio, comoquiera que las características y finalidades de los productos son diferentes. Al respecto, encontramos que los implementos médicos y ortopédicos, tienen como finalidad mejorar el rendimiento, disminuir los riesgos de lesión, o ayudar en la recuperación de las personas, mientras que los productos que se pretende identificar con el signo cuyo registro se solicita tienen una finalidad más limitada, comoquiera, que se refieren de forma exclusiva a implementos de vestir para hacer deporte sin que esto tenga alguna finalidad terapéutica. 59.

En relación con la complementariedad, la Sala considera que sí se cumple con dicho criterio, comoquiera que el uso de algunos de los productos comercializados por el titular del nombre y la enseña comercial del tercero con interés, se usan como un complemento para la realización de la actividad física, porque, sirven como herramientas para mejorar el rendimiento de los atleta y entusiastas del ejercicio, 25 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co permitiéndoles realizar sus actividades, evitando lesiones o a pesar de ellas, de igual forma su uso es común en momentos posteriores al entrenamiento para asegurar la recuperación ósea y muscular, con lo cual, su uso suele ser complementario con el de los demás implementos que se utilizan para hacer deporte, como lo son aquellos que pretende identificarse con el signo solicitado como marca. 60.

Por último, respecto del criterio de razonabilidad, se considera que algunos de los productos comercializados por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como lo son las bandas para ejercicio, los balones para terapia los balancines, son utilizados directamente para hacer ejercicio; los soportes elásticos para rodillas codos y muñequeras han trascendido de la medicina y se utilizan de forma irrestricta por las personas que hacen ejercicio para mejorar su rendimiento evitar lesiones o ejercitarse aun en un estado de lesión; igualmente los masajeadores se utilizan no solo con fines médicos sino de recuperación por parte de algunos deportistas y aficionados al deporte como una forma de reducir dolores musculares con posterioridad al ejercicio, sería razonable pensar que un consumidor promedio podría asumir que los productos tienen el mismo origen empresarial, riesgo de confusión indirecta, o que existe una vinculación entre las empresas que comercializan unos y otros productos, riesgo de asociación. 61.

Comoquiera, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró, que cualquiera de los criterios desarrollados supra, por si solos, es suficiente para que se considere que existe conexidad competitiva40, y habiéndose determinado la existencia de una relación de complementariedad y, razonabilidad entre los productos del signo solicitado y el nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esta Sala considera que se cumple el segundo supuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 62.

En este sentido, la Sala considera que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En suma, se cumplen los supuestos de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto el signo nominativo solicitado como marca FUTURO para proteger productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, es similarmente confundible con el nombre y la enseña comercial ORTOPÉDICOS FUTURO, que ampara actividades empresariales relacionadas 40 “[…] 6.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […]” 221-IP-2018 de 3 de octubre de 2018 26 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la comercialización de productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 63.

Respecto de las marcas mixtas y nominativas FUTURO con que cuenta la parte demandante, la Sala advierte, que la oficina nacional es autónoma para efectos de decidir la registrabilidad de un signo y que el análisis realizado previamente por la misma oficina o por oficinas extranjeras no la vincula para decidir en el mismo sentido, en tanto, la distintividad del signo atiende exclusivamente a su análisis individual. 64.

Por último, respecto del argumento de la parte demandante, relacionado con que cuentan con otros registros con la expresión FUTURO, es preciso señalar que, la familia de marcas ha sido considerada como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

Esta Sección en sentencia del 9 de julio de 202041, prohijó una sentencia de 10 de mayo de 201842, sobre la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 65.

A juicio de la Sala, en el caso sub examine, no es necesario pronunciarse respecto de si las marcas de la parte demandante configuran o no una familia de marcas, comoquiera que, aun cuando dichas marcas conformaran una familia, lo cierto es que, como se desarrolló a lo largo de esta providencia, las diferencias entre el signo solicitado y el nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso no son suficientes para excluir la existencia de los riesgos de confusión y asociación entre estos. 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de julio de 2020;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020090050000. 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020120009200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.