CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: JT INTERNATIONAL S.A. TESIS: ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO “STERLING” Y LAS MARCAS NOMINATIVAS “STERLING” Y “GIN STERLING”, PREVIAMENTE REGISTRADAS A FAVOR DE LOS TERCEROS CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EXISTE IDENTIDAD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA EN LAS CLASES 33 Y 34 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

LA EXPRESIÓN “GIN” ES DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS EN LAS REFERIDAS CLASES. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad JT INTERNATIONAL S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 69571 de 29 de octubre de 2020, “Por la cual se niega un registro”, expedida por el 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 859 de 14 de enero de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “STERLING”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 16 de junio de 2020 solicitó el registro como marca del signo nominativo “STERLING”, para distinguir productos en la Clase 342 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Tabaco, ya sea manufacturado o no manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para pipas, tabaco de liar; tabaco para 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 69571 de 29 de octubre de 2020, el Director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “STERLING”, para identificar productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo de oficio similarmente confundible con las marcas nominativas “STERLING” y “GIN STERLING”, previamente registradas en la Clase 33 ibidem, de propiedad de los señores ALBERT y MARÍA CRISTINA STERLING NARANJO, respectivamente. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 859 de 14 de enero de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la mascar, tabaco de snus; cigarillos electrónicos, puros; puritos; rapé (tabaco en polvo); artículos para fumadores incluidos en la clase 34; papel de fumar, tubos para cigarrillos y fósforos […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comisión de la Comunidad Andina4, por indebida interpretación, por cuanto denegó el registro del signo nominativo “STERLING”, pasando por alto que las marcas con las que fue comparado se encuentran registradas en otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, lo que pone de manifiesto que no existe conexión competitiva alguna.

Lo anterior, por cuanto las marcas “GIN STERLING” y “STERLING” identifican bebidas alcohólicas en la Clase 33, mientras que la que pretende registrar ampara cigarrillos, tabacos y artículos para cigarrillos y tabacos en la Clase 34, por lo que estos últimos no pueden ser catalogados y/o encuadrados dentro del mismo género de los que comprenden las marcas en referencia. Indicó que las expresiones cotejadas operan en una industria y campos especializados disímiles, los cuales en nada se relacionan y son suficientes para que el consumidor las diferencie y no llegue a pensar que los productos que identifican son sustituibles o complementarios entre sí. Aseguró que la expresión “STERLING” es conocida en el mercado de tabacos y cigarrillos, así como también es comúnmente relacionada con su origen empresarial. 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La parte demandada y los señores ALBERT y MARÍA CRISTINA STERLING NARANJO, terceros con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificados en debida forma5, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 5 Mediante auto admisorio de 28 de mayo de 2021, obrante en el índice 4 del expediente digital agregado al sistema SAMAI y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes en los índices 5 a 7 ibidem. 6 CPACA. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda consiste en determinar si las resoluciones núms. 69571 de 2020 y 859 de 2021, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “STERLING”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, señaló que el signo y las marcas enfrentadas 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co son similares desde los aspectos fonético, visual, ortográfico, conceptual y competitiva.

Indicó que el signo cuestionado reproduce en su totalidad el vocablo “STERLING”, presente en las marcas previamente registradas, sin que cuente con algún elemento adicional que le otorgue distintividad alguna. Manifestó que si bien el signo solicitado no cubre iguales productos que las marcas previamente registradas en la Clasificación Internacional de Niza, los mismos pueden ser ofrecidos por el mismo empresario y adquiridos en similar tiempo y en establecimientos de comercio parecidos, por cuanto el tabaco se usa y/o consume en conjunto con el alcohol, lo que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor.

IV.-2. En esta etapa procesal, la actora, el Agente del Ministerio Público y los señores ALBERT y MARÍA CRISTINA STERLING NARANJO, terceros con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos8: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210023000 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 69571 de 29 de octubre de 2020 y 859 de 14 de enero de 2021, denegó el registro como marca del signo nominativo “STERLING” a la actora, para amparar productos 8 Proceso 62-IP-2023. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo de oficio similarmente confundible con la marcas nominativas previamente registradas en la Clase 33 ibidem “STERLING” y “GIN STERLING”, de propiedad de los señores ALBERT y MARÍA CRISTINA STERLING NARANJO; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que las marcas con las que fue comparado el signo solicitado se encuentran registradas en otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, lo que pone de manifiesto que no existe conexión competitiva alguna. Lo anterior, por cuanto las marcas “GIN STERLING” y “STERLING” identifican bebidas alcohólicas en la Clase 33, mientras que la que pretende registrar ampara cigarrillos, tabacos y artículos para cigarrillos y tabacos en la Clase 34, por lo que estos últimos no pueden ser catalogados y/o encuadrados dentro del mismo género de los que comprenden las marcas en referencia. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 62-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prejudiciales núms. 145-IP-20229, 261-IP-202210, 350-IP-202211 y 391-IP-202212, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: STERLING SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO13 STERLING GIN STERLING MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS14 Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso el signo y marcas enfrentados están compuestos únicamente por elementos 13 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 14 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: “[…] a. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En cuanto a la partícula “GIN”, presente en una de las marcas previamente registradas “GIN STERLING”, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada15, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para las clases 33 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza las siguientes marcas que contienen tal expresión:.- Clase 33: MARCA TITULAR HENDRICK’ GIN (MIXTA) WILLIAM GRANT & SONS LIMITED GINIG (MIXTA) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 15 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 17 de junio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GIN & TEA (NOMINATIVA) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED GIN & TEA (MIXTA) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED BEEFEATER 24 GIN & TEA (MIXTA) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED.- Clase 34: MARCA TITULAR ORIGIN (MIXTA) KARELIA TOBACCO COMPANY, INC GINEBRA (NOMINATIVA) CAMILO JOSÉ BARRERA ESCOBAR GINGER (NOMINATIVA) LUIS CARLOS ACEVEDO PARRA VIRGINIA SLIMS (MIXTA) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. VIRGINIA SLIMS (NOMINATIVA) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de las clases 33 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, la expresión “GIN” que hace parte de una de las marcas previamente registradas, es de uso común, por lo que debe ser excluida del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial traída a colación sugiere que el Juez Consultante no las debe tener en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, esto es, “STERLING”, “STERLING” y “STERLING”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y las marcas confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “STERLING”, “STERLING” y “STERLING” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la partícula “STERLING”, que hace parte del signo cuestionado y las marcas previamente registradas, proviene del idioma inglés, el cual traduce “LIBRA ESTERLINA”, su significado no es del conocimiento común o de uso generalizado, por lo que se considera como término de fantasía, ya que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano16. 16 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “STERLING”, sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas y comoquiera que el signo cuestionado y las marcas previamente registradas son de fantasía, la Sala considera que no pueden cotejarse desde este aspecto.

En este orden de ideas, la Sala concluye que al encontrarse identidades ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201817 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know- how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, la expresión cuestionada “STERLING” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Tabaco, ya sea manufacturado o no manufacturado; tabaco para fumar, tabaco para pipas, tabaco de liar; tabaco para mascar, tabaco de snus; cigarrillos electrónicos, puros; puritos; rapé (tabaco en polvo); artículos para fumadores incluidos en la clase 34; papel de fumar, tubos para cigarrillos y fósforos […]”.

La marca previamente registrada, “STERLING”, distingue los siguientes productos en la Clase 33 ibidem: “[…] Vinos espirituosos y licores […]”. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la marca previamente registrada, “GIN STERLING” distingue los siguientes productos en la misma Clase 33: “[…] Ginebra, bebidas alcohólicas aromatizadas con nebrina, bebidas aromatizadas con enebro […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos productos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 33, se evidencia que presentan una misma finalidad, esto es, búsqueda de experiencias sociales y, particularmente, como un estimulante; dichos productos comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, cigarrerías, licoreras, bares, discotecas, supermercados y tiendas y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad del signo y las marcas enfrentadas.

En efecto, la Sala destaca que los referidos productos de las clases 33 y 34 se consumen, frecuentemente, en contextos sociales 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similares, como bares y reuniones, lo que puede llevar a una percepción de interrelación en la mente del consumidor.

Además, se reitera, que ambos se venden en puntos de venta similares, como tiendas de licores y supermercados, entre otros, lo que refuerza esta asociación, aunado a que existen estrategias de marketing y publicidad que apuntan a demografías similares que soportan esta conexión, presentando ambos tipos de productos como parte de un estilo de vida deseable y socialmente activo.

Adicionalmente, se estima que son productos complementarios en cuanto que la comercialización y consumo de tabaco ocurre con más frecuencia con la combinación de bebidas alcohólicas, los cuales tienen efectos estimulantes, calmantes y de placer en el ser humano, por lo que suelen ser consumidos de manera conjunta y en esa medida tener los mismos destinatarios.

No puede perderse de vista que en términos legales y de protección de marca es relevante considerar las regulaciones compartidas de los productos que amparan las marcas cuestionadas, incluidas las restricciones de edad para la compra y consumo de estos productos, lo cual permitiría concluir la percepción de que los productos antes citados están relacionados y sujetos a consideraciones legales similares, aumentando la posibilidad de confusión o asociación 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co errónea por parte de los consumidores, si se permite el uso de la misma marca para ambas clases de productos.

Así las cosas, al existir entre el signo y las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora JT INTERNATIONAL S.A. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 18 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “STERLING” y “GIN STERLING”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales19: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00065-00. 19 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y las marcas cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “STERLING”, para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora PAOLA ANDREA MARIÑO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 33 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00230-00 Actora: JT INTERNATIONAL S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER a la doctora PAOLA ANDREA MARIÑO como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 33 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.