11001032400020210047000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA MARCA “LEE” CUESTIONADA, TODA VEZ QUE EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR “PRENDAS DE VESTIR”, COMPRENDIDAS EN LA CLASE 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA EN UNO DE LOS PAÍSES MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.-, mediante apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 13065 de 2 de abril de 2020, “Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia y Comercio1; y 39805 de 28 de junio de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente por no uso el certificado de registro núm. 45935 de la marca nominativa “LEE”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La parte actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1º: Que el 30 de agosto de 2019 presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca nominativa “LEE”, que distingue productos comprendidos en la Clase 252 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, cuyo titular es la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC. 2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dicha sociedad dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que la marca “LEE” (nominativa) había sido comercializada durante los tres años anteriores a la formulación de dicha cancelación, esto es, durante el período comprendido entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de 2019. 3º: Que mediante la Resolución núm. 13065 de 2 de abril de 2020, el Director de Signos Distintivos de la SIC, por un lado, denegó la cancelación total por no uso del registro de la marca “LEE”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por el otro, canceló parcialmente dicho registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] Calzado, botas, zapatos y zapatillas […]”. 2 La marca fue concedida para identificar los siguientes productos: “[…] artículos de vestir y de vestuario en general; calzado, botas, zapatos y zapatillas […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 39805 de 28 de junio de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir los actos acusados violó el artículo 166 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por cuanto, a su juicio, las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no eran las adecuadas para demostrar el uso de la marca cuestionada “LEE” (mixta) para prendas de vestir.

Adujo que en ninguna de las facturas aportadas por la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC. aparece el signo objeto de controversia “LEE”; y que las imágenes de catálogos publicitarios en las que figura la denominación cuestionada corresponden a diferentes temporadas o estaciones en la República de Ecuador, las que no cuentan con alguna certificación de auditor o revisor fiscal que corrobore que dichos documentos sí habían sido emitidos dentro del período comprendido entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de 2019. 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que si bien era cierto que se allegaron imágenes de 31 establecimientos de comercio identificados con la enseña comercial “LEE”, también lo era que en las mismas no se señaló desde qué fechas estaban abiertos al público, no contaban con ubicación (dirección y ciudad) y tampoco se podía apreciar que dentro de dichos locales se estuvieren vendiendo prendas de vestir distinguidas con la marca “LEE”.

Indicó que entre ella y la compañía THE H.D. LEE COMPANY, INC. nunca hubo contrato de licencia de uso, sino de usufructo, por lo que tenía derecho pleno al goce y disfrute de la marca “LEE” en su momento. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 29 de la Constitución Política, habida cuenta que, a su juicio, se vulneró el debido proceso, ya que no se hizo un adecuado análisis de las pruebas, por cuanto existió un error en la apreciación y valoración de estas, pues se les dio un valor que no tenían.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso demostró el uso de la marca cuestionada “LEE” a través de la sociedad ROYALTEX S.A., con quien suscribió un contrato de licencia de uso en Colombia, para prendas de vestir en sus diferentes presentaciones.

Adujo que las diferentes pruebas allegadas en el trámite administrativo, tales como las facturas, publicidad y muestras de los productos amparados bajo la marca “LEE”, evidenciaron una continuidad en el tiempo establecido, dando certeza de la utilización efectiva en el mercado, con lo cual se demostró que se encuentra haciendo uso de manera seria y razonable de dicho registro marcario para prendas de vestir.

Precisó que, contrario a lo afirmado por la actora, y como bien lo señaló en los actos administrativos acusados, dentro de un trámite de cancelación marcaria no es necesario que se aporte un documento en concreto que revele la existencia de una relación contractual que justifique, a su vez, que un tercero haya usado una marca registrada a nombre de otro.

Ello teniendo en cuenta que no es requisito sine qua non acreditar la celebración de un contrato que implique la transferencia o autorización a un tercero para que se ejecute el mencionado uso. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que lo anterior se debe a que la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso.

Alegó que a sociedad THE H. D. LEE COMPANY, INC presentó una relación de 350 facturas de la sociedad licenciante ROYALTEX S.A., desde el año 2016 hasta el año 2019, detallando la venta de productos como pantalones, camisetas, camisas, blusas, busos y chompas; y que, aunque en las facturas aportadas no aparecen los nombres de cada prenda, sí se aportaron los códigos establecidos que coinciden con los productos mencionados de la marca “LEE”, durante el período relevante.

Que los hechos así descritos, valorados en conjunto con la totalidad del acervo probatorio, reflejan con eficacia, a su juicio, la prestación en el mercado andino de algunos de los productos identificados con la marca objeto de estudio. II.2. La sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Al respecto, sostuvo que el uso de la marca “LEE” fue 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demostrado ampliamente en “prendas de vestir”, durante el período relevante, esto es, entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de 2019.

Mencionó que la marca “LEE” se ha usado en Ecuador y Perú, por las compañías ROYALTEX S.A., domiciliada en Quito, y OLA Y MONTAÑA SAC, domicilia en Lima, con quien ella mantiene relaciones comerciales, a través de la suscripción de contratos de licencia y de distribución para la comercialización de los productos identificados con la marca “LEE”.

Que al momento de contestar la acción de cancelación por no uso presentada por la actora, allegó facturas de compraventa, catálogos de las prendas de vestir identificadas con la marca “LEE”, imágenes de publicidad y de los establecimientos de comercio, contratos de licencia de uso suscritos entre ella y las empresas ROYALTEX S.A. y OLA Y MONTAÑA SAC, estados financieros, inversiones en publicidad, entre otros, a través de los cuales la SIC encontró que eran conducentes, pertinentes y útiles para demostrar el uso de la marca cuestionada, durante el período relevante. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la SIC concluyó de manera acertada que una vez realizado el análisis de las facturas aportadas, en las mismas se evidenció la comercialización de productos identificados bajo la marca “LEE”, pues en la mayoría de estos documentos se dejó constancia de ello, y aun cuando en las facturas no se hizo relación directa de la marca “LEE”, se observó el código principal de los productos, los cuales, al ser comparados con el material fotográfico de las etiquetas y catálogo de los productos, era evidente que correspondían a la misma numeración. Que bastaba con observar las etiquetas de los productos, para concluir que los códigos indicados en las etiquetas corresponden a los señalados en las más de 300 facturas aportadas al proceso, las cuales pretende desconocer la sociedad demandante mediante la presente demanda.

Explicó que la actora fue licenciataria de ella en Colombia para la distribución de prendas de vestir identificadas con la marca “LEE”, por lo que se encontraba en una imposibilidad jurídica y material de aportar las evidencias de uso de la marca “LEE” en Colombia, pues la demandante era el anterior usufructuario y persona autorizada para usar la marca objeto de controversia. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Puso de presente que lo anterior demuestra la ausencia de buena fe comercial por parte de la demandante, pues, a su juicio, el hecho de desconocer los efectos de un contrato con el cual se usufructuó de la marca “LEE” en Colombia por más de 20 años y luego pretender su cancelación, constituyen un acto de mala fe que la SIC debió analizar en su momento.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 28 de enero de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La actora insistió en que se accediera a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que hubo una indebida valoración de las pruebas allegadas en el trámite administrativo para demostrar el uso de la marca cuestionada “LEE”, toda vez que, a su juicio, no hay claridad sobre los períodos en que se hizo la publicidad, no hay pruebas que demuestren a quién pertenecen los establecimientos de comercio ni en qué período han estado o estuvieron en funcionamiento, no hay certificación de auditor fiscal que de fe de las fechas en que fueron comercializadas las prendas de vestir, ni por quién fueron comercializadas. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.2- La SIC reiteró los argumentos expuestos en su escrito de contestación. Al respecto, mencionó que en las resoluciones demandadas se señalaron claramente las pruebas admitidas, las cuales eran totalmente pertinentes y útiles para demostrar el uso de la marca cuestionada, ya que consistían en facturas, publicidad, imágenes de los productos y de las etiquetas y el contrato de licencia con la sociedad ROYALTEX S.A. Que, por lo anterior, contrario a lo señalado por la actora, a través de dichas pruebas, se evidenció una continuidad en el tiempo establecido, dando certeza de la utilización efectiva en el mercado, con lo cual se demostró que se encuentra haciendo uso de manera seria y razonable dentro del tráfico mercantil de la marca “LEE”, para prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.3- La sociedad THE H.D. LEE COMPANY INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se ratificó en lo expuesto en su escrito de intervención. En efecto, alegó que se demostró que allegó pruebas pertinentes, conducentes y útiles, que acreditaron que la marca “LEE” se encontraba en uso para identificar “prendas de vestir”, de manera real y efectiva en la Comunidad Andina, durante el período comprendido entre el 30 de agosto del 2016 al 30 de agosto del 2019. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la marca “LEE” se ha usado en Ecuador y Perú, por las compañías ROYALTEX S.A., domiciliada en Quito, y OLA Y MONTAÑA SAC, domicilia en Lima, con quien mantiene relaciones comerciales, suscribiendo contratos de licencia y de distribución para la comercialización de los productos identificados con la marca objeto de controversia.

IV.4- En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210047000, constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 426-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023. 7 Proceso 39-IP-2022. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 13065 de 2 de abril de 2020 y 39805 de 28 de junio de 2021, negó la cancelación total por no uso en contra del registro de la marca “LEE”, con certificado núm. 45935, cuyo titular es la sociedad THE H. D. LEE COMPANY, INC, al estimar que la misma había sido utilizada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera real, efectiva y continua, durante el período relevante, esto es, entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de 2019.

A juicio de la actora, las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no eran las adecuadas para demostrar el uso de la marca cuestionada “LEE” (mixta) para prendas de vestir. Adujo que en ninguna de las facturas aportadas por la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC. aparece el signo objeto de controversia “LEE”; y que las imágenes de catálogos publicitarios en las que figura 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la denominación cuestionada corresponden a diferentes temporadas o estaciones en la República de Ecuador, las que no cuentan con alguna certificación de auditor o revisor fiscal que corrobore que dichos documentos sí habían sido emitidos dentro del período comprendido entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de 2019.

Por su parte, la SIC alegó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso demostró el uso de la marca cuestionada “LEE” a través de la sociedad ROYALTEX S.A., con quien suscribió un contrato de licencia de uso en Colombia, para prendas de vestir en sus diferentes presentaciones. Arguyó que las diferentes pruebas allegadas en el trámite administrativo, tales como las facturas, publicidad y muestras de los productos amparados bajo la marca “LEE”, evidenciaron una continuidad en el tiempo establecido, dando certeza de la utilización efectiva en el mercado, con lo cual se demostró que se encuentra haciendo uso de manera seria y razonable de dicho registro marcario para prendas de vestir.

Manifestó que la sociedad THE H. D. LEE COMPANY, INC presentó una relación de 350 facturas de la sociedad licenciante ROYALTEX S.A., desde el año 2016 hasta el año 2019, detallando la venta de 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos como pantalones, camisetas, camisas, blusas, busos y chompas; y que, aunque en las facturas aportadas no aparecen los nombres de cada prenda, sí se aportaron los códigos establecidos que coinciden con los productos mencionados de la marca “LEE”, durante el período relevante.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues mencionó que el uso de la marca “LEE” fue demostrado ampliamente en “prendas de vestir”, durante el período relevante, esto es, entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de 2019. Explicó que la marca “LEE” se ha usado en Ecuador y Perú, por las compañías ROYALTEX S.A., domiciliada en Quito, y OLA Y MONTAÑA SAC, domicilia en Lima, con quien ella mantiene relaciones comerciales, a través de la suscripción de contratos de licencia y de distribución para la comercialización de los productos identificados con la marca “LEE”.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 39-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en la interpretación prejudicial núm. 426-IP-20228, en la que se interpretó el artículo 166 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 del 12 de abril de 2023. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. […].” Precisado lo anterior, se tiene que el debate esencial gira en torno a establecer si el tercero con interés directo en las resultas del proceso ha usado o no la marca “LEE” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación9.

Sea lo primero advertir que la Sala debe establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486. Sobre este asunto, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 71-IP- 2019, precisó: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 9 La solicitud de cancelación de la marca nominativa “LEE” fue presentada el 30 de agosto de 2019 por la actora. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que ésta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. En igual sentido, es menester traer a colación lo señalado por la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, en relación con la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, a saber: “[…] 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […] 3.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuando se ha acreditado dicho uso. 3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. […] 3.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la cantidad y modo que corresponde.

Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere -o quiso referirse- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado.

Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 3.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […] 3.10.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. […] 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […]” (Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos o servicios que esta identifica han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades en las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Así las cosas, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC. ha usado o no la marca “LEE” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, en el período comprendido entre el 30 de agosto de 2016 y 30 de 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co agosto de 2019, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

De las pruebas allegadas durante el trámite administrativo10 por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, para demostrar el uso de dicha marca en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, se destacan las siguientes: - Contrato de licencia de uso suscrito entre la compañía THE H.D. LEE COMPANY, INC. y la empresa ROYALTEX S.A., domiciliada en Ecuador, de fecha 1º de enero del 2018. - Contrato de licencia de uso suscrito entre la compañía THE H.D. LEE COMPANY, INC. y la empresa OLA Y MONTAÑA SAC, domiciliada en Perú, de fecha 1º de julio del 2018. - 300 facturas de compraventa expedidas por la compañía ROYALTEX S.A., en Ecuador, a diferentes clientes, en las cuales se observa la comercialización de productos identificados con la marca nominativa 10 Índices núms. 16 y 17 del expediente digital. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “LEE”, para prendas de vestir, dentro del período comprendido entre el 30 de agosto del 2016 al 30 de agosto del 2019.

Adicionalmente, en dichas facturas se advierte el uso de diferentes códigos para hacer referencias a diferentes prendas de vestir, tales como pantalones, camisetas, busos, camisas, boxers, entre otros, los cuales son coincidentes con las referencias en las etiquetas traídas a colación como soporte, consistente en varias fotografías de éstas, como se advierte a continuación: 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Publicidad emitida por la empresa ROYALTEX S.A., en Ecuador, durante el año 2017, para la marca “LEE”, que ampara prendas de vestir, en la que se advierte lo siguiente: - Catálogo de las prendas de vestir identificadas con la marca “LEE” correspondiente a la temporada de invierno del 2018, en Ecuador: 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Imágenes de las etiquetas, publicidad y de los establecimientos de comercio de la empresa ROYALTEX S.A., en Ecuador, en el cual se observan la marca “LEE” para el año 2018: 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Catálogo de las prendas de vestir identificadas con la marca “LEE” correspondiente a la temporada de otoño del 2019, en Ecuador: 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Fotografías de algunos de los productos identificados con las marcas “LEE” y “LEE RIDERS”: 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Previo a realizar el estudio probatorio correspondiente, la Sala debe precisar que sí es procedente demostrar el uso de una marca a través de actos ejecutados por un licenciatario o por otra persona autorizada, conforme lo ha señalado esta Sección en anteriores ocasiones11 y de acuerdo con lo precisado por el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 556-IP-2019, en la que expuso lo siguiente: “[…] 2.7.

La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe señalar que el artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca.

Ambos supuestos consisten en lo siguiente: a) Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario.

Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. […] b) La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. […]” (Destacado fuera de texto). 11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00015- 00.

Reiterado en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00033-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior, se extrae que existen dos supuestos para acreditar el uso a través de terceras personas, esto es, mediante licenciatarios o personas autorizadas por el titular de la marca.

En el caso concreto, la Sala observa que la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC. se acogió al primer supuesto, esto es, al de suscribir un contrato de licencia de uso para su marca “LEE”, en los países de Ecuador y Perú, ya que de ello dan cuenta los contratos suscritos entre dicha sociedad y las compañías ROYALTEX S.A. y OLA Y MONTAÑA S.A.C. Así las cosas, para la Sala, las pruebas antes relacionadas son pertinentes12 y conducentes13 para demostrar el uso real y efectivo de la marca nominativa “LEE” por su titular, la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC., durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación. 12 Alude a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00]. 13 “[…] El medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho, es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: i) que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y ii) que ese medio probatorio solicitado no esté‚ prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar […]”.

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02). 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, se observa que las pruebas demuestran el período dentro del cual debía acreditarse el uso de la citada marca, esto es, entre el 30 de agosto de 2016 y 30 de agosto de 2019, es decir, corroboran la época y la regularidad en que fueron comercializados los productos amparados con aquella, máxime si se tiene en cuenta que para frustrar la acción de cancelación, “[…] basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca […]”, según lo señaló la Interpretación prejudicial, rendida en este proceso.

Al respecto, se observa que las facturas de venta acompañadas de las muestras físicas de los empaques y etiquetas del producto distinguido con la marca “LEE”, allegadas al interior del trámite administrativo, demuestran el uso efectivo y real de la marca “LEE”, en relación con productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (prendas de vestir), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso.

Sobre el particular, debe precisarse que, contrario a lo afirmado por la actora, las facturas allegadas resultan ser una prueba idónea, en virtud de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, en tanto este dispone que “[…] el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca […]”14 Adicionalmente a lo anterior, debe tenerse en cuenta que si bien es cierto no se hace una referencia exacta en algunas prendas a la marca “LEE”, también lo es que dentro de dichas facturas aparecen unos códigos para cada prenda, que concuerdan con las referencias en las etiquetas aportadas de las prendas de vestir que se identifican con la marca “LEE”, por lo que sí prueban la comercialización de los referidos artículos en un país miembro de la Comunidad Andina.

Por lo tanto, la Sala considera que en relación con las facturas de ventas que la sociedad demandante alega que no se les debe dar valor probatorio, se precisa que, de conformidad con el artículo 167 de la Decisión 486 y como lo ha sostenido la Sala en reiterada jurisprudencia15, el uso de una marca sí puede probarse mediante facturas comerciales, las cuales son válidas en este caso. 14 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2010-00188-00. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2008, núm. único de radicación 2001-00269-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; sentencia de 4 de junio de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 2009-00420-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del producto, la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con los valores de venta declarados en las múltiples facturas comerciales allegadas al proceso.

Sobre el particular, la Sala precisa que los valores declarados con las facturas de venta allegadas, así como los catálogos de colecciones de otoño e invierno para los años 2018 y 2019 y las distintas piezas publicitarias, también demuestran la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos, distinguidos con la marca cuestionada, pues se acreditó su comercialización en el mercado andino durante el período relevante.

Al respecto, la Sala señala que, contrario a lo afirmado por la actora, éstas sí cuentan con una fecha cierta y, además, no es necesario que éstas deban estar acompañadas de alguna certificación expedida por un revisor fiscal o contador pues, se insiste, existe libertad probatoria para demostrar el uso de la marca, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 167 ibidem.

En efecto, de la lectura de dicho artículo no se advierte obligación alguna de que todos los documentos que se alleguen para demostrar 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el uso deban estar acompañados obligatoriamente de alguna certificación. Ahora, la Sala estima que las fotografías allegadas de las diferentes prendas de vestir, en las que se evidencia que éstas se distinguen con la marca “LEE”, demuestran cómo se ponía a disposición del público consumidor la marca objeto de cancelación, pues a pesar de que no evidencian el uso continuo dentro del período relevante, sí prueban la forma en que se presentaban en el comercio los productos que se identifican con dicha marca en el mercado.16 También se advierte que tanto el material publicitario allegado, así como las fotografías de los establecimientos de comercio identificados con la marca “LEE”, constatan una serie de ejemplos de cómo se publicitaba “LEE”, así como la forma en que se efectuaba su presentación en el mercado, dentro del período relevante.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señaló que el uso 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2013-00193-00. Reiterado en sentencia de 25 de agosto de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00044-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de las marcas se podrá demostrar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional, de la siguiente manera: “[…] El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable […]”. (Destacado fuera de texto) Así las cosas, del análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, contrario a lo afirmado por la actora, la Sala concluye que las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento administrativo dan cuenta del uso dado a la marca cuestionada y ponen de manifiesto que los productos identificados con la marca nominativa “LEE” se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el período relevante en varios países pertenecientes a la Comunidad Andina, con excepción de “[…] calzado y sombrerería […]”.

Por lo anterior, era procedente la cancelación parcial por no uso de dichos productos, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo anterior, la Sala considera que le asistió razón a la entidad demandada en los actos administrativos acusados al limitar los productos reivindicados por la marca cuestionada “LEE” a prendas de vestir, ya que éstos eran respecto de los cuales se demostró el uso, conforme lo indica, precisamente, el citado artículo 165 de la Decisión 486.

En efecto, la Sala considera que en las cancelaciones parciales por no uso procede la limitación de productos eliminando únicamente aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiere usado, pero deben mantenerse aquellos para los cuales estuviese inicialmente registrada la marca, como ocurrió en el caso bajo examen. Ahora, la Sala debe precisar que las partes no debatieron el hecho relativo a si podría presentarse similitud entre los productos que fueron cancelados y aquellos que se mantuvieron en el registro, sino que únicamente se analizó si se había demostrado el uso respecto de aquellos que no le fueron cancelados mediante los actos administrativos acusados.

En otras palabras, la actora cuestionó la valoración probatoria realizada por la entidad demandada a fin de determinar el uso real y efectivo de 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la marca nominativa “LEE”, mas no si debía establecerse la similitud y/o la conexión competitiva entre los productos que fueron restringidos y los excluidos del certificado de registro de dicha marca y de esa forma que fueran nuevamente incluidos en el mismo.

Por tal razón, la Sala no procederá a examinar si existe similitud o no entre los productos excluidos y aquellos mantenidos en el registro de la marca controvertida, comoquiera que ello no fue objeto de debate ni en los actos administrativos acusados ni en el escrito de la demanda presentado por la actora. Y el hecho de haber llegado a la conclusión en los actos administrativos acusados, de que era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca cuestionada “LEE”, no desconoce el artículo 29 de la Constitución Política, ya que dicha cancelación se realizó conforme a las normas pertinentes sobre la materia, máxime si se tiene en cuenta que, como se vio en párrafos anteriores, hubo una adecuada valoración probatoria de los documentos allegados para demostrar el uso parcial de la marca objeto de controversia, además de que la obligación de la entidad demandada es realizar un examen analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ya sea sobre signos idénticos o similares17, de conformidad con lo dispuesto, precisamente, en dicha normativa18.

Finalmente, en lo atinente al argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso relativo a que existe una mala fe por parte de la actora, la Sala no lo advierte, pues como bien lo señaló esta Sección en sentencia proferida el 11 de febrero de 201019, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub lite.

Así, lo expresó la Sala en la precitada sentencia: “[…] Sobre la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” (folio 307).

El subrayado es ajeno al texto. Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 1101032400020010029901. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca “TEXTURATTO”, para la clase 2ª Internacional, a favor de BASF S.A., así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite […]”.

(Destacado fuera de texto.) En efecto, el único documento que obra en el plenario es un contrato de cesión de marca con reserva de usufructo suscrito entre las sociedades LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- y THE H.D. LEE COMPANY, INC., en el que acuerdan la cesión de la marca “LEE” (mixta), con certificado de registro núm. 42760, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, pero en el que la actora se mantiene como usufructuaria de ésta.

Sin embargo, de este no se advierte que exista mala fe por parte de la actora al haber solicitado la acción de cancelación por no uso del registro de la marca cuestionada “LEE”. Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal al cancelar parcialmente la marca “LEE” (nominativa), en el entendido de que únicamente identificará los productos: “[…] calzado y sombrerería […]”, 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.