CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022). CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación número: 11001032400020110032700 Actor: Sociedad The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad The Procter & Gamble Company, por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución No. 14483 de 23 de marzo de 2011, que negó el registro del signo Downy Libre Enjuague Deluxe Jolie (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad The Procter & Gamble Company presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1.

Que es nula la Resolución núm. 14483 de fecha 23 de marzo de 2011, notificada por edicto desfijado el 14 de abril de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la que decidió el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad Laboratorios Cosméticos Vogue S.A., revocó las decisiones contenidas en las Resoluciones números 21701 del 27 de abril de 2010 y 28718 de 31 de mayo 2010, proferidas por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y en su lugar declaró 1 Folios 108 a 128 2 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Cosméticos Vogue y negó el registro de la marca DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE solicitada por la Sociedad The Procter and Gamble Company, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, incluyendo suavizante de tela; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas); Jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Que se ordene a la dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso. 4 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo.» 1.2.

Hechos 2. Manifestó que el 12 de agosto de 2009, la Sociedad The Procter & Gamble Company, solicitó el registro del signo «Downy Libre Enjuague Deluxe Jolie» (mixto), para amparar productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 608 de 30 de septiembre de 2009. 3.

Señaló que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. presentó escrito de oposición basado en sus registros JOLIE y JOLIE DE VOGUE, los cuales identifican servicios incluidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Refirió que mediante la Resolución No. 21701 de 27 de abril de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió conceder el registro solicitado, decisión que fue confirmada en sede de reposición mediante la Resolución No. 28718 de 31 de mayo de 2010. 5.

Manifestó que mediante Resolución No. 14483 de 23 de marzo de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación revocó las resoluciones núm. 21701 y 28718, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca «Downy Libre Enjuague Deluxe Jolie», con fundamento en las evidentes similitudes que, en su criterio, presentaban las marcas confrontadas. 3 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.3.

Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 6. Manifestó que, con la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7. Destacó que existen diferencias sustanciales entre el signo solicitado y la marca anteriormente registrada, lo que, en su criterio descarta el riesgo de confusión. 8.

Sostuvo que los vocablos que conforman su signo le dan suficiente particularidad en relación con las marcas opositoras, y que, la partícula «Jolie» que se incluye al final de la denominación no causa confusión, máxime si se tiene en cuenta que el primer vocablo que la compone es «Downy», que es con el que el consumidor promedio distingue los más de trece de los productos que esa empresa tiene posicionados en el mercado. 9.

Indicó que en tratándose de signos compuestos, se debe evaluar la marca de manera integral y no fraccionada, porque así es como el consumidor la percibe, y en el caso particular, el vocablo «JOLIE» no es un elemento predominante en su marca, pues tiene poca relevancia dentro de la estructura de su denominación. 10. Manifestó que el signo solicitado tiene composición ortográfica, extensión y conformación vocálica y tónica diferentes a la previamente registrada, lo que desvirtúa las eventuales similitudes entre las marcas. 11.

Indico que, el signo controvertido no ofrece equívocos ni confusiones porque la palabra downy no tiene significado conocido en el idioma inglés ni en el español; en adición sostuvo que la expresión «LIBRE ENJUAGUE» descarta la posibilidad de confusión porque es un elemento que complementa la marca. 12. Refirió que el consumidor jamás podría relacionar su marca con la opositora porque mientras su producto es un suavizante para ropa, los de aquella son productos para uso facial o corporal. 13.

Resaltó que la marca opositora ha convivido pacíficamente con otros productos de la clase 3ª del nomenclátor internacional que incluyen dentro de su marca la expresión débil Jolie, como es el caso de la marca «JOLIE MADAME». 14. Descartó la conexión competitiva y sostuvo que no hay lugar a que el consumidor perciba relación comercial alguna entre una y otra empresa, ni entre los productos que cada marca ampara, porque el nombre de todos los productos que la sociedad The Procter & Gamble Company tiene en el mercado, incluyen como primer vocablo la palabra «DOWNY», los cuales enlistó. 4 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio2 15. Inicialmente el apoderado judicial de la SIC propuso la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que el término de cuatro meses contemplado en la norma para presentar la demanda venció el 15 de agosto de 2011 y la demanda se presentó el 17 de agosto de 2011. 16.

Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto. 17.

Sostuvo que, aunque la marca «DOWNY LIBRE ENJUAGE DELUXE JOLIE» es susceptible de representación gráfica, no tiene fuerza distintiva porque su evidente similitud fonética, ortográfica y conceptual con las marcas confrontadas podría llevar a confusión al consumidor. 18. Afirmó que no es cierto como lo afirma la parte actora que la expresión «JOLIE» sea débil y por lo tanto inapropiable, porque es una expresión en otro idioma cuyo significado no hace parte del conocimiento común. 2.2.

Intervención de la Sociedad Laboratorios Cosméticos Vogue S.A.3 19. El tercero interviniente se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en la existencia de riesgo de confusión entre los signos en conflicto, y la fortaleza de la expresión «Jolie» en relación con los productos comprendidos en la clase 3a de la Clasificación Internacional de Niza. 20.

Afirmó que, aunque el signo que se rechazó está compuesto por varios vocablos, uno de ellos reproduce integralmente el nombre de la marca cuyo registro ostenta. 21. Mencionó que, la expresión «LIBRE ENJUAGUE DELUXE» es de uso comun por lo que estos vocablos se deben excluir del análisis de registrabilidad, quedando para la evaluación solo los vocablos «DOWNY» y «JOLIE». 22.

Sostuvo que, aunque la expresión «DOWNY» que se agregó le da cierta particularidad a la nueva marca, no desvirtúa un eventual riesgo de confusión 2 Folio 162 a 172 3 Folio 144 a 155 5 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 23. Insistió en que si se tiene en cuenta que tanto la marca previamente registrada como la reivindicada amparan productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y, que la marca «JOLIE» es de fantasía, el consumidor podría pensar que la marca controvertida es un producto más de Laboratorios Cosméticos Vogue S.A., con los consecuentes perjuicios que ello acarrea.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 446-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 20154 en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso en particular. 25.

En concreto el Tribunal interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y excluyó del análisis el artículo 134. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dicha disposición resolvió: «PRIMERO: Según el artículo 136, literal a) de la decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado "DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE". (mixto) para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas previamente registradas, “JOLIE” (denominativa y mixta) y "JOLIE DE VOGUE" (mixta) en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante al realizar la comparación entre signos mixtos y signos denominativos y mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre los signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos de nominativos, pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio no existiría riesgo de confusión. En la comparación de signos denominativos compuestos, la Sala Consultante debe examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. 4 Folios 199 vto. a 211 6 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: La Sala Consultante debe determinar si las expresiones “JOLIE” y “LIBRE DE ENJUAGUE DELUXE” son de uso común en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente deberá realizar la comparación de los signos excluyendo la palabra de uso común, siendo ella una excepción al principio de que “el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

En este caso, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que integra el signo.

CUARTO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

La Sala Consultante deberá determinar si las expresiones “DOWNY” y “JOLIE” constituyen términos de fantasía de conformidad con lo establecido en la presente providencia, lo cual deberá tenerse en cuenta en el examen comparativo.

QUINTO: La Sala Consultante deberá determinar si las expresiones “DOWNY”, “DELUXE”, “JOLIE” son o no palabras en idioma extranjero conocidas por el público consumidor, y si, además, resultan ser vocablos descriptivos o de uso común en relación con los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 26. Mediante auto de 25 de mayo de 20165, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. 27. Dentro de dicho plazo, la parte demandada6 y el tercero interviniente7 reiteraron los argumentos de sus intervenciones. 28.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. La excepción de caducidad impetrada por la parte demandada. 29. En la contestación de la demanda, la SIC presentó la excepción de caducidad del medio control incoado8, por cuanto, en su criterio, la demanda fue instaurada con posterioridad al vencimiento del término establecido al efecto, teniendo en cuenta que el término de cuatro meses contemplado en la norma para presentar la demanda venció el 15 de agosto de 2011 y la demanda se presentó el 17 de agosto 5 Folio 213 6 Folios 214 a 216 7 Folios 231 a 238 8 Folios 164 a 165 7 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de 2011, cuando ya había operado tal fenómeno. 30.

Para sustentar su solicitud, indicó que, como quiera que la Resolución No. 14483 que resolvió el recurso de apelación dentro de la actuación administrativa quedó ejecutoriada el 15 de abril de 2011, la demanda se debió presentar a más tardar el 16 de agosto de 2011, lo cual no ocurrió en los términos que establece el numeral 2 del artículo 136 del CCA. 31.

En el sub-lite se advierte que con fecha 12 de agosto de 2011 (folio 128), el actor presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución núm. 14483 de 23 de marzo de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 32.

El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo definió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: «Art. 85.- Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que se le modifiquen una obligación fiscal o la devoción de lo que pagó indebidamente.» 33.

A su turno, el numeral 2° del artículo 136 ibidem estableció el término de caducidad de dicha acción: «[L]a de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del siguiente día al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso […]». 34. La resolución que se reclama nula data del 23 de marzo de 2011 fue fijada en lista9 durante el término comprendido entre el 1° y el 14 de abril de 2011, ambas fechas inclusive. 35.

Lo anterior significa que el término de caducidad de cuatro (4) meses que establece el artículo 85 del CCA trascrito, empezaba a correr a partir del 15 de abril de 2011 y finalizaba el 15 de agosto del mismo año, siendo lunes festivo el plazo se trasladó al día siguiente hábil, esto es, el 16 de agosto. 36. De conformidad con el sello que obra a folio 128 del expediente, la demanda se presentó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 12 de agosto de 2011, de donde se colige que se presentó antes que operara el término perentorio que determinó el legislador para que operara el fenómeno jurídico de la caducidad, por consiguiente, la caducidad de la acción alegada por la SIC no está 9 Ibidem 8 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio llamada a prosperar y así se declarará en la parte resolutiva de la presente providencia. 37.

Finalmente, cabe resaltar que el día 17 de agosto de 2011, fecha en la cual el apoderado de la parte demandada señaló que fue el día de la presentación de la demanda, corresponde al momento en el cual la Secretaría de la Sección Primera procedió a radicar la demanda en el sistema de información Siglo XXI y repartirla entre los diferentes despachos que integraran dicha Sección, más no la fecha de presentación de la misma, tal y como quedó corroborado líneas atrás. 5.2.

Problema jurídico 38. Corresponde a la Sala determinar si es nula la Resolución núm. 14483 de 23 de marzo de 2011, mediante la que la SIC negó el registro de la marca «Downy Libre Enjuague Deluxe Jolie» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la Sociedad The Procter & Gamble Company. 39.

La parte actora manifestó que el acto administrativo demandado es nulo, pues considera que el signo Downy Libre Enjuague Deluxe Jolie» (mixta) no es confundible y no genera riesgo de asociación con las marcas «Jolie» y «Jolie de Vogue» previamente registradas en la clase 3ª del nomenclátor internacional. 5.3. Normativa aplicable 5.3.1 Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 40.

En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque el demandante indicó como norma violada el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, al desarrollar el concepto de violación de esta disposición adujo que la SIC al negar el registro de la marca DOWNY ENJUAGUE TOTAL DELUXE JOLIE desconoció el artículo 136 literal a) de la mencionada Decisión, al considerar que los signos confrontados son confundibles. 41.

Señaló que el signo solicitado cuenta con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 3ª del nomenclátor internacional y no es confundible con los signos JOLIE y JOLIE DE VOGUE previamente registrados. 42. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134, en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. 9 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.3.2.

Las causales de registrabilidad en estudio 43. En la interpretación que el Tribunal de Justicia hizo en el presente proceso, limitó el estudio de la legalidad de los actos administrativos demandados a la presunta trasgresión del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]» (Negrillas y subrayas fuera de texto). 5.4.

Examen de registrabilidad 44. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 45.

Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 46. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»10. 47.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 48. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 10 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común11. 49.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”12. 50.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.5. Reglas de cotejo marcario 5.5.1. Las reglas de cotejo marcario 51.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria13 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: «[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 12Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON 13 Ibídem. 11 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. 6.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate [ ]» (Negrillas fuera de texto). 52. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía. 5.6.

De las expresiones de uso común o descriptivas. 5.6.1. De las expresiones de uso común 53. En relación con este tipo palabras, utilizadas en muchas ocasiones para solicitar el registro de un signo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: «[…] El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando14.

El Tribunal advierte que los signos descriptivos, genéricos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios 14 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: «El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215». 12 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […]» 54.

Así las cosas, puede afirmarse que las expresiones de uso común son aquellas palabras que, por su amplia utilización en el mercado, pasan a ser del dominio público y, por ende, no pueden ser registrados o reivindicados exclusivamente en favor de una persona, salvo, cuando se encuentran conformados por otros signos o expresiones que le otorguen distintividad. 5.6.2.

De las expresiones descriptivas 55. Tal como lo señaló el Tribunal Andino, en la interpretación judicial aportada al proceso, los términos descriptivos son aquellas denominaciones que: «[…] informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

De ello se comprende por qué el literal e del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregsitrabilidad de los signos descriptivos (…) La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar […]» 56. En ese orden de ideas, y en consonancia con lo expuesto por esta Sección en otras oportunidades15, los signos descriptivos «[ ] no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión […]». 5.7.

La comparación de marcas mixtas 57. El Tribunal de Justicia definió la marca mixta como: «[…] una unidad, en la cual se ha solicitado el registro de elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado»16. 58. Asimismo, considera que en la marca mixta el elemento denominativo «[s]uele ser el más característico o determinante teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables […]»17, sin que ello obste para que en algunos casos ese predominio lo ejerza el elemento gráfico. 15Consejo de Estado.

Sala de lo contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de mayo de 2020. Expediente 11001-03-24-000-2009-00302-00. Actor: Kidy Birigui Calcados Industria e Comercio Ltda. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 56-IP-2013. 22 de julio de 2004, marca: “WESCO COLOR CENTER”. 17Ibídem 13 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 59.

Ahora bien, es necesario resaltar que cuando se pretende registrar una marca mixta, formada por un signo denominativo compuesto, es necesario examinar la relevancia y distintividad de los vocablos que la forman para determinar el riesgo de confusión con una marca previamente registrada. Así, se podrán registrar aquellos que están dotados de suficiente carga semántica que permita identificar el origen empresarial y evitar que el consumidor caiga en error. 60.

De lo dicho fuerza concluir que en el cotejo de los signos mixtos que se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), se debe identificar cuál de estos elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. 61. Si es el elemento denominativo, se debe establecer con claridad meridiana, si la combinación de los elementos que lo componen al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 5.8.

De las palabras en idioma extranjero y los términos de Fantasía 5.8.1. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas 62. En atención a lo conceptuado por el Tribunal de Justicia y, dado que las marcas en conflicto incluyen en su denominación palabras en idioma extranjero, es menester referirnos a los eventos en que estas se emplean en la denominación de las marcas.

Sobre el particular en el proceso 146-IP-2013 el Tribunal de Justicia sostuvo: «Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario […]». 63.

En relación con la registrabilidad de las marcas en cuya denominación se incluyen términos en idioma extranjero, esa Corporación ha dicho: «[ ] cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. […] 14 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros […]»18. 64.

De lo dicho se colige que en derecho marcario se presume que las palabras en idioma extranjero no son de conocimiento común, lo que en principio llevaría a concluir que se trata de signos de fantasía que harían registrable la marca que los contiene. 65. Sin embargo, si dentro de la marca a registrar existen vocablos en idioma extranjero, se debe tener en cuenta que el conocimiento y significado conceptual de algunas se ha generalizado entre los consumidores, (okey, chao, good, oil, happy, entre otras); en este caso, el signo marcario que las contiene es fácilmente identificable por el público consumidor, bien por su escritura, ora por su pronunciación o significado. 66.

Cuando ello es así, en el análisis de registrabiilidad el examinador deberá evaluar su carácter genérico o de uso común, de lo que se desprende que no podrán «ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros[…]»19 67.

Al respecto la Sala ha considerado que: «[E]n el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate […] A propósito de los signos compuestos por expresiones en inglés, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía. En caso contrario, y si el significado conceptual de las palabras o partículas que la integran se ha hecho de conocimiento común, el mismo se considera débil y pueden ser objeto de registro, siempre que se encuentre integrado de otros elementos que le doten 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 69-IP-2001. Decisión de 12 de diciembre de 2001 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 59-IP-2004 15 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de distintividad suficiente.»20. (negrillas originales). 5.8.2. Términos de fantasía 68.

En la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, proferida dentro del proceso 23-IP-201321, el Tribunal de Justicia definió los signos de fantasía. 69. Ahora bien, con respecto a las marcas en cuyo contenido se incluyen expresiones o vocablos extranjeros, la jurisprudencia de esta Sala ha considerado que «los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marca […]»22 (subrayas originales). 70.

Lo dicho permite concluir que las expresiones de fantasía son tales que carecen de significado propio o conocido en el idioma español y, que incorporadas a los vocablos que conforman una marca la hacen registrable. 5.9. El caso concreto 71. La sociedad The Procter & Gamble Company presentó demanda con miras a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 14483 de 23 de marzo de 2011, a través de cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó las Resoluciones números 21701 de 27 de abril de 2010 y 28718 de 31 de mayo de 2010 y negó el registro de la marca Downy Libre Enjuague Deluxe Jolie (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 72.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: 20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020100041700. Sentencia de 30 de julio de 2020. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón 21«Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: «[…] Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]». 22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020100026500. Sentencia de 24 de octubre de 2019.

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 16 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio SIGNO SOLICITADO (MIXTO) MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) ARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (DENOMINATIVA) 73. Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por varios elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 74.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 17 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 75.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: «[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]». 76.

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló que: «[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico- visual o el nominativo-auditivo […]»23. 77.

De otro lado, siguiendo jurisprudencia de esta Sección y las indicaciones del Tribunal de Justicia, se considera necesario analizar la posible exclusión del estudio de confundibilidad de las expresiones LIBRE ENJUAGUE y JOLIE, en tanto que puede contener palabras de uso común o descriptivas. 78. No debe olvidarse que al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común o descriptivas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 79.

Sobre el particular, esta Sección, en sentencia de 23 de enero de 201424, indicó que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario; así se estimó: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020100047100. Sentencia de 21 de abril de 2016. C.P. Guillermo Vargas Ayala. 24 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 18 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” […]» (Negrillas fuera del texto). 80.

En consonancia con lo anterior, es menester hacer referencia a lo señalado por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, cuando al referirse a las expresiones descriptivas señaló: «[…] 78. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, las palabras, partículas o expresiones descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones descriptivas se deben excluir del cotejo marcario 25.”[…]» (negrillas fuera del texto). 81. Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, la Sala observa que las expresiones LIBRE y ENJUAGUE son descriptivas de los productos que identifican, en la medida que son utilizadas para explicar las características y propiedades del producto que ampara la marca, consistente en que la prenda a la que se aplica el producto no requiere de enjuague. 82.

Aunado a lo anterior, las referidas expresiones también son de uso común en la clase 3; en efecto, una vez consultada la página web de la entidad demandada26 se encontró: NOMBRE TITULAR CLASE FECHA DE REGISTRO SUAVITEL LIBRE ENJUAGUE (nominativa) COLGATE PALMOLIVE COMPANY 3 31 de agosto de 2006 25 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”.

Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. 26 La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. https://sipi.sic.gov.co. 19 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio RADIANTE SUAVITEL SIN ENJUAGUE (mixto) COLGATE PALMOLIVE COMPANY 3 29 de mayo de 2009 SENSACIONES SUAVITEL SIN ENJUAGUE (mixto) COLGATE PALMOLIVE COMPANY 3 27 de mayo de 2009 POUDRE UNIVERSELLE LIBRE (nominativa) CHANEL SARL 3 15 de octubre de 2002 POR FIN TENGO LA CAMISA NEGRA LIBRE DE CASPA (nominativa) BELLEZA EXPRESS S.A. 3 30 de noviembre de 2006 (nominativa) DOWNY LIBRE ENJUAGUE (nominativa) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 3 30 de octubre de 2006 DOWNY LIBRE ENJUAGUE (mixta) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 3 8 de marzo de 2006 DOWNY LIBRE ENJUAGUE (mixta) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 3 10 de octubre de 2005 *Fuente: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637343618676283582 83.

En este sentido, la Sala advierte que las expresiones LIBRE y ENJUAGUE, al momento de la expedición de los actos acusados era términos de uso común dentro de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que, además de la marca registrada en favor del tercero interesado en las resultas del proceso, se encontraban otras marcas que contenían las mismas expresiones y que fueron registrada por sociedades diferentes, además y descriptivos de las características de los productos de dicho nomenclátor. 84.

Por lo anterior, en aplicación de las consideraciones expuestas por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso, se excluirán las expresiones LIBRE y ENJUAGE del correspondiente cotejo marcario, toda vez que son descriptivas y de uso común en la Clase 3ª, por lo que no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe o no confusión entre los signos enfrentados. 85.

En cuanto a la expresión «Jolie», consultada la página web de la SIC, se encontraron las siguientes marcas que contienen en su parte denominativa la 20 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio expresión «Jolie»: NOMBRE TITULAR CLASE FECHA DE REGISTRO JOLIE L´Oréal COLOMBIA S.A.S. 3 9 de noviembre de 2020 JOLIE DE VOGUE DERMO-OXIGENE L´Oréal COLOMBIA S.A.S. 3 30 de mayo de 2012 JOLIE DE VOGUE EL MAQUILLAJE DE LAS REINAS LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S.A.S 3 30 de septiembre de 2012 MAXI LIPS-FULL VOLUME JOLIE LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S.A.S 3 30 de julio de 2004 JOLIE DE VOGUE DERMO OXYGENE DEEP RELAXING CREAM L´Oréal COLOMBIA S.A.S. 3 21 de enero de 2010 JOLIE MADAME BALMAINS PARFUMS IN 3 14 de septiembre de 1978 TRES JOLIE MARIA MINERVA CORTEZ OSORIO 3 31 de enero de 2001 ***Ibidem 86.

En efecto, lo que se observa en el cuadro anterior es que existen 8 marcas que se encontraban registradas en la clase 3 de la Categoría Internacional de Niza, que contenían el vocablo Jolie, de las cuales 5 corresponden a 3 titulares diferentes a Laboratorios Cosméticos Vogue S.A.S. 87. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la expresión JOLIE es de uso común, pues es utilizada por varias sociedades para describir productos en la Clase 3 del nomenclátor internacional. 88.

En este aparte, se recuerda que conforme con la jurisprudencia de esta Seccion, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión. 89. Cabe resaltar que conforme con la jurisprudencia de esta Sección, por regla general al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran 21 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, sin embargo, se ha precisado que en aquellos eventos en los cuales la exclusión de dichas palabras o expresiones llegaren a reducir un signo de tal forma que resulte imposible hacer la comparación, no se realizará la referida exclusión, ello en aras de que se pueda hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto, tal y como ocurre en el caso de autos. 90.

Ciertamente, la Sala considera que en el caso de autos no debe excluirse del cotejo la expresión JOLIE en las marcas opositoras, en tanto que ello conllevaría a que no se pudiera efectuar el análisis de confundibilidad, en la medida que una de las marcas frente a las cuales se haría dicho análisis contiene como única expresión la referida palabra JOLIE. 91.

Aclarado lo anterior y en aras de realizar el cotejo marcario, vale la pena recordar que los signos deben compararse teniendo en cuenta una visión en conjunto en la que no se fraccionen los elementos, tal como se expresó en la interpretación prejudicial 184-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015 del Tribunal Andino de Justicia: “44.A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).” (resaltado fuera de texto) 92. Teniendo en cuenta lo expuesto y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas, visuales o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: D 0 W N Y 1 2 3 4 5 D E L U X E 1 2 3 4 5 6 J 0 L I E 22 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1 2 3 4 5 Marcas previamente registradas J 0 L I E 1 2 3 4 5 J O L I E D E V O G U E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 93.

En lo atinente a la similitud ortográfica, la Sala considera que los signos en conflicto resultan disimiles en cuanto a su extensión y configuración, pues el signo solicitado está conformado por tres palabras, la expresión DOWNY que tiene cuatro consonantes (D, W, N, Y) y la vocal (O), el término DELUXE que tiene tres consonantes (D, L y X) y tres vocales (E, U E) y la palabra JOLIE que tiene dos consonantes (J y L) y tres vocales (O, I y E); en tanto que los signos previamente registrados JOLIE y JOLIE DE VOGUE está conformados por la expresión JOLIE que tiene dos consonantes (J y L) y tres vocales (O, I y E), la partícula DE que contiene una consonante y una vocal (D,E) y la expresión VOGUE que está compuesta por las consonantes (V y G) y las vocales (O, U y E). 94.

Cabe resaltar que de la lectura detallada de cada uno de los registros marcarios, la Sala evidencia que, si bien es cierto que en todos los signos la expresión JOLIE se encuentra presente, también lo es que, como se determinó líneas atrás, la misma es de uso común y, por ende, débil, razón por la cual puede ser utilizada cualquier persona para formar sus marcas. 95.

Teniendo en cuenta lo anterior, el elemento distintivo en esta clase de signos se encuentra en las expresiones que acompañan la palabra de uso común, en tanto que son los demás vocablos los que le otorgan el carácter distintivo al conjunto marcario, que para el caso del signo solicitado radica en la palabra DOWNY. 96. En efecto, es necesario resaltar que la expresión DOWNY que hace parte del signo solicitado es la que resulta contentiva del mayor peso distintivo y nivel de recordación en la mente del consumidor. 97.

Aunado a lo anterior, de la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de las marcas registradas previamente, la Sala también puede concluir que visualmente no se presentan similitudes que pueden ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE – DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE 23 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE – DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE – DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE – DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE DE VOGUE DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE DE VOGUE DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE DE VOGUE DOWNY DELUXE JOLIE – JOLIE DE VOGUE 98.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados. Ciertamente, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente, en la medida que DOWNY DELUXE JOLIE difieren en la sonoridad con los términos JOLIE y JOLIE DE VOGUE. 99.

Así mismo, la Sala observa que entre las marcas cotejadas no existen similitudes desde el punto de vista ideológico, pues las marcas están compuestas con palabras de otro idioma, considerándose, así como signos de fantasía, lo que determina que no puedan cotejarse desde este aspecto 100. Sobre lo anterior, resulta necesario indicar que la expresión DOWNY es un término del idioma inglés, no tiene significado en el idioma español y que al ser traducido al idioma español significa suave, velloso y sedoso, traducción que no es conocimiento generalizado por el público consumidor.

El termino DELUXE, es una palabra de origen inglés, sin significado en el idioma español, que al ser traducida significa de lujo, la cual al igual que la anterior tampoco es de conocimiento generalizado en el mercado. Situación similar ocurre con la expresión JOLIE que tiene significado en el idioma francés como bonita, y VOGUE que también es una expresión del idioma inglés, al ser traducido al español significa moda.

Por ende, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que se trata, en todos los casos, de signos de fantasía. 101. Por tal razón, la Sala, considera que entre los signos cotejados no existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, ni tampoco semejanzas que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión. 102.

Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto que establece la Decisión 486 de 2000 relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican las marcas en conflicto, el riesgo de asociación en el mercado y el cargo por notoriedad de la sociedad demandante, tal y como esta Sala lo ha considerado en reiteradas 24 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio oportunidades27.

V.7.2. Conclusión 103. El anterior examen permite concluir a la Sala que no existen similitudes sustanciales que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica, razón por la cual se declarará la nulidad del acto administrativo demandado, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 104.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la SIC conceder el registro de la marca «DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción formulada por la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 14483 de 23 de marzo de 2011, de conformidad con lo dicho supra.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la SIC conceder el registro de la marca «DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora.

CUARTO: ORDENAR a la SIC publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad.: 2009 00085 00 Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 25 Radicación: 11001032400020110032700 Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.