11001032400020190000500 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020190000500 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Temas: Cancelación Parcial del Registro - Productos Conexos – Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Gaseosas Posada Tobón S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de los artículos 2.º y 3.º de la Resolución núm. 29724 de 26 de mayo de 2017 y la Resolución núm. 61866 de 27 de agosto de 2018, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Gaseosas Posada Tobón S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 27-28 2 Cfr. Folios 2 a 26 2 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3 para que se declare la nulidad de los artículos 2.° y 3.° de la Resolución núm. 29724 de 26 de mayo de 2017, “Por la cual se decide la cancelación del registro de un registro”; expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 61866 de 27 de agosto de 2018, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada restablecer la protección del registro marcario núm. 74658 de la marca XX, para identificar “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad de: 2.1.1. Los artículos Segundo y Tercero de la Resolución Núm. 29724 de 26 de mayo de 2017, mediante los cuales la Dirección de Signos Distintivos e la Superintendencia de Industria y Comercio decidió cancelar parcialmente por no uso la marca XX (mixta), bajo Registro N° 74658, para productos en Clase 32 y excluir de su cobertura "cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas" y consecuentemente limitó el alcance de la marca para distinguir "gaseosas" productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.1.2.

La Resolución N° 61866 de 27 de agosto de 2018, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por mi representada en contra de los Artículos Segundo y Tercero de la Resolución N° 29724 de 26 de mayo de 2017, confirmándolos en su integridad y declarando agotada la vía gubernativa. 2.2.

Que, como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio NEGAR LA CANCELACIÓN PARCIAL del registro de la marca XX (mixta), Certificado N 74658 manteniendo la cobertura del título para todos los productos para los que originalmente se solicitó y otorgó el registro de la marca, restableciendo el alcance de la protección original. 3 Previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 4 Cfr. Folio 3 3 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como resultado de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio modificar la inscripción del Certificado de registro de la Marca XX (mixta), Certificado N° 74658 de titularidad de mi representada, restituyendo a su cobertura en el Registro de la propiedad industrial, los siguientes productos de la clase treinta y dos (32) internacional "Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas" junto con las "gaseosas", productos a los que se limitó en los actos acusados. 2.3.

Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A). 2.4.

Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la Sentencia proferida en desarrollo de este proceso. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 5. Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó la cancelación por no uso del registro núm. 74658 de la marca XX, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1.

La referida solicitud fue admitida a trámite, por la parte demandada, mediante Oficio núm. 268 de 11 de enero de 2016 y notificado a las partes el día 12 de enero de 2017. La parte demandante, dio respuesta a la acción de cancelación el día 5 de abril de 2017. 5.2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 29724 de 26 de mayo de 2017, resolvió cancelar parcialmente por no uso la cobertura de los productos “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” y negar la cancelación respecto del producto “gaseosas”. 5 Cfr. Folios 3 a 4 4 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.3.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 29724 de 26 de mayo de 2017. 5.4. La Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 61866 de 27 de agosto de 2018, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29724 de 26 de mayo de 2017.

Normas violadas 6. La parte demandante indicó la vulneración los artículos 165, 166, 167, 168, 168 y 170 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000. Concepto de violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así6: 7.1. Señaló que no era posible excluir de la protección de la marca aquellos productos que eran idénticos o similares a aquellos respecto de los cuales se había probado el uso. 7.2.

Adujo que, para realizar el estudio de similitud entre los productos objeto de la acción de cancelación, se debió tener en cuenta lo previsto en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, respecto de los criterios de: i) naturaleza o finalidad de los productos; ii) conexidad competitiva, concepto este último que debió verificarse atendiendo al cumplimiento de los criterios de sustituibilidad, complementariedad e identidad respecto de los canales de comercialización y publicidad. 7.3.

Mencionó que la similitud evidente del producto efectivamente usado, a saber, gaseosas, y aquellos que se pretenden mantener protegidos, a saber, cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, es un argumento que debió tener en cuenta la parte demandada para determinar sobre qué productos procedía la cancelación parcial. 6 Cfr. Folios 11-24 5 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.4.

Arguyó que, comoquiera que se había probado el uso respecto de gaseosas, y que las “Cervezas, aguas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, eran productos conexos con estos, no era procedente cancelar el registro, respecto de dichos productos. 7.5. Indicó que, a su juicio, existe conexidad entre los productos comoquiera que: i) su finalidad consistía en ser bebidas para acompañar comidas y calmar la sed; ii) que respondían al género de bebidas para consumo humano; iii) que eran considerados como sustituibles para un consumidor promedio; iv) que tenían un uso complementario pues solían mezclarse para producir otras bebidas como el refajo los jugos de fruta, el té y demás bebidas isotónicas; v) que compartían canales de comercialización al distribuirse por medio de grandes superficies, tienda a tienda supermercados y otros; y vi) compartían medios de publicidad como la televisión, las publicaciones impresas, la publicidad en línea y la publicidad en el punto de venta. 7.6.

Concluyó señalando que la parte demandada, los actos acusados, habían violado el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que no había tenido en cuenta la similitud y la conexidad competitiva entre los productos cancelados y aquellos frente a los cuales existía un registro. Contestación de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.

Manifestó que la parte demandante, en el procedimiento administrativo, sólo demostró el uso real y efectivo de la marca XX para identificar “gaseosas”, sin que lograra ese uso respecto de los demás productos que fueron reivindicados inicialmente con el registro marcario, tales como “cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. 7 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 139 a 142 8 Cfr. Folios 135-138 6 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.2. Expresó que la parte demandada no tuvo en cuenta la relación de conexidad de productos, entre el real y efectivamente utilizado, y los demás protegidos, pues no sería lógico alegar el uso de un producto perteneciente a un género, como es el de las “gaseosas”, para considerar que, con este, se protegen todos los productos que engloban las bebidas. 8.3.

Adujo que pese al reconocimiento del uso real y efectivo de la marca respecto de las “gaseosas”, esta no es notoria, y que, en tal sentido, no era posible extender su protección a productos distintos de aquellos frente a los cuales no se había demostrado su uso. 8.4. Mencionó que ningún fin tendría la cancelación parcial de un registro si simplemente esta se negara por considerar que todos los productos que se encuentran englobados en la clase que se reivindica son conexos. 8.5.

Finalmente indicó que los productos cuya inclusión se pretendía con la demanda no eran conexos competitivamente con las gaseosas, pues su única similitud era su calidad de bebidas, no obstante, no existe un riesgo directo o indirecto que un consumidor adquiriera una cerveza, asumiendo que es una gaseosa. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso9, contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9.1. Adujo, a su juicio, indicar que todas las bebidas cuentan con conexidad competitiva desnaturaliza la finalidad de la cancelación por no uso, consistente en evitar las marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. 9.2.

Expresó que los derechos concedidos con el registro de una marca solo cobran relevancia en la medida en que esta utilice en el mercado aquellos productos que identifica. 9 Mediante apoderado Cfr. Folio 151 10 Cfr. Folios 143-150 7 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9.3.

Indicó que, tras una búsqueda simple en internet, no se observa que la parte demandante hubiera usado la marca registrada para la identificación de cervezas, aguas carbonatadas o siropes. 9.4. Finalmente, indicó que no es permisible asumir que, al cancelar el registro de una marca para la identificación de unos productos por falta de uso, se ponga en riesgo a los consumidores.

Ello comoquiera que los productos no son conexos y porque, ante una solicitud de registro que genere riesgo de confusión, la parte demandada la negaría. Audiencia Inicial 10. El Despacho Sustanciador mediante auto de 30 de septiembre de 201911 i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 7 de octubre de 201912, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; prescindió de la audiencia de pruebas; suspendió el proceso, y realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial13, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 582-IP-201914 de 7 de octubre de 2020, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…]La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168, 169 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 11 Cfr. Folios 162-163 12 Cfr. Folios 170-185 13 Cfr. Folios 182-183. 14 Cfr. Folios 207-218. 8 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andina.

Únicamente se interpretarán los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión citada por ser pertinentes. No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 168, 169 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser objeto de controversia el derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca, ni la acción de cancelación de una marca porque su titular haya permitido su uso como designación común de los productos que distingue; así como tampoco el plazo establecido para presentar alegatos y pruebas en el trámite de una solicitud de cancelación de registro.[…]”15 13.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de febrero de 202216: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 15.

Durante el término legal, las partes demandantes17 y demandada18 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso19 presentaron sus alegaciones, reiterando los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente. Intervención de Ministerio Público 15.1. El Agente del Ministerio Público20, se pronunció en esta oportunidad procesal, señalando que los actos acusados se encontraban ajustados a lo previsto en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000.

Ello comoquiera que la parte demandante solo había logrado demostrar el uso de la marca para identificar gaseosas, razón por la cual la cancelación parcial era la más apropiada y, en tal sentido, las pretensiones de la demanda debían ser despachadas desfavorablemente. 15 Cfr. Folio 208-209 16 Cfr. Índice 37 del aplicativo web “SAMAI” 17 Cfr. Índice 43 del aplicativo SAMAI. 18 Cfr. Índice 45 del aplicativo SAMAI. 19 Cfr. Índice 44 del aplicativo SAMAI. 20 Cfr. Índice 42 del aplicativo SAMAI. 9 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 582-IP-2019 de 7 de octubre de 2020; vii) el marco normativo sobre la cancelación marcaria por no uso; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. Los artículos 2º y 3º de la Resolución núm. 29724 de 26 de mayo de 2017, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló el registro núm. 74658 de la marca XX, respecto de los productos “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” y negó la cancelación respecto del producto “gaseosas”, productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 19.2.

La Resolución núm. 61866 de 27 de agosto de 2018, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de 21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación y confirmó la resolución núm. 29724 de 26 de mayo de 2017.

Problema jurídico 20. De acuerdo con la demanda y la contestación de esta, el concepto del Ministerio Público y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 20.1 Si los artículos 2.º y 3.º de la Resolución núm. 29724 de 26 de mayo de 2017 y la Resolución núm. 61866 de 27 de agosto de 2018, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se canceló parcialmente por no uso el registro marcario núm. 74658 que corresponde a la marca mixta XX, en el sentido de excluir de su cobertura “cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 165 a 170 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 20.2 En este sentido, se analizará, si la parte demandante demostró el uso de la marca referida supra para identificar los productos respecto de los cuales fue concedida en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo de tiempo relevante comprendido entre el 3 de enero de 2014 y 3 de enero de 2017. 20.3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, no interpretó los artículos 168, 169 y 170 ibidem, por cuanto consideró que la controversia no se relacionaba con el derecho de preferencia. 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 11 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 200024 de la Comisión de la Comunidad Andina25.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 23 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 25 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 26 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.27 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros28. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, 27 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 28 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 13 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 582-IP-2019 de 7 de octubre de 2020 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso29: “[…] 1.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación total del registro de la marca XX (mixta) por falta de uso, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente.2 1.3.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas, el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización […] 2.

La cancelación parcial por no uso de la marca 2.1. En el presente caso la SIC cancelo parcialmente el registro de la marca XX (mixta) registrada a favor de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A.- POSTOBON S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. […] 2.3.

Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 29 Cfr. Folios 207-2018 14 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una ciase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar 2.6. Ahora un segundo ejemplo. Asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. ΕΙ titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1.

El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto. 2.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (Xe Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 2.8.

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases, pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase.

Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 2.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre si para el consumidor en su proceso de elección en el mercado 3.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3.1. Debido a que en el proceso interno se discute si las pruebas aportadas por la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN SA.-POSTOBON S.A., han podido acreditar el uso de la marca XX (mixta), la cual ampara productos comprendidos en las Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta necesario desarrollar los alcances del Articulo 167 de la Decisión 486. 3.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 15 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. […] 4.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 4.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso y lo alegado por el demandante respecto de los medios probatorios presentados por el titular de la marca XX (mixta), en cuanto a que estos no habrían logrado demostrar un uso real y efectivo de la misma.

Este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. […] 4.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirse la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos 4.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 4.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 4.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Asi, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrato publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 4.8.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. […] 4.13.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 16 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.14.

¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no" inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 4.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 4.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […]”.

Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso 31. Visto el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado.

En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca. Análisis frente al cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos 17 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa30. 32.

Visto el inciso 4º. del artículo 165 ibidem “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso. De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 33.

Visto el artículo 166 ibidem, una marca se encuentra en uso cuando: i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado; y ii) cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Estados Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo 34. Visto el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro. Análisis del caso concreto 35. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes y del Ministerio Público; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 36.

La marca registrada es como se muestra a continuación: 30 Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP-2019 de 3 de junio de 2019. 18 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca concedida31 Registro núm.: 74658 Titular: Gaseosas Posada Tobón S.A. Clase 32: “Gaseosas”32 37.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso. De la presunta vulneración del artículo 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de 2000 38.

La Sala ha considerado, en reiterada jurisprudencia33, que de conformidad con lo previsto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, la procedencia de la cancelación por no uso de una marca se dará cuando se cumplan los siguientes tres requisitos: i) que quien solicita la cancelación cuente con la legitimidad para iniciar dicho trámite, esto es, que demuestre tener un legítimo interés en la cancelación; ii) que se adelante dentro de la oportunidad para ello, esto es, cuando hayan pasado al menos tres años desde la concesión del registro marcario cuya cancelación se pretende; y iii) la falta de uso de la marca, esto es, no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno 31 Cfr. Folio 31 32 Con los siguientes productos excluidos, en razón de la cancelación parcial: “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. 33 Consejo De Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; C.P: Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00028-00. 19 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los Estados miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 39.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, consideró que los requisitos para que opere la cancelación por no uso, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000, son: “[…] De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación […]”34 40.

En el caso sub examine, la parte demandante no indicó el incumplimiento de los dos primeros requisitos y, en ese sentido, fundamenta sus argumentos en señalar que, comoquiera que se probó el uso de la marca respecto de “gaseosas”, no era procedente la cancelación respecto de los productos “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” en tanto atendían al principio de similitud previsto en el inciso 3 del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000. 34 Cfr. Folio 211 20 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41.

Atendiendo a que ninguna de las partes discute la valoración probatoria para determinar el uso real y efectivo de la marca para identificar gaseosas, le corresponde a la Sala estudiar si la similitud entre los productos registrados, a saber “gaseosas”, y aquellos frente a los cuales se hizo la cancelación de la marca, daba lugar a impedir la cancelación de dicha cobertura o, si por el contrario, le correspondía a la parte demandante demostrar el uso de la marca de forma concreta respecto de “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. 42.

En relación con la cancelación parcial el inciso 3 del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, prevé que: “[…]Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. […]” 43.

Dicho inciso prevé la posibilidad de excluir del registro algunos productos frente a los que no se hubiere probado o el uso y que no fueran similares o idénticos aquellos frente a los cuales se demostró el uso de la marca. Asimismo, determina que en aquellos casos en que haya productos frente a los cuales no se hubiera probado el uso de la marca, pero sean similares o idénticos respecto de aquellos frente a los cuales se encontró probado el uso de la marca, no sería procedente su cancelación. 44.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial consideró que: “[…] 2.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una ciase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar 21 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. Ahora un segundo ejemplo. Asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. ΕΙ titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1.

Esta Sala en jurisprudencia reciente, reiteró una posición de 12 de septiembre de 202036, y consideró que: “[…] De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

Cabe señalar que, sobre esta materia, la Sala en sentencia 12 de noviembre de 202037, precisó que para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. […]”38 (Destacado del original) 46.

La Sala considera, teniendo en cuenta lo anterior, que en las acciones de cancelación por no uso, si procede la realización de un análisis de similitud entre los productos respecto de los cuales se demostró el uso frente aquellos en los que no, razón por la cual, considera preciso pronunciarse respecto de la similitud entre las “gaseosas” y las “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

Similitud entre productos 35 Cfr. Folios 212-213 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación. 11001-03-24-000-2008-00397-00. 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación. 11001-03-24-000-2008-00397-00. 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de septiembre de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación. 11001-03-24-000-2014-00436-00. 22 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47.

Respecto de la similitud entre productos “gaseosas”, y “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, a efectos de la cancelación de registros marcarios, esta Sala ha considerado que, dichos productos se encuentran en la misma Clase, pertenecen a un mismo género y pueden cumplir una misma finalidad, comparten canales de comercialización y medios de publicidad, lo que implica una vinculación entre ellos, y responden a un uso conjunto. 48.

Al respecto, la Sala, en la Sentencia de 19 de noviembre de 201839, prohijada en sentencia de 7 de septiembre de 202340, consideró: “[…] 46. La Sala considera, respecto de la conexidad competitiva entre los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que el producto “cervezas”, aunque hace parte de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, tiene conexidad competitiva con el producto para el cual sí se probó el uso, es decir, el producto “gaseosas”. 47.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó en la interpretación prejudicial que “[…] para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza […]”.

Análisis de criterios y factores para definir la conexión competitiva entre productos, en el caso concreto 48. La Sala analizará los factores para determinar la conexidad, establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente caso: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor 48.1.

Los productos “gaseosa” y “cerveza” pertenecen a la misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; es decir, la Clase 32. Mismo género de productos 48.2. Para esta Sala, el producto “cervezas” y el producto “gaseosas” comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen el mismo género; es decir, se trata de bebidas.

No obstante lo anterior, los productos tienen una naturaleza distinta debido a que, por regla general, la cerveza es considerada una bebida alcohólica, mientras que la gaseosa no lo es. Sin embargo, al tener el mismo género pueden cumplir la misma finalidad. Canales de Comercialización y similares medios de publicidad 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00056-00. 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de septiembre de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación. 11001-03-24-000-2014-00436-00. 23 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.3.

Los productos pueden tener los mismos canales de comercialización debido a que tanto el producto “gaseosas” como el producto “cervezas” son ofrecidas en lugares como tiendas, supermercados, restaurantes y bares; además, estos productos se valen de los mismos medios de publicidad: prensa, radio, televisión, revistas y su difusión no es restringida; todo ello influye para que pueda producirse una conexión competitiva.

Relación o vinculación entre los productos 48.4. Para la Sala, al tener los productos el mismo género, existe una relación entre ellos porque, como se explicó, la comercialización de los productos por los mismos canales y los mismos medios de publicidad influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial. Uso conjunto o complementario de los productos 48.5.

La Sala considera que los productos “cervezas” y “gaseosas” pueden tener una relación de intercambiabilidad importante atendiendo a que el consumidor puede llegar estimar que estos productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y puede indicarse que ambos son de consumo masivo a pesar de que el producto “cervezas” esté restringido a personas adultas.

Además, la mezcla de estos dos productos es habitualmente usada por los consumidores. […]” 49. Al respecto, se considera que las “Gaseosas” son similares con las “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, comoquiera que comparten la misma clase dentro de la Clasificación Internacional de Niza, pertenecen a un mismo género, cumplen con misma finalidad, comparten canales de comercialización y medios de publicidad, y son susceptibles de un uso conjunto. 50.

Sobre el particular, esta Sala, en sentencia de 7 de septiembre de 202341, consideró: “En este orden de ideas, la Sala observa que no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa “KOL-CANA”, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los productos “cervezas; gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, pues si bien su titular no logró probar el uso de los referidos productos, se determina que éstos y el “agua”, en este caso, son similares y existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso complementario alternativo o sustituto entre ellos y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor.

En efecto, la relación o similitud entre los productos antes mencionados es tan estrecha, que es altamente usual que un consumidor opte por sustituir el agua por bebidas, tales como jugos de zumo de fruta, gaseosas o cerveza.” 41 ibidem 24 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51.

En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca mixta XX que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los productos “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

Ello comoquiera que, aunque su titular no logró probar el uso de los referidos productos, se determina que, en este caso, tienen una similitud y una conexión competitiva cercana, con aquellos frente a los cuales se probó el uso “gaseosas” y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado, la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. 52.

En ese orden de ideas, si se accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca mixta XX en relación con “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dicho producto, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “gaseosas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las cervezas y las gaseosas provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos.

Conclusión 53. En suma, la Sala considera que en el presente asunto no es procedente la cancelación parcial por no uso del Registro núm. 74658, en el sentido de excluir de su cobertura los productos “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, correspondiente a la marca mixta XX, cuyo titular es la parte demandante, debido a que, a pesar de no haber sido probado el uso real y efectivo del producto “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” para dicha marca, existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso complementario alternativo o sustituto con el producto “gaseosas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 25 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad del cargo endilgado, se declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala concederá el restablecimiento del derecho solicitado en el sentido de incluir la cobertura total otorgada en el acto que concedió su registro como marca para identificar los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los artículos 2º y 3º de la resolución núm. 29724 de 26 de mayo de 2017, “Por la cual se decide la cancelación del registro de un registro” y la Resolución núm. 61866 de 27 de agosto de 2018, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Superintendencia de Industria y Comercio que MODIFIQUE la inscripción del certificado de registro núm. 74658 de la marca mixta XX, en el sentido de incluir los productos de “Cervezas, gaseosas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. 26 Número único de radicación: 11001032400020190000500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.