1 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00058-00 Demandante: MONAVIE CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2011-00058-00 Demandante: MONAVIE Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: MARÍA IRENE MELO GARZÓN Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad MONAVIE LLC, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA, la cual fue adecuada en el auto admisorio de la demanda a la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de la resolución número 26851 por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “MONA.VIE”, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio1.
I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad MONAVIE LLC, a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00058-00 Demandante: MONAVIE 1.1. Pretensiones “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 26851 del 29 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca MONA.VIE (NOMINATIVA) a nombre de John Dairo Giraldo Arroyave para distinguir productos de la clase 5 Internacional.
SEGUNDA: Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera dentro de este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio TERCERA: Que se condene en costas a la parte demandada” 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1.
El señor John Dairo Giraldo Arroyave, solicitó el 28 de agosto de 2008 ante la División de Signos Distintivos de la SIC, el registro de la marca nominativa “MONA.VIE”, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole el número de expediente 08-090679. 1.2.2. El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 602 del 31 de octubre de 2008, sin que se presentara oposición alguna. 1.2.3.
La SIC expidió la resolución 26851 del 29 de mayo de 2009, suscrita por la Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual concedió el registro de la marca nominativa “MONA.VIE”, para distinguir productos de la Clase núm. 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.4. La SIC expidió la resolución 8700 del 28 de febrero de 2013, mediante la cual canceló por no uso el registro de la marca nominativa “MONA.VIE”, para distinguir productos de la Clase núm. 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.5.
La SIC expidió la resolución 63182 del 29 de octubre de 2013, mediante la cual revocó parcialmente la cancelación por no uso del registro de la marca nominativa “MONA.VIE”, para distinguir productos de la Clase núm. 5 de la Clasificación Internacional de Niza de la siguiente manera: 3 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00058-00 Demandante: MONAVIE “
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 8700 de 28 de febrero de 2013, proferida por la Directora de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.
ARTÍCULO SEGUNDO. Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro No. 382056, correspondiente a la marca nominativa MONA. VIE, registrada a nombre de la señora MARIA IRENE MELO GARZON, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
ARTÍCULO TERCERO. Cancelar parcialmente el registro de la marca MONA. VIE en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: "productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, alimentos para bebés; emplastos material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".
ARTÍCULO CUARTO. Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado No 382056, correspondiente a la marca nominativa MONA. VIE distinguirá "suplementos dietéticos para uso humano", productos comprendidos en la clase 5 Internacional.
ARTÍCULO QUINTO. Notificar a la señora MARIA IRENE MELO GARZON, y al accionante, la sociedad MONAVIE LLC., el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.” 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró las siguientes normas: literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
En primer lugar señaló que la referida Decisión fue vulnerada en atención a que era evidente que la marca acusada, i) reproduce el nombre comercial de la compañía, MONAVIE LLC., ii) se trata de una marca de fantasía, es decir, una marca que fue arbitrariamente creada y que no tiene un significado conocido, y iii) tiene la particularidad semántica de incluir entre la vocal “a” y la letra “v” el signo punto lo cual hace evidente que era imposible que la creación de la marca cuestionada se haya producido sin tener presente a la marca aquí opositora.
II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de mayo 9 de 2013 el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la señora María Irene Melo Garzón, y al Ministerio Público. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00058-00 Demandante: MONAVIE 2.2.
De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda señalando que dentro del material probatorio se puede observar que los intentos de la parte actora de lograr el registro de su marca MONAVIE, no fueron exitosos y, en segundo lugar, su interés de demostrar el registro y uso de su marca de manera preferente en otro país no fue probado dentro del proceso y, por ende, no logró acreditar la mala fe por parte del titular de la marca registrada en Colombia. 2.2.2.
La señora María Irene Melo Garzón, se pronunció dentro del presente proceso a través de Curador Ad Litem el cual manifestó que “por desconocer los fundamentos de hecho, que me permitan hacer una oposición tendiente a enervar las pretensiones, no me allano ni me opongo a las mismas, y me atengo a lo que resulte probado”. III. PRUEBAS 3.1.
Mediante auto del 7 de noviembre de 2017 el magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1. De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 3.1.2. Del tercero con interés Solicitó tener como pruebas las obrantes en el expediente. 3.1.3. De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 8 de octubre de 2018 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 5 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00058-00 Demandante: MONAVIE 4.1.
La SIC como entidad demandada mediante escrito del 25 de octubre de 2018 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.1.2. La señora María Irene Melo Garzón, como tercero con interés, no se pronunció. 4.1.3. La sociedad MONAVIE LLC, como demandante mediante escrito del 26 de octubre de 2018 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 4.1.4 El Ministerio Público mediante escrito del 29 de octubre de 2018 emitió concepto frente al proceso señalando que la marca registrada MONAVIE y el nombre comercial MONAVIE y la marca MONA.VIE usadas y registradas por la parte actora en el exterior son idénticas e identifican los mismos productos de la marca cuestionada.
Por lo tanto, consideró que el solicitante en Colombia conocía de la existencia de esa marca y por ende no podía solicitar su registro. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 680-IP-2015. III. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de julio 17 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 382056, correspondiente a la marca nominativa «MONA.VIE», cuyo titular es MARÍA IRENE MELO GARZÓN. A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde el 30 de mayo de 2019, como consecuencia de su falta de renovación. 6 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00058-00 Demandante: MONAVIE De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 8 y el 10 de agosto de 2023, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación de conformidad con la constancia secretarial2 de fecha 14 de agosto de 2023.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia3. 6.2.
Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca nominativa «MONA.VIE» identificada con el registro marcario núm. 382056, para distinguir productos de “suplementos dietéticos para uso humano", comprendidos en la clase 5 Internacional de Niza, otorgada a favor de MARÍA IRENE MELO GARZÓN, la cual obra como tercero con interés, y cuya eventual nulidad se solicitó en este proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 29 de mayo de 2009 hasta el 29 de mayo de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI4 de la entidad demandada, así: 2 Anotaciones números 109 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 4 Índice 104 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 7 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00058-00 Demandante: MONAVIE Acorde con lo anterior, en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca nominativa «MONA.VIE», cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, la cual, como ya se explicó supra, expiró desde el 29 de mayo de 2019, al no haberse renovado dentro del término establecido por la norma andina.
En ese orden, la Sala evidencia que la extinción por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).
Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por 8 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00058-00 Demandante: MONAVIE esta Sección en fallo5 de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja6.
En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo7, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada8.
De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.
Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia9.
En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca nominativa «MONA.VIE», cuyo titular es MARÍA IRENE MELO GARZÓN, y cuya nulidad se solicitó en este proceso se 5 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 6 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 7 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 9 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 9 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00058-00 Demandante: MONAVIE encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.
En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado 10 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00058-00 Demandante: MONAVIE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.