11001032400020200049900 — Consejo de Estado

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: ORANGE BRAND SERVICES LIMITED AUTO 1.

ANTECEDENTES 1.1. El 27 de noviembre de 2020 CELSIA S.A.1, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos del artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)3, con la cual pretende la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 13798 del 6 de abril de 2020, “Por la cual se niega un registro”, y 56167 del 15 de septiembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, en virtud de las cuales se negó el registro de la marca “ORANSH” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por CELSIA S.A. E.S.P., y se confirmó la decisión mencionada, respectivamente, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 1 Antes CELSIA S.A. E.S.P. 2 La versión digital de la demanda se encuentra en el índice 2 del expediente digital en SAMAI.

Enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010324000202000499001 100103 3 Ley 1437 de 2011 sin las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 1.2.

En el acápite de la demanda denominado “IX. PRUEBAS”, la parte actora solicitó que se tengan como tal los siguientes documentos: “9.1. Documentales: 9.1.1. Solicito al Honorable Consejo de Estado, se sirva tener como pruebas la totalidad de documentos obrantes en el expediente administrativo n.° SD2019/0073205, los cuales la SIC, en su condición de extremo demandado, deberá aportar con su escrito de contestación en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 175 del CPACA. 9.1.2.

Copia simple de la Resolución n.° 13798 del 6 de abril de 2020, expedida por el Director de Signos Distintivos de la SIC, con la prueba de notificación y ejecutoria. 9.1.3. Copia simple de la Resolución n.° 56167 del 15 de septiembre de 2020, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, con la prueba de notificación y ejecutoria. 9.2.

Carga Dinámica de la Prueba: En virtud del principio de carga dinámica de la prueba se solicita al despacho que, luego de notificado el apoderado del Tercero Interesado, se le exija a este que presente el Certificado de Existencia y Representación de la sociedad ORANGE BRAND y los documentos que ratifican su calidad de representante de esta sociedad en Colombia en materia de propiedad industrial.

Esta prueba se solicita con fundamento en el artículo 167 del CGP, dado que el apoderado de la sociedad ORANGE BRAND en Colombia en materia de propiedad industrial se encuentra en una situación más favorable para aportar esta evidencia. 9.3. Prueba por informe: Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que no sea allegada al expediente la documental enunciada en el numeral 9.1.1., solicito se sirva decretar que, por Secretaría, se libre oficio a la SIC para que llegue al proceso y sea tenido como prueba, el expediente administrativo n.° 24 SD2019/0073205 o copia de este, en el cual se tramitó la solicitud de registro de la marca ORANSH (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación internacional de Niza”. 1.3.

Mediante auto de 27 de septiembre de 20214, este despacho admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; además ordenó notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la sociedad Orange Brand Services Limited, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1.4. El término para contestar la demanda venció el 18 de noviembre de 2021, dentro del cual únicamente la Superintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda5 en el que 4 Obrante en el índice número 5 del expediente electrónico en SAMAI. 5 Obrante en el índice número 13 del expediente electrónico en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 solicitó que se tengan como pruebas los documentos obrantes en el expediente administrativo número SD2019/0073205, correspondiente al trámite de la marca que fue negada, los cuales allegó y obran en el índice número 14 del expediente electrónico de la referencia disponible en SAMAI.

De otra parte, se advierte que la entidad demanda no formuló excepciones previas ni mixtas. Finalmente, aunque se notificó en debida forma a la sociedad Orange Brand Services Limited, a través del canal digital que fue aportado por la demandante, aquella no contestó la demanda. La constancia de la notificación efectuada se encuentra visible en el índice número 7 del expediente electrónico de la referencia en SAMAI. 1.5.

Por Secretaría se corrió el traslado de que trata el parágrafo 2º del artículo 175 CPACA, lapso durante el cual la parte actora presentó escrito6 en el que se opuso a los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio y reiteró las censuras contra los actos administrativos demandados, en cuanto a la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el artículo 80 del CPACA y el artículo 29 de la Constitución Política.

II. CONSIDERACIONES 2.1. Generalidades El artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 del 2021, dispuso que se podrá dictar sentencia anticipada dentro de los procesos contenciosos administrativos, en los siguientes eventos: (i) antes de la audiencia inicial, en los eventos que más adelante se precisan; (ii) en cualquier estado del proceso, cuando se presente petición conjunta de las partes en ese sentido; iii) cuando el juez así lo estime de oficio, 6 Índices números 14 y 18 del expediente electrónico en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 dada la existencia de una de las excepciones que se enlistan en el numeral 3º, y (iv) cuando exista una válida manifestación de allanamiento o transacción por parte del demandado.

Así pues, en el primer escenario, dicha figura operaría bajo uno de varios supuestos (las distintas letras del numeral 1º), todos los cuales confluyen en el segundo de ellos, esto es, que no haya que practicar pruebas, pues en efecto, esto es lo que ocurre cuando: (i) se trata de asuntos de puro derecho; (ii) se hayan pedido y se decreten pruebas que no requieran ser practicadas;

(iii) solo se hayan pedido pruebas documentales respecto de las cuales no se haya propuesto tacha alguna, o (iv) cuando pese a haberse solicitado otro tipo de pruebas, no haya lugar a su decreto y práctica debido a su impertinencia, su inconducencia o su inutilidad, lo que entonces conduciría a su negación. Por tal razón, una vez presentada la contestación de la demanda y resueltas las excepciones previas o mixtas que se hubieren propuesto, el juez deberá examinar las peticiones probatorias formuladas a efectos de determinar si el caso se encuadra en alguna de estas hipótesis, caso en el cual le impartirá el trámite de sentencia anticipada, o en caso contrario procederá a convocar la audiencia inicial.

Ahora, en caso de cumplirse alguno de los supuestos que habilitan la emisión de sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial, el juez deberá primero emitir un proveído en el que procederá a fijar el litigio y se pronunciará sobre las pruebas en el sentido que según el caso corresponda, punto en el cual la misma norma previó, en forma expresa, la necesidad de aplicar el artículo 173 del Código General del Proceso (CGP).

El inciso tercero del artículo 182A del CPACA dispuso también que, una vez cumplido lo anterior, se deberá correr traslado para alegaciones finales en la manera dispuesta en el artículo 181 ibídem. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 En este punto, advierte el despacho que esta última actuación procede una vez se encuentren en firme las decisiones correspondientes a la fijación del litigio y el decreto de pruebas, como quiera que a partir de ese momento es que efectivamente está definido el objeto (pretensión o excepción) y la causa petendi (hechos y fundamentos de derecho) que se ventilan en el proceso y, a su vez, las partes tienen ya certeza respecto de qué pruebas serán valoradas en la sentencia. En otras palabras, dictadas las decisiones y surtidas las etapas sobre fijación del litigio y el decreto probatorio, se habilita el traslado para las alegaciones finales, máxime si se tiene en cuenta que, de un lado, esa es la última oportunidad procesal de las partes para manifestarse en relación con la hipótesis del caso, y de otro, dado el efecto devolutivo en el cual se concede el recurso de súplica (que podría plantearse como subsidiario del de reposición) frente a la eventual decisión de negar el decreto de una prueba (por aplicación de los artículos 242, 243 y 246 del CPACA).

Esta secuencia procesal garantiza entonces la concreción de los derechos al debido proceso y de defensa y el debido equilibrio que debe alcanzarse en el trámite e impulso de los actos procesales. Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, el despacho precisa que, en tratándose de asuntos de única instancia que, como ocurre en este caso, involucren la aplicación de alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, previo al traslado para las alegaciones finales, deberá contarse con la interpretación prejudicial de las normas pertinentes por parte del Tribunal Andino de Justicia. Para ello se formulará solicitud en tal sentido en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 123 de la Decisión 500 de 2001 del Acuerdo de Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Cartagena7, o si fuere del caso, se dará aplicación a la doctrina del acto aclarado, conforme a lo decidido por ese alto tribunal comunitario en su sesión del 13 de marzo de 2023. 2.2.

Caso concreto 2.2.1. Decreto de pruebas Bajo la perspectiva antes explicada, y teniendo en cuenta que el proceso de la referencia se enmarca en lo previsto en el primer escenario de sentencia anticipada y que es necesario pronunciarse sobre las pruebas, el despacho procederá a ello en el siguiente sentido: 2.2.1.1. De la parte demandante En el numeral 9.1.1. del acápite de la demanda denominado “IX.

PRUEBAS”, la sociedad actora solicitó que se apreciaran como pruebas los documentos obrantes en el expediente administrativo número SD2019/0073205, el cual tendría que ser aportado por la SIC al contestar la demanda. En efecto, el expediente administrativo fue aportado por la autoridad demandada con la contestación y se encuentra visible en el índice número 15 del expediente electrónico disponible en SAMAI.

Por lo tanto, el despacho lo decretará como prueba, con el valor que por ley le corresponde. En consecuencia, resulta innecesario atender la solicitud elevada en el numeral 9.3 de la demanda, “Prueba por informe”, en la cual la parte 7 “Artículo 123.- Consulta obligatoria. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 actora pretende que, en el evento en que la entidad demandada no allegue el expediente administrativo, se le ordene mediante oficio que lo aporte. Por otro lado, el despacho advierte que las copias de las resoluciones números 13798 del 6 de abril de 2020, “Por la cual se niega un registro”, y 56167 del 15 de septiembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que la demandante pide que se tengan como pruebas en los numerales 9.1.2. y 9.1.3. del acápite “IX.

PRUEBAS”, corresponden a los actos administrativos demandados, que fueron aportados como anexos de la demanda, conforme con lo ordenado por el artículo 166, numeral 1º, del CPACA, por lo que en la oportunidad debida serán tenidos en cuenta en tal calidad. Finalmente, en cuanto a la solicitud elevada en el numeral 9.2., que denominó “carga dinámica de la prueba”, el despacho advierte que, en los términos del artículo 166, numeral 4º, del CPACA, la prueba de la existencia y representación legal del tercero interesado, sociedad Brand Services Limited, no constituye un medio de prueba sino un requisito de la demanda, razón por la cual no hay lugar a hacer pronunciamiento al respecto en esta etapa. 2.2.1.2.

De la parte demandada A su turno, la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó que se tengan como pruebas los antecedentes administrativos de los actos acusados, los cuales aportó en cumplimiento de lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 175 del CPACA y obran en el índice número 15 del expediente electrónico disponible en SAMAI.

Por lo tanto, el despacho reitera que los decretará como prueba y les otorgará el valor que por ley les corresponde. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 2.2.1.3. Conforme a lo anterior, se concluye que no se requiere decretar ni practicar pruebas adicionales, por lo que se procederá a fijar el litigio. 2.2.2.

Fijación del litigio Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que atañe a la actora y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones propuestas y las que de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 ibídem, se deberá decidir lo siguiente: El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y su contestación, consiste en determinar si las resoluciones números 13798 del 6 de abril de 2020, “Por la cual se niega un registro”, y 56167 del 15 de septiembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, mediante las cuales se denegó el registro de la marca “ORANSH” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por CELSIA S.A. E.S.P., y se confirmó la decisión mencionada, respectivamente, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el artículo 80 del CPACA y el artículo 29 de la Constitución Política.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, se deberá decidir si son nulas las resoluciones números 13798 del 6 de abril de 2020, “Por la cual se niega un registro”, y 56167 del 15 de septiembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. De ser cierto lo anterior, corresponde resolver si hay lugar a ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca “ORANSH” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por CELSIA S.A. E.S.P., hoy CELSIA S.A. Consecuencialmente, corresponde decidir si hay lugar a ordenarle a la autoridad demandada que publique en la Gaceta para la Propiedad Industrial la sentencia que resulte del presente asunto.

En la misma línea, procede resolver si debe ordenársele a la autoridad demandada que adopte, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para el cumplimiento de tal decisión, de conformidad con el artículo 192 del CPACA. 2.3. Reconocimientos de personería El despacho reconocerá personería a la abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, para actuar en nombre y representación de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los fines del poder a ella conferido, obrante en el índice número 13 del expediente electrónico disponible en SAMAI, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del CGP.

De igual forma, el despacho tendrá por bien presentada la renuncia del poder conferido al abogado Mauricio Jaramillo Campuzano para representar los intereses de la sociedad demandante8, en tanto cumple con los requisitos previstos en el artículo 76 del CGP. Finalmente, se reconocerá personería al abogado Juan Pablo Cadena Sarmiento, para actuar como apoderado judicial de la sociedad Celsia S.A., en los términos y para los efectos del poder a él conferido, obrante 8 Visible en el índice número 21 del expediente electrónico de la referencia disponible en SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 en el índice número 23 del expediente electrónico disponible en SAMAI, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del CGP. En mérito de lo expuesto, el despacho, RESUELVE:

PRIMERO: FIJAR EL LITIGIO en los siguientes términos: Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que atañe a la actora y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones propuestas y las que de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 ibídem, se deberá decidir lo siguiente: El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y su contestación, consiste en determinar si las resoluciones números 13798 del 6 de abril de 2020, “Por la cual se niega un registro”, y 56167 del 15 de septiembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, mediante las cuales se negó el registro de la marca “ORANSH” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por CELSIA S.A. E.S.P., hoy CELSIA S.A., y se confirmó la decisión mencionada, respectivamente, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el artículo 80 del CPACA, y el artículo 29 de la Constitución Política.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, se deberá decidir si son nulas las resoluciones números 13798 del 6 de abril de 2020, “Por la cual se niega un registro”, y 56167 del 15 de septiembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 De ser cierto lo anterior, corresponde resolver si hay lugar a ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca “ORANSH” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por CELSIA S.A. E.S.P., hoy CELSIA S.A. Consecuencialmente, corresponde decidir si hay lugar a ordenarle a la autoridad demandada que publique en la Gaceta para la Propiedad Industrial la sentencia que resulte del presente asunto.

SEGUNDO: DAR el valor que por ley les corresponde a los documentos aportados con la demanda, relacionados en los numerales 9.1.2. y 9.1.3. del acápite denominado “IX. PRUEBAS”, por tratarse de anexos de la demanda.

TERCERO: DECRETAR como pruebas los antecedentes administrativos de los actos acusados, que fueron aportados por la Superintendencia de Industria y Comercio y obran en formato digital en el índice número 15 del expediente electrónico disponible en SAMAI, y en consecuencia, otorgar el valor que les corresponde, de conformidad con lo preceptuado en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, para actuar como apoderada judicial de Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido, obrante en el índice número 13 del expediente electrónico Radicado: 11001 03 24 000 2020 00499 00 Demandante: CELSIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 disponible en SAMAI, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del Código General del Proceso.

QUINTO: TENER POR BIEN PRESENTADA la renuncia del poder conferido al abogado Mauricio Jaramillo Campuzano para representar los intereses de la sociedad demandante, en tanto cumple con los requisitos previstos en el artículo 76 del Código General del Proceso. La renuncia se encuentra visible en el índice número 21 del expediente electrónico de la referencia disponible en SAMAI.

SEXTO: RECONOCER personería al abogado Juan Pablo Cadena Sarmiento, para actuar como apoderado judicial de la sociedad CELSIA S.A., en los términos y para los fines del poder a él conferido, obrante en el índice número 23 del expediente electrónico disponible en SAMAI. Notifíquese y cúmplase, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente auto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.