1 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: EDWIN FERNANDO MONTOYA ÁLVAREZ Tesis: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad MULTIFILTROS LTDA, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta de que trata el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener la nulidad de la resolución número 19892 de 23 de agosto de 2004, mediante la cual se concedió el registro como marca del signo “MOTORLINE” (mixto) para identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza en favor del señor Edwin Fernando 2 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Montoya Álvarez1, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad Multifiltros LTDA, a través de apoderada judicial, presentó demanda en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1. Declarar la nulidad Absoluta de la RESOLUCIÓN 19892 DE 23 DE AGOSTO DE 2.004, mediante la cual la Superintendencia CONCEDIÓ el registro de la marca MOTORLINE (mixta) a favor del señor EDWIN FERNANDO MONTOYA ALVAREZ, para distinguir productos de la clase 04, específicamente: "ACEITE, GRASAS INDUSTRIALES, LUBRICANTES, PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCETRAR EL POLVO, COMBUSTIBLES".

Tramitada bajo el expediente No. 04 005612, Certificado de Registro No. 286739. 2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta de la mencionada resolución, se ordene la CANCELACIÓN del Registro de la marca MOTORLINE (mixta) en la clase 04, a favor del señor EDWIN FERNANDO MONTOYA ALVAREZ, Certificado No. 286739 […]”2.

I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes: I.1.2.1. El 27 de enero de 2004, el señor Edwin Fernando Montoya Álvarez solicitó el registro como marca del signo “MOTORLINE” (mixto) para identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud fue radicada con el número 04005612 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 23 de marzo de 2004.

Contra la mencionada solicitud no se presentaron oposiciones. 1 En la actualidad la titular del registro es la sociedad CARPAS Y LUBRICANTES LUFER S.A.S. 2 Folios 5 a 17 del expediente físico de la referencia. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.2.

Mediante la resolución número 19892 de 23 de agosto de 2004, la SIC concedió el registro de la marca “MOTORLINE” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Edwin Fernando Montoya Álvarez. Contra tal decisión no se presentaron recursos. I.1.2.3. Por otra parte, la sociedad actora es titular del certificado de registro número 252391, correspondiente a la marca “MOT LINE” (mixta) para identificar productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Afirmó que la marca cuestionada “MOTORLINE” (mixta) para distinguir productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, no cumple con el requisito de distintividad, pues aquella es similarmente confundible con la marca previa registrada “MOT LINE” (mixta) para productos comprendidos en la misma clase internacional.

I.1.3.2. Consideró que, dada la similitud entre las marcas confrontadas, el consumidor no lograría diferenciarlas en el mercado, y estimaría que los productos ofrecidos por cada uno de los empresarios poseen el mismo origen empresarial. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.3.

Manifestó que la falta de distintividad de la marca cuestionada crea un estado de incertidumbre en el público consumidor, quienes, al encontrarse con las marcas similares en el mercado, se verían afectados en el ejercicio de su derecho de elección del producto. I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. El litisconsorte necesario, a través de apoderado judicial, presentó contestación de la demanda en la que señaló lo siguiente3: Advirtió que, en el trámite marcario que dio lugar al acto demandado de concesión no se advierte yerro procesal alguno que imponga declarar la nulidad de dicha decisión. Formuló las excepciones denominadas “inidoneidad (sic) de la acción impetrada” y “prescripción de la acción”, con sustento en que la actora debió formular su demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, porque su debate se concentra en el presunto riesgo de confusión que surge entre la cuestionada y su marca previamente registrada “MOT LINE”, y en tal sentido, se presentó por fuera del término que dispone la norma comunitaria para ello, a saber, 5 años contados a partir de la concesión del registro impugnado.

Por otra parte, señaló que la actora no presentó objeción dentro del trámite administrativo de solicitud de registro de la marca “MOTORLINE”, ni formuló recursos contra la resolución que concedió su registro, de manera que tampoco agotó la vía gubernativa. 3 Folios 108 al 114 del expediente físico de la referencia. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.2.

La SIC presentó contestación de la demanda, en el siguiente sentido4: Afirmó que las marcas confrontadas no sugieren un riesgo de confusión ni de asociación para el público consumidor, puesto que “MOTORLINE” tiene suficiente distintividad respecto de “MOT LINE”, en la medida que la primera de ellas se encuentra acompañada de elementos adicionales que permiten su diferenciación. Agregó que, pese a que las marcas han sido registradas para la misma clase 4 internacional, lo cierto es que la cuestionada delimitó su cobertura a algunos productos de esa clase, mientras que la previamente registrada ampara todos los productos sin limitación alguna.

Explicó que las expresiones presentan un impacto gramatical y visual distinto en cada caso, particularmente porque la cuestionada refiere a una sola palabra, mientras que la previamente registrada es una expresión compuesta; además, las denominaciones cuentan con una fonética diferente que resulta evidente ante la presencia de las letras “O” y “R” en la marca cuestionada.

Finalmente, formuló la excepción que denominó “ineptitud sustantiva de la demanda” con fundamento en que aquella no contiene los hechos u omisiones que sirven de fundamento a la acción ejercida. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 4 Folios 127 al 135 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante auto de 23 de septiembre de 20215, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1.

La actora reiteró los argumentos planteados con la demanda6. I.3.2. El Ministerio Público presentó concepto en el que sugirió negar las pretensiones de la demanda7. I.3.3. La SIC reiteró los argumentos presentados con su escrito de contestación de la demanda8. I.3.4. El litisconsorte necesario guardó silencio en esta etapa del proceso.

I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 328-IP-20189, en virtud de la cual descartó el pronunciamiento sobre el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, porque en el asunto no se cuestiona “[…] la distintividad intrínseca del signo […]”, y en su lugar, interpretó el literal a) del artículo 136, y el artículo 172 ibidem, en la medida que la discusión responde al eventual riesgo de confusión entre las marcas “MOTORLINE” y “MOT LINE”.

I.5. ACTUACIONES ADICIONALES 5 Índice número 105 del expediente físico de la referencia en SAMAI. 6 Índice número 111 del expediente físico de la referencia en SAMAI. 7 Índice número 112 del expediente físico de la referencia en SAMAI. 8 Índice número 113 del expediente físico de la referencia en SAMAI. 9 Folios 244 a 251 del expediente físico de la referencia. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.5.1.

Por auto de 19 de mayo de 202510, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte correspondiente al estado actual del certificado de registro número 286739 correspondiente a la marca “MOTORLINE” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, a partir de lo cual se encontró que el registro mencionado estuvo vigente hasta el 23 de agosto de 2024, de manera que en la actualidad se encuentra caducado.

De este reporte se corrió traslado11 a las partes entre el 9 y el 11 de junio de 2025, sin que ninguna de ellas presentara manifestación alguna. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. El análisis del asunto II.1.1. De la interpretación de la acción formulada con la demanda de la referencia La actora formuló la demanda de la referencia en ejercicio de la acción de nulidad absoluta prevista en el inciso primero del artículo 172 ibidem y, en consecuencia, mediante auto de 15 de diciembre de 2009, el despacho sustanciador para la época admitió la demanda así presentada.

Por otra parte, la demandante invocó como norma vulnerada con la expedición del acto acusado, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, el cual se refiere al requisito de distintividad intrínseca para que un signo logre ser registrado como marca, esto es, la capacidad del 10 Índice número 122 del expediente electrónico en SAMAI. 11 Índice número 128 del expediente electrónico en SAMAI. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo para que el consumidor pueda reconocerlo como marca en el mercado.

Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan su demanda, se advierte que el debate propuesto con ella se concreta en el presunto riesgo de confusión y/o asociación que surge de la similitud entre la marca cuestionada “MOTORLINE” y la previamente registrada por la actora “MOT LINE”; en tal sentido, en realidad, la discusión propone considerar si la marca cuestionada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem, en virtud de la cual se prohíbe el registro de un signo como marca si aquel resulta similarmente confundible con una marca previamente solicitada para registro o registrada por un tercero, por ausencia de distintividad extrínseca del signo solicitado.

Pues bien, ante lo dicho conviene traer a colación las acciones procedentes en materia de propiedad industrial, particularmente en cuanto a registros marcarios, de conformidad con la normativa andina y la jurisprudencia aplicable. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer para discutir la legalidad de los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicando que: “[…] En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: […] 9 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”12.

Con base en lo anterior, la Sala reitera que se encuentran disponibles tres acciones para controvertir la legalidad de los actos administrativos que deciden el registro de marcas, veamos: i. La acción de nulidad absoluta cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii.

La de nulidad relativa cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca con infracción de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii. La de nulidad y restablecimiento del derecho que procede para conseguir la nulidad del acto administrativo que: i) niega el registro como marca de un signo, o ii) cancela el registro de una marca.

En ese orden, es claro que con su demanda la actora pretende la nulidad del acto administrativo que concedió el registro de una marca, por la presunta transgresión del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que, a su juicio, la marca acusada resulta similarmente 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. de radicación: 11001- 03-24-000-2004-00155-01.

Reiterado en la sentencia de 11 de abril de 2024, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. de radicación 11001 03 24 000 2011 00041 00; y sentencia de 18 de abril de 2024, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. de radicación 11001 03 24 000 2011 00274 00. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confundible con su marca previamente registrada.

En consecuencia, la Sala interpretará la demanda de la referencia como en ejercicio de la nulidad relativa de que trata el inciso segundo del artículo 172 ibidem, y así se indicará en la parte resolutiva de esta sentencia. II.1.2. Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 II.1.2.

La Sala advierte que en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca. No obstante, lo cierto es que el registro marcario concedido a través de los actos acusados, a saber, el número 286739 correspondiente a la marca “MOTORLINE” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad del señor Edwin Fernando Montoya Álvarez, estuvo vigente hasta el 23 de agosto de 2024, sin que aquel haya sido renovado; en consecuencia, aquel se encuentra caducado.

Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca “MOTORLINE” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 4 internacional, cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, como resultado de la perdida de vigencia y ausencia de renovación del registro marcario concedido.

En ese orden la Sala evidencia que la caducidad de la marca respecto de la cual se pretende la nulidad, habilita al juez para la aplicación de lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en lugar de efectuar un pronunciamiento de fondo relacionado directamente 11 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sobre la legalidad de los actos acusados, según el caso.

La norma en cuestión dispone lo siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (destaca la Sala). Al respecto, valga recordar que, en años recientes, esta Sección ha emitido varias providencias de este tipo, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas dejan de ser aplicables cuando la marca cuestionada ha sido cancelada por no uso, o como en este caso, ha caducado.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad de los actos administrativos contentivos del registro marcario. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia. Pues bien, en el caso bajo examen se verificó que el registro de la marca “MOTORLINE” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 4 internacional, cuya nulidad se solicitó en este proceso, se encuentra caducado, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo tanto, no resulta necesario realizar un pronunciamiento en relación con las excepciones previas formuladas por el litisconsorte necesario.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: INTERPRETAR la demanda de la referencia presentada en ejercicio de la acción de nulidad absoluta de que trata el inciso primero 13 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00580 00 Demandante: MULTIFILTROS LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como de nulidad relativa en los términos del inciso segundo de dicha norma.

SEGUNDO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.