Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tesis: No son nulas las resoluciones que denegaron la solicitud de patente de invención, puesto que la formulación que se pretendía patentar resultaba obvia para una persona medianamente versada en el tema a partir del estado de las técnicas preexistentes.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA Corresponde a la Sala decidir, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad FMC CORPORATION1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho de que trata el artículo 85 del CCA, en contra de las resoluciones números 15958 de 28 de marzo de 2011 y 47419 de 31 de agosto de 2011, mediante las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES”, y resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 1 En adelante FMC.

Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 I.

ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA La sociedad FMC, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda2 en virtud de la cual formuló las siguientes pretensiones: “2.1. Que se declare la NULIDAD de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1 Resolución No. 15958 de 2011 expedida dentro del Expediente Administrativo No. PCT/06-103412, mediante la cual, el Superintendente de Industria y Comercio, decidió NEGAR la solicitud de Patente de Invención denominada "COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES" a mi representada. 2.1.2 Resolución No. 47419 de 2011 expedida dentro del Expediente Administrativo No. PCT/06-103412, mediante la cual, el Superintendente de Industria y Comercio, en reposición, decide CONFIRMAR la anterior decisión y declara agotada la vía gubernativa. 2.2 Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el privilegio de patente a la invención denominada "COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES" solicitada el 12 de octubre de 2006 por mí representada, la cual, sí cumple con todos los requisitos para su concesión. 2.3.

Adicionalmente, como resultado de las anteriores, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, efectuar la respectiva inscripción del certificado de patente a nombre de la sociedad FMC CORPORATION, en el registro de Propiedad Industrial. 2.4. Finalmente, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el presente proceso.” I.1.2 Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2 Folios 136 a 152 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 I.1.2.1.

El 12 de octubre de 2006, la sociedad FMC presentó ante la SIC solicitud de patente de invención para la creación denominada "COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES" que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/012398. Dicha solicitud fue radicada bajo el número 06103412 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 581 de 31 de octubre de 2007, contra la cual no se presentaron oposiciones.

I.1.2.2. Mediante oficio número 06477 de 12 de mayo de 2010, la SIC le informó al solicitante el resultado del examen de patentabilidad efectuado de acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000. De dicho examen se concluyó que los requisitos de patentabilidad de la creación se encontraron afectados en cuanto a la novedad y nivel inventivo, pues: (i) se encontró un antecedente en el que ya se había divulgado una formulación de flonicamida con un dispersante y un agente de humedecimiento; y (ii) también se encontró un documento previo en el que se divulgaron composiciones de insecticidas solubles en agua, con agente de humedecimiento y dispersante en la misma cantidad y proporción presentada en la solicitud estudiada.

I.1.2.3. La solicitante dio respuesta a las observaciones contenidas en el oficio comentado, para lo cual presentó un nuevo pliego conformado por 17 reivindicaciones, con el fin de superar las objeciones expuestas en el examen de patentabilidad. Sin embargo, mediante oficio número 11687 de 6 de septiembre de 2010, la SIC reiteró su consideración únicamente en cuanto al nivel inventivo de la creación. Ante esta decisión, la solicitante una vez más presentó contestación intentando superar las objeciones allí presentadas, y reduciendo la solicitud a 10 reivindicaciones.

I.1.2.4. Mediante resolución número 15958 de 28 de marzo de 2011, la SIC finalmente negó la concesión de la patente de invención a la creación Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 denominada "COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES", tras advertir que aquella carecía del requisito de nivel inventivo.

I.1.2.5. Contra la anterior decisión la solicitante presentó recurso de reposición el cual fue resuelto mediante la resolución número 47419 de 31 de agosto de 2011, en virtud de la cual se confirmó la decisión de negar la patente de invención a la mencionada creación. I.1.3. Normas violadas y concepto de violación La parte actora estimó que con la expedición de los actos demandados se vulneraron el artículo 14, los incisos primero y segundo del artículo 16, el artículo 18 y el inciso tercero del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.3.1. Señaló que la solicitud de patente de invención de la creación denominada "COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES" sí reúne, en sus 10 reivindicaciones, los requisitos establecidos en la norma comunitaria para su concesión, puesto que es novedosa, posee nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial. Por lo tanto, al considerar la entidad demandada que ello no es así, transgredió el contenido del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.3.2. Afirmó que las anterioridades invocadas por la SIC no resuelven el mismo problema técnico propuesto con la solicitud cuestionada, como erradamente lo sustentó la SIC, por lo tanto, con este error de apreciación se vulnera lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000. I.1.3.3. Explicó que las reivindicaciones, a través de las cuales propone una fórmula de un agente "dispersable" que mantiene la estabilidad y efectividad de la composición, no resultan obvias a partir de las Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 enseñanzas en las anterioridades D1 y D2, puesto que la solicitante consiguió corregir y aclarar la formulación de los ingredientes activos con la estabilidad y efectividad deseada, permitiendo que su resultado acontezca impredecible, así como útil a nivel industrial y comercial.

En ese orden, adujo que la anterioridad D1 da a conocer la flonicamida y su formulación en forma de polvo humectable, de manera que lo allí reseñado no contiene datos para conocer su dispersabilidad o la estabilidad de la formulación. Así mismo, mencionó que D2 revela un plaguicida soluble en agua y el uso de gránulos solubles en agua, pero no revela el uso de la flonicamida en sus formulaciones y, en definitiva, no expone: i) dispersabilidad, ii) solubilidad en medio acuoso y, iii) estabilidad química después de dispersado el producto, como sí lo refiere la creación reclamada.

I.1.3.4. Resaltó que el nivel inventivo de la solicitud cuestionada “[…] reside en el logro de una determinada combinación de tensoactivos con un determinado ingrediente activo […]”, lo cual permite que su formulación sea eficaz. Sin embargo, la SIC no valoró en debida forma las reivindicaciones presentadas. I.1.3.5. Insistió en que la solicitante dio respuesta a los requerimientos formulados por la SIC, consiguiendo corregir las dificultades señaladas, para lo cual ciñó la formulación a 10 reivindicaciones que presentan una combinación adecuada de gránulo soluble de flonicamida en donde se observa una alta concentración de dicho ingrediente activo, así como una efectiva disolución asociada con la estabilidad del medio acuoso.

Sin embargo, afirmó que la SIC no estudió las nuevas reivindicaciones. I.1.3.6. Agregó que la composición reclamada es diferente de D1 en síntesis porque: i) emplea como surfactantes para humedecimiento el Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 dioctilsulfosuccinato de sodio, mientras que en la solicitud no se utiliza dicho compuesto; ii) la concentración del ingrediente activo es considerablemente más baja en comparación con lo revindicado; iii) no emplea un almidón como portador, como sí lo propone la creación cuestionada, por lo que no consigue que la mezcla resulte más efectiva y estable; además, iv) no emplea flonicamida como dispersante y humectante, por lo que el conocimiento anterior, en realidad, enseña un evento en el que no se requiere un humectante.

Respecto de D2, señaló que aquella resulta diferente de la composición reclamada en la medida que enseña gránulos solubles de benzoato de emamectina el cual se caracteriza por ser menos soluble que la flonicamida, y por lo tanto deviene comercialmente menos aceptable, pues en el sector agrícola, generalmente, se busca alta solubilidad en las soluciones.

I.1.3.7. Afirmó que las formulaciones reivindicadas comprenden, en síntesis: i) de 45% a 55% de flonicamida; ii) de 0,5% a 20% de un dispersante seleccionado del grupo formaldehido de sulfonato de alquil naftaleno de sodio condensado; iii) de 0,1% a 20% de un agente de humedecimiento formado por una mezcla de dioctilsulfosuccinato de sodio y benzoato de sodio; y iv) de 35% a 45% de portador soluble en agua seleccionado del grupo lactosa, sucrosa3, glucosa, almidón, tripolifosfato de sodio y sus sales solubles en agua.

I.1.3.8. Por último, consideró que la SIC incurrió en indebida motivación de los actos demandados, pues no es cierto que las anterioridades D1 y D2 resuelvan el mismo problema técnico que la creación solicitada para patente de invención, y que tampoco lo es que, una persona versada en la materia hubiese llegado al mismo resultado que el reclamado a partir de los documentos previos, porque la formulación de ingredientes 3 También llamada sacarosa.

Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 presentada es la que conduce a la estabilidad y efectividad deseada, de manera que ese resultado no era predecible. I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda4 señalando lo siguiente: Sostuvo que, como resultado del examen de patentabilidad, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, se encontró que la creación en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que, para un experto medio en la materia, el resultado reclamado se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos que integran el estado del arte a la fecha de la prioridad invocada conducen de manera obvia a la invención propuesta, sin que la composición reclamada represente un salto cualitativo en la técnica, así como tampoco un efecto técnico inesperado.

Señaló que, de acuerdo con el objeto de la solicitud denegada referido a una composición de gránulo soluble, definido en las reivindicaciones 1 a 10, lo reclamado se deriva de las enseñanzas de las anterioridades D1 (US 5.360.806 titulada “Amide compounds and their salts etc”) y D2 (US 6.387.388 titulada “Pesticidal Formulation”). Informó que, según la memoria descriptiva de la solicitud, el problema técnico refiere a la necesidad de reemplazar algunos componentes de las formulaciones conocidas debido a la alta peligrosidad y a problemas de seguridad industrial, así como la necesidad de formular gránulos solubles en agua que tuvieran una mejor dispersabilidad/solubilidad después de ser almacenada, en comparación con otras formulaciones. 4 Folios 152 a 164 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Explicó que la descripción no fue consistente en la medida que se presentaron dos opciones, una en relación con la peligrosidad de algunos componentes, y otro en cuanto a la mejora en la dispersabilidad/solubilidad del producto de disolución de gránulos dispersables.

Con todo, la SIC infirió que el quid de la solicitud era la mejora de dispersabilidad/solubilidad de la formulación de interés. A partir de lo anterior, afirmó que, comparando el estado del arte previo, observó la misma formulación básica de los gránulos, de manera independiente del ingrediente activo, provocando entonces los mismos efectos técnicos sugeridos en los antecedentes, de manera que los problemas técnicos reclamados se encontraban resueltos por la tecnología conocida.

Explicó que el documento D1 divulga formulaciones en forma de gránulos dispersables en agua que comprenden un agente activo pesticida derivado de piridina, específicamente flonicamida, en donde también se encuentran adyuvantes, emulsionantes, agentes de suspensión, dispersantes, agentes de penetración, agentes humectantes, portadores, estabilizantes, entre otros.

También se divulgan algunos componentes como el lignosulfonato de sodio, siliconas, y derivados de alcoholes etoxilados y almidón. Rescató que la diferencia entre la materia denegada y las formulaciones del documento D1, radica en que este último no enseña específicamente un gránulo dispersable con todos los componentes de la solicitud denegada, ni en las mismas proporciones; sin embargo, lo enseñado por D1 no presentan ningún problema en cuanto a dispersabilidad/solubilidad, por tal razón, resulta posible considerar que tal efecto se encuentre sugerido en la anterioridad mencionada.

Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Agregó que, las altas concentraciones del ingrediente activo reclamado, a saber, flonicamida, ya se habían logrado en las enseñanzas descritas por D1, en donde se expone que la concentración del ingrediente activo puede estar entre el 1 y el 60% e incluso en concentraciones más altas que las reivindicadas.

Por otra parte, advirtió que D2 se refiere a gránulos dispersables en agua que comprenden un ingrediente activo insecticida diferente a la flonicamida en una alta concentración, pero que en todo caso, logra coincidir con la formulación reivindicada en cuanto a la solubilidad en agua, de manera que, en la anterioridad mencionada se divulga la misma formulación básica del gránulo dispersable reclamado, la cual resulta a partir de componentes como sulfonato de alquil naftaleno de sodio y sus sales, así como sales de dodecilbenceno. Mencionó que D2 también refiere: i) agentes humectantes como el dioctilsulfosuccinato de sodio, siloxanos, siliconas, éteres de alquiloxipolietilenglicol con alcoholes etoxilados; y ii) portadores solubles comunes como los del grupo de lactosa, sucrosa, glucosa, almidones y sales solubles en agua, entre otros.

Por tal motivo, afirmó que la enseñanza fundamental de dicho documento radica en la posibilidad de generar cualquier compuesto insecticida soluble en una formulación de gránulo dispersable en agua. Adicionalmente, adujo que la combinación de dispersantes, agentes de humectación y portadores, generalmente, hacen que el gránulo dispersable produzca reacciones adversas como, por ejemplo, irritación ocular; sin embargo, dichos componentes son los que permiten que el gránulo posea una mejor dispersabilidad/solubilidad después del almacenamiento.

Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Advirtió que, aunque D2 no se refiera de manera expresa a la buena solubilidad del producto, aquello no impide considerar que tal resultado de mejoría se encuentre sugerido por las enseñanzas descritas en dicho documento.

De esta forma, consideró que el efecto de mejor solubilidad o menos irritación ocular, es una consecuencia inevitable de la combinación de los agentes de formulación empleados. Por todo ello, la SIC insistió en que los compuestos reivindicados no provocan ningún efecto técnico inesperado o sorprendente para la tecnología de interés, puesto que los ejemplos presentados con la solicitud se limitaron a evaluar diversas formulaciones y proporciones que se incluían en la materia denegada, pero ninguno de ellos representó un efecto técnico que se pudiera entender como un salto cualitativo en la técnica.

Reiteró entonces que, para el problema técnico formulado en la solicitud cuestionada, cual fue “¿cómo obtener formulaciones de gránulos dispersables alternativos en cuanto a sus componentes, pero que mantengan una buena dispersabilidad/solubilidad?”, ya existían sugerencias en las enseñanzas previas, esto es, D1 y D2, de manera que, en forma obvia, un técnico medio derivaría de aquellas la materia denegada.

Advirtió que, durante la actuación administrativa la solicitante no presentó evidencia para soportar algún efecto técnico inesperado o sorprendente que pudiera entenderse como un salto cualitativo en la técnica y por el cual se lograra determinar que su formulación posee nivel inventivo; en otras palabras, no se logró evidenciar que la materia denegada efectivamente fuera mejor que las formulaciones conocidas en la técnica.

En consecuencia, el resultado reclamado sí podría ser deducible desde cualquier punto de vista, dado que el estado de la técnica presenta formulaciones útiles y estables que son dispersables en agua, Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 por lo que es evidente que las formulaciones del estado del arte eran estables y es por lo que la solicitante no pudo contradecir dicha afirmación con estudios técnicos.

Resaltó entonces que la solicitud cuestionada no se negó por falta de novedad, pues entre las formulaciones reclamadas y los documentos previos existen diferencias, sino que su negación se debió a la ausencia de nivel inventivo, en tanto que se determinó que, a partir de la combinación de las enseñanzas previas, un técnico con conocimientos medios en la tecnología, de manera evidente, alcanzaría el resultado propuesto en la materia denegada.

Terminó pronunciándose respecto de las patentes de invención concedidas en favor de la actora en Nueva Zelanda y Australia, en el sentido de explicar que las patentes otorgadas en otras oficinas no sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en nuestro país, máxime si se considera que, del análisis técnico efectuado por los examinadores, y en ejercicio del principio de territorialidad e independencia de que gozan las oficinas de patentes, se encontró que la solicitud cuestionada carece de nivel inventivo.

I.2.2. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. I.3. LAS PRUEBAS DECRETADAS Mediante auto de 19 de noviembre de 2013, se decretaron como prueba los documentos aportados por las partes5. 5 Folio 176 y reverso del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 I.4.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Por auto de 28 de marzo de 2017, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión6. I.4.1. La demandante reiteró los argumentos planteados con la demanda7. Adicionalmente, señaló que la SIC ciñó el estudio del nivel inventivo a la ausencia de un resultado sorprendente en la formulación reclamada, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la altura inventiva de la creación se debe es a la obtención del nuevo compuesto en sí mismo y respecto del proceso empleado.

De manera que, consideró que se cumple con la altura inventiva, teniendo en cuenta que la creación reivindicada presenta una adecuada composición de gránulo soluble de flonicamida en donde se advierte una alta concentración del ingrediente activo, y se exhibe una rápida y efectiva disolución asociada con una estabilidad en el medio acuoso.

I.4.2. La SIC presentó alegatos de conclusión8, reiterando los planteamientos realizados en la contestación de la demanda, en punto de la ausencia de altura inventiva en la creación reivindicada. I.4.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso. 6 Folio 197 del expediente físico de la referencia. 7 Folios 198 a 206 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 210 a 219 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 I.5.

LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial9 núm. 560-IP-2015, en la cual señaló lo siguiente: “B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la que se realizará por ser procedente, salvo la del artículo 45 porque no está en debate el trámite del examen de fondo.” En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) El análisis de nivel inventivo y estado de la técnica.

El papel del técnico medio en la materia. 2) El nivel inventivo en relación la utilización de elementos conocidos. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 15958 de 28 de marzo de 2011 y 47419 de 31 de agosto de 2011, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES", y se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 9 Folios 188 a 195 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 II.2.

LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, su contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, cuyos textos son del siguiente tenor: “ART. 14. —Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. […] ART. 18. —Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

La Sala prescindirá del estudio de los artículos 16 y 45 ibidem, en tanto que, de los argumentos presentados por las partes, así como del fundamento de los actos demandados, se destaca que el debate propuesto no responde a la novedad de la creación reclamada ni cuestiona el desarrollo del trámite del examen de fondo en sede administrativa, sino que lo discutido apunta a la altura inventiva de la creación objeto de estudio.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Le corresponde a la Sala determinar si son nulos, por violación de norma superior, los actos administrativos que negaron el privilegio de patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES”, por carecer de nivel inventivo, por cuanto desconocen lo señalado en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000.

Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Para el efecto, y en consideración a los antecedentes expuestos, resulta necesario establecer, en primer lugar, cuál era el problema técnico que se invocó solucionar a través de la invención objeto de negación. Dilucidada dicha cuestión, deberá precisarse si la invención así planteada se deriva de forma clara y directa del estado de la técnica disponible antes de la fecha de la prioridad invocada o si, por el contrario, representa un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica pertinente y, por ende, cumple con el requisito del nivel inventivo necesario para el otorgamiento de la patente pretendida.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO Para resolver el problema jurídico planteado la Sala se referirá al problema técnico objeto de la invención cuya patente se pretende, examinará los argumentos expuestos en los actos administrativos acusados y, en atención a los cargos de la demanda, valorará las pruebas practicadas en la actuación. II.4.1.

En primer lugar, de la revisión de los antecedentes administrativos10 aportados por la demandada, se tiene que en el acápite de resumen de la invención se dijo11: 10 Los antecedentes administrativos de los actos demandados se encuentran digitalizados en el índice 45 en SAMAI. 11 Folio 33 de los antecedentes administrativos. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Así, conforme fue presentada la solicitud, la demandante pretendía que se le otorgara el privilegio de patente de invención sobre una formulación de pesticida con ingrediente activo de flonicamida en una composición de gránulo soluble en agua con capacidad de dispersabilidad y solubilidad superior en comparación con otras composiciones en el mercado.

Según se explicó en el acápite de antecedentes12: “[…] Los desafíos en la formulación de un gránulo soluble de un pesticida soluble en agua incluyen los requisitos de que el producto final logre exitosamente (a) buena dispersabilidad/solubilidad en un medio acuso y (b) estabilidad química una vez dispersado. La buena dispersabilidad/ solubilidad en un medio acuoso es importante en una formulación de gránulo soluble ya que la mezcla ineficaz del pesticida en solución puede derivar en una eficacia reducida o inconsistente y, finalmente, costosas devoluciones de producto y pérdidas de ventas […]”.

Adicionalmente, en su solicitud la actora destacó la necesidad de reducir los efectos secundarios en el uso de pesticidas, específicamente, la irritación ocular, así13: “[…] Las formulaciones de gránulos solubles que contienen pesticidas solubles en agua son deseables en empresas agrícolas y relacionadas debido a la facilidad de manipulación y la eliminación de solventes orgánicos, que pueden ser costosos y peligrosos para el medio ambiente.

La seguridad, específicamente la irritación ocular, producida por 12 Folio 32 de los antecedentes administrativos. 13 Folio 31 y 32 de los antecedentes administrativos. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 solventes, dispersantes, arcillas y agentes de humedecimiento en formulaciones tradicionales son también de interés […]”.

En consonancia con lo anterior, en los actos administrativos acusados se determinó el objeto de la invención, así como el problema técnico, de la siguiente forma14: II.4.2. Ahora bien, la Sala rescata que en un primer momento del examen de fondo realizado por la SIC, se encontraron las siguientes afectaciones a la patentabilidad de la creación, las cuales se presentaron en el oficio número 06477 de 12 de mayo de 201015, así: i) en cuanto a la novedad, considerando que el D116 ya había divulgado una formulación de flonicamida con un dispersante y un agente de humedecimiento; y ii) en cuanto al nivel inventivo, pues D217 enseña composiciones de insecticidas que contienen, además de un insecticida soluble en agua, todas las demás características de la composición reivindicada.

Por lo tanto, allí se concluyó que a partir de las enseñanzas en D1 y D2, un 14 Página 2 de la resolución número 15958 de 28 de marzo de 2011. 15 Folios 90 y 91 de los antecedentes administrativos. 16 Documento US 5,360.806 titulado “Amide compounds and their salts etc”. 17 Documento US 6,387.388 titulado “Pesticidal Formulation”. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 técnico medianamente versado en la materia habría derivado de manera evidente la composición reivindicada.

También se observa que la solicitante presentó réplica a los requerimientos de fondo de la SIC, mediante memorial de 16 de julio de 201018, formulando un pliego de 17 reivindicaciones, y señalando que: i) aunque D1 enseña una composición pesticida con flonicamida, su fórmula es en polvo humectable y no en gránulo soluble en agua, sin que allí se presentaran datos que muestren la dispersabilidad o la estabilidad de la formulación; ii) además, pese a que D2 revela un insecticida soluble en agua y el uso de gránulos solubles, no sugiere el uso de flonicamida en su formulación. Por lo demás, la descripción de la creación, así como los ensayos técnicos continuaron en el mismo sentido de la solicitud inicial.

Ante la insistencia de la solicitante respecto de la altura inventiva de la creación cuestionada, la SIC mediante oficio número 11687 de 6 de septiembre de 2010, precisó su criterio en el sentido de considerar que la composición se encontró afectada en su nivel inventivo. Al respecto, la Sala trae a colación lo siguiente19: “[…] Señala la solicitante que en D2 no se revela ni se sugiere el uso de flonicamida.

Esta oficina llama la atención de la solicitante sobre el hecho de que en D2 se logran composiciones de gránulo solubles en agua de pesticidas y que el problema técnico a solucionar es el comportamiento físico de las composiciones para su aplicación. Por lo tanto, reemplazar un pesticida por otro en una composición por lo demás idéntica no tiene nivel inventivo porque el estado de la técnica ya había sugerido una solución igual para ese problema técnico.

Es decir, el objeto de la solicitud no presenta un salto cualitativo en la técnica, no ofrece un efecto inesperado frente a lo ya divulgado. La solicitante afirma que no existe ningún indicio en el estado de la técnica de que una combinación así podría resultar eficaz. En D2 es posible leer que las combinaciones de pesticida con todas las demás sustancias que aparecen en la composición reivindicada también son solubles en agua. 18 Folios 97 a 101 de los antecedentes administrativos. 19 Folios 126 a 128 de los antecedentes administrativos.

Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Afirma también la solicitante que en D1 no se revelan los mismos dispersantes y humectantes que en la solicitud en estudio. Y afirma, correctamente para esta oficina, que "como es sabido por aquellas personas con conocimientos en la materia, la formulación de gránulos solubles es muy diferente de la de los polvos humectables o gránulos dispersables en agua".

Efectivamente, una persona versada en la materia sabe que para solubilizar una composición sólida el uso de lactosa, sacarosa, etc. es bastante usual. Por lo tanto, a partir de D1 sí era derivable el objeto de la solicitud en estudio ya que la solubilización usando lactosa, por ejemplo, ya era conocida. Por lo tanto, la posición de esta oficina con respecto a la falta de nivel inventivo se mantiene.” (destacado de la Sala).

Finalmente, se encuentra que la solicitante respondió a las consideraciones de la SIC, reduciendo su pliego a 10 reivindicaciones, y afirmando lo siguiente que destaca esta Sala: “[…] se señala que D1 (US 5360806) trata sobre compuestos insecticidas de piridil amida (que incluyen flonicamida). La única revelación importante de composiciones secas solubles de tales activos en dicha publicación es la formulación del Ejemplo 9 (en la columna 37).

Tal formulación (que está dirigida a un polvo soluble en agua) […]. Esta formulación es, por lo tanto, distinta a la de la presente invención […]. En cuanto a D2, (US 6387388) esta patente está dirigida a gránulos solubles de benzoato de emamectina, un compuesto que es considerablemente menos soluble que la flonicamida. […] Dado el grado de disparidad en tal parámetro crítico (particularmente cuando se forman gránulos dispersables), está claro que un experto en la materia no tendría por qué esperar que las formulaciones para la emamectina sean además eficaces para la flonicamida.

“Con respecto a esto, debe destacarse que un experto en la materia apreciaría que, a pesar de los resultados mostrados en el Ejemplo 3 de D2, los gránulos dispersables con una alta carga (digamos 50% en peso) de benzoato de emamectina, no sería comercialmente aceptable, dada la baja solubilidad de dicho ingrediente activo, sumado al relativamente bajo grado de precisión empleado generalmente en la producción de soluciones acuosas de activos en el campo de los agroquímicos.

Específicamente, la adición de apenas un muy pequeño exceso de tales gránulos podría dar como resultado una disolución incompleta de tal material activo, junto con resultados no efectivos o inconsistentes. Así, por ejemplo, si un exceso de 20 gramos de tales gránulos fueran agregados al tanque de mezclado (equivalente a 10 gramos adicionales de activo) a 20 °C, deberían agregarse 416 litros adicionales de agua para disolver dicho exceso de activo.

Por el contrario, la adición accidental de una cantidad igual de gránulos de flonicamida comparables, sólo requeriría la adición de 19 litros de agua.” (destacado de la Sala). Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 II.4.3.

Por otra parte, en las resoluciones acusadas números 15958 de 28 de marzo de 2011 y 47419 de 31 de agosto de 2011, la SIC determinó que el anterior problema técnico ya había sido resuelto a través de las enseñanzas disponibles en el estado del arte para la fecha de prioridad invocada, con conocimientos previos sobre (i) compuestos de flonicamida como pesticida con portador soluble en agua con un dispersante, humectante y portador soluble en agua, así como (ii) composiciones insecticidas de gránulos solubles con sus adyuvantes20, de manera que las reacciones de la formula reivindicada en la invención eran evidentes para una persona medianamente versada en la materia.

Así, a partir de las anterioridades D1 y D2, explicó: (i) Que D1 divulgaba una composición que comprende una cantidad de flonicamida21 efectiva como pesticida, la cual puede formularse con un dispersante, humectante y portador soluble en agua. Adicionalmente, la cantidad del componente activo descrito puede ser de 0.1 a 90 partes en peso.

(ii) Que D2 divulgaba composiciones de insecticidas de gránulos solubles, que contienen además de un insecticida soluble en agua, compuestos como lactosa, sucrosa, glucosa o similares, en calidad de soporte, surfactantes para humedecimiento de dioctilsulfosuccinato sódico, y un dispersante que puede ser sulfonato de alquilo naftaleno sódico22.

(iii) Que las anterioridades sugieren entonces formulaciones que reemplazan los solventes orgánicos obteniendo una composición de pesticidas con ingrediente activo de flonicamida que puede encontrarse 20 Dispersantes y humectantes. 21 Ingrediente activo de la formulación pesticida reclamada. Se trata de un compuesto perteneciente a la clase amidinas, las cuales son conocidas por su capacidad para interferir con funciones biológicas especificas en los organismos que atacan. 22 En el acto administrativo mencionado, el examinador refiere que dichos componentes son conocidos en el comercio como condensado de sulfonato de alquilo naftaleno sódico y formaldehido.

Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 en altas concentraciones (D1), y en formula de gránulos que son solubles en agua (D2), que además contienen dioctilsulfosuccinato sódico como humectante, sulfonato de alquilo naftaleno sódico como dispersante, y lactosa, sucrosa o similares en calidad de portadores solubles comunes (D2).

(iv) Que D1 resuelve el mismo problema técnico indicado en la solicitud cuestionada, esto es, reemplazando los solventes orgánicos y obteniendo una composición de flonicamida en gránulo que es soluble en agua, aunque en esta última se incluyan componentes adicionales, pues aquellos se comercializan para los mismos efectos que han sido reivindicados por la actora.

(v) Que aun cuando D2 emplea un ingrediente activo como pesticida distinto al reivindicado, la composición resulta ser aplicable a otros compuestos tales como flonicamida. (vi) Que el estado del arte previo a la fecha de prioridad sugiere los compuestos reivindicados en la solicitud cuestionada, esto es: (i) el reemplazo de solventes orgánicos por agua en las composiciones, (i) el aumento de la concentración de flonicamida en la composición, y (iii) la presentación en gránulo soluble en agua.

Entonces, a partir de estas enseñanzas o de su combinación, una persona del oficio normalmente versada en la materia hubiese podido conseguir un compuesto pesticida en gránulos solubles a partir de altas concentraciones de flonicamida, con características efectivas en cuanto a dispersabilidad y solubilidad del ingrediente activo, en tanto que dichos efectos pueden alcanzarse, con un grado alto de éxito, a través de los agentes de dispersión y humedecimiento descritos en la literatura previa.

(vii) Que la solicitud, aunque muestra una combinación de varios elementos descritos previamente en el estado del arte, dicha combinación Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 no genera un producto con efectos nuevos, sino una agregación de elementos con un efecto conocido, de tal modo que se obtuvo un producto derivable del estado de la técnica que no representa un salto cualitativo en la técnica, ni provoca un efecto técnico inesperado.

II.4.4. A este respecto, la actora señaló que la conclusión de la demandada deviene errada, pues la materia reclamada no resulta derivable de lo sugerido en el arte previo, en síntesis, porque: i) D1 da a conocer la flonicamida y su formulación en forma de polvo humectable, mientras que la creación trata sobre gránulos solubles en agua, y ii) D2 revela un plaguicida soluble en agua y el uso de gránulos solubles en agua, pero no revela el uso de la flonicamida en sus formulaciones; y en ninguno de los dos casos se demostró dispersabilidad, solubilidad y estabilidad superior.

En ese sentido, en su demanda la parte actora explicó23: “[…] Ahora, se hace notar que el uso del compuesto 111 en D1 es un análogo de la flonicamida y NO flonicamida, como único ejemplo de una formulación sólida soluble que corresponde a laurisulfato de sodio, compuesto que NO es usado como humectante y NO es usado como dispersante en la presente invención; nuestra invención reivindica, como ya se ha señalado de manera reiterada, una combinación adecuada de gránulo soluble de flonicamida en donde dicha formulación tiene una alta concentración de dicho ingrediente activo y exhibe una rápida y efectiva disolución asociada con una ESTABILIDAD en el medio acuoso. 20.

Con respecto a la anterioridad D2, se reitera que el Ejemplo 5 en el que se muestra la presencia de humectante y/o tensoactivos para la dispersión, NO es aplicable a la presente invención pues sólo aplica al 5% del gránulo.” De manera que la demandante recalcó que las anterioridades referidas por la autoridad demandada no resuelven el mismo problema técnico que se reclama en la solicitud, y que tampoco es cierto que, a partir de las enseñanzas previas, un experto medio en la materia hubiese conseguido llegar al mismo resultado que es objeto de estudio. 23 Folio 133 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 II.4.5.

Pues bien, para la Sala resulta posible colegir, en primer lugar, que la solicitud de patente cuestionada contiene componentes sugeridos tanto en D1 como en D2, pues tal como se aprecia de las consideraciones técnicas aportadas como prueba, D1 presenta un compuesto pesticida a partir del ingrediente activo flonicamida, mismo ingrediente activo que se utiliza en la composición reivindicada; así mismo, D2 presenta un compuesto pesticida, aunque con un principio activo diferente, sugiere los adyuvantes (dioctilsulfosuccinato sódico como humectante y sulfonato de alquilo naftaleno sódico como dispersante) para lograr gránulos solubles en agua, tal como lo pretende reclamar la solicitante de patente.

En ese escenario, es dable considerar que, los elementos principales reclamados por la demandante, a saber, (i) un compuesto pesticida con ingrediente activo de flonicamida, y (ii) una formulación de pesticida en gránulo soluble en agua, con adyuvantes a partir de dioctilsulfosuccinato sódico como humectante y sulfonato de alquilo naftaleno sódico como dispersante, se encontraban sugeridos de forma clara del estado de la técnica.

Dicha conclusión puede observarse con claridad al realizar una comparación de los elementos esenciales contenidos en los documentos que constituyen las anterioridades registradas y la patente solicitada, tal como lo presentó la SIC en sus decisiones definitivas, así24: 24 Folio 150 de los antecedentes administrativos. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Al margen de las conclusiones ya señaladas, valga la pena mencionar que es cierto que las reivindicaciones presentan en una misma composición como pesticida a partir del ingrediente activo flonicamida en una formulación especifica en gránulos solubles en agua; no así de las enseñanzas que muestran D1 y D2, pues, en el primer documento se trata de un pesticida que coindice en cuanto al ingrediente activo, pero que presenta como formulación la aplicación mediante polvos humectantes, mientras que el segundo documento, posee la formulación de gránulos solubles en agua con sus adyuvantes25, pero a partir de un principio activo de emamectina como insecticida.

De modo que, tal como lo advierte la actora, es cierto que ninguno de los documentos que componen el estado del arte previo reúne de manera exacta un compuesto pesticida con principio activo de flonicamida en gránulos solubles en agua. Con todo, también es cierto que los conocimientos técnicos principales en virtud de los cuales se cimentó la solicitud de patente de invención sobre la creación “COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES”, sí se encuentran sugeridos en el estado del arte previo a la fecha de prioridad de la invención, y es precisamente por dicha razón que, en el presente asunto se discute la altura inventiva de la mencionada creación y no su 25 Dispersantes y humectantes.

Con compuestos como lactosa, sucrosa, glucosa o similares en calidad de soporte. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 novedad, pues los hallazgos técnicos encontrados por la SIC informan que, a partir de las enseñanzas conocidas de manera previa en el campo de la invención, un experto medio lograría llegar a la conclusión que se presenta en la solicitud cuestionada, cual es la formulación de un compuestos con ingrediente activo de flonicamida en gránulos solubles en agua con los adyuvantes requeridos para lograr la eficacia en su funcionamiento.

Esa misma conclusión se presenta en los actos administrativos demandados, particularmente en la resolución número 47419 del 31 de agosto de 2011, así: “[…] Al respecto, del estudio de nivel inventivo se encontró que la anterioridad D1 revela composiciones que presentan como ingrediente activo flonicamida (reivindicación 9), el cual puede estar formulado con un portador soluble en agua, un humectante y un dispersante (Col. 11 de 01).

El objeto de dicha anterioridad corresponde a formulaciones de compuestos plaguicidas derivados de amidas, las cuales pueden tener varios adyuvantes de formulación, dentro de los cuales se encuentran los portadores solubles, dispersantes y humectantes. Por su parte, se encontró que la anterioridad D2 presenta composiciones insecticidas de gránulos solubles que contienen como principio activo un insecticida de gránulos solubles en agua, azúcares como lactosa, sucrosa, glucosa y un humectante seleccionado de dioctilsulfosuccinato sódico.

El dispersante puede ser sulfonato de alquilo naftaleno sódico (Col. 2, líneas 56 a 57; Col. 3, líneas 1 a 15; Cols. 3 a 5 y ejemplos 1 a 5). Teniendo en cuenta lo anterior, se concluyó que con la información divulgada en las anterioridades D1 y D2 era posible establecer que las composiciones plaguicidas a base de flonicamida, cuya presentación es en gránulos solubles y que tienen como adyuvantes de formulación dioctilsulfonato sódico, sulfonato de alquilo naftaleno y un portador soluble en agua, tal como lactosa o sucrosa, ya eran conocidas en el estado del arte, y que por la combinación de los elementos que se presentan en las anterioridades era posible derivar las composiciones reclamadas por la solicitud; por lo tanto, ésta carece de nivel inventivo. […] es preciso reiterar que el documento D1 presenta información relevante que permite afectar por nivel inventivo la solicitud, ya que dicha anterioridad enseña composiciones a base de flonicamida para las cuales se sugieren formulaciones que contienen humectante y dispersante, y dado que en las composiciones de la solicitud se utilizan productos comerciales conocidos que cumplen las mismas funciones que los componentes sugeridos en la anterioridad D1, dicho documento evidencia que la composición puede ser derivada del estado de la Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 técnica. […] el documento D2 sugiere los mismos adyuvantes empleados en la composición de la solicitud, por lo que se pueden obtener formulaciones con altas concentraciones de los principios activos.

En el caso de la anterioridad D2, se considera como principio activo la emamectina (avermectina), cuya estructura es de mayor complejidad que la estructura de la flonicamida (nicotinamida), por lo tanto, es posible deducir que con los adyuvantes empleados se logren gránulos dispersables para principios activos con estructuras más sencillas, como los presentados en la solicitud […]”.

En consideración a lo anterior, la Sala recuerda que, en asuntos como este, podría evidenciarse que las reivindicaciones responden a una combinación o mezcla de elementos conocidos en el arte previo de la tecnología de interés, o por el contrario a una simple agregación de elementos. Al respecto, es preciso atender a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en la interpretación prejudicial26 560-IP-2015 emitida en este proceso que, sobre este tipo de creaciones, determinó lo siguiente: “En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “[…] Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es el resultado de dicha combinación sin que pueda determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay lugar a una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. 26 Folios 188 a 195 del expediente físico de la referencia. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Daniel R. Zuccherino, en su “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque este puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto en un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento” De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera elementos conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con la altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente haber dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. […]”.

Vistas las consideraciones expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para la Sala es claro que la creación “COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES” responde a la simple agregación de elementos conocidos, pues sus elementos esenciales, a saber (i) principio activo de flonicamida como pesticida, y (ii) formulación de gránulos solubles en agua con sus adyuvantes, son claramente distinguibles entre sí, y de separarse, mantendrían su efecto fundamental intacto; por ejemplo, tal como se encuentra en D1 que utiliza flonicamida, pero en una formulación de polvo humectable, y en el mismo sentido, tal como se encuentra en D2 que refiere una formulación de gránulos solubles en agua, pero para una composición de insecticida con base en emamectina.

En consecuencia, no concurre una sinergia o combinación Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 intrínseca de los elementos, de tal forma que genere un producto nuevo con propiedades distintas a las enseñadas en el estado del arte previo.

Ahora bien, en cuanto a la mejora que refiere la solicitud cuestionada, en relación con la dispersabilidad y solubilidad, así como respecto de la estabilidad en la formulación, de las consideraciones técnicas que se encuentran en el presente asunto, la Sala considera dable afirmar que dichas características no desvirtúan las falta de nivel inventivo de la creación, en la medida que aquellos efectos pueden ser alcanzados por un experto medio en la materia, a partir de las enseñanzas de los documentos previos, y en desarrollo de las actividades que normalmente se adelantan en el ámbito científico, tal como los ensayos de prueba y error.

La misma conclusión se impone para el argumento de la actora en relación con el alto porcentaje de flonicamida que refiere la demandante. Debe reiterarse que, D1 enseña un compuesto pesticida a partir de dicho principio activo con porcentajes que pueden ir de 0.1 a 90 partes en peso, de manera que, aunque la creación proponga una proporción mayor del ingrediente coincidente, aquello no desvirtúa la ausencia de nivel inventivo en la creación cuestionada porque, es claro que un experto medio puede llegar de forma obvia a las mismas conclusiones que presenta la regla reclamada, a través de ensayos de prueba y error, de manera que consideraría aumentar la dosis en que se encuentra la flonicamida propósito de encontrar mejorías en su formulación. Por todo lo anterior, se reitera que los efectos alcanzados con la creación cuestionada “COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES” no constituyen un resultado inesperado que se derive de la mera agregación de elementos conocidos, y que sea distinto del efecto que surge por cada uno de los medios, los cuales se encuentra sugeridos en el estado del arte previo a la fecha de la prioridad invocada.

Considerando lo dicho, si Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 en gracia de discusión se entendiera que la creación es una combinación de elementos conocidos, tampoco cumpliría con el requisito de nivel inventivo para obtener el privilegio de patente, precisamente porque el efecto conseguido no resulta distinto de aquel que se aprecia de los elementos principales que conforman el compuesto reivindicado.

En concordancia con lo anterior, la SIC en el escrito de contestación de la demanda señaló que el demandante nunca acreditó una “evidencia técnica de un aporte al estado del arte, es decir nunca se evidenció que la materia denegada efectivamente fuera mejor que las formulaciones conocidas en la técnica. Así que, como se puede observar, la materia denegada se deriva de manera evidente del estado del arte, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente y, por ende, no tiene nivel inventivo”.

II.4.6. En definitiva, para la Sala los principales componentes de la materia revindicada en cuestión se encuentran sugeridos en el arte previo a la fecha de prioridad de la solicitud, de manera que aquellos se traducen en enseñanzas que lograrían ilustrar a un experto medio para llegar de manera obvia a la solución reclamada por la demandante.

Por lo tanto, la solicitud de patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES” se encuentra ausente de altura inventiva. Ello es así pues, a partir del conocimiento sobre pesticidas con principio activo de flonicamida (D1), así como la posibilidad formular insecticidas en gránulo soluble con sus adyuvantes para lograr eficacia (D2), un experto con conocimientos medios en el campo de este interés podría considerar, con un porcentaje alto de éxito, proponer directamente un componente pesticida con una porción superior de ingrediente activo en una formulación de gránulos solubles en agua con sus adyuvantes, y conseguir, en gracia de discusión, un efecto superior en cuanto a la Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 dispersabilidad y solubilidad al momento de su aplicación, a través de ensayos de prueba y error comúnmente utilizados en el ámbito de la química, tal como lo propone la creación cuestionada.

En ese sentido, la obviedad del resultado que propone la solicitud en cuestión se advierte, particularmente, de la aplicación de técnicas como: (i) agregación de materiales sugeridos en el estado de la técnica, por otros igualmente conocidos, como en el presente caso se complementó a un compuesto pesticida de flonicamida (D1), una presentación para su aplicación en granulo soluble en agua con los adyuvantes a través de los cuales consigue eficacia y estabilidad (D2); y (ii) la selección de alternativas probables en el ejercicio de rutina de pruebas de laboratorio prueba y error.

Además, se reitera que el efecto de dispersabilidad, solubilidad y eficacia que propone la solicitud cuestionada, no se instituye en un resultado sorprendente que a su vez pueda ser considerado como un salto en la tecnología de los pesticidas con ingrediente activo de flonicamida, en tanto que, como se advirtió con anterioridad, el estado del arte en el campo de interés ya había enseñado, tanto pesticidas a partir de dicho principio activo, como la posibilidad de aplicación de ese compuesto a través de gránulos solubles en agua con sus adyuvantes necesarios; de manera que, a partir de tales conocimientos, una persona del oficio normalmente versada en la materia, pudiese obtener el producto descrito en la solicitud cuestionada.

En consecuencia, no es cierto, como lo sostuvo la actora en su demanda, que el resultado acontezca impredecible. Sobre este punto, resulta relevante recordar que tal como lo ha referido el Tribunal Andino en otras oportunidades “[…] La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 reconocer o no el nivel inventivo”27.

De manera que, para el caso, los efectos reclamados, relativos a la estabilidad y efectividad, que han sido considerados por la solicitante como superiores a los que normalmente se encuentran en el mercado, no pueden ser un criterio decisivo en relación con la altura inventiva de la creación cuestionada, que, por más, se encuentra afectada como resultado de las sugerencias encontradas en el arte previo respecto de la composición solicitada para privilegio de patente, tal como se estableció a párrafos superiores.

II.4.7. Además de lo dicho, de la revisión del expediente no se advierten elementos probatorios suficientes que le permitan a la parte actora desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, los cuales desarrollan de manera técnica los argumentos que llevaron al examinador a considerar la falta de nivel inventivo de la patente de invención denominada “COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES” que, por una parte, señalaban que la anterioridad D1 proporcionaba unas enseñanzas acerca de pesticidas con ingrediente activo de flonicamida, y, por otra parte, que las enseñanzas de la anterioridad D2 eran claras y suficientes para poder plantear insecticidas en una formulación de gránulo solubles en agua con sus adyuvantes, de manera que dichas enseñanzas sugerirán con suficiencia a una persona medianamente versada en la materia, un pesticida con principio activo de flonicamida con una modalidad de aplicación de gránulos solubles en agua, en las cantidades suficientes, según las pruebas y ensayos practicados en laboratorio, para lograr una eficacia y estabilidad, si se quiere, superior a la de los demás pesticidas en el mercado.

Dicha conclusión se extrae, particularmente, porque la actora únicamente presentó como pruebas los documentos relacionados con la solicitud de patente internacional, así como aquellos que acreditar la concesión de ese privilegio en otros países. Sin embargo, no solicitó la práctica de una 27 181-IP-2019. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 prueba que soportar los argumentos técnicos que presentó. Al respecto, en oportunidades anteriores esta Sección ha arribado a la misma consideración ante la falta de una prueba técnica de tal importancia como lo son los dictámenes periciales, veamos: “En este contexto, para la Sala es claro que el actor no probó que la administración haya incurrido en alguna irregularidad al negar la solicitud de patente y como ello es así, esta Corporación no tiene más remedio que dar por ciertos los argumentos técnicos y científicos de que se valió la Superintendencia para señalar que las reivindicaciones que pretendían patentar la sociedad Smithkline Beecham P.1.c. carecen de novedad y nivel inventivo, requisitos necesarios concurrentes para otorgar la patente.” 28 II.4.8.

Finalmente, en relación con el argumento de la actora según el cual varios países han otorgado la patente de invención a la creación cuestionada, lo que permite demostrar que aquella cumple con los requisitos de patentabilidad, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, debe recordarse que cada oficina de patente es autónoma, por lo tanto, el hecho de que se haya concedido el privilegio de patente en un determinado país, no impone la concesión en otro país, conforme lo ha explicado esta Sala en oportunidades anteriores29.

Es por ello que, independientemente de los criterios adoptados por oficinas extranjeras, corresponde a la Oficina Nacional realizar el examen de patentabilidad de la solicitud para establecer si la creación cumple o no con los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial necesarios para el reconocimiento del derecho.

A este respecto, en oportunidades anteriores el Tribunal comunitario ha dilucidado en relación con el principio de independencia de las oficinas de 28 Consejo de Estado: Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 22 de mayo de 2014. Radicado 11001-03-24-000-2005-00164-01. Actor: SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. M.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA 29 Al respecto consultar: Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 15 de diciembre de 2023; radicado: 11001 0324 000 2010 00409 01; Actor: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT; M.P. Oswaldo Giraldo López. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 patentes para tomar las decisiones respecto de las solicitudes que buscan la obtención del privilegio, en el siguiente sentido: “[…] 7.

El sistema adoptado por la Comunidad Andina se funda en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que las secciones III y IV de la Decisión 344 regulan el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones […]”30. Por lo anterior, para esta Sala no resulta de recibo tal argumento de la actora, pues la sola invocación de las patentes concedidas en el extranjero no resulta suficiente para desvirtuar la constatación realizada por la Oficina Nacional, argumento que, además, se encuentra respaldado por el principio de independencia y soberanía que le asiste.

II.4.8. Por último, la actora reprochó que la SIC incurrió en indebida motivación de los actos demandados, bajo la tesis de que no es cierto que las anterioridades D1 y D2 resuelvan el mismo problema técnico que la creación solicitada para patente de invención, y que tampoco lo es que, una persona versada en la materia hubiese llegado al mismo resultado que el reclamado a partir de los documentos previos, porque la formulación de ingredientes presentada es la que conduce a la estabilidad y efectividad deseada, de manera que ese resultado no era predecible.

Sobre la falsa motivación de los actos, la Sala recuerda que esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201631, reiteró los supuestos establecidos 30 13-IP-2010. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01.

Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 en el fallo de 25 de febrero de 200932 para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente: “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]”.

En ese sentido, y en atención al contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC, al haber encontrado que la creación “COMPOSICIONES PESTICIDAS DISPERSABLES” se encuentra afectada en su altura inventiva, pues el estado del arte previo a la fecha de prioridad invocada sugería los elementos esenciales reivindicados en la solicitud objeto de estudio, de manera que un experto medio, a partir de dichas enseñanzas, lograría llegar a la conclusión reclamada por la solicitante.

De manera que, el hecho de haber encontrado probada tal circunstancia que impide el otorgamiento de patente de invención a la creación mencionada, no resulta de un estudio lejano a los hechos presentados por las partes, ni se encuentra desprovista de fundamento jurídico, ya que tal análisis surgió del examen técnico que realizó la autoridad demandada respecto de las reivindicaciones presentadas, así como de los 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000- 1997-00374-01.

Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 documentos científicos existentes para la fecha de prioridad invocada. En consecuencia, la Sala encontró que la actora no logró desvirtuar las razones técnicas por las cuales se adoptaron las decisiones en sede administrativa, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resulta acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en ellas se adoptó. II.4.9.

COSTAS Finalmente, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP33, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante. II.4.10. PODERES Vista la sustitución del poder otorgado por la parte actora al abogado Carlos Orlando Maya Rodríguez, la Sala reconocerá como apoderado sustituto de la parte actora al abogado Johan Sebastián Gómez Villa, en los términos y para los fines de la sustitución del poder a él conferido, obrante a folio 207 del expediente físico de la referencia, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

Así mismo, la Sala reconocerá como apoderada sustituta de la parte actora a la abogada Zoraida Marcela Rodríguez Torres, en los términos y para los fines de la sustitución del poder a ella conferido por parte de Johan Sebastián Gómez Villa, obrante a folio 221 del expediente físico de la referencia, de conformidad con el artículo 75 del Código General del 33 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA.

Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 Proceso. De igual forma, la Sala reconocerá como apoderado sustituto de la parte actora al abogado Jhon Alejandro Rodríguez Morales, en los términos y para los fines de la sustitución del poder a él conferido por parte de Zoraida Marcela Rodríguez Torres, obrante a folio 224 del expediente físico de la referencia, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

Finalmente, la Sala reconocerá como apoderada sustituta de la parte actora a la abogada Milena Mejía Osorio, en los términos y para los fines de la sustitución del poder a ella conferido por parte de Jhon Alejandro Rodríguez Morales, obrante a folio 224 del expediente físico de la referencia, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

II.5. CONCLUSIÓN Así las cosas, la Sala concluye que los actos acusados no vulneraron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que la parte actora no logró acreditar el nivel inventivo de la invención respecto de la cual pretendía obtener el privilegio de patente de invención. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 TERCERO: RECONOCER como apoderado sustituto de la parte actora al abogado Johan Sebastián Gómez Villa, en los términos y para los fines de la sustitución del poder a él conferido, obrante a folio 207 del expediente físico de la referencia, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

CUARTO: RECONOCER como apoderada sustituta de la parte actora a la abogada Zoraida Marcela Rodríguez Torres, en los términos y para los fines de la sustitución del poder a ella conferido por el apoderado precedente, obrante a folio 221 del expediente físico de la referencia, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

QUINTO: RECONOCER como apoderado sustituto de la parte actora al abogado Jhon Alejandro Rodríguez Morales, en los términos y para los fines de la sustitución del poder a él conferido por parte de la apoderada precedente, obrante a folio 224 del expediente físico de la referencia, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

SEXTO: RECONOCER como apoderada sustituta de la parte actora a la abogada Milena Mejía Osorio, en los términos y para los fines de la sustitución del poder a ella conferido por parte del apoderado precedente, obrante a folio 224 del expediente físico de la referencia, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

SÉPTIMO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

OCTAVO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. Radicación: 11001 03 24 000 2012 00037 00 Demandante: FMC CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.