CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Referencia. Acción de nulidad absoluta Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “ZOO” SÍ RESULTA REGISTRABLE, HABIDA CUENTA QUE POSEE LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA INTRÍNSECO, SINO TAMBIÉN DESDE LA PERSPECTIVA EXTRÍNSECA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BIO-ZOO S.A. DE C.V., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 12440 de 12 de diciembre de 1988, "Por la cual se concede el registro de una marca”, expedida por la jefe de la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co división de propiedad industrial3 de la Superintendencia de Industria y Comercio4.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 2 de enero de 1988 la sociedad LABORATORIOS ZOO LTDA., hoy LABORATORIOS ZOO S.A.S., presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “ZOO”, para identificar productos comprendidos en la Clase 3ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 12440 de 12 de diciembre de 1988, la jefe de la división de propiedad industrial de la SIC concedió el registro de la marca nominativa “ZOO”, para 3 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 En adelante SIC. 5 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […]”. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguir productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad LABORATORIOS ZOO LTDA. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 56 de la Decisión 85 de 5 de junio de 19747, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, toda vez que la marca cuestionada “ZOO” no tiene la capacidad de indicar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que la expresión cuestionada, según el Diccionario de la Real Academia Española significa animal y pretende identificar champú para mascotas, lo que impide al consumidor identificar el origen empresarial, dado que cualquier artículo destinado a los animales puede incluir la palabra “ZOO” al tratarse de un sinónimo de la palabra animal.

Aseguró que la marca “ZOO” no tiene aptitud distintiva, habida cuenta que al utilizar un sinónimo de la palabra animal para identificar productos consistentes en tratamientos para animales, no le permitiría al consumidor identificar un origen empresarial determinado. 7 En adelante Decisión 85. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Para el efecto, señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Indicó que lo resuelto en el acto administrativo obedeció a un análisis serio e imparcial de registrabilidad frente a la marca cuestionada, en el que se encontró que no estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 56 de la Decisión 85.

Propuso la excepción que denominó “caducidad”, habida cuenta que, a su juicio, la normativa invocada como violada no se encuentra vigente, teniendo en cuenta que la aplicable actualmente es la establecida en la Decisión 486, por lo que la actora no puede fundamentar sus inconformidades en dicha normativa y deviene en que la demanda se encuentre caducada.

II.-2. La sociedad LABORATORIOS ZOO S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma8, guardó silencio. 8 Folios 36 a 39 del expediente físico. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante proveído de 18 de febrero de 2022, el Despacho se abstuvo de decidir respecto de la excepción denominada caducidad, formulada por la SIC.

Posteriormente, a través de providencia de 17 de junio de ese año, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20119, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 202110, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 9 CPACA. 10 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 12440 de 12 de diciembre de 1988, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo “ZOO”, a nombre de la sociedad ZOO S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en el artículo 56 de la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que en sede 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativa la actora no presentó reparo alguno frente al registro de la marca cuestionada, siendo esta oportunidad la idónea y pertinente para oponerse.

Manifestó que en el estudio de registrabilidad que realizó frente al signo objeto de registro, empleó criterios objetivos e imparciales y no de conveniencia o negligencia. IV.3.- En esta etapa procesal, tanto la parte actora, como la sociedad LABORATORIOS ZOO S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó11: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 11 Proceso 263-IP-2022. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190032500 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 19-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1619 de 16 de mayo de 2008.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción propuesta por la parte demandada, de conformidad con lo ordenado por el Despacho Sustanciador mediante auto de 18 de febrero de 202212, en el que se dispuso lo siguiente: “[…] En el asunto objeto de estudio, el apoderado de la demandada, en su escrito de contestación, formuló como excepción previa la caducidad, excepción esta que, como quedó visto, no está enlistada en el artículo 100 del CGP, por lo que no es procedente su decisión en esta etapa procesal, razón por la cual se resolverá en la sentencia que ponga fin al proceso […]”.

La parte demandada formuló la excepción denominada “caducidad”, por cuanto estimó que la normativa traída a colación en la demanda se 12 Índice 42 del expediente digital. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra derogada, teniendo en cuenta que la aplicable en la actualidad son las disposiciones establecidas en la Decisión 486.

En efecto, señaló que la Decisión 85 fue modificada por la Decisión 313 de 6 de febrero de 1992, luego sustituida por la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993 y esta última a su vez por la Decisión 486. En el presente caso, sea lo primero destacar que la causal alegada por la demandante es de nulidad absoluta y conforme al citado artículo 172, normativa procesal aplicable al momento en que se presentó la demanda13, no tiene un término de prescripción, de manera que en cualquier tiempo resultaba posible demandar la Resolución acusada núm. 12440 de 12 de diciembre de 1988, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “ZOO”.

Ahora, también cabe señalar que la solicitud de registro de la marca cuestionada “ZOO” fue radicada el 2 de enero de 1988, esto es, 13 Sobre el particular, esta Sala se pronunció en sentencia de 11 de junio de 2020, dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2007-00072-00. En efecto: “[…] Al respecto, debe aclararse que como la solicitud de registro de la marca cuestionada “NAVEGALIA” fue presentada por la sociedad AIRTEL MÓVIL S.A. el 7 de junio de 2000, la Decisión 344 era la norma comunitaria vigente en la cual se encontraban determinados los requisitos exigidos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, razón por lo cual dicha normativa debía ser la invocada para efectos de controvertir la legalidad de las resoluciones acusadas, conforme se hizo en la demanda presentada por la sociedad actora.

Sin embargo, como la solicitud de nulidad del registro se promovió en vigencia de la Decisión 486, el artículo 172 de dicha Decisión constituye la norma procesal llamada a regir este trámite […]”. (Resaltado fuera del texto original). 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuando se encontraba vigente la Decisión 8514 y, además, el cargo de la actora corresponde a la violación de normas comunitarias de alcance sustancial, como lo es aquella que se refiere a los requisitos de distintividad, en particular, de distintividad absoluta, por lo que la Sala estima que sí había lugar a invocar como vulnerado el artículo 56 de la Decisión 85 y no las normas previstas en la Decisión 486, como erróneamente lo afirmaba la SIC.

Sobre este mismo asunto, cabe destacar que la Sala ya había tenido oportunidad de pronunciarse. En efecto, en sentnecia de 11 de junio de 202015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, debe aclararse que como la solicitud de registro de la marca cuestionada “NAVEGALIA” fue presentada por la sociedad AIRTEL MÓVIL S.A. el 7 de junio de 2000, la Decisión 344 era la norma comunitaria vigente en la cual se encontraban determinados los requisitos exigidos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, razón por lo cual dicha normativa debía ser la invocada para efectos de controvertir la legalidad de las resoluciones acusadas, conforme se hizo en la demanda presentada por la sociedad actora.

Sin embargo, como la solicitud de nulidad del registro se promovió en vigencia de la Decisión 486, el artículo 172 de dicha Decisión constituye la norma procesal llamada a regir este trámite […]”. (Resaltado fuera del texto original). 14 La cual estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2000. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente núm. 2007-00072-00. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, no prospera la excepción propuesta la parte demandada, como en efecto se dispondrá más adelante en la parte resolutiva de esta providencia. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 12440 de 12 de diciembre de 1988, concedió el registro como marca del signo nominativo “ZOO” a la sociedad LABORATORIOS ZOO S.A.S., para distinguir los siguientes productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […].

A juicio de la actora, la marca cuestionada “ZOO” no tiene la capacidad de indicar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que la expresión cuestionada, según el Diccionario de la Real Academia Española significa animal y pretende identificar champú para mascotas, lo que impide al consumidor identificar el origen empresarial, 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dado que cualquier artículo destinado a los animales puede incluir la palabra “ZOO” al tratarse de un sinónimo de la palabra animal.

Por su parte, la SIC manifestó que lo resuelto en el acto administrativo obedeció a un análisis serio e imparcial de registrabilidad frente a la marca cuestionada, en el que se encontró que no estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 56 de la Decisión 85. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 263-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en la interpretación prejudicial núm. 19-IP-200816, en la que se interpretó el artículo 56 de la Decisión 85.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 85 “[…] Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos […]”. 16 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 1619 de 16 de mayo de 2008. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis, para lo cual presenta la marca nominativa en conflicto, así: ZOO MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA17 De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la Decisión 85.

El requisito de novedad consiste en la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros signos ya registrados o solicitados. A su turno, el requisito de visibilidad es el resultado de la necesidad material que un signo pueda ser apreciado o percibido por en sentido de la vista. En ese sentido, un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, 17 Índice 26 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores.

Finalmente, el requisito de distintividad es definido como la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y tiene como función esencial de distinguir o identificar los diferentes productos al evitar, de este modo, que se produzca confusión. Ahora, de conformidad con lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si la marca nominativa “ZOO” carece de distintividad, dado que cualquier artículo destinado a los animales puede incluir la palabra “ZOO” al tratarse de un sinónimo de la palabra animal o si, por el contrario, resulta distintiva y registrable, de conformidad con lo argumentado por la SIC. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, cabe señalar que la interpretación prejudicial traída a colación en este proceso por el Tribunal establece que el artículo 58 de la Decisión 85 prohíbe el registro de signos descriptivos o genéricos.

Así lo expresó: “[…]

3.4. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS QUE CONTENGAN TÉRMINOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.

En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro. Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte.

Y es que una o varias palabras pueden constituir 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal ha manifestado, a este respecto, que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ( )”.

Este Tribunal ha precisado también que: “( ) en el campo doctrinal ( ) las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando.

Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”. […] Este Tribunal considera que los signos genéricos y descriptivos no son susceptibles de registro […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al respecto, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201018, en la cual esta Sección tuvo en cuenta los conceptos de signo genérico y descriptivo, de la siguiente manera: 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00378-00. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] signo genérico19, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […] la marca descriptiva20, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

En el caso sub examine, la marca nominativa "ZOO”, fue solicitada para distinguir los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: "[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […]”.

Respecto de este punto, cabe señalar que la actora en la demanda afirmó que la marca cuestionada únicamente identifica el producto champú para mascotas, lo que impide al consumidor identificar el origen empresarial, dado que cualquier artículo destinado a los animales puede incluir la palabra “ZOO” al tratarse de un sinónimo de la palabra animal. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de mayo de 2010, expediente identificado con el núm. único de radicación 2003-00456-00.

C.P Marco Antonio Velilla Moreno. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente identificado con el núm. único de radicación 2001-00175-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, se extrae que si bien es cierto que con ocasión de una solicitud de cancelación por no uso, posterior a la concesión del registro de la marca “ZOO”, la SIC, mediante la Resolución núm. 53993 de 11 de septiembre de 2011, excluyó de su cobertura algunos productos y la limitó para identificar solamente el producto “champú para mascotas”, también lo es que en el proceso de la referencia se cuestiona la legalidad del acto administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca cuestionada, razón por la que la Sala solo hará la alusión a los productos generales para los cuales fue inicialmente concedido el registro marcario, estos son, “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, entre los cuales se entiende que se está incluido la especie de “champú para mascotas”, pues ésta hace parte del género que inicialmente identificaba dicha marca, esto es, lociones para el cabello.

Ello, teniendo en cuenta que la cancelación parcial del registro de la marca cuestionada se dio con ocasión de un acto administrativo expedido con posterioridad al aquí acusado y que, además, en este proceso no está siendo cuestionado. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que, en todo caso, la marca cuestionada “ZOO” ampara un género o cobertura general de productos de la Clase 3ª, entre los cuales se encuentran los champús, jabones, perfumería y aceites esenciales, los cuales no están destinados a un uso en específico, sino que, por el contrario, al ser un género de productos se entiende que éstos pueden ser utilizados tanto para humanos como para mascotas.

En efecto, una marca puede amparar una cobertura general de productos, como ocurre en el caso sub examine, entre los cuales, también se entiende que están incluidas sus especies, como lo serían los champús, perfumes, jabones y aceites esenciales destinados específicamente para mascotas. Adicionalmente, de la lectura de las notas explicativas21 de la Clase 3ª, se advierte que dichos productos tienen un uso tanto para humanos como para mascotas, como se observa a continuación: “[…]Nota explicativa La clase 3 comprende principalmente las preparaciones de tocador no medicinales, así como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos.

Esta clase comprende en particular: 21https://nclpub.wipo.int/esen/?version=20250101&notion=&class_number=3&basic_numbers=show&e xplanatory_notes=show&pagination=no 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - las preparaciones de higiene en cuanto productos de tocador; - las toallitas impregnadas de lociones cosméticas; - los desodorantes para personas o animales; […] 030242 champús para animales [preparaciones de aseo no medicinales] 030196 champús para animales de compañía [preparaciones de aseo no medicinales] […]”.

Aclarado lo anterior, la Sala evidencia que en la marca cuestionada el elemento predominante y único es el nominativo, dado que está conformado únicamente por la palabra “ZOO”. Ahora, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “ZOO”, de la siguiente manera22: “[…]1. m. parque zoológico […]”, y este, a su vez, ha siso definido como:23 “[…] lugar en que se conservan, cuidan y a veces se crían diversas especies de animales para que sean contempladas por el público y para su estudio […]”24. 22https://dle.rae.es/zoo, consultado el 12 de marzo de 2025. 23https://dle.rae.es/parque, consultado el 12 de marzo de 2025. 24Así lo dispuso esta Sección en anterior ocasión y que ahora se prohíja: “[…] 54.

Al respecto, la Sala considera que el término ZOO43 es un acortamiento del sustantivo zoológico o parque zoológico, que a su vez significa “[…] lugar en que se conservan, cuidan y a veces se crían diversas especies de animales para que sean contempladas por el público y para su estudio […] 55. Asimismo, la Sala advierte que, como lo argumentó la parte demandante, el término ZOO es también un elemento compositivo que sirve como prefijo (ZOO-) o sufijo (-ZOO) que significa animal.

La Sala considera que la definición relevante para el caso sub examine es la de zoológico o parque zoológico. Ello comoquiera que, en el presente caso, ZOO no está siendo usado como un prefijo o un sufijo. […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 2019-00324-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso sub examine, los productos que distingue la marca “ZOO” son de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello o dentífricos, entonces, la respuesta obvia no hace referencia alguna a tales artículos, pues no existe en dicha Clase algún producto cuya denominación genérica sea “ZOO”.

Dicha expresión tampoco puede considerarse como descriptiva, en la medida en que para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine la Sala considera que, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 3ª de 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca.

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que, en el caso sub examine, el término “ZOO” no es un sinónimo directo del término animal y, por consiguiente, no se puede considerar el término como uno que describa la finalidad de los productos para los cuales se concedió la marca. En ese sentido, la Sala considera que el término es evocativo, es decir, que es un término que evoca el concepto de animal; y si bien es cierto que se incluyen algunos productos que no tienen relación, como lo son los preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, también lo es que se incluyen otros productos respecto de los cuales sí se evoca la finalidad de éstos, como lo son los “[…] jabones, perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello […]”, los cuales pueden estar destinados para animales.

Cabe señalar que respecto de las marcas evocativas y su registrabilidad, esta Sección, en sentencia de 16 de septiembre de 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 201025, indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Esa última expresión tiene una connotación evocativa, como se ha dicho, en la medida en que la partícula CALCI despierta o suscita la idea de calcio en quien la lea, mientras que DENT es fácilmente relacionada con la idea de diente, de suerte que la unión de ambas genera una conexión o asociación entre calcio y diente, que a su vez se puede percibir como referida a CREST.

Sin embargo, esa asociación no es precisa o unívoca en algún sentido, sino que es genérica y abstracta, de suerte que ni a ambas partículas ni a su relación con la partícula CREST se les puede atribuir o pueden implicar un significado específico; v. gr., no se puede deducir de toda la frase ni de sus partículas CALCI- DENT que se esté diciendo que el producto ofrecido contiene calcio, o que aporte calcio a los dientes de quien lo use, o que ayuda al calcio de los dientes.

Si bien todas esas pueden ser interpretaciones factibles, de llegar a darse no serían directas, es decir, resultado de la literalidad del texto, sino como resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, el cual usualmente no hace el consumidor medio en la escogencia de productos de consumo masivo, como los del sub lite, respecto de las marcas que los distingue.

Por el contrario, cuando actúa con criterio selectivo, se detiene en detalles que van más allá del sólo signo marcario, sobre todo cuando se está ante productos o marcas nuevas, que no son de conocimiento popular. […] En los lineamientos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina traídas a este proceso, en cuanto precisa que “En este sentido, los signos evocativos son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de 25Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de septiembre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, expediente identificado con el número único de radicación 2004-00264-01. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.” Seguidamente reitera que “El Tribunal ha manifestado que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Proceso 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”). […]” (Destacado fuera de texto). Posteriormente, en sentencia de 28 de septiembre de 202326, que ahora se prohíja, la Sala señaló: “[…] 52.

En ese sentido, la Sala deberá establecer si el referido conjunto marcario, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si era procedente su registro. 53. Ahora bien, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, señaló que el término ZOO es sinónimo de animal, por lo que, a su juicio, no es registrable para identificar productos para el tratamiento animal, ubicados en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 54.

Al respecto, la Sala considera que el término ZOO es un acortamiento del sustantivo zoológico o parque zoológico, que a su vez significa “[…] lugar en que se conservan, cuidan y a veces se crían diversas especies de animales para que sean contempladas por el público y para su estudio […]” 55. Asimismo, la Sala advierte que, como lo argumentó la parte demandante, el término ZOO45 es también un elemento compositivo que sirve como prefijo (ZOO-) o sufijo (-ZOO) que significa animal.

La Sala considera que la definición relevante para el caso sub examine es la de zoológico o parque zoológico. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre de 2023 C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2019-00324-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ello comoquiera que, en el presente caso, ZOO no está siendo usado como un prefijo o un sufijo. 56.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, el término ZOO no es un sinónimo directo del término animal y, por consiguiente, no se puede considerar el término como uno que describa la finalidad de los productos para los cuales se concedió la marca. En ese sentido, la Sala considera que el término es evocativo, es decir, que es un término que evoca el concepto de animal y, por consiguiente, evoca la finalidad de los productos que identifica, dentro de los cuales se incluye “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]” (Destacado de la Sala). […] 58.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, el término ZOO es un término evocativo de las finalidades de los productos contenidos en la cobertura de la marca concedida, puesto que evoca en la mente del consumidor la idea de animales, por lo que un consumidor de manera indirecta infiere que el producto tiene una finalidad relacionada con animales, como lo es un producto veterinario o un producto para destrucción de animales dañino. […]”.

(Resaltado fuera de texto). Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub lite, el término “ZOO” es evocativo de las finalidades de los productos contenidos en la cobertura de la marca concedida, puesto que evoca en la mente del consumidor la idea de animales, por lo que un consumidor de manera indirecta infiere que el producto tiene una finalidad relacionada con animales, como lo sería un perfume, champú, cosmético o un jabón para animales. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala insiste en que la marca cuestionada “ZOO” ampara un género o cobertura general de productos de la Clase 3ª, entre los cuales se encuentran los champús, jabones, perfumería y aceites esenciales, los cuales no están destinados a un uso en específico, sino que, por el contrario, al ser un género de productos, se entiende que éstos pueden estar destinados tanto para humanos como para mascotas.

Sin embargo, la Sala debe precisar que esta característica evocativa del término “ZOO”, para la finalidad de los productos que identifica, en particular, respecto de los champús, jabones, perfumería y aceites esenciales, hace que la marca “ZOO” sea débil, por lo que lo que la fuerza de oposición y los derechos de exclusiva de la marca son limitados al conjunto marcario.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que “[…] esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos […]”. Así las cosas, la Sala considera que la expresión “ZOO” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca nominativa “ZOO”, para amparar los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, pues resulta acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad propuesta por la SIC.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de marzo de 2025. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00325-00 Actora: BIO-ZOO S.A. DE C.V. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Ausente con excusa GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.