Radicación: 25000 23 41 000 2022 00627 01 Demandante: SODIMAC COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 25000 23 41 000 2022 00627 01 Demandante: SODIMAC COLOMBIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: BLANCA MAGDALENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Tema: Aplicación de la doctrina del acto aclarado AUTO I.- Mediante sentencia de 1º de junio de 2023 la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió, en primera instancia, la acción de nulidad relativa formulada por la sociedad Sodimac Colombia S.A. contra la resolución 15107 de marzo 25 de 2022.

A través del citado acto administrativo, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca mixta del signo «PERIZZO», a favor de Blanca Magdalena Martínez, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación internacional de Niza. En la providencia de 1º de junio de 2023 la Subsección A señaló, por un lado, que en el asunto correspondía determinar si la marca mixta «PERIZZO», concedida a través del acto demandado, se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al representar un riesgo de confusión y asociación debido a su similitud con la marca mixta «PETIZOO» Radicación: 25000 23 41 000 2022 00627 01 Demandante: SODIMAC COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 previamente registrada a favor de la sociedad demandante.

En segundo lugar, trayendo a colación las normas del marco jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, el a quo advirtió que como la decisión contenida en dicha providencia era susceptible del recurso de apelación, la solicitud de interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resultaba facultativa, en esa instancia. Finalmente, la sentencia negó las pretensiones de la demanda.

La parte demandante formuló apelación en contra de esa decisión, razón por la que el proceso fue remitido a esta corporación para su trámite en segunda instancia. II. Ahora bien, de acuerdo con los artículos 33 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999 de la Comunidad Andina1 y 123 de la Decisión 500 de 2001 -Estatuto del Tribunal-2 el juez nacional debe solicitar la interpretación prejudicial en todos los procesos en que deba aplicarse alguna norma comunitaria y cuya sentencia no sea susceptible de recursos en derecho interno. El asunto de la referencia cumple con la anotada condición, en tanto debe emitirse la sentencia de segunda instancia, esto es, una decisión que no será susceptible de recursos ordinarios.

Por ende, correspondería tramitar la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como quiera que se trata de un asunto en el cual deben aplicarse normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 1 “Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.” 2 “Artículo 123.- Consulta obligatoria. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.” Radicación: 25000 23 41 000 2022 00627 01 Demandante: SODIMAC COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 III.- Con todo, el despacho destaca que, en la sesión celebrada el 13 de marzo de 2023, el citado Tribunal estableció3 que la doctrina del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino. Esta doctrina fue reglamentada a través del Acuerdo 06-2023-TJCA de 7 de julio de 2023, por el cual se aprobó la «Nota informativa – Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial»4, en la cual se señaló: “[…] El mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en el territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el IJCA) y el artículo 123 de su Estatuto, los jueces nacionales que deben resolver una controversia en el marco de un proceso jurisdiccional de única o última instancia, en el que tienen que aplicar o se discute una o más normas del mencionado ordenamiento, deben suspender el trámite nacional y plantear una obligatoria al TJCA, a fin de que este órgano comunitario emita una interpretación prejudicial, la cual es vinculante y en consecuencia de obligatorio cumplimiento.

A través de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-20224 y 391-IP-20225, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con la figura de la "consulta obligatoria" prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto.

En las citadas sentencias, el Tribunal interpretó el contenido y alcance de la obligación de formular una consulta prejudicial y concluyó que, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tenga que resolver una controversia, en la que deba aplicar o se discuta una o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al TJCA, si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la GOAC).

Es preciso tener en cuenta que la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado no ha eliminado el deber de solicitar la interpretación prejudicial, solamente se ha flexibilizado esa obligación para 3 A través de las sentencias números 391-IP-2022, 350-IP-2022, 261-IP-2022 y 145-IP-2022, publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5147 y 5146. 4 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5241 de 10 de julio de 2023.

Radicación: 25000 23 41 000 2022 00627 01 Demandante: SODIMAC COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 que, en aplicación del principio de economía procesal, no sea necesario formular reiterativamente solicitudes de interpretación de normas que ya han sido interpretadas. […]”.

IV.- De lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que, en virtud de la doctrina del acto aclarado, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia deba resolver una controversia en la que corresponda aplicar alguna norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar la interpretación prejudicial si el Tribunal ya se ha pronunciado sobre tal disposición anteriormente, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

A este respecto, en la «Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación judicial», el Tribunal señaló los lineamientos que deben tener en cuenta los jueces nacionales para determinar si resulta obligatorio o no formular una nueva solicitud de interpretación prejudicial en cada caso concreto.

Para el efecto, sugirió observar la denominada “regla de los 4 pasos”, que consiste en efectuar la siguiente verificación: «- Paso 1: Determinar si en el caso concreto debe aplicarse o se controvierte una norma andina y si tiene obligación de solicitar interpretación prejudicial. - Paso 2: Determinar si existe un acto aclarado. En esa fase, dejar claro que conforme la jurisprudencia del acto aclarado no es necesario formular una nueva consulta. - Paso 3: Identificar claramente la sentencia de interpretación prejudicial que contiene el criterio jurídico interpretativo de la norma en cuestión. - Paso 4: Determinar que no se encuentra en alguno de los 4 supuestos de consulta obligatoria, según la jurisprudencia del TJCA.» En atención a la exigencia del último de los pasos, conviene recordar que los cuatro supuestos en los que persiste la obligatoriedad de formular la Radicación: 25000 23 41 000 2022 00627 01 Demandante: SODIMAC COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal corresponden a los siguientes5: (1) Cuando no existe una interpretación prejudicial sobre la norma que debe ser aplicada, supuesto que incluye el evento en el que la norma andina ha sido modificada y no hay una interpretación prejudicial de la disposición actual.

(2) Cuando corresponde aplicar varias normas andinas, pero solo algunas de ellas han sido interpretadas, de manera que se debe consultar sobre las disposiciones que no han sido analizadas por el Tribunal. (3) Cuando existe una interpretación prejudicial, pero el juez considera necesario que el Tribunal precise, amplíe o modifique el criterio jurídico que fue consignado en el pronunciamiento anterior, caso en el cual deberá solicitarla justificando la pertinencia del nuevo análisis.

(4) Cuando existe una interpretación prejudicial, pero el juez advierte cuestionamientos sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la norma andina, de manera que deberá formular la solicitud con el fin de que el Tribunal aclare aquellos cuestionamientos puntuales hipotéticos y abstractos que le permitan al juez nacional resolver con mayor idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional.

V.- En el asunto bajo examen, la aplicación de la regla de los cuatro pasos sugerida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina arroja las siguientes conclusiones: V.1. En el proceso de la referencia hay lugar a aplicar normas andinas toda vez que, conforme se indicó en la sentencia de 1º de junio de 2023, la disposición del ordenamiento jurídico comunitario que delimita el objeto de la controversia corresponde al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

V.2. La revisión de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena6 evidencia que tal disposición ha sido objeto de análisis por parte del Tribunal, por 5 Conforme se indica en el Acuerdo 06-2023-TJCA de 7 de julio de 2023. 6 Consulta efectuada en la herramienta oficial dispuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la identificación de las sentencias de interpretación prejudicial que contienen el criterio jurídico interpretativo que constituye acto aclarado, disponible en: https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/actos-aclarados/ Radicación: 25000 23 41 000 2022 00627 01 Demandante: SODIMAC COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 lo que, en aplicación de los lineamientos expuestos, existe un acto aclarado, tal como se explica a continuación. V.3.

En efecto, la consulta en el «ÍNDICE DE CRITERIOS JURÍDICOS INTERPRETATIVOS QUE CONSTITUYEN ACTO ACLARADO» arroja que en la sentencia 121-IP-2020 de 7 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4385 de 14 de diciembre de 20217, el Tribunal interpretó la disposición mencionada, de manera que se pronunció, entre otros, sobre los siguientes temas que resultan relevantes en el presente caso: “1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos mixtos. […] 5. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […]”.

Con ello, se advierte la existencia de un criterio uniforme, estable y coherente al respecto, razón por la que la citada interpretación será aplicadas en el presente asunto. V.4. Finalmente, el asunto no se encuadra en ninguno de los cuatro supuestos en los que, aun en vigencia de la doctrina del acto aclarado, debe formularse la consulta de manera obligatoria, por cuanto: (i) existe interpretación prejudicial respecto de todas las normas que deben ser aplicadas;

(ii) el despacho no considera necesario precisar, ampliar ni modificar la interpretación existente, y (iii) no se evidencian cuestionamientos sobre situaciones hipotéticas que se desprendan o están vinculadas con las normas andinas, respecto de las cuales se considere necesario solicitar la aclaración por parte del Tribunal. V.5.

En consecuencia, el despacho dará aplicación a la doctrina del acto aclarado y por ello no se solicitará la interpretación prejudicial de normas 7 Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204385.pdf páginas 2 a 20. Radicación: 25000 23 41 000 2022 00627 01 Demandante: SODIMAC COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 comunitarias para el presente proceso.

En su lugar, se atenderá lo determinado en la interpretación prejudicial antes identificada. VI. Por último, en consideración al memorial que obra en la anotación núm. 8 del historial de actuaciones de SAMAI, el despacho tendrá por debidamente presentada la renuncia al poder de la abogada Rubiela Pacanchique Vargas, como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta que cumple con el requisito del inciso 4º del artículo 76 del CGP.

Por lo expuesto, el despacho

RESUELVE

PRIMERO: DAR aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del presente proceso, de acuerdo con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Con el fin de efectuar el análisis de la norma comunitaria que se requiere, se utilizará la siguiente interpretación prejudicial: - 121-IP-2020 de 7 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4385 de 14 de diciembre de 2021 (disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace ta%204385.pdf páginas 2 a 20.

TERCERO: Tener por debidamente presentada la renuncia al poder de la abogada Rubiela Pacanchique Vargas, como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de esta Sección que, una vez en firme esta providencia, remita el expediente al despacho para darle el trámite que corresponda. Radicación: 25000 23 41 000 2022 00627 01 Demandante: SODIMAC COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Notifíquese y cúmplase, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: Esta providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado que lo suscribe en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.