1 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: LABORATORIOS AMÉRICA S.A. Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES SALVAMENTO DE VOTO Disiento de la decisión adoptada por la Sala en la providencia de 14 de noviembre de 2024, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, y en consecuencia se declaró la nulidad del acto administrativo que negó el registro como marca del signo “AMERICAN GENERICS” para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que también se ordenó a la SIC conceder el registro de dicho signo en favor de la sociedad actora.
En la sentencia de la cual me aparto se consideró que el signo cuestionado no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues se dijo que entre aquel y la marca “AMERICA” previamente registrada para distinguir productos en la clase 5 internacional, de titularidad de la sociedad Laboratorios América S.A., no existe similitud de ortográfica, fonética ni conceptual y que, en consecuencia, las confrontadas lograban coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las razones por las que discrepo de lo decidido se concretan en la propuesta de decisión que inicialmente presenté a consideración de la Sala, la cual no logró la mayoría de los votos necesaria para su aprobación. El texto de la referida ponencia presentada es el siguiente: “II.
CONSIDERACIONES DE LA SALA […] II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO […] II.4.1.1. El caso concreto Para efectos de determinar si el signo cuestionado “AMERICAN GENERICS” (nominativo) incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y la marca opositora “AMERICA” (nominativa) que puedan generar error en el público consumidor.
De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que el signo y la marca en disputa distinguen. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y la marca enfrentados, como se observa a continuación: Signo solicitado por la actora1 AMERICAN GENERICS (nominativo) Para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza2 Marca opositora de Laboratorios América S.A.3 AMERICA (nominativa) Certificado de registro número 164658 Para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza4 Una vez verificados el signo y la marca en disputa, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de nominativas, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad es procedente la aplicación de las reglas de cotejo elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza. 1 Folio 34 del expediente físico de la referencia. 2 Los servicios de la clase 35 que identifica el signo son los siguientes: COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN. MERCADEO, Y TODA OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA EN CUANTO A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. 3 Folio 86 del expediente físico de la referencia. 4 Certificado de registro número 164658.
Los productos que identifica la marca son los siguientes de la clase 5: TODOS LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5º DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 755 DE 1972. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las expresiones que constituyen el signo y la marca confrontados se encuentran compuestos por partículas de uso común en las clases 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición del acto demandado, pues de ser así, aquellas deben ser excluidas del estudio de confrontación5.
En efecto, se advierte que los radicales “AMERICAN”, “GENERICS” y “AMERICA” que constituyen el signo y la marca confrontados, respectivamente, son de uso común para las clases mencionadas, como se observa de los resultados de las consultas que se relacionan a continuación6: AMERICAN Expediente Signo distintivo Certificado Clase 00061916 LATIN AMERICAN ACCESS 262701 35 01018410 PAN AMERICAN ASSISTANCE DE COLOMBIA LTDA 13921 35 01028002 MOTOR HARLEY- DAVIDSON CLOTHES AN AMERICAN LEGEND 247434 35 GENERICS Expediente Signo distintivo Certificado Clase 05012268 STAR GENERICS 333601 5 05025428 CHEMICAL GENERICS 355293 5 06114762 INOUKO GENERICS 335836 5 AMERICA Expediente Signo distintivo Certificado Clase 00096096 DROGAS AMERICA 13867 5 02103485 CLINICA LAS AMERICAS 272293 5 5 Proceso 128-IP-2016, en la que el Tribunal puntualizó: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente”.
(destacado del despacho). 6 Consulta realizada el 4 de julio de 2024 a través del siguiente vínculo: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638556969539215756 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638614739722497771 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638614740555759041 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 08060600 HEALTHY AMERICA 369781 5 00005540 ENLACES AMERICA 231080 35 00029393 BBVA AMERICA 242493 35 00214380 AMERICA - 1927 240156 35 Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Al respecto, la Sala observa que las partículas estudiadas “AMERICAN” y “AMERICA” resultan de uso común para los productos y servicios comprendidos en las clases 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y la partícula “GENERICS” resulta de uso común para los productos y servicios comprendidos en las clases 5.
Adicionalmente, es importante recordar que la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra, si se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de ellas. Por lo tanto, en principio el análisis sobre si una partícula es de uso común debe hacerse respecto de una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza y/o de unos productos o servicios específicos, atendiendo a los criterios decantados por el Tribunal en varias de sus interpretaciones prejudiciales, esta Sala ha destacado que en dicho examen es igualmente relevante tener en cuenta que existen productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva7.
Por ende, en la evaluación de si una partícula es o no de uso común, es necesario considerar tanto los productos y/o servicios identificados con el signo como aquellos con los que presente conexidad competitiva. Sobre el particular, en sentencia de 13 de agosto de 20208, se dijo: “[…] 56. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que el término que sea de uso común para una clase de la Clasificación Internacional de Niza, puede no serlo para otra, toda vez que, por regla general, las palabras de uso común lo son respecto de los productos o servicios de la clase de la Clasificación Internacional de Niza que el signo pretende identificar. 57.
No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido de manera reiterada que el término o expresión que es de uso común para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. […]” (Resaltado fuera de texto). 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia 29 de octubre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2009-00426-00. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020), C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2015- 00348-00. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si la expresión “GENERICS”, que hace parte del signo solicitado, “AMERICAN GENERICS”, es de uso común para otra clase que tenga conexidad competitiva con los servicios de la clase 35, para la cual fue deprecado inicialmente el signo. En tal sentido, si bien es cierto que, de conformidad con la consulta realizada en el sistema para la Propiedad Industrial de la SIC, la expresión “GENERICS” resulta únicamente de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que los productos comprendidos en dicha clase internacional, particularmente en lo que tiene que ver con productos farmacéuticos, guardan una estrecha relación con los servicios de que trata la clase 35 del nomenclátor internacional, para la cual se solicitó el registro del signo cuestionado, de tal manera que la expresión resultaría comúnmente utilizada por los empresarios que pretenden distinguir también aquellos servicios comprendidos en esta última clase internacional.
Lo anterior, pone de manifiesto que la partícula “GENERICS” responde a una expresión de uso común y débil respecto de los productos y servicios de las clases 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Adicionalmente, valga señalar que, en gracia de discusión, la partícula “GENERICS” resultaría genérica para los servicios de la clase 35 internacional que pretende distinguir el signo cuestionado, pues lo comprendidos en esta clase internacional se refieren a: comercialización, distribución, exportación, importación. mercadeo, y toda otra actividad relacionada en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos; de tal forma que la palabra “GENERICS” que, por su raíz equivalente en el idioma castellano, evoca a la palabra “genéricos” conseguiría identificar a una categoría de medicamento cuya composición química no se encuentra protegida por un derecho de propiedad industrial, y que se conoce por ser comercializada bajo la misma denominación de su compuesto, de forma que respondería a la pregunta ¿qué es?9 el servicio que pretende identificar el signo cuestionado, particularmente en cuanto a “toda otra actividad relacionada en cuanto a productos farmacéuticos”.
Por todo lo anterior, las partículas “AMERICAN”, “GENERICS” y “AMERICA” que constituyen el signo y la marca confrontados, en principio no deberían ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los mismos. Con todo, lo cierto es que al excluir dichas partículas se descomponen las marcas de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, la Sala deberá hacer el cotejo analizando los signos enfrentados en su conjunto.
En aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto enfatiza en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el 9 Proceso 7-IP-2001: “[…] para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata´, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.” 6 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”10.
Por otra parte, para el análisis propuesto valga recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se debe tener en cuenta que, tratándose de marcas farmacéuticas, el análisis de registrabilidad debe ser especialmente riguroso. Dicho razonamiento se soporta “en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente […]”11. II.4.1.1.1. Dicho lo anterior, corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontados respecto de la unidad de las expresiones que las conforman.
En ese sentido, en cuanto a la estructura del signo cuestionado y la marca opositora, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado A M E R I C A N 1 2 3 4 5 6 7 8 G E N E R I C S 9 10 12 13 14 15 16 17 Marca opositora A M E R I C A 1 2 3 4 5 6 7 10 Página 9 de la Interpretación Prejuidicial 128-IP-2016 emitida para el presente asunto. 11 Proceso 90-IP-2010. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1.1.2.
En aplicación de las reglas y criterios de cotejo marcario que previamente se señalaron, la Sala encuentra que el signo y la marca enfrentados presentan similitudes significativas desde el punto de vista ortográfico como se verá a continuación: En primer lugar, se observa que la expresión “AMERICAN GENERICS”, que corresponde al signo negado para registro a través del acto administrativo acusado, tiene una extensión de dos (2) palabras, diecisiete (17) letras, nueve (9) consonantes (M-R-C-N-G-N-R-C-S-), siete (7) vocales (A-E-I-A-E-E-I), y siete (7) sílabas (A-ME-RI-CAN-GE-NE-RICS).
Por su parte, “AMERICA” de la marca opositora contiene una extensión de una (1) palabra, siete (7) letras, tres (3) consonantes (M-R-C-), cuatro (4) vocales (A-E-I- A) y cuatro (4) silabas (A-ME-RI-CA). En este punto, sea del caso mencionar que para la separación de las silabas en cada una de las expresiones, debe considerarse la regla gramatical, según la cual “una consonante entre dos vocales forma sílaba con la vocal posterior”12.
Así las cosas, la Sala encuentra que las expresiones “AMERICAN GENERICS” y “AMERICA” guardan similitudes en cuanto a su composición gramatical, particularmente porque el signo cuestionado reproduce la partícula “AMERICA” que conforma la marca opositora, sin que la adición de la consonante “N” en esa misma partícula, sea suficiente para diferenciarla de forma eficiente respecto de la opositora.
Adicionalmente, la Sala recuerda que la segunda palabra que compone el signo cuestionado, esto es, “GENERICS” es de uso común en las clases 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En igual sentido, dicha partícula, resultó genérica en relación con los servicios comprendidos en la clase 35, particularmente en cuanto a “[…] toda otra actividad relacionada en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos”; pues aquella consigue identificar a una categoría de medicamentos que se encuentra incluida en los servicios amparados por la clase internacional en comento, de forma que respondería a la pregunta ¿qué es?13 el servicio que pretende identificar el signo cuestionado. 12 Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española indica: “[…] En español, donde todas las sílabas deben contener al menos una vocal, la división silábica de las palabras plantea pocas dificultades, debido a que la estructura silábica más común es la formada por una consonante seguida de una vocal: pi.co, sí.la.ba, re.co.gi.do.
No obstante, puesto que existen estructuras silábicas más complejas, y a fin de garantizar la correcta división de las palabras a final de línea por parte tanto de hablantes nativos como de quienes usan el español como lengua extranjera, se resumen a continuación las pautas que rigen la división silábica en español: • En español toda sílaba debe contener al menos una vocal, que constituye su núcleo.
Por lo tanto, toda consonante o secuencia de consonantes situada a principio de palabra forma sílaba con la vocal siguiente: lo.te, gra.so, plie.go; y toda consonante o secuencia de consonantes situada a final de palabra se agrupa con la vocal anterior: a.zul, com.post, ré.cords. • Una consonante entre dos vocales forma sílaba con la vocal posterior: e.ra, pi.so. […]”.
Disponible en https://www.rae.es/ortograf%C3%ADa/como-signo-de-divisi%C3%B3n-de-palabras- a-final-de-l%C3%ADnea#4.1.1.1.1.1. Consultado el 9 de septiembre de 2024. 13 Proceso 7-IP-2001: “[…] para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata´, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.” 8 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por todo ello, para esta la Sala la adición de la expresión “GENERICS” de uso común y genérica, no le otorga la suficiente distintividad al signo cuestionado para que pueda ser efectivamente diferenciado de la marca opositora en el mercado, y en ese orden, tal anexión no consigue desvirtuar el riesgo de confusión para el consumidor, el cual se generaría como resultado de la coexistencia en el mercado del signo y la marca confrontados, en atención a las semejanzas que encuentran en su aspecto ortográfico.
II.4.1.1.3. Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen el signo y la marca confrontados se encuentran similitudes susceptibles de generar confusión en el público, por cuanto, como se advirtió, el signo cuestionado reproduce totalmente, en su parte inicial, a la marca opositora “AMERICA”, sin que la adición de la consonante “N” represente una diferencia considerable en el campo fonético, en tanto que, resulta altamente probable que al pronunciar dicha palabra, el consumidor medio olvide la dicción de esta última consonante, generando así una posibilidad de riesgo de confusión aún mayor14.
A lo anterior se agrega que, generalmente, la fuerza sonora, así como el nivel de recordación en el consumidor recae sobre la primera partícula que conforma el conjunto marcario, de manera que al coincidir en la expresión “AMERICA”, el signo cuestionado replica precisamente la partícula en la que se encuentra la distintividad de la marca opositora.
Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: AMERICA – AMERICAN GENERICS – AMERICA – AMERICAN GENERICS AMERICA – AMERICAN GENERICS – AMERICA – AMERICAN GENERICS AMERICA – AMERICAN GENERICS – AMERICA – AMERICAN GENERICS AMERICA – AMERICAN GENERICS – AMERICA – AMERICAN GENERICS Por lo tanto, para la Sala puede predicarse la existencia de similitud desde el punto de vista fonético, pues el hecho de que el signo cuestionado reproduzca en su totalidad a la marca opositora, sin que la adición de una partícula de uso común y genérica como lo es “GENERICS” logre diferenciarla de forma efectiva en el mercado, sugiere la existencia de un riesgo de confusión en el consumidor al encontrarse con los productos y/o servicios ofertados por los empresarios respectivos.
II.4.1.1.4. Ahora bien, en relación con la similitud ideológica, la Sala estima que, en cuanto al signo cuestionado aquel se encuentra compuesto por palabras “AMERICAN” y “GENERICS”, las cuales, si bien se encuentran en idioma extranjero, puede ser reconocidas por el consumidor respecto de su traducción al castellano “americano” y “genéricos” si se consideran sus raíces equivalentes en nuestro 14 Criterio recientemente adoptado por esta Sala en la sentencia de 12 de septiembre de 2024;
M.P. Oswaldo Giraldo López; radicado: 11001 03 24 000 2010 00394 00; Actor: NOPCO COLOMBIANA S.A. “[…] Sin embargo, dicha diferencia no desvirtúa el riesgo de confusión que puede presentarse en el consumidor, quien al encontrarse las marcas en el comercio puede con facilidad obviar la pronunciación de la consonante “P” que se encuentra en la marca opositora, y optar por solicitar los productos o servicios a su distribuidor con la misma pronunciación que lo haría en el caso de la marca cuestionada, pensando que se trata de los productos y servicios comercializados por la actora.” 9 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idioma15.
En ese sentido, se advierte que las palabras en comento tienen el siguiente significado en el idioma castellano: “americano, na; 1. adj. Natural de América. 2. adj. Perteneciente o relativo a América o a los americanos.”16, y “1. adj. Común a varias especies. 2. adj. Dicho de un medicamento: Que tiene la misma composición que un específico, y se comercializa bajo la denominación de su principio activo.”17 respectivamente.
Por su parte, la expresión “AMERICA” alude al continente americano y puede sugerir que los productos que identifica la marca son originarios de dicho continente. Ahora bien, para la Sala las expresiones “AMERICAN GENERICS” y “AMERICA” para los servicios y productos en las clases 35 y 5, respectivamente, los cuales se relacionan con la puesta a disposición a través de cualquier actividad comercial de productos fármacos y medicamentos, en ambos casos, sugieren en la mente del consumidor la idea de que tales productos y servicios provienen del conteniente americano, de manera que existe una similitud en cuanto a la noción que presentan al público consumidor.
Lo anterior guarda mayor relevancia si se considera que las primeras palabras “AMERICAN” y “AMERICA”, en cada caso, las cuales son de mayor recordación en el público consumidor, posen significados similares, a saber, se trata del continente americano propiamente dicho, y aquello que proviene de ese lugar del mundo. Así las cosas, la Sala advierte suficientes semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales por las cuales resulta posible considerar la existencia de riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor al momento de encontrarse con los productos o servicios en el mercado.
De tal forma, considerar a la coexistencia del signo y la marca confrontados implicaría también una afectación a los derechos de la sociedad LABORATORIOS AMERICA S.A. como titular de la marca previamente registrada “AMERICA” que distingue productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. II.4.1.5. En concordancia con lo anterior, la Sala advierte que, tal como lo indicaron las partes, mediante sentencia de 21 de febrero de 200818, esta Corporación ordenó la anulación del registro de la marca “AMERICAN GENERICS” (nominativa) para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrarla similarmente confundible con la marca “AMERICA” (nominativa) para identificar productos en esa misma clase internacional.
En ese sentido, la Sala prohíja el criterio adoptado en esa oportunidad por la Sala de la Sección Primera, en el sentido de entender que entre las expresiones 15 Proceso 16-IP-98: “[…] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(destacados de la Sala). 16 https://dle.rae.es/americano?m=form 17 https://dle.rae.es/gen%C3%A9rico 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2002-00322-01. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “AMERICAN GENERICS” y “AMERICA” existen semejanzas que lograrían incurrir al público consumidor en error al momento de adquirir los productos y/o servicios que los empresarios ofrecen en el mercado.
Al respecto, sea del caso traer las consideraciones que se adoptaron en esa oportunidad, veamos: “El signo “AMÉRICA” está compuesto por un sólo vocablo, en tanto que el signo “AMERICAN GENERICS” lo está por dos; sin embargo, sin lugar a dudas, los dos signos son muy similares o casi idénticos, en la medida en que tienen en común las mismas vocales y consonantes, salvo la consonante N al final del signo controvertido- que por demás se pierde al momento de su pronunciación. Ahora, si bien es cierto que el signo cuestionado se encuentra acompañado de la expresión “GENERICS”, la misma no tiene la virtualidad de imprimirle la suficiente fuerza distintiva, pues dicha expresión, que en el idioma español significa GENERICOS, corresponde a una característica propia de los medicamentos; y el hecho de que la marca cuestionada haya excluido a los medicamentos genéricos, ello no implica considerar que el público consumidor medio deba conocer tal circunstancia. Por lo tanto, un consumidor medio, al encontrar en el mercado un producto identificado con esa marca fácilmente podría creer que está adquiriendo un medicamento genérico producido por LABORATORIOS AMÉRICA S.A., nombre comercial de la sociedad titular de la marca opositora (“AMÉRICA”), lo que configura la causal de irregistrabilidad, en cuanto habría confusión respecto del origen empresarial del producto.
Aunado a lo anterior, debe tener en cuenta la Sala que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas interpretaciones ha sido enfático en exigir un examen riguroso frente al cotejo de marcas farmacéuticas, dada la incidencia que en la salud tienen los productos identificados por las mismas.” II.4.1.6. Por lo tanto, al encontrarse similitudes suficientes para generar un riesgo de confusión y/o asociación para el consumidor respecto del signo “AMERICAN GENERICS” y la marca opositora “AMERICA”, la Sala considera que en el presente asunto se encontró configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y en tal sentido, resulta necesario descender al estudio del segundo presupuesto de que trata la norma, a saber, la conexidad competitiva.
II.4.1.7. Ahora, para que se encuentre configurada la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión competitiva entre el signo y la marca enfrentados. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201819, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, sin que se requiera de la concurrencia de todos para considerar que se cumple dicha conexidad.
En el caso de estudio, el signo cuestionado “AMERICAN GENERICS” (nominativo) pretende distinguir los siguientes servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “comercialización, distribución, exportación, importación, 12 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mercadeo, y toda otra actividad relacionada en cuanto a productos farmacéuticos, medicamentos y alimentos”20.
Por su parte, la marca previamente registrada “AMERICA” (nominativa) con certificado de registro número 164658, distingue los siguientes productos en las clases 5 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente: “todos los productos comprendidos en la clase 5º del artículo 2 del decreto 755 de 1972”21, los cuales a su vez son los siguientes: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para emplastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”22.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y los productos que distingue la marca opositora, coinciden en cuanto a la categoría de productos farmacéuticos, ya sea porque los identifican per se o porque identifican actividades comerciales relacionadas con aquellos, tales como: importación, exportación, comercialización, distribución, entre otros; de manera que, se trata de bienes que se utilizan para prevenir y diagnosticar enfermedades en humanos y/o animales así como las actividades comerciales necesarias para que aquellos productos puedan ser adquiridos por los consumidores.
En tal sentido, se advierte también que los servicios y productos comparten canales de publicidad, pues el empresario que ofrece, por ejemplo, el servicio de distribución de productos farmacéuticos a través de establecimientos abiertos al público, utilizará medios de comunicación como televisión, internet, volantes, vallas publicitarias, así como pautas radiales, los cuales, a su vez, pueden ser considerados como medio publicitario para la marca opositora que identifica los productos farmacéuticos propiamente dichos.
Del mismo modo, comparten canales de comercialización, pues los servicios de distribución de los productos farmacéuticos se ofrecen generalmente en centros comerciales y en establecimientos de comercio dedicados especialmente al ejercicio de dicha actividad, como las farmacias de gran plataforma, mismos lugares en los cuales pueden dispensarse los bienes dedicados al tratamiento y diagnóstico de enfermedades en humanos y/o animales que identifica la marca previamente registrada “AMERICA”.
Adicionalmente, se observa que los servicios y productos que identifican el signo cuestionado y la marca confrontados, resultan complementarios, pues quien contrata los servicios de distribución o comercialización de productos farmacéuticos, se encontrará en la necesidad de adquirir el producto farmacéutico propiamente dicho, de manera que resulta altamente probable que, ante la similitud entre las expresiones “AMERICAN GENERICS” y “AMERICA”, el comerciante que requiere de 20 Tomado del expediente administrativo. dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 21 Información tomada de la resolución número 10940 de 25 de febrero de 2011, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca previamente solicitada por la actora.
La información fue consultada el 13 de agosto de 2024, a través del siguiente link: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638591624719170495 dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 22 Decreto 755 de 1972. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los servicios de la actora, entienda que quien los ofrece tambien produce los fármacos per se que identifica la marca “AMERICA”, o incluso, es posible que llegue a la conclusión que entre aquellos existe algún acuerdo comercial.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos productos que distingue la marca previamente registrada en la clase 5, aunque pertenecen a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, los primeros representan un complemento para los productos, habida cuenta que solo a través de aquellos, es posible que el empresario que se desempeña en el sector farmacéutico, logre ofrecer y facilitar al consumidor la adquisición de los productos farmacéuticos para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades humanas y/o animales.
Así las cosas, al existir similitud entre el signo cuestionado y la marca confrontados así como una evidente relación entre los servicios y productos que distinguen, debe concluirse que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque podrían generar riesgo de confusión y/o asociación que llevaría al consumidor promedio a asumir que: (i) se trata de una misma marca, (ii) que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, o (iii) que los empresarios tienen alguna relación de tipo comercial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad American Generics S.A. Frente a la confusión directa y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201523, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]”. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, se encuentran cumplidos en su totalidad los presupuestos de que trata la causal de irregistrabilidad marcaria dispuesta en el literal a) del artículo 136 de 2000.
Por lo tanto, se impone negar las pretensiones de la demanda, y en consecuencia, se mantiene incólume la presunción de legalidad del acto administrativo a través del cual se negó el registro como marca del signo “AMERICAN GENERICS” para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad mencionada.
II.4.1.7. Por otra parte, la actora señaló que la explotación de la marca “AMERICAN GENERICS” se ha hecho de manera pública y habitual en igual uso del nombre comercial con la misma denominación, el cual cuenta con certificado de depósito número 9141 desde 1994. Sobre este punto de la argumentación, la Sala advierte que el ejercicio de los derechos adquiridos con el uso del nombre comercial que coinciden nominativamente con el signo cuestionado, no le otorga, por sí mismo, el derecho a obtener el registro de esa misma nominación como marca, pues esta última prerrogativa únicamente puede adquirirse como resultado del análisis de registrabilidad que corresponde, y que en efecto, adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio a través del acto administrativo demandado, de tal suerte que el argumento formulado en esos término no está llamado a prosperar.
Con todo, la Sala rescata que, en lo que concierna, la actora bien podría promover oposición en contra de las futuras solicitudes de registro como marca del signo “AMERICA” con fundamento en el primer uso del nombre comercial “AMERICAN GENERICS”, sin embargo, dicho entendimiento escapa del ámbito de la discusión suscitada por las partes en este proceso.
II.4.1.8. Finalmente, se advierte que la actora adujo que la marca “AMERICA” de la opositora ha coexistido pacíficamente con la marca “AMERICAN GENERICS” (mixta) de titularidad de la actora, durante más de cinco años, sin que se haya presentado riesgo de confusión en el consumidor, lo cual a su juicio encuentra explicación en el hecho de que la marcas amparan productos y servicios en cada caso, y por tal motivo, el signo cuestionado sí resulta susceptible de ser registrado como marca.
Sobre el particular, la Sala encuentra necesario mencionar que, conforme lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad […]”24 (resaltados fuera del texto original).
Además, de las pruebas obrantes en el expediente se observa que no se aportó alguna que, en aras de acreditar la coexistencia pacífica, permita afirmar más allá de toda duda que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad o comercialización sin que hubiese riesgo de confusión, así como tampoco se aportaron, por ejemplo, análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la carga de la prueba pertenece a la parte que alegó la mencionada coexistencia pacífica25.
Así las cosas, la Sala concluye que este argumento alegado por la parte actora no resulta de recibo. […] II.4.4. CONCLUSIÓN 24 Proceso 15-IP-2003. 25 Proceso 551-IP-2015. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00370 00 Demandante: AMERICAN GENERIS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo cuestionado y la marca confrontados existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, de manera que el signo “AMERICAN GENERICS” solicitado para identificar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional se encontró incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, tal como lo decidió la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud del acto administrativo demandado.
Por lo tanto, se negarán las pretensiones de la demanda de la referencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia. […].” En esos términos me permito, con todo respeto, manifestar mi salvamento de voto. Fecha ut supra. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.