CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., primero (1.°) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Banco de la República Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Zih Corp. p Temas: Cotejo de marcas denominativas.

Examen de registrabilidad. Marcas arbitrarias y de fantasía. Familia de Marcas. Reiteración de Jurisprudencia. pro SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por el Banco de la República contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 13629 de 30 de marzo de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Banco de la República, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 2 a 5 3 Cfr. Folios 27 a 41 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 13629 de 30 de marzo de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”5, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa ZEBRA, para identificar productos de la Clase 9 y servicios de las clases 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones6: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución N 13629 del 30 de marzo de 2015 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y se revocó la Resolución N 53487 del 29 de agosto de 2014, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Segunda: Que, como consecuencia de la nulidad que se declare la Resolución N 13629 del 30 de marzo de 2015 expedida por la SIC, se declare la nulidad de los registros de la marca ZEBRA (nominativa), en las clases 9, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, concedidos a ZIH CORP mediante acto administrativo demandad y, en consecuencia, se ordene a la SIC cancelar los certificados asignados a los mencionados registros marcarios.

Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, “Régimen Común de Propiedad Industrial”. 5 Esta resolución revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 53487 de 29 de agosto de 2015, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria; y concedió el registro de la marca denominativa ZEBRA, para identificar productos y servicios de las clases 9, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Cfr. Folio 28 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 4.1.

Zih Corp, en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 23 de diciembre de 2013, el registro como marca del signo nominativo ZEBRA para distinguir productos de la Clase 9, y servicios de las clases 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 10 de abril de 2014, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 692, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa SEBRA que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 00053487 de 29 de agosto de 2014, negó el registro como marca del signo nominativo ZEBRA para distinguir productos de la Clase 9 y servicios de las clases 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 00053487 de 29 de agosto de 2014. 4.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 13629 de 30 de marzo de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 00053487 de 29 de agosto de 2014 y concedió el registro como marca del signo nominativo ZEBRA para distinguir productos de la Clase 9 y servicios de las clases 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el artículo 80 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117 y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación 7 “[…]Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer Cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Afirmó que la marca ZEBRA se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que reproducía casi en su totalidad la marca nominativa previamente registrada SEBRA y que, en tal sentido, la pronunciación de las marcas cotejadas era prácticamente idéntica, máxime cuando la z se conformaba como un fonema consonántico fricativo, interdental y sordo, similar al derivado de usar la S, de tal suerte que existan similitudes suficientes para considerar que había riesgo de confusión. 6.2.

Señaló que, por un lado, la marca ZEBRA reproducía la marca en que había sostenido la oposición y, por el otro, que también había conexidad competitiva, en el sentido que la marca de la parte demandante distingue productos que guardan relación competitiva con aquellos que se encuentran protegidos con la marca demandada, lo que podría implicar al menos un riesgo de confusión con el origen empresarial de los productos 6.3.

Señaló que existe una relación competitiva directa entre los productos de software y hardware informático, los servicios de consultoría y los servicios de alojamiento de software configuración, modificación y mantenimiento de software informático y los amparados por la marca concedida, por tratarse de productos de la misma naturaleza, con la misma finalidad, máxime si se tiene en cuenta que usualmente las empresas que producen los softwares o programas de computador, ofrezcan a su vez los servicios técnicos de mantenimiento y actualización de los mismos.

Segundo cargo: Violación del artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 6.4. Argumentó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el debido proceso administrativo, en tanto, no se pronunció respecto de la existencia de conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 Tercer cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política 6.5.

Argumentó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el debido proceso, en tanto, no se pronunció respecto de la existencia de conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas, aun cuando esto había sido un tema desarrollado en la oposición y los recursos interpuestos durante el trámite administrativo.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Explicó que, si bien las marcas presentaban similitudes, la ausencia de conexidad competitiva entre ellas y la coexistencia pacífica de las expresiones dentro del mercado, permitió el registro de la marca concedida.

Añadió que la disponibilidad y los usuarios de los productos identificados con las marcas eran diferentes, impidiendo que exista confusión en el mercado. 7.2. Precisó, respecto de la conexidad competitiva entre las marcas registradas para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, que mientras con la marca previamente registrada se identifican productos informáticos para el sistema en línea del Banco, la marca demandada protege softwares para el intercambio de información en tiempo real con acceso a diferentes dispositivos destinados al público, de tal suerte que al estar dirigidos a un grupo de consumidores diferente no se presentaba un uso en forma conjunta o complementaria ni sustituibles. 7.3.

Señaló que los servicios identificados con la marca concedida se comercializan en forma accesoria a los productos de la Clase 9, mientras que los de la marca registrada no están hechos para comercializarlos al público, pues son servicios 8 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 185 9 Cfr. Folios 165 a 184 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 exclusivos.

Por esta razón, en el caso concreto, los servicios y productos identificados con una y otra marca no comparten canales de comercialización ni medios de publicidad, ni son sustituibles ni pueden usarse de forma complementaria. 7.4. Adujo que las marcas coexistieron en el mercado desde 2004 pacíficamente, con lo que, quedaba en evidencia, que no había riesgo de confusión entre las marcas.

Respecto de los cargos de violación del artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 29 de la Constitución Política 7.5. Afirmó que sí analizó los argumentos presentados por la parte demandante al momento de resolver los recursos interpuestos durante el trámite administrativo. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.1 Manifestó que las marcas SEBRA y ZEBRA, evocan conceptos diferentes e identifican bienes y servicios que no poseen conexidad competitiva, no son capaces de inducir en error al público consumidor.

Máxime, cuando se limitan a ser una extensión de la familia de marcas, en la que ZEBRA es el elemento común, el cual, aunque no esté presente en su forma denominativa en algunas de las marcas, se encuentra como concepto dentro de todas las marcas, pues las acompaña una cabeza de cebra. 8.3 Sostuvo que la marca SEBRA de titularidad de la parte demandante es un acrónimo de las palabras Servicios Electrónicos del Banco de la Réplica, mientras que la marca ZEBRA, se relaciona con el concepto de una cebra, animal que, por 10 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 126 a 132 11 Cfr. Folios 98 a 125 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 su rayas blancas y negras, puede relacionarse con la comercialización de impresoras para la generación de códigos de barras. 8.4 Reiteró que entre los productos y servicios identificados con una y otra marca, no existe ningún grado de conexidad competitiva, más allá de la protección de los producto de SOFTWARE de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que, tal como se ha demostrado, las características propias de los productos que efectivamente se comercializan en el mercado obedecen a naturalezas sustancialmente disímiles y se dirigen a consumidores de un segmento de mercado altamente especializado, que estaría en capacidad de distinguir entre las marcas cotejadas.

Respecto de los cargos de violación del artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 29 de la Constitución Política 8.5 Manifestó que en los actos administrados acusados sí hubo un pronunciamiento respecto de la relación de conexidad competitiva que existe entre los productos y servicios identificados por las marcas, descartándola.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 25 de octubre de 201612, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 180-IP-2017 de 17 de noviembre de 201713, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] De conformidad con lo solicitado por la Sala consultante se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 […]”14. 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 12 Cfr. Folio 202 13 Cfr. Folios 235 a 246 14 Cfr. Folio 237 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 Reanudación del proceso y audiencia inicial 12. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 30 de abril de 201915, por un lado, reanudó el trámite procesal, y por el otro, convocó y fijo hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial. 13.

En la audiencia inicial de 8 de mayo de 201916, i) realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso; ii) declaró saneado el proceso; iii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iv) fijó el objeto del litigio; vi) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vii) se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; viii) el tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de súplica contra la decisión de negar las solicitudes probatorias en los ordinales 5.1, 5.1.1 y 5.1.2, del auto de pruebas; ix) se remitió el expediente del proceso al Despacho que sigue en turno para resolver el recurso de súplica interpuesto y suspendió la audiencia inicial; y x) se realizó el respectivo control de legalidad.

Recurso de súplica 14. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 12 de diciembre de 201917, resolvió confirmar el auto proferido en audiencia inicial de 8 de mayo de 2019. 15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 2 de marzo de 202018, atendiendo a que la Sala de la Sección Primera de la Corporación resolvió el recurso de súplica mencionado supra, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la continuación de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Continuación de la Audiencia Inicial 16. El Despacho Sustanciador, llevo a cabo la continuación de la audiencia inicial, el 9 de marzo de 202019, en donde se: i) prescindió de la audiencia de pruebas y se declaró precluida dicha etapa; ii) consideró innecesaria la audiencia de alegaciones 15 Cfr. Folios 281-283 16 Cfr. Folios 291 a 304 17 Cfr. Folio 309-312 18 Cfr. Folios 318-319 19 Cfr. Folios 227 a 330 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía; y iii) realizó el respectivo control de legalidad.

Alegaciones y juzgamiento 17. Dentro del término legal, la parte actora20 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso21 reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. 18. La parte demanda y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 19.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 180-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 20. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. 20 Cfr. Folios 335-341. 21 Cfr. Folios 343-346. 22 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 El acto administrativo acusado 22.

El acto administrativo acusado es el siguiente: 22.1 La Resolución núm. 13629 de 30 de marzo de 201323, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 53487 de 29 de agosto de 2015, y conceder el registro como marca del signo nominativo ZEBRA para distinguir productos de la Clase 9 y servicios de las clases 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 23. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 23.1. Si la Resolución núm., 13629 de 30 de marzo de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa ZEBRA solicitada para identificar productos y servicios de las clases 9, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la Marcas, indicados en el numeral 3.2 del escrito de la demanda que obra a folios 29, 29 y 30, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y los artículos 29 de la Constitución Política de Colombia y 80 de la Ley 1437 y, en consecuencia, determinar si hay o no lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado. 23.2.

Si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca nominativa solicitada para identificar y servicios de las clases 9, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca nominativa SEBRA, registrada para identificar productos en la Clase 9 de la Clasificación mencionada supra, cuyo titular es la parte demandante. 23.3.

Si la parte demanda omitió resolver todas las peticiones planteadas con ocasión de los recursos del trámite administrativo y, en consecuencia, vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de la parte demandante. 23 Cfr. Folios 17 a 26 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 24. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 25.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena24, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200025 de la Comisión de la Comunidad Andina26.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27 24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28. 28.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros29. 29.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 30.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 31.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 29 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 32.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 33. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 180-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017 34. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso30: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ZEBRA (denominativo) y la marca SEBRA (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) Artículo 136 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causa de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad con anterioridad, por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]. 1.4. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: […] d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de la confundibilidad. […] ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atente que el consumidor medio, y que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. […] 30 Cfr. Folios 235 a 246 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 iii) Criterio del consumidor especializado: Se base en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo ZEBRA (denominativo) y la marca SEBRA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en; sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto o identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. […] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo confirme a las siguientes reglas: a)Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética […]. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la bese y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ótologo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: […]. c)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues so ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Conexión competitiva entre los productos y servicios Clasificación Internacional de Niza […] 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 3.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […]” (Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 35.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 36.

De conformidad con los marcos normativos indicados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 37. En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA31 MARCA REGISTRADA Titular: Zih Corp.

Titular: Banco de la República Certificado núm. 567422 Certificado núm. 279258 Clase 9: “software y hardware informático que permite intercambio de información en tiempo real con y acceso a información de gente, dispositivos, máquinas y equipos; software y hardware informático que permite ver, analizar, filtrar y manejar datos de gente, dispositivos, máquinas y equipos; software y hardware informático que permite la actualización remota, administración y configuración de dispositivos, máquinas y equipos; software y hardware informático usado para construir flujo de trabajo lógico a partir de datos; software y hardware informático usado para transferir información a dispositivos de manera inalámbrica y manejar dispositivos inalámbricos”32 Clase 9: “software para validar y autenticar usuarios que acceden a sistemas de información en línea, software que permite la administración de los usuarios y el control de las autorizaciones de ingreso a sistemas de información en línea.”.

Clase 37: “servicios de consultoría en la naturaleza de asesorar y asistir con la instalación, modificación y mantenimiento de hardware informático que permite intercambio de información en tiempo real con y acceso a información de gente, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con esos datos”33. Clase 42: “servicios de software como servicio (saas), a saber, alojamiento de software que permite intercambio de información en tiempo real con y acceso a información de personas, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones software 31 La marca nominativa concedida por el acto administrativo acusado. 32 Cfr. Folios 24 y 25 33 Ibidem 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 que interactúan con esos datos; servicios de desarrollo de software informático y servicios de consultoría informática para negocios, incluyendo más no limitado a gestión remota y/o alojamiento de aplicaciones informáticas para terceros; servicios de consultoría para el diseño, selección, implementación, modificación, mantenimiento y uso de sistemas de software informático; asesoría técnica en relación a la instalación de software informático; servicios de soporte técnico, a saber, resolución de problemas en la naturaleza de diagnosticar problemas de hardware y software informático; servicios de diagnóstico informático; servicios de consultoría en la naturaleza de asesoría y asistencia con la implementación, instalación, configuración, modificación y mantenimiento de software informático que permite el intercambio de información en tiempo real con y acceso a la información de personas, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con esos datos, al igual que asesorar y asistir con la implementación y configuración de hardware informático que permite el intercambio de información en tiempo real con y acceso a información de personas, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con esos datos; proporcionar un sitio web con software no descargable para permitirle a los usuarios y las aplicaciones software interconectarse con y gestionar personas, dispositivos, máquinas y equipos y para proporcionar servicios de mensajería, gestión y almacenamiento de memoria; consultoría en materia de sistemas informáticos, conectividad de redes informáticas, y diseño y despliegue de aplicaciones software; servicios de software informático, a saber, desarrollo, mantenimiento, reparación e instalación de software informático, y resolución de problemas de software informático; servicios de soporte técnico en la naturaleza de diagnóstico de problemas de software informático; mejorar y actualizar software informático; creación, diseño y personalización de software informático y middleware; proporcionar información en el campo de software informático y middleware; consultoría en software informático en el campo de software informático y middleware; servicios de soporte en relación a sistemas informáticos, hardware de conectividad de redes informáticas y computadores, a saber, resolución de problemas y diagnóstico de problemas; servicios informáticos, a saber, proporcionar gestión remota de dispositivos 18 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 remotos mediante redes informáticas para terceros”. 34 38.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 39.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Esta Sección35, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”36. 41. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando 34 Ibidem 35 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”37. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”38. 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa ZEBRA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 44.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”39. 45.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 38 Ibidem. 39 Cfr. Folio 239 20 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”40. 46.

Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y la marca, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial, indicadas como aplicables al caso concreto en la interpretación prejudicial proferida dentro del presente proceso: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética […]. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la bese y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ótologo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: […]. iii)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues so ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”41. 40 Cfr. Folio 238-239 41 Cfr. Folios 241-242 21 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 47.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre las marcas SEBRA de la cual es titular la parte demandante y ZEBRA de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 45. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas en conflicto desde su configuración, considerando la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de las marcas en conflicto. 46.

Desde el punto de vista ortográfico, y siguiendo los criterios jurisprudenciales señalados en acápite supra, la Sala encuentra que existe una clara similitud ortográfica, como se observa a continuación: MARCA CUESTIONADA Z E B R A 1 2 3 4 5 MARCA REGISTRADA S E B R A 1 2 3 4 5 47. En este entendido, la Sala advierte que las marcas ambas marcas se componen de dos sílabas, tienen un número idéntico de letras, y comparten su secuencia vocálica. 48.

Atendiendo lo expuesto en precedencia, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas considerando su composición. Lo anterior comoquiera que sus estructuras ortográficas son prácticamente idénticas en un plano visual, diferenciadas únicamente porque la sustitución de las 22 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 consonantes S y Z; situación que, a consideración de la Sala, no diluye una posible similitud, pues que tienen una idéntica extensión de la palabra y los demás componentes ortográficos con idénticos.

Comparación Fonética 49. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue: ZEBRA – SEBRA - ZEBRA – SEBRA - ZEBRA – SEBRA - ZEBRA – SEBRA - ZEBRA – SEBRA - ZEBRA – SEBRA - ZEBRA – SEBRA - ZEBRA – SEBRA - ZEBRA – SEBRA - ZEBRA – SEBRA - ZEBRA – SEBRA - ZEBRA – SEBRA – 50.

En ese orden, atendiendo que las marcas son ortográficamente semejantes y, en consecuencia, la sílaba tónica y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación las marcas cotejadas es idéntica. La Sala precisa que, si bien las marcas se diferencian en la consonante por la cual inicia la palabra, a saber, Z y S, su pronunciación es idéntica, comoquiera que al enunciarse su articulación es interdental fricativa sorda, sin que sea posible diferenciarlas desde el plano fonético.

Comparación Ideológica 51. El aspecto ideológico o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. La Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado. 52. En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra ZEBRA, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, es una forma en desuso42 de referirse a la palabra “[…] cebra […]”43, que a su turno significa “[…] Animal solípedo del África austral, parecido al asno, de pelo blanco amarillento, con listas transversales pardas o negras.

Hay varias especies, y alguna del tamaño del 42 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://www.rae.es/dpd/ayuda/terminos-linguisticos. Consultado el 1 de diciembre de 2023 43 Ibidem 23 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 caballo […]”44. La Sala considera que, comoquiera que el significado de la marca no tiene relación alguna con los productos y servicios que identifica de las clases 9, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se trata de una marca arbitraria. 53.

Y, por el otro lado, respecto de la marca SEBRA, si bien, está en un inicio, no tiene un significado en el castellano lo cierto es que desde su alcance fonético es posible que un hispano parlante asuma que se está hablando de la palabra CEBRA, por lo cual, de conformidad con Jurisprudencia reciente de esta corporación45 al tener una estructura fonética equiparable la de la expresión CEBRA, esta Sala considera que la marca traería a la mente del consumidor el significado referido supra esto es el de “[…] Animal solípedo del África austral, parecido al asno, de pelo blanco amarillento, con listas transversales pardas o negras.

Hay varias especies, y alguna del tamaño del caballo […]”46, el cual no tiene ninguna relación con los productos por lo cual también se tendrá como un signo arbitrario. 54. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el consumidor no podrá asociar ideológicamente la marca SEBRA de titularidad de la parte demandante con un acrónimo de las palabras que unidas signifiquen “Servicios Electrónicos del Banco de la Réplica”. 55.

Por lo expuesto en precedencia, para esta sala existe una similitud ideológica entre las expresiones ZEBRA y SEBRA, por cuanto ambas crean en el consumidor 44 Ibidem 45 “[…]41. Precisado lo anterior, y atendiendo a que el signo nominativo solicitado ACI-2, está conformado por una conjunción alfanumérica, es importante tener en cuenta las pautas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial emitida dentro de este proceso, sobre este tipo de conjunciones de letras y números: “[…] 1.14.

En nuestro idioma podemos hacer ciertas conjunciones de letras, números y partículas cuya pronunciación sea idéntica a algunas palabras. Por ejemplo. La palabra Cbra en estricto sentido no se encuentra en el diccionario. pero si la pronunciamos lo haríamos Igual que el animal Cebra. 1.15. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor aprehende y comunica las marcas por su pronunciación. Ciertamente el móvil fonético, en principio, es el que más impacta en la mente del consumidor y el que genera la recordación de las marcas denominativas o de las mixtas cuya parte denominativa es relevante. […]”. 42.

De conformidad con lo anterior, y atendiendo a la estructura y composición del signo, la Sala considera que tiene una pronunciación equivalente a la palabra ÁCIDOS, expresión que, en singular, ha sido definida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de la siguiente manera: “[…] 1. adj. Que tiene sabor agrio o de vinagre. 2. adj.

Que tiene las características o propiedades de un ácido. 3. adj. Áspero, desabrido […]”. 43. La Sala considera que el signo ACI-2, al pronunciarse denota o da la idea, a la persona que la lee, que es un producto cuyo sabor es agrio o amargo, por lo tanto, dicha significación podrá ser entendida por cualquier persona. […]” Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 26 de mayo de 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Núm. Único de Radicación: 11001032400020080011500 46 Ibidem 24 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 la idea de un animal, que en nada se relaciona con los productos y servicios identificados con las marcas sometidas a cotejo. 56.

Atendiendo a lo expuesto, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que, entre las marcas nominativas ZEBRA y SEBRA existe identidad y semejanza de la que se puede derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

De esta forma, se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 57. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que las marcas bajo examen presentan similitud ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 58. De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala advierte que, para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre las marcas, es necesario que los producos y servicios que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 59.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y la marca en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión. 60.

Al efecto, la Sala, mediante sentencia proferida el 14 de febrero de 201947, consideró: “[…] el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva así: 47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020150012200 25 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 “a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.” b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. - Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o 26 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.” Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión […]”.

(Destacado de la Sala). 61. En este sentido, para hacer el análisis del segundo criterio del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 entre las marcas cotejadas y determinar si existe conexidad competitiva, es necesario partir del análisis de los productos y servicios que la marca concedida y la previamente registrada identifica. 62.

Como se expuso supra, en el caso sub examine, la marca ZEBRA fue solicitado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la marca nominativa SEBRA previamente registrada por la parte demandante, identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 63.

La Sala considera que, los productos reivindicados por las marcas cotejadas se relacionan con sistemas de información en línea para autenticar el ingreso de un usuario, se resalta que ambos se refieren al producto que identifica la clase 9, esto es, software. 64. Asimismo, la Sala considera que entre los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, que el signo solicitado y la marca previamente registrada identifican, se presenta conexidad competitiva, pues existe complementariedad entre los mismos.

Ello comoquiera que existe una relación 27 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 debido a que las actividades que se realizan con un “software para validar y autenticar usuarios que acceden a sistemas de información en línea, software que permite la administración de los usuarios y el control de las autorizaciones de ingreso a sistemas de información en línea” requieren o pueden llegar requerir del uso de los productos identificados con la marca concedida, en cuanto los productos se encuentran relacionadas con el uso y manejo de información a través de medios digitales y equipos cibernéticos.

Es decir que un software para validar el acceso para acceder sistemas de información en línea para usarse para autenticar el ingreso de un usuario a un “software y hardware informático que permite intercambio de información en tiempo real con y acceso a información de gente”. 65. Ahora bien, respecto de los servicios de las clases 37 y 42 que identifica la marca registrada del tercero con interés directo en las resultas del proceso, y los productos que reivindica la marca previamente registrada por la parte demandante, la Sala considera que también son complementarios.

Lo anterior toda vez que, para la adquisición o utilización de un “software para validar y autenticar usuarios que acceden a sistemas de información en línea, software que permite la administración de los usuarios y el control de las autorizaciones de ingreso a sistemas de información en línea” se puede requerir de “servicios de consultoría en la naturaleza de asesorar y asistir con la instalación, modificación y mantenimiento de hardware informático” o “servicios de desarrollo de software informático y servicios de consultoría informática para negocios, incluyendo más no limitado a gestión remota y/o alojamiento de aplicaciones informáticas para terceros; servicios de consultoría para el diseño, selección, implementación, modificación, mantenimiento y uso de sistemas de software informático; asesoría técnica en relación a la instalación de software informático; servicios de soporte técnico, a saber, resolución de problemas en la naturaleza de diagnosticar problemas de hardware y software informático; servicios de diagnóstico informático; servicios de consultoría en la naturaleza de asesoría y asistencia con la implementación, instalación, configuración, modificación y mantenimiento de software informático que permite el intercambio de información en tiempo real con y acceso a la información de personas, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con esos datos, al igual que asesorar y asistir con la implementación y configuración de hardware informático que permite el intercambio de información en tiempo real con y acceso a información de personas, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con esos datos; proporcionar un sitio web con software no descargable para permitirle 28 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 a los usuarios y las aplicaciones software interconectarse con y gestionar personas, dispositivos, máquinas y equipos y para proporcionar servicios de mensajería, gestión y almacenamiento de memoria; consultoría en materia de sistemas informáticos, conectividad de redes informáticas, y diseño y despliegue de aplicaciones software; servicios de software informático, a saber, desarrollo, mantenimiento, reparación e instalación de software informático, y resolución de problemas de software informático; servicios de soporte técnico en la naturaleza de diagnóstico de problemas de software informático; mejorar y actualizar software informático; creación, diseño y personalización de software informático y middleware; proporcionar información en el campo de software informático y middleware; consultoría en software informático en el campo de software informático y middleware; servicios de soporte en relación a sistemas informáticos, hardware de conectividad de redes informáticas y computadores, a saber, resolución de problemas y diagnóstico de problemas”. 48.

En cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, en el mercado coexisten ordinariamente productos informáticos como lo son software, hardware y servicios informáticos para su venta e implementación, los cuales se comercializan a través de los mismos canales tales almacenes especializados en el uso de las tecnologías de la información. Asimismo, lo cierto es que ambos tipos de productos y servicios aparecen publicitados en medios similares como lo son las revistas especializadas de promoción de innovación tecnológica y venta de productos cibernéticos. 66.

En ese sentido, se considera que entre los productos de la Clase 9 y los servicios de las clases 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, que representa la marca ZEBRA cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y los productos de la Clase 9 que reivindica la marca previamente registrada, se evidencia conexidad competitiva. 67.

Al respecto, se precisa que, si bien es cierto que marca previamente registrada SEBRA ampara otros productos y servicios que no pretende identificar específicamente el signo solicitado, también lo es que al ser signos similarmente confundibles genera un riesgo de asociación, tal y como se evidenció anteriormente. Es decir que, el consumidor, podría asumir como razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 68.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. De la familia de marcas 69. La familia de marcas ha sido considerada como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

Esta Sección en sentencia del 9 de julio de 202048, prohijó una sentencia de 10 de mayo de 201849, sobre la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 70.

A juicio de la Sala, en el caso sub examine, no es necesario pronunciarse respecto de si las marcas de la parte demandante configuran o no una familia de marcas, comoquiera que, aun cuando dichas marcas conformaran una familia, lo cierto es que, como se desarrolló a lo largo de esta providencia, las diferencias entre la marca cuyo registro se discute y las marcas previamente registradas excluyen la existencia de riesgo de confusión entre la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso y aquellas de que es titular la parte demandante.

Argumento sobre la coexistencia pacífica de marcas 71. Ateniendo a que, tal como se expuso supra, el signo nominativo ZEBRA está incurso en la causal de irregistrabildiad prevista en el literal a) del artículo 136 de la 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de julio de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020090050000. 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 Decisión 486 de 2000 y, en ese sentido, carece de distintividad extrínseca por existir riesgo de asociación respecto de la marca previamente registrada SEBRA, la Sala considera que no es posible concluir que exista una coexistencia pacífica entre la marca registrada y el signo solicitado pues puede derivar en un riesgo de asociación, máxime, cuando no se aportaron pruebas de dicha situación, tal como fue establecido por esta Sección en sentencia de 16 de diciembre de 202050 en la cual se consideró que: “[…] Finalmente, en relación con el argumento expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso frente a la coexistencia pacífica de las marcas previamente registradas por la sociedad actora y “FIGURATIVA” de DISEÑO DE UN GATO cuestionada y que, hasta el momento no se ha presentado riesgo de confundibilidad, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal, “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad […]”.51 (Resaltado fuera de texto).

Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al tercero con interés directo en las resultas del proceso, como bien lo indicó el Tribunal en el numeral 4.6 de la interpretación prejudicial rendida en este proceso[…]” 72.

Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos administrativos acusados por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es que se ordene la cancelación del registro de marca concedida, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos, esto es la violación de los artículos 29 de la Constitución Política y 80 de la Ley 1437 de 2011.

Conclusión 73. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa ZEBRA solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar productos y servicios de las clases 9, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; esto, comoquiera que se 50 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón; Sentencia De Bogotá D.C. De 16 De Diciembre De 2020; Radicación Número: 11001- 03-24-000-2009-00373-00 51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00629-00, M.P. María Elizabeth García González. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 cumplen los dos requisitos de la causal en mención, pues, existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas cotejadas y se presenta una relación de conexidad competitiva entre los productos y servicios que cada una de las marcas identificaría en el mercado. 74.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad del acto administrativo acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 13629 de 30 de marzo de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro núm. 567422 correspondiente a la marca nominativa ZEBRA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro de la marca nominativa ZEBRA, con certificado núm. 567422 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 32 Núm. único de radicación: 11001032400020150048000 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Presidente Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado