CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001032400020120033600 Actor: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Conservas Garavilla S.A. Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada en contra de las Resoluciones Nos.37527 de 26 de julio de 2010, 45934 de 30 de agosto de 2010 y 4969 de 8 de febrero de 2012 a través de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «NATURFRESH» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Conservas Garavilla S.A.. 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada, obrando en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] La Nulidad con fundamento en el Artículo de la Decisión 482 (sic) de la CAN, contra las resoluciones 37527 del 26 de Julio de 2011 (sic)por la cual se concede el registro de una marca, 45934 del 30 de Agosto de 2010 por la cual se resuelve un recurso de reposición; y 4969 del 8 de Febrero de 1 Folios169 a 185 del cuaderno principal. 2 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2012 por el cual se resuelve un recurso de apelación; proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
(…) 1. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro de la marca NATURFRESH de la clase 29 para distinguir “Ensaladas, conservas, platos preparados y platos a base de pescado”, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (9ª Edición) a favor de la sociedad CONSERVAS GARAVILLA S.A 2.
Que se publique la sentencia que se ha de proferir en el presente trámite, en la gaceta de la propiedad industrial y se expidan todos los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento al presente fallo. […]». 1.2. Los hechos 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que la sociedad Conservas Garavilla S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca «NATURFRESH» (mixta) para amparar productos incluidos en la clase 29 del nomenclátor internacional. 3.
Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad No. 610 del 30 de noviembre de 2009, la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada, presentó escrito de oposición basado en marcas de su propiedad registradas en las clases 5ª, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
Señaló que, mediante la Resolución No.37527 de 26 de julio de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca «NATURFRESH» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Conservas Garavilla S.A. 5.
Contra la mencionada decisión, la sociedad demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones Nos. 45934 de 30 de agosto de 2010 y 4969 de 8 de febrero de 2012, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado que concedió el registro marcario. 1.3.
Fundamentos de derecho y concepto de violación 6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los artículos 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los artículos 605, 606 y 607 del Código de Comercio, 17 del Decreto 2591 de 2000, 176 del Código de Procedimiento Civil y 66 del Código Civil. 3 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 7.
Sostuvo que, en el presente caso, al conceder el registro de la marca «NATURFRESH» la autoridad marcaria violó la normatividad comunitaria, por cuanto, a su juicio, al efectuar el análisis de confundibilidad, le dio preponderancia únicamente al aspecto visual y a la relación de los productos, dejando de lado los aspectos fonéticos y auditivos 8.
Adujo que la marca concedida es muy similar a las marcas previamente registradas y al nombre comercial de su propiedad, lo que conduce a la existencia de similitudes que podrían llevar a confusión dentro del consumidor respecto del producto mismo, su origen y procedencia empresarial. 9. Concluyó señalando que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los derechos que se derivan del depósito de un nombre comercial y a la presunción legal de uso que este trámite otorga, violando así los artículos 605 a 607 del Código de Comercio.
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Superintendencia de Industria y Comercio 10. La apoderada judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las normas comunitarias. 11.
Manifestó que, desde el punto de vista fonético, ha de eliminarse de las marcas enfrentadas el sufijo FRESH, pues es una expresión de uso común que corresponde a la traducción al inglés del adjetivo fresco, siendo utilizado dentro del mercado para determinar tal calidad. 12. Afirmó que entre las marcas en conflicto se hace evidente la inexistencia de coincidencia entre su composición gráfica y pronunciación, lo cual genera una diferencia significativa en la sonoridad de las expresiones, facilitando su diferenciación por parte del consumidor. 13.
Mencionó que la sociedad Conservas Garavilla S.A. ya cuenta con el registro de la marca nominativa «NATURFRESH» y lo que se observa es que se pretende amparar los mismos productos de la marca citada, con la incorporación de un elemento gráfico. 14. Concluyó que las marcas sometidas a análisis son distinguibles, pueden coexistir en el mercado y no generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 4 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.2.
Intervención del tercero interesado – Sociedad Grupo Conservas Garavilla S.A. 15. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que la marca «NATURFRESH» (mixta) no genera riesgo de confusión con las marcas de propiedad de la sociedad demandante, pues se presentan diferencias ortográficas, visuales y fonéticas, las cuales hacen que los signos puedan distinguirse. 16.
Anotó que la marca «NATURFRESH» (mixta) es derivada de la marca «NATURFRESH» (nominativa), previamente registrada por su mandante. 17. Adujo que, contrario a lo que sostiene el demandante, la protección al nombre comercial no surge con el simple deposito, pues el derecho se obtiene siempre y cuando se pruebe un uso real, efectivo y continuo. 18.
Mencionó, finalmente, que no existe una presunción legal de uso con el simple deposito del nombre comercial, pues se requiere que el mismo se haya publicado ante terceros.
3. AUDIENCIA INICIAL 19. Conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el día 21 de abril de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial, a la cual asistió la sociedad Sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada como parte demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad demandada, y la sociedad Grupos Conservas Garavillas S.L., como tercera con interés directo en las resultas del proceso.
El Ministerio Publico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistieron a la audiencia. 20. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, donde se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486. 21. Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: “El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hiciere, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de las Resoluciones 37527 de 26 de julio de 2010, 45934 de 30 de agosto de 2010 y 4969 de 8 de febrero de 2012, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca NATURFRESH (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad CONSERVAS GARAVILLAS S.A., llegó a quebrantar los artículos 136 literales a) y b) y 194, 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, 605 y 607 del Código de Comercio, 17 del Decreto 2591 de 2000, 5 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 176 del Código de Procedimiento Civil y 66 del Código Civil, por cuanto, en el entender de la parte actora: (i) se realizó, en forma errónea, el examen de registrabilidad de la marca antes señalada, toda vez que la misma “es confundible” y “no le da suficiente distintividad con el nombre comercial LABORATORIOS FRESHLY INFABO S.A INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO S.A. (NATURAL FRESHLY)” registros 14212, 10345 y 16083 y “con las expresiones marcarias “NATURAL FRESHLY” registros 243754,184212, 227777, 324819, 189136, 189135, 189137, 229007, 257021, 257046, 292459, 301288, 358050, 349432, 349420, 349431, 297326, 301289, 276050, 291824, 257047, 388864 y 389524; y (ii) se desconocieron “los derechos que se derivan del depósito de un nombre comercial”.”. 22.
En lo relacionado a la fijación del litigio las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 23. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendría como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones. 24.
El Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPCA. 25. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 26. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 290-IP-2018 de fecha 3 de diciembre de 2018, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio interpretó los artículos 190,191 y 193 para analizar la figura del nombre comercial Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, arribó a las siguientes conclusiones: […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos 6 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. (…) 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.16 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
(…) 3.13 Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. l […].
5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 28. Mediante auto de 7 de junio de 20192, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandada y el tercero interviniente, reiteraron los argumentos presentados en la demanda.
Por su parte, la parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal3.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia 29. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 de 20114 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019. 6.2. El problema jurídico 30. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada en contra de las 2 Folio 377 3 Folio 296 4 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 7 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Resoluciones Nos.37527 de 26 de julio de 2010, 45934 de 30 de agosto de 2010 y 4969 de 8 de febrero de 2012 a través de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «NATURFRESH» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Conservas Garavilla S.A.. 31.
La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca «NATURFRESH» (mixta) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas por la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada. 6.3. Causales de irregistrabilidad 32.
En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que, para efectos de resolver el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literales a) y b), 190, 191 y 193 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 190- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa […] 8 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 193- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […]” 6.4 Caso concreto 33. Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «NATURFRESH» (mixta), identificada con el registro marcario número 442570, en la clase 29, otorgada a favor de la sociedad Grupo Conservas Garavilla, S.A. -y la cual es objeto de litigio-, se encuentra caducada. 34.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 26 de julio de 20205, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, debiendo resaltarse que dentro del periodo de gracia no se solicitó su renovación, por lo que la SIC determinó que estaban caducados. 35. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto 8 de junio de 2023 ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «NATURFRESH» (mixta).
En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 27 de junio de 2023, conforme con el cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: - Registro No. 442570: 36. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal.
Indica la norma: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, 5 Certificado de registro No. 442570. 9 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]». 37.
Cabe resaltar que la consecuencia de la aplicación del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.
(…) La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.». (Se destaca) 38. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 8 de junio de 2023, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 442570, correspondiente a la marca mixta «NATURFRESH», cuyo titular es la sociedad Grupo Conservas Garavilla, S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.
Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022. 10 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 39.
La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 40. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 41.
Como se observa, la norma comunitaria señala que, en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 42.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» 11 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 43.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 44. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 45.
Nótese que, para efectos de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, pierden sustento los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional. 46.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 47. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro No. 442570 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada, dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 48.
Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (Grupo Conservas Garavilla, S.A), el registro de la marca «NATURFRESH» (mixta). 49.
En este contexto, se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20196, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 12 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(destacado y subrayado fuera de texto) 50. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular -en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos-, resulta evidente que, cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya7. 51.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que deba ser protegido. 52.
En tal sentido, esta Sala de Decisión8, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
(…) […]». (destacado fuera de texto) 7 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200.
Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 13 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 53. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 20209, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54.
Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 54.
En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 55. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 7.
Conclusión 56. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que caducó el registro No. 442570 de la marca «NATURFRESH» (mixta), por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500.
Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Radicación: 11001032400020120033600 Demandante: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado (Ausente con excusa) ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (29)