CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. TESIS: ENTRE LA MARCA MIXTA SOLICITADA “MONI K” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, “MONICA”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LAS CLASES 24 Y 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CONFECCIONES BRAVASS S.A.S., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, 1 Mediante auto admisorio de 29 de agosto de 2016, visible a folios 41 a 44 del cuaderno físico principal. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 78364 de 30 de septiembre de 2015, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 97485 de 11 de diciembre de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 24 de diciembre de 2014, la señora CLAUDIA MONICA FERNÁNDEZ CORREA presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “MONI K”, para identificar productos comprendidos en la Clase 254 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Prendas de vestir, calzado y los artículos de sombrerería para personas. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que resultaba similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “MONICA”, que distinguen productos de las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 78364 de 2015 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "MONI K", para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 97485 de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que desconoció la existencia de un riesgo de confusión existente entre la marca cuestionada "MONI K" y su marca previamente registrada “MONICA”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la expresión “MONI K” no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas que presenta con la de su propiedad “MONICA”; y que, además, están destinadas a identificar los mismos productos, lo que trae consigo confusión en el público consumidor.

Destacó que la normatividad comunitaria indica que al momento de llevarse a cabo el análisis de registrabilidad entre dos signos distintivos se debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales, esto es, que la marca solicitada: i) sea idéntica o se asemeje a una marca anterior, propiedad de un tercero; y ii) distinga los mismos productos o servicios, o productos respecto de los cuales su uso pueda inducir al público a error.

Sostuvo que además de existir semejanzas gráficas, fonéticas, ortográficas e ideológicas entre las marcas objeto de conflicto, la de su propiedad es ampliamente conocida por el público consumidor colombiano. Indicó que adquirió derechos sobre la expresión distintiva “MONICA” desde 1992, haciendo uso de la misma de manera continua y regular para identificarse como comerciante hasta la fecha. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que desde el punto de vista fonético la pronunciación de las expresiones enfrentadas es idéntica, debido a la reproducción total de la misma palabra, por tanto, el elemento mencionado como distintivo por la SIC, es decir, la adición de la letra “K” al final de la expresión, no constituye uno diferenciador entre las marcas cotejadas.

Sostuvo que desde el punto de vista ortográfico, las posiciones de las letras que conforman la mayoría del signo objeto de conflicto, “M”, “O”, “N”, “I” y “K”, son muy similares a las que posee la marca de su propiedad, esto es, “M”, “O”, “N”, “I”, “C”, ”A”, perdiendo toda la fuerza distintiva. Arguyó que al analizar la relación de los productos que identifica la marca cuestionada, se evidencia que son idénticos a los que distingue la marca previamente registrada, esto es, vestuario y prendas de vestir, generando conexidad competitiva, lo que hace imposible su coexistencia en el mercado.

Respaldó su afirmación en lo dicho por el Tribunal en la interpretación prejudicial núm. 19-IP-2005, en la que se sostuvo: 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00. Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que aplica.

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado o cuando, si bien reconoce ciertas diferencias entre las marcas en conflicto cree, por su similitud que provienen del mismo productor o fabricante. […]”. Por último, reiteró que la SIC al conceder el registro como marca del signo solicitado, pasó por alto los derechos de exclusividad previamente adquiridos percibidos por el público consumidor, relacionándolo a un origen empresarial determinado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Manifestó que entre las marcas enfrentadas existen diferencias estructurales que permiten su identificación e individualización por parte del público consumidor. Indicó que si bien es cierto que las marcas objeto de controversia comparten la partícula “MONI”, también lo es que la solicitada cuenta con elementos adicionales, como lo es la letra “K”, que ocupa dentro del conjunto marcario una posición predominante. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Anotó que la marca previamente registrada corresponde a un nombre común, esto es, “MONICA”, el cual no puede ser apropiado en exclusiva por la actora, menos aun cuando esta es una persona jurídica. II.-2.

La señora CLAUDIA MÓNICA FERNÁNDEZ CORREA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 18 de junio de 2018 llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistió la sociedad CONFECCIONES BRAVASS S.A.S., en su calidad de actora, así como la SIC como entidad demandada y el agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto 6 Mediante auto admisorio de 29 de agosto de 2016, visible a folios 41 a 44 del cuaderno físico principal y en concordancia con la constancia de notificación elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folio 49, ibidem. 7 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 78364 de 30 de septiembre de 2015 y 97485 de 11 de diciembre de 2015, mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición de la actora y concedió el registro como marca del signo “MONI K”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la señora CLAUDIA MÓNICA FERNÁNDEZ CORREA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00. Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La parte actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que entre las marcas enfrentadas “MONICA” y “MONI K” existen semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual.

Mencionó que e en el caso sub examine se trata de una marca que es casi idéntica a las de su propiedad “MONICA”; y que el cambio de la 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00. Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sílaba “CA” por la letra “K” no permite su distinción, ya que la idea o concepto es la misma y tanto su prefijo como su terminación suenan exactamente igual al ser pronunciadas.

IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. En efecto, reiteró que entre las marcas “MONI K” y “MONICA” no existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, habida cuenta que si bien es cierto que comparten la partícula “MONI”, también lo es que cada una de ella cuenta con elementos adicionales, como lo son la letra “K” en la cuestionada y “CA” en las previamente registradas.

IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: 8 En adelante el Tribunal. 9 Proceso 282-IP-2019. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos […] 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00. Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 4.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]”. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00. Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 78364 de 30 de septiembre de 2015 y 97485 de 11 de diciembre de 2015, concedió a la señora CLAUDIA MÓNICA FERNÁNDEZ CORREA el registro como marca del signo mixto “MONI K”, para distinguir los siguientes productos: “[…] prendas de vestir […]”, comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la expresión “MONI K” no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas que presenta con la de su propiedad “MONICA”; y que, además, están destinadas a identificar los mismos productos, lo que trae consigo confusión en el público consumidor. Agregó que desde el punto de vista fonético la pronunciación de las expresiones enfrentadas es idéntica, debido a la reproducción total de la misma palabra, por tanto el elemento mencionado como distintivo por la SIC, es decir, la adición de la letra “K” al final de la expresión, no constituye uno diferenciador entre las marcas cotejadas. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a)10, y 151 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”, no así la del artículo 134, ibidem, “[…] al no ser objeto de controversia el concepto de marca […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo 10 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal, por ser objeto de controversia la conexión competitiva entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

En ese sentido, para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 1112 MARCA MIXTA CUESTIONADA 11 Folio 9 del cuaderno físico principal. 12 De conformidad con el formulario de radicación de solicitud de signo distintivo, obrante a folio 60 del cuaderno físico principal, las expresiones “TEXTILES EN TELAR MANUAL” son explicativas y, por lo tanto, no se tendrán en cuenta para realizar el cotejo marcario. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MONICA13 MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “MONI K”, como lo es la cuestionada, con unas marcas nominativa y mixta “MONICA”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. 13 Folios 10 y 11 del cuaderno físico principal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, no existe duda que en la marca cuestionada y en la mixta previamente registrada prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico. Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos.

De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

A efectos de evaluar la similitud entre marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “MONI K”, y las marcas previamente registradas “MONICA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión solicitada reproduce totalmente la expresión “MONI”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la adición de un espacio intermedio y la sustitución de la sílaba “CA” por una letra “K” sea suficiente para dotar a la marca solicitada de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, “MONICA”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada cuenta con la letra “K” en su terminación, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada, “MONI K”, reproduce casi por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “MONICA”, esto es, “MONI”, lo que conlleva que la marca solicitada no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “MONI”, siendo este el elemento principal de la marca registrada “MONICA”. Además, cabe mencionar que si bien es cierto que la marca solicitada tiene un espacio intermedio y una letra “K” en su final, no lo es que la pronunciación es idéntica a la de la previamente registrada, ya que la sílaba “CA” y la “K” suenan exactamente igual, de manera que ambas marcas se pronuncian como “MONICA”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: MONI K – MONICA – MONI K -MONICA – MONI K - MONICA 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00. Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MONI K – MONICA – MONI K -MONICA – MONI K - MONICA MONI K – MONICA – MONI K -MONICA – MONI K - MONICA MONI K – MONICA – MONI K -MONICA – MONI K - MONICA En ese sentido, para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en las marcas enfrentadas predomina el sonido de la palabra “MONICA”.

Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las expresiones “MONI K” y “MONICA” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que se refieren al nombre propio “MONICA”, que es utilizado por algunas personas en Colombia.

Ahora, resulta pertinente poner de presente que respecto de los nombres propios en la Interpretación Prejudicial 388-IP-2019, el Tribunal señaló lo siguiente: “[…] 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]” (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, en tratándose de nombres propios, de naturaleza débil y de marcas que no se encuentran acompañadas de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 201514, en la cual la Sala precisó lo siguiente: “[…] 7.3.

Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss). 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010-00150-00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]. La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” En el caso bajo examen, el nombre propio “MONICA”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso destacar que la marca cuestionada, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es “MONI”, la cual puede tenerse como una abreviación del nombre “MONICA”, no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarlo de las marcas opositoras que contienen la misma expresión, máxime si se tiene en cuenta que el único elemento adicional con el que cuenta es un espacio intermedio y la letra adicional en su final “K” que, como ya se dijo, se pronuncia de manera idéntica a la sílaba “CA”, contenida en las marcas previamente registradas, de manera que al pronunciarse ambas marcas como “MONICA” se genera riesgo de confusión y/o 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asociación entre los consumidores, en la medida en que las expresiones confrontadas presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, como ya se explicó. Al respecto, cabe señalar que la Sala en un asunto similar al aquí examinado, esto es, en sentencia de 26 de julio de 202115, concluyó que existían semejanzas ortográficas y fonéticas entre el signo y la marca allí cotejados, al compartir el nombre propio “RAFAEL”.

En efecto, en esa oportunidad se dijo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “RAFAEL”, y la marca previamente registrada “RAFFAELLO”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “R”- “A”-“F”- “A”- “E” -“L”, y la única diferencia radica en la supresión de las letras “F-L-O”, las cuales no contribuyen a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “RAFAEL” de la marca opositora.

La Sala destaca que dichas semejanzas inducen a mayor grado de confusión al público consumidor, en la medida en que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “RAFAEL”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; además de que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada “RAFFAELLO”. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de julio de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00117-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “RAFAEL” y la marca previamente registrada “RAFFAELLO”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la expresión “RAFAEL”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: RAFAEL - RAFFAELLO - RAFAEL - RAFFAELLO- RAFAEL - RAFFAELLO RAFAEL - RAFFAELLO - RAFAEL - RAFFAELLO- RAFAEL – RAFFAELLO RAFAEL - RAFFAELLO - RAFAEL - RAFFAELLO- RAFAEL – RAFFAELLO RAFAEL - RAFFAELLO - RAFAEL - RAFFAELLO- RAFAEL – RAFFAELLO Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en el signo solicitado y en la marca previamente registrada predomina el sonido de la palabra “RAFAEL”.

Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las expresiones “RAFAEL” y “RAFFAELLO” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que se refieren al nombre propio “RAFAEL”, que es utilizado por algunas personas en Colombia.

Ahora, resulta pertinente poner de presente que sobre los nombres propios, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal señaló lo siguiente: […] En el caso bajo examen, el nombre propio “RAFAEL”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso destacar que el signo solicitado, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el nombre propio “RAFAEL”, no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarlo de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo que se genera riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores, en la medida en que los signos enfrentados presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, como ya se explicó. […]” (Destacado fuera de texto). 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201816 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub lite, la marca cuestionada “MONI K” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] prendas de vestir […]”. Las marcas previamente registradas, “MONICA”, distingue los siguientes productos de las clases 24 y 25 de la citada Clasificación, respectivamente: “[…] Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa […]” y “[…] Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas […]”.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala no cabe duda que entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas existe conexidad competitiva, toda vez que amparan los mismos productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales se pueden promocionar por los mismos medios, -folletos, televisión, prensa, redes sociales-; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, almacenes y tiendas de ropa; pertenecen al mismo género, esto es, prendas de vestir; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas enfrentadas.

Igualmente, ocurre con los productos que distinguen las marcas confrontadas en las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00. Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Niza, puesto que éstos presentan un uso conjunto o complementario, habida cuenta que para confeccionar las prendas de vestir, necesariamente se requiere de productos textiles, tales como los tejidos y telas; y puede existir una relación de vinculación de productos en razón a que “MONICA” ofrece textiles que se utilizan para la elaboración de prendas de vestir, lo cual induciría al consumidor a asociar un origen empresarial común respecto de las prendas de vestir que distingue la marca “MONI K”.

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en caso de registrar su marca.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00. Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 17 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008- 00065-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registrada, esto es, “MONICA”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales18: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Cabe precisar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201619, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellas, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone 18 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00457-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00.

Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones núms. 78364 de 30 de septiembre de 2015 y 97485 de 11 de diciembre de 2015, mediante las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro como marca del signo mixto “MONI K”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 600755, asignado a la marca “MONI K”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la clasificación internacional de Niza.

TERCERO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00345-00. Actora: CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.