11001032400020090049200 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad Relativa Radicación: 11001 03 24 000 2009 00492 00 Demandante: 3M Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercera Interesada: Tema: Tecnoquímicas S.A. Propiedad Industrial / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Expresiones de Uso Común / Nulidad de Registros Marcarios por Mala Fe / Marcas en Conflicto: Magic – Colbón Cinta Mágica SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, instauró la sociedad 3M Company, a través de apoderado judicial, a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución número 10179 de 27 de febrero de 2009, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo COLBÓN CINTA MÁGICA (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Tecnoquímicas S.A. I-.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad 3M Company, presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1.

Que se declare la nulidad relativa de la Resolución 10.179 de 27 de febrero de 2009, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió a favor de TECNOQUÍMICAS S.A. el registro de la marca COLBÓN CINTA MÁGICA (nominativa) para amparar “cinta transparente adhesiva de uso doméstico, escolar, oficina y arte y diseños”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Que, como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro para la marca COLBÓN CINTA MÁGICA (nominativa), 1 Folios 24 a 44. 2 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedida por la Resolución 10.179 de 27 de febrero de 2009, para distinguir “cinta transparente adhesiva de uso doméstico, escolar, oficina y arte y diseños”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2° del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”. 1.2.

Los hechos 2. Expresó que es titular registro No. 147.037 correspondiente a la marca “MAGIC”, para amparar “cinta adhesiva para papelería y uso doméstico”. 3. Indicó que el día 23 de junio de 2008, la sociedad 3M Company, a través de apoderado, remitió un oficio a la sociedad Tecnoquímicas S.A., advirtiéndole que la utilización de la expresión “MÁGICA” en la comercialización del producto “cinta adhesiva invisible”, constituía una infracción de la marca MAGIC previamente registrada a nombre de la sociedad 3M Company, conminándola a cesar el uso de dicha expresión y a retirar del mercado los empaques de dicho producto. 4.

Manifestó que el 1º de julio de 2008, la sociedad Tecnoquímicas S.A. a través de su gerente de mercadeo dio respuesta al oficio de 23 de junio de 2008, expresando que no se incorporaría la expresión “MÁGICA” en futuros empaques del producto “cinta adhesiva invisible”, así como tampoco en la publicidad de este, debido a una nueva estrategia de comercialización. 5.

Indicó que, con fecha 22 de agosto de 2008, la sociedad Tecnoquímicas S.A., por medio de apoderado judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo COLBÓN CINTA MÁGICA (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional. 6. Luego de publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones y, por ende, mediante Resolución número 10179 de 27 de febrero de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca COLBÓN CINTA MÁGICA (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 7.

Señaló, finalmente, que el 23 de abril de 2009, se envió una nueva comunicación a la sociedad Tecnoquímicas S.A., solicitando que cesara el uso del término “MÁGICA” en el producto denominado cinta adhesiva; sin embargo, el 12 de mayo de 2009, la sociedad Tecnoquímicas S.A. dio respuesta a través de apoderados, los cuales indicaron que dicha sociedad no cesaría el uso de dicho término, toda 3 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO vez que era la titular del registro marcario COLBÓN CINTA MÁGICA con certificado vigente y ello la habilitaba para la utilización de la expresión “MÁGICA”. 1.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 8.

Manifestó que con la expedición del acto administrativo demandado se violaron los artículos 136 literal a) y el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cargo primero. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 9. Manifestó que la entidad demandada, al conceder el registro de la marca COLBÓN CINTA MÁGICA (nominativa), desconoció el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo carece de capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerado como marca, teniendo en cuenta que reproduce totalmente la marca MAGIC, registrada previamente. 10.

En efecto, señaló que son evidentes las coincidencias ortográficas y fonéticas entre la marca registrada MAGIC (nominativa) y la marca COLBÓN CINTA MÁGICA (nominativa), generando en la mente del consumidor una misma impresión, lo que indudablemente conducirá a que las semejanzas entre la marca previamente registrada y el signo registrado con posterioridad, se traduzcan en un escenario de confusión, toda vez que el consumidor creerá de manera errónea que ambos productos pertenecen al mismo grupo empresarial. 11.

Aunado a lo anterior, aseveró que ambas marcas están amparando productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, de permitirse la coexistencia de la marca COLBÓN CINTA MÁGICA y de la marca MAGIC, se estaría generando un riesgo de confusión o asociación, comoquiera que ambas comparten los mismos canales de comercialización, al ser vendidos en los mismos lugares y, los mismos medios de publicidad, toda vez que están dirigidos a la generalidad del público consumidor.

Cargo segundo: Nulidad relativa por mala fe en la consecución del registro 12. Manifestó que es evidente que el solicitante de una marca actúa de mala fe cuando conoce de la existencia de un signo de propiedad de un tercero y, a sabiendas de este hecho, procede a solicitar el registro con el evidente propósito de apropiarse indebidamente de la marca anteriormente registrada. 13.

Sobre este asunto, resaltó que Tecnoquímicas S.A. no actuó de manera leal y ajustada a las costumbres del mercado, sino que, por el contrario, actuó con la convicción y conciencia de perjudicar a un tercero, en beneficio propio y de manera subrepticia, para legitimar una conducta comercialmente reprochable, como lo es, utilizar en el empaque de su producto, una palabra casi idéntica a una marca ya 4 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO registrada, a sabiendas que la sociedad titular de dicha marca ya había advertido tal situación. 14.

Expresó que: “Es claro que cuando TECNOQUÍMICAS recibió una reclamación 3M COMPANY por usar en su producto la palabra “MAGICA”, en contravención de los derechos de 3M COMPANY sobre la marca “MAGIC” (Reg. No 147.037), buscó una estrategia para apropiarse de esa palabra, legitimando el uso infractor, y haciéndole de esta forma el “quite” a la reclamación de 3M COMPANY, por infracción marcaria”. 15.

Finalmente, precisó que la conducta de Tecnoquímicas S.A. y su conocimiento de la existencia del registro de la marca MAGIC, vicia de nulidad el registro concedido para la marca COLBÓN CINTA MÁGICA, pues el mismo fue obtenido de mala fe y con el ánimo de hacer fraude a las regulaciones que protegen los derechos de exclusividad de quien ostenta el registro de una marca y evadiendo la reclamación que le había hecho 3M Company por la inconformidad en el uso en su producto de una expresión casi idéntica a su marca registrada.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

2.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: 16. Expresó que esa Superintendencia con ocasión de la expedición de la Resolución No. 10179 de 2009, no incurrió en violación en de normas comunitarias ni vulneró el contenido del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000. 17.

Adujo que los signos enfrentados, esto es, MAGIC y COLBÓN CINTA MÁGICA no son susceptibles de generar confusión, debido a que su estructura gramatical es diferente, ya que al observar el signo propiedad de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. – COLBÓN CINTA MÁGICA - sus sílabas son superiores a la registrada por la empresa 3M COMPANY – MAGIC -, la cual cuenta con dos sílabas, lo que determina una diferencia ortográfica destacada que permite una distinción con respecto a su extensión. 18.

Del mismo modo, sostuvo que la expresión “COLBÓN” es un signo genérico, el cual está registrado por la sociedad Tecnoquímicas S.A., desde el año 1997 y al incluirle la expresión “CINTA MÁGICA” genera una sobresaliente distintividad que la hace definitivamente disímil a la marca “MAGIC” y, por tanto, no se generaría riesgo de confusión o asociación, toda vez que el consumidor tendría claro el origen empresarial de los productos que cada una de ellas identifica. 19..

Afirmó que la presunta mala fe en la que habría incurrido la sociedad Tecnoquímicas S.A. no fue demostrada dentro de la actuación surtida dentro de la vía gubernativa, por tanto, le corresponde al demandante demostrar su afirmación 5 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO teniendo en cuenta que la mala fe debe ser probada por quien la aduce y hasta el momento esta no ha sido probada en el presente asunto. 20.

Por último, indicó que el acto administrativo acusado, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos, no es nulo, se ajusta a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no vulnera normas de carácter superior como erróneamente lo aduce la parte activa de la presente litis.

2.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD TECNOQUÍMICAS S.A. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda presentada en los siguientes términos: 21. Precisó que es un error considerar que la marca bajo examen no cumple con su función diferenciadora, especialmente si se analizan los diferentes elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que la integran y que hacen de ella un signo distinto de cualquier otro que pueda estar presente en el mercado.

Dicha individualidad o especificidad, sumada al hecho de que se trata de una expresión débil respecto de los signos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, dotan al signo examinado de una capacidad distintiva y diferenciadora tanto intrínseca como extrínseca. 22. Aseveró que por el hecho de que dos marcas se encuentren en una misma clase, identificando los mismos productos, como ocurre con las marcas COLBÓN CINTA MÁGICA y MAGIC, no se puede concluir que haya identidad o semejanza y que por tanto haya lugar a generar confusión o riesgo de asociación. 23.

Sostuvo que el demandante no tuvo en cuenta la circunstancia de la debilidad del signo MAGIC y, por tanto, la simple coincidencia entre elementos que integran un signo, no da lugar a que haya confusión entre éstos, y menos cuando esa semejanza se presenta respecto de una expresión que, como ya se mencionó, es débil, usual y común para identificar productos de la clase 16 del nomenclátor internacional.

Por lo anterior, el hecho consistente en que dos marcas tengan en común una partícula o una palabra, no da lugar a que se establezca semejanza entre los signos, ni que haya confusión entre ellos. 24. Aunado a lo anterior, afirmó que la marca COLBÓN CINTA MÁGICA es una marca derivada del signo COLBÓN cuyo titular es la sociedad Tecnoquímicas S.A., toda vez que la misma cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la concesión de este tipo de signos, comoquiera que las expresiones CINTA y MÁGICA son elementos accesorios a la nueva solicitud, en los que dichas variaciones no alteran la impresión comercial engendrada por la marca registrada. 25.

En lo atinente a la mala fe alegada por la sociedad demandante, aseveró que Tecnoquímicas S.A. no ha violado ninguna disposición legal, toda vez que entre ambas sociedades no existe ninguna estipulación contractual y tampoco ha 6 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO causado un perjuicio injusto o ilegal con la solicitud de la marca COLBÓN CINTA MÁGICA, comoquiera que la misma fue concedida por cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos por la normatividad andina. 26.

Por último, argumentó que la marca COLBÓN CINTA MÁGICA fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio por cumplir estrictamente con los requisitos de distintividad intrínsecos y extrínsecos, esto es, por contar con la suficiente capacidad de individualización respecto de los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 27.

Propuso como excepciones las que denominó: “inexistencia de infracción a la normatividad superior y en especial a los artículos 134,135, literal b, 136, literales a) (sic), y 172 de la Decisión 486”, “Ausencia de Mala Fe de Tecnoquímicas S.A. en la obtención de la marca COLBÓN CINTA MÁGICA”, y la “genérica”. III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 28.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 05-IP-2014 de fecha 26 de febrero de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dicha disposición, formuló las siguientes conclusiones: «[…] 1. De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica.

Esa aptitud se confirmará si el signo solicitado no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos. 2. Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. 3.

La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre la marca registrada MAGIC (denominativa) y la marca COLBÓN CINTA MÁGICA (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial. 7 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4.

(…) En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. 5. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras genéricas, descriptivas y de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por palabras genéricas, descriptivas y de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. 6. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. 7. El titular de la marca registrada podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. 8.

En el régimen andino de marcas el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. Una solicitud de registro presentada de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El análisis que haga la Corte Consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro tenía mala fe […]» IV.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 29. Mediante auto de 31 de marzo de 2016, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, la parte demandante y demandada reiteraron en esencia sus argumentos, mientras que el tercero interviniente y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20192, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 2 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5.2.- Excepciones propuestas por el tercero vinculado. 31.

El tercero vinculado propuso de manera enunciativa como excepciones las que denominó: “inexistencia de infracción a la normatividad superior y en especial a los artículos 134,135, literal b, 136, literales a) (sic), y 172 de la Decisión 486”, “Ausencia de Mala Fe de Tecnoquímicas S.A. en la obtención de la marca COLBÓN CINTA MÁGICA”, y la “genérica”. 32.

Sobre estas excepciones propuestas, la Sala advierte que las mismas se relacionan con el fondo del asunto, por lo que no se hará pronunciamiento previo en relación con ellas. 5.3.- El problema jurídico 33. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad 3M Company en contra de la Resolución número 10179 de 27 de febrero de 2009, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo COLBÓN CINTA MÁGICA (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Tecnoquímicas S.A. 34.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que la marca posteriormente registrada es similarmente confundible y genera riesgo de asociación con la previamente registrada «MAGIC» (nominativa), cuya titularidad le fue concedida, y que igualmente se registró con mala fe. 5.4.- Las causales de irregistrabilidad en estudio 35.

El apoderado de la parte actora invoca como casuales de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas que disponen lo siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]” (Negrillas fuera de texto).

“Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se 9 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. 5.5. El examen de registrabilidad 36. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 37.

Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 38. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»3. 39.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 40. En este sentido, el referido Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 10 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común4. 41. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”5. 42.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.6. Las reglas de cotejo marcario 43. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria6 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: […] 1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” 5.

En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON 6 Ibídem. 11 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

(Negrillas fuera de texto). 44. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía. 5.7.- La mala fe 45.

En cuanto a los registros marcarios solicitados de mala fe, el Tribunal Andino de Justicia, en la interpretación prejudicial correspondiente al proceso de la referencia, señaló lo siguiente: “[…] El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo en las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.

En cuanto a la ‘mala fe’, este Tribunal ha establecido que: ‘para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal’. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

La mencionada causal [inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000] se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación en el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro marcario de mala fe, el esfuerzo 12 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO empresarial ajeno o la capacidad de penetración en el mercado de un signo determinado […]” (negrillas fuera de texto). 46.

Conforme con lo anterior, se colige que las solicitudes de registros marcarios deben estar enmarcadas dentro del principio de la buena fe y, por ende, de encontrar indicios que demuestren que la solicitud de un registro marcario se hizo con el fin de aprovecharse de manera injusta del esfuerzo empresarial ajeno, dicha solicitud estaría enmarcada dentro de la causal de nulidad prevista en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la Oficina Nacional Competente debería denegarla y, en caso de no hacerlo, será la autoridad judicial la competente para declarar la nulidad del acto administrativo que la concedió 5.8.- El caso concreto 47.

La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Marca Registrada COLBÓN CINTA MÁGICA (nominativa) - Marca previamente registrada MAGIC (nominativa) 48. De lo anterior, se colige que los registros marcarios en controversia son de carácter nominativo y, sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-2013, señaló lo siguiente: “[…] En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del 13 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar […]”7. 49.

De otro lado, siguiendo las indicaciones del Tribunal Andino de Justicia y los argumentos de las partes, se considera necesario analizar la DEBILIDAD de las expresiones MAGIC y MÁGICA, y su posible exclusión del estudio de confundibilidad, en tanto que pueden resultar ser palabras de uso común para la clase 16 del nomenclátor internacional. 50.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que las expresiones MAGIC y MÁGICA son de uso común, pues son utilizadas por varias sociedades para describir productos en la Clase 16 del nomenclátor internacional. En efecto, como lo podemos ver a continuación y una vez consultada la página web de la entidad demandada8, se encontraron los siguientes registros, concedidos en las clases y fechas que se exponen a continuación: NOMBRE CLASE FECHA DE REGISTRO Titular IMAGE MAGIC 16 3 de mayo de 2001 EASTMAN KODAK COMPANY MAGIC MARKER 16 11 de agosto de 1976 MAGIC MARKER CORPORATION, GLENDAL CRAYOLA MODEL MAGIC 16 15 de noviembre de 2000 CRAYOLA PROPERTIES, INC ORLANDO MAGIC 16 19 de enero de 1994 NBA PROPERTIES, INC MAGIC 16 28 de diciembre de 1993 3M COMPANY MAGIC EL ENCUENTRO 16 15 de agosto de 1996 WIZARDS OF THE COAST INC. MAGIC MARKER 16 23 de noviembre de 1964 MAGIC MARKER CORPORATION MAGIC BUTTERFLY 16 28 de marzo de 2006 ALICIA MERCEDES CURIEL ZARRAGA MAGIC PAPER 16 26 de diciembre de 2007 CRISANTO ARIAS GALINDO HUGGIES MAGIC SEC 16 18 de diciembre de 2007 KIMBERLY- CLARK WORLDWIDE, INC 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 26-IP-2013. 17 de abril de 2013. Marca: “BARRILOCO”. 8 La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. https://sipi.sic.gov.co. 14 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NOMBRE CLASE FECHA DE REGISTRO Titular LA GOTA MÁGÍCA QUE SI PEGA 16 19 de julio de 2000 ILIAN ENRIQUE CORREA MEJIA - PEDRO CLAVER GÓMEZ BOTERO PEGAFAN MÁGICA 16 14 de diciembre de 2005 KURESA S.A. CREATIVIDAD MÁGICA 16 24 de junio de 2008 HECTOR ANDRES PELAEZ NADER MÁGICA 16 2 de abril de 1981 EDITORA CINCO S.A 51.

En atención a las anteriores premisas, es dable poner de relieve que, conforme con la jurisprudencia de esta Seccion, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión. Sin embargo, se advierte que, si la exclusión de palabras o expresiones llega a reducir un signo determinando en el sentido de que resulte imposible hacer la comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, tal y como ocurre en el caso de autos. 52.

La Sala considera que en el caso de autos no deben excluirse del cotejo las expresiones MAGIC y MÁGICA, en tanto que ello conllevaría a que no se pudiera efectuar el análisis de confundibilidad propuesto. Cabe resaltar que dichas expresiones son débiles al ser de uso común y, en esa medida, no pueden ser apropiadas con exclusividad por ninguna persona, por lo que la distintividad debe ser analizada con los elementos adicionales y diferentes que integren el conjunto marcario. 53.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación rendida en este proceso, señaló lo siguiente: “En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.”. 54. Aclarado lo anterior y en aras de realizar el cotejo marcario, vale la pena recordar que los signos deben compararse teniendo en cuenta una visión en conjunto, sin fraccionar los elementos como bien lo ha manifestado el referido Tribunal9: “44.A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética 9 Interpretación prejudicial 184-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015. 15 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).” (resaltado fuera de texto) 55. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Marca Registrada C O L B Ó N C I N T A M Á G I C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (Nominativa) Marca registrada previamente (Nominativa) 56. En cuanto a la similitud ortográfica, se encuentra que mientras el signo registrado con posterioridad está conformado por tres vocablos (COLBÓN CINTA MÁGICA) que tienen diecisiete (17) letras, con diez (10) consonantes y siete (7) vocales, la marca opositora (MAGIC), está compuesta por una palabra, que tiene cinco (5) letras, tres (3) consonantes y dos (2) vocales.

Se observa, entonces, que los signos enfrentados resultan ser diferentes en cuanto a su composición, esto es, en el número de palabras, sílabas, vocales y consonantes. 57. Sumado a ello, se tiene que, si bien es cierto que ambas marcas contienen las expresiones MAGIC Y MÁGICA, también lo es que la posteriormente registrada tiene un numero diferente de silabas (3), tiene una vocal adicional (a) y está acompañada por dos vocablos que le otorgan suficiente distintividad como lo son: COLBÓN y CINTA. 58.

Adicionalmente, de la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de la marca registrada previamente, se puede concluir que visualmente no se presenta un grado de similitud que pueda ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: COLBÓN CINTA MÁGICA – MAGIC – COLBÓN CINTA MÁGICA – MAGIC COLBÓN CINTA MÁGICA – MAGIC – COLBÓN CINTA MÁGICA – MAGIC COLBÓN CINTA MÁGICA – MAGIC – COLBÓN CINTA MÁGICA – MAGIC COLBÓN CINTA MÁGICA – MAGIC – COLBÓN CINTA MÁGICA – MAGIC M A G I C 1 2 3 4 5 16 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 59.

Además, cabe resaltar que, al llevar a cabo la comparación de orden fonético, se advierte que al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa no es dable concluir que los mismos resulten fonéticamente idénticos. 60. En lo atinente a la similitud ideológica, la Sala encuentra que, si bien es cierto que las expresiones MAGIC10 y MAGÍCA resultan ser similares y evocativas de los productos de la clase 16 del nomenclátor internacional, también lo es que la marca posteriormente registrada se encuentra acompañadas de las palabras COLBÓN y CINTA que permiten su diferenciación desde este punto de vista. 61.

La Sala reitera que, como se precisó con antelación, las palabras MAGIC y MAGICA son de uso común en la clase 16 y, por ende, débiles, motivo por el cual ninguna persona se puede apropiar de una de ellas en exclusividad. 62. En virtud de lo anterior, la Sala encuentra que entre las marcas objeto de la presente controversia no existen similitudes que generen en el público consumidor un riesgo de confusión. 63.

Ahora bien, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan, al igual el análisis si se trata de una marca derivada, tal y como lo ha sostenido de manera reiterada esta Corporación Judicial11.

Respecto de la mala fe 64. Sobre este cargo, el actor manifestó que TECNOQUÍMICAS S.A. no actuó de manera leal y ajustada a las costumbres del mercado sino que, por el contrario, obró con la convicción y conciencia de estar perjudicando a un tercero, en beneficio propio y de manera subrepticia para legitimar una conducta comercialmente reprochable, como lo es, utilizar, en el empaque de su producto, una palabra casi idéntica a una marca ya registrada, a sabiendas que la sociedad titular de dicha marca ya había advertido tal situación. 65.

Por lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si existió mala fe por parte de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. al solicitar la marca COLBÓN CINTA MÁGICA en clase 16, a pesar de tener conocimiento previo de la existencia de la marca MAGIC registrada en la misma clase y cuyo titular es la sociedad 3M Company. 66. En la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, al hacer referencia a la mala fe, se indicó: 10 Magic y Mágica son palabras de uso generalizado en la Clase 16 del Nomenclátor Internacional. 11 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de agosto de 2019. Rad.: 2010 – 00474. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 17 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “En cuanto a la ‘mala fe’, este Tribunal ha establecido que: ‘para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal’.

Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación en el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro marcario de mala fe, el esfuerzo empresarial ajeno o la capacidad de penetración en el mercado de un signo determinado […]” (negrillas fuera de texto). 67.

El artículo 83 de la Constitución Política consagra el principio de buena fe, el cual debe ser acatado tanto por los particulares y como por todas las autoridades públicas. 68. La Corte Constitucional12 ha delimitado el ámbito de aplicación de la presunción constitucional de buena fe a: “(i) las gestiones o trámites que realicen (ii) los particulares ante las autoridades públicas”. 69.

De las pruebas allegadas al proceso, la Sala observa que existen una serie de comunicaciones entre ambas sociedades donde se destacan, por su relevancia, los siguientes apartes: 70. Comunicación de 23 de junio de 2008 (Remite: 3M Company con destino a Tecnoquímicas S.A.): «[…] Les informamos que 3M COMPANY es titular en Colombia y en varios países del mundo de los registros de la marca MAGIC.

En Colombia, 3M COMPANY es titular del registro de la marca MAGIC en clase 16, certificado 147037 y cuyo vencimiento es el 28 de diciembre de 2013. Es importante que tengan en cuenta que el uso no autorizado de marcas registradas, incluyendo la comercialización de productos infractores, constituye una infracción civil y penal a los derechos marcarios de 3M COMPANY, y puede ser considerado como un acto de competencia desleal.

Por las razones anteriormente expuestas, en nombre y por instrucciones de nuestro cliente, los requerimos para que, de inmediato, cesen la utilización de 12 Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017. 18 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la palabra MÁGICA y retiren del mercado los productos con la presentación que aparece en la fotografía adjunta […]13». 71.

Comunicación de 1º de julio de 2008 (Remite: Tecnoquímicas S.A. con destino a 3M Company) «[…] Debo precisarle que el uso de la expresión Mágica en el producto identificado con la marca Colbón® no se hizo a título de marca, sino acudiendo a una expresión que se considera como usual para la categoría, por ser laudatoria, tal y como lo deja ver la existencia de más de veinte registros marcarios que utilizan la expresión Magic, Mágico o Mágica, según la información tomada de la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio […].

Con base en lo anterior se puede concluir que el uso de la expresión Mágica por parte de Tecnoquímicas S.A. no se encuentra dentro de los supuestos que consagra la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 156, el cual establece de manera indicativa lo que constituye uso de una marca. De todas maneras, por decisión del departamento de mercadeo y por una nueva estrategia de la línea de comercialización no incorporaremos la expresión “mágica” en los próximos empaques que salgan al mercado, ni en la publicidad del mismo por cambio de nombre del producto.

Una vez hechas las anteriores salvedades queda claro que no se utilizará la expresión Mágica, después de agotar las existencias que ya se encuentran en el mercado […]14». 72. Comunicación de 23 de abril de 2009 (Remite: 3M Company con destino a Tecnoquímicas S.A.) «[…] Nuestro cliente 3M, nos informó recientemente que ha encontrado en el mercado el producto de TECNOQUÍMICAS, tal como se observa en la foto que se muestra a continuación, la cual prueba que TECNOQUÍMICAS continúa usando la palabra “MÁGICA” en sus productos […]. 3M está seriamente preocupado y sorprendido con estos hechos, pues, en su concepto, TECNOQUÍMICAS ha contado con el tiempo suficiente para agotar “las existencias que ya se encuentran en el mercado”, tal y como ustedes nos informaron el 1 de julio de 2008. […] De acuerdo con lo anterior, solicitamos nuevamente que TECNOQUÍMICAS cese inmediatamente en el uso del término “MÁGICA”, en todo el material empaquetado y promocional que sea usado respecto del producto cinta adhesiva que se comercializa bajo el nombre COLBON - MÁGICA […]15». 73.

Comunicación de 12 de mayo de 2009 (Remite: Tecnoquímicas S.A. con destino a 3M Company) «[…] 1. Tecnoquímicas S.A. no ha hecho uso de la marca MAGIC, al incorporar la expresión “Mágica” en el producto cinta adhesiva, identificado con la marca Colbón, tal y como ustedes lo manifiestan en la carta de reclamo. 13 Folios 12 y 13. 14 Folios 15 y 16. 15 Folios 19 y 20. 19 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.

Para su información Tecnoquímicas S.A. es titular del registro de la marca COLBÓN CINTA MÁGICA, certificado No. 374.819, para identificar los siguientes productos de la clase 16 internacional: “cinta transparente adhesiva de uso doméstico, escolar, oficina y arte y diseños”. 3. Amparado en dicho registro Tecnoquímicas puede usar y explotar en el mercado nacional las expresiones CINTA MÁGICA, acompañando a los productos identificados con la marca COLBON® para identificar productos comprendidos en la clase 16 internacional, en virtud de la prerrogativa que le confirió la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder dicho registro. […] 7.

Por último, Tecnoquímicas S.A. no ha incurrido en conductas que tengan por objeto o por efecto la comisión de actos contrarios a la buena fe comercial, o que atenten contra las sanas costumbres mercantiles y las prácticas honestas. Tampoco ha distorsionado el mercado objetivo con la puesta en el comercio del producto COLBON CINTA MÁGICA.

Con base en todo lo anterior le manifestamos que Tecnoquímicas S.A. no cesará el uso del término “MÁGICA”, porque dicho uso se encuentra fundamentado en el legítimo derecho marcario que le confirió la Superintendencia de Industria y Comercio al concederle el registro de la marca COLBON CINTA MÁGICA® […]16». 74. De los apartes transcritos, la Sala observa que no se encuentran probadas las posibles conductas de mala fe por parte de la Sociedad Tecnoquímica S.A., en tanto que las comunicaciones no demuestran el actuar irregular de la referida sociedad, en la medida en que las mismas se limitaron a hacerle un requerimiento en relación con la utilización de una expresión de uso común, esto es, MAGIC, sin traer otro medio de convicción para soportar sus afirmaciones. 75.

En efecto, los cruces de comunicaciones únicamente evidencian que la sociedad 3M Company es titular del registro MAGIC y que la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. le informó que dicha expresión es de uso común por lo que no podía ser apropiada en exclusividad por ninguna persona. 76. No debe olvidarse que, como fue corroborada por esta Sala al realizar el análisis de confundibilidad, las expresiones MAGIC y MÁGICA son de uso común y débiles en la clase 16 del Nomenclátor Internacional tanto para la fecha del cruce comunicaciones como al momento de solicitar el registro17, por lo que pueden ser utilizadas por cualquier persona y registradas siempre y cuando contengan elementos adicionales que les otorgue distintividad. 77.

Así pues, le correspondía a la parte actora probar el supuesto de hecho alegado, esto es, demostrar el aprovechamiento de la reputación ajena, el uso parasitario y, 16 Folios 22 y 23. 17 Ver párrafo 50 20 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la relación contractual o vinculó entre las sociedades que permita evidenciar la intención de causar daño y/o favorecerse18. 78.

Por lo anterior, para la Sala no obran en el plenario los elementos probatorios necesarios a través de los cuales se puede demostrar que TECNOQUIMICAS S.A. con su actuar tuvo la intención de violar una disposición legal o causar un perjuicio injusto o ilegal. 79. Esta Sección en providencia de 11 de febrero de 201019, en lo atinente a la mala fe, indicó lo siguiente: «[…] este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo […]». 80.

En suma, la Sala reitera que de las pruebas aportadas en el libelo no se evidencia la mala fe alegada por la parte actora, toda vez que la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. es titular del registro COLBÓN CINTA MÁGICA, las expresiones MAGIC y MÁGICA son de uso común, débiles e inapropiables, por lo que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado.

CONCLUSIÓN: 81. En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos Así mismo, no se encontró probado dentro del proceso que la marca en cuestión hubiese sido solicitada mediante un acto de mala fe. 82.

En consecuencia, se negará la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 18 Artículo 167 del CGP “Carga de la Prueba Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 19 Expediente núm. 1101-03-24-000-2001-00299-01, Actora: Sociedad Tintas Coral Ltda., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. 21 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00492-00 Demandante: 3M COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Presidente (Firmado electrónicamente) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado (Firmado electrónicamente) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado