Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación: 11001032400020120032000 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Advance Magazine Publishers Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A.S. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo- Marca Notoria.
Aplicación de la Norma Comunitaria en el Tiempo - Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Advance Magazine Publishers Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 7752 de 11 de marzo de 20022, 49585 de 29 de septiembre de 20093 y 23090 de 20 de abril de 20124.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. 1 Mediante auto de 31 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Cfr. Folios 9 a 12. 3 Cfr. Folios 13 a 14 4 Cfr. Folios 15 a 17 2 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.
ANTECEDENTES La demanda 1. Advance Magazine Publishers Inc., en adelante la parte demandante5, presentó demanda6 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho7, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 7752 de 11 de marzo de 2002, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro de marca”; y 49585 de 29 de septiembre de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la núm. 23090 de 20 de abril de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca el signo nominativo VOGUE, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8: “[…] 2.1. Que se decrete la nulidad de los siguientes Actos Administrativos: 2.1.1. Resolución N° 7752 de 11 de marzo de 2002, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundadas las oposiciones presentadas por el señor LEON KADOCH BENHUR y la señora MARIA MINERVA CORTES y NEGAR el registro de la marca VOGUE a la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. para distinguir productos de la clase 5 Por intermedio de apoderada.
Cfr. Folio 45 6 Cfr. Folios 24 a 45 7 Cfr. Folio 24. Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. 8 Cfr. Folios 26 y 27 3 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 internacional. 2.1.2. Resolución N° 49585 de 29 de septiembre de 2009, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por mi representada en contra de la Resolución N°7752 de 11 de marzo de 2002, CONFIRMANDOLA en su integridad. 2.1.3.
Resolución N° 23090 de 20 de abril de 2012, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi representada en contra de la Resolución N° 7752 de 11 de marzo de 2002, decidiendo CONFIRMARLA en su integridad y DECLARAR AGOTADA LA VIA GUBERNATIVA. 2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca VOGUE (Nominativa), para identificar productos de la clase 25 internacional a favor de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLSHERS INC., en los términos de la solicitud tramitada en el expediente administrativo N°97057657, declarando infundada las oposiciones presentadas por el señor LEON KADOCH BENHUR y la señora MARIA MINERVA CORTES (cedente a favor de LABORATORIOS COSMÉTICOS VOGUE S.A.S.). 2.3 Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la inscripción del Certificado de registro de la Marca VOGUE (Nominativa), para identificar productos de la clase 25 internacional en favor de ADVANCE MAGAZINE PUBLlSHERS INC., en el Registro de la propiedad industrial. 2.4.
Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones9: 4.1.
Solicitó, el 2 de octubre de 1997, el registro como marca del signo nominativo VOGUE, para distinguir productos comprendidos en las Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 13 de marzo de 1998, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 455, la cual fue objeto de oposiciones por parte de: i) León Kadoch Benhur, como solicitante prioritario del signo VOGUE; y ii) María Minerva Cortés, con fundamento en sus marcas nominativas VOGUE, que identifican productos de las clases 3ª y 14 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular actual es Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A.S. 9 Cfr. Folios 27 a 29 4 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3.
La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 7752 de 11 de marzo de 2002, declaró fundadas las oposiciones presentadas y negó el registro como marca del signo nominativo VOGUE para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en la marca VOGUE registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza cuyo titular era María Minerva Cortés. 4.4.
Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 7752 de 11 de marzo de 2002. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 49585 de 29 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 7752 de 11 de marzo de 2002; y concedió el recurso de apelación. 4.6.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. de 23090 de 20 de abril de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 7752 de 11 de marzo de 2002. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la violación del literal a) del artículo 136 y el artículo 255 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200010; y los literales a) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina11.
Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así12: 10 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 11 “Régimen Común sobre propiedad Industrial”. Sustituida por la Decisión 486. 12 Cfr. Folios 29 a 41 5 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Primer Cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 6.1.
Explicó que la Decisión 344 de 1993 se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo nominativo VOGUE y que la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, dio aplicación errónea a la Decisión 486 de 2000, contraviniendo así la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6.2.
Señaló que solicitó el registro como marca del signo nominativo VOGUE para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, el 2 de octubre de 1997, y que sus derechos sobre esa marca son muy antiguos, pues es titular de esa marca en Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 25 de agosto de 1939, identificando una revista de modas de amplia circulación en Colombia. 6.3.
Precisó que la parte demandada, al expedir los actos administrativos, vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 2993, comoquiera que, a su juicio, el criterio expuesto, según el cual existía una vinculación entre los productos de las clases 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, dejó de lado un aspecto decisivo a favor de la registrabilidad del signo que solicitó, esto es, la conexidad más estrecha que existe entre los productos de la Clase 16 para los cuales obtuvo primero, y antes que el opositor, el registro de la marca VOGUE en la República de Colombia. 6.4.
Concluyó que los contenidos que aparecen en la publicación VOGUE, producto de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, se refieren fundamentalmente a las prendas de vestir que incluye la Clase 25 ibidem. Segundo Cargo: Violación del artículo 225 de la Decisión 486 de 2000 y el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 6.5.
Indicó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 225 de la Decisión 486 de 2000 y el literal e) del artículo 83 6 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Decisión 344 de 1993, al ignorar que ha reconocido la notoriedad de la marca VOGUE a favor de la parte demandante. 6.6.
Señaló que la notoriedad de la marca VOGUE de la parte demandante ha sido reconocida también en Venezuela por la Oficina Nacional Competente, lo cual se produjo como resultado de solicitudes efectuadas por terceros para obtener el registro del signo VOGUE. Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada13 contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 7.1.
Sostuvo que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993, toda vez que, al negar el registro del signo solicitado, efectuó un análisis dentro de un criterio objetivo y universal, de acuerdo a la jurisprudencia y la doctrina, concluyendo que no está provisto de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva y que, por lo mismo, no cumple con los requisitos para ser registrado como marca. 7.2.
Explicó que, en el caso sub examine, el signo solicitado VOGUE, respecto de la marca previamente registrada VOGUE, guarda idénticas semejanzas en la escritura, fonética y pronunciación, en atención a que están compuestas por las mismas letras y conforman la misma expresión y, en ese sentido, el consumidor, al momento de realizar la compra de productos y servicios identificados por las mismas, lo podría identificarlas. 13 Actuando por intermedio de apoderado.
Cfr. Folio 95 14 Cfr. Folios 88 a 94 7 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.3. Mencionó que la confusión que se le puede generar al consumidor al conceder el registro resultaría evidente, dada la semejanza y la relación de los productos y servicios que estos distinguen, generando dudas respecto del origen empresarial directo de los mismos. 7.4.
Precisó que el signo solicitado es igual a la marca previamente registrada VOGUE en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y que, el primero, pretende amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales tiene conexidad competitiva respecto de los productos amparados por la segunda. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.
Laboratorios de Comenticos Vogue S.A.S, en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso15, en la contestación de la demanda16 se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 8.1.
Afirmó que, a su juicio, entre los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, identificados por la marca previamente registrada, y los de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende amparar el signo solicitado, existe conexidad competitiva comoquiera que: i) comparten los mismos canales de comercialización y promoción; y ii) guardan una relación de complementariedad.
Lo anterior, a su juicio, es un hecho notorio, pues basta con acudir a cualquier centro comercial para encontrarse varias tiendas en las que venden, conjuntamente, atuendos para vestir, así como cremas, perfumes, cosméticos. 8.2. Precisó que los signos distintivos en conflicto son idénticos y que existe una relación de complementariedad entre los productos identificados, lo cual determina que existe un riesgo de confusión y/o asociación que hace inevitable su coexistencia. 15 Actuando por intermedio de apoderado.
Cfr. Folio 83 16 Cfr. Folios 69 a 82 8 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.3. Indicó que la Decisión 486 de 2000 no prevé salvedad alguna respecto a vinculaciones que sean más o menos estrechas entre clases para dar prioridad o prelación. Respecto del cargo de Violación del artículo 225 de la Decisión 486 de 2000 y el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 8.4.
Afirmó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, no vulneró el artículo 225 de la Decisión 486 de 2000 y el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993, comoquiera que la parte demandante no logró demostrar que la notoriedad de la marca VOGUE tiene alcance sobre productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que es sobre la que persigue el registro. 8.5.
Manifestó que la parte demandada no ignoró el carácter notorio de la marca VOGUE que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, pues estimó que la cobertura no daba para extenderla para los productos de la Clase cuyo registro se pretendía. 8.6. Indicó que los antecedentes de registro marcario en Venezuela, citados por la parte demandante, no tienen sustento, pues este país no está sujeto al mismo régimen de propiedad industrial, comoquiera que abandonó la Comunidad Andina de en el año 2006.
Ministerio Público 9. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal17. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 19 de noviembre de 201318, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la 17 Cfr. Folio 101 18 Cfr. Folios 110 y 111 9 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11.
El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 14 de julio de 201419, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables. 12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 159-IP-2014 de 4 de junio de 201520, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] El juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se considera que no procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por hacer constatado en los documentos aparejados en el expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “VOGUE” (denominativa) fue presentada en vigencia de la Decisión 344, siendo procedente la interpretación solicitada respecto de esta Decisión, por lo con fundamento en la potestad que revira del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena […]”21. 13.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia Inicial 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de enero de 201622: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial que se realizó el 13 de mayo de 201623, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 de la Ley 1437 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.
Reanudación el proceso 19 Cfr. Folios 122 a 126 20 Cfr. Folios 133 a 150 21 Cfr. Folios 137 a138 22 Cfr. Folios 152 a 153 23 Cfr. Folios 376 a 389 10 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15. El Despacho Sustanciador mediante auto de 6 de mayo de 201924, por un lado, decretó la reanudación del trámite procesal y, por el otro, ordenó correr traslado a la parte demandante, al tercero con interés en el resultado del proceso, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de una prueba documental.
Alegatos de conclusión 16. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de noviembre de 202025: i) consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas; ii) declaró saneado el proceso; iii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 17.
Dentro del término legal, la parte demandante y la parte demandada, reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. 18. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal26. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial159-IP-2014 de 4 de junio de 2015; v) Principio Iura Novit Curia; vi) la norma aplicable al caso concreto; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad en la Decisión 344 de 1993; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 24 Cfr. Folios 219 a 221 25 Cfr. Folios 252 a 254 26 Cfr. Folio 271 11 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 21.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 22. Los actos administrativos acusados son los siguientes28: 21.1 La Resolución núm. 7752 de 11 de marzo de 200229, mediante la cual la Jefe de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo nominativo VOGUE para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2.
La Resolución núm. 49585 de 29 de septiembre de 200930, mediante la cual la cual la Jefe de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 7752 de 11 de marzo de 2002 y concedió la apelación. 21.3. La Resolución núm. 23090 de 20 de abril de 201231, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución núm. 7752 de 11 de marzo de 2002.
El problema jurídico 23. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda; las contestaciones a la misma, presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 22.1 Si las Resoluciones núms. 7752 de 11 de marzo de 2002, 49585 de 29 de septiembre de 2009 y 23090 de 20 de abril de 2012, expedidas por la Superintendencia 27 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado. 28 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 29 Cfr. Folios 9 a 12 30 Cfr. Folios 13 a 14 31 Cfr. Folios 15 a17 12 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo VOGUE para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales a) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993, el primero por aplicación indebida, y el segundo, por falta de aplicación, en ese sentido se analizará: i) Si los actos administrativos acusados desconocen que el registro previo de la marca VOGUE en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, no puede constituir un antecedente válido que impida el registro del signo nominativo VOGUE en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la sociedad demandante, comoquiera que obtuvo el registro de dicha marca en la Clase 16, clase que ampara productos que tienen una conexidad más estrecha con los productos de la Clase 25, que la que tienen éstos con los de la Clase 3ª. ii) En segundo lugar, si desconocen el carácter notorio que la parte demandada y la Oficina de Propiedad Industrial de Venezuela le han reconocido a la marca VOGUE en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.2.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, y, de oficio, el artículo 84 ibidem. Asimismo, se abstuvo de interpretar el literal a) del artículo 136 y el artículo 225 de la Decisión 486 de 2000, en consideración a que la norma que debe aplicarse es la Decisión 344 de 1993, teniendo en cuenta la fecha de la solicitud de la marca por la parte demandante, esto es, el 2 de octubre de 1997. 24.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado. Interpretación Prejudicial 159-IP-2014 de 4 de junio de 2015 25. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso32: 32 Cfr. Folios 133 a 150 13 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] PRONUNCIAMIENTO PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de una marca.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo VOGUE (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la autoridad para verificar las casuales de irregistrabilidad.
SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
TERCERO: El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debe ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
CUARTO: En cuanto a la vinculación de productos, es preciso que la Corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase del nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de éstos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. […]”. Principio Iura Novit Curia 26.
La Sala pone de presente que el aforismo latino Iura Novit Curia en virtud del cual el juez conoce el derecho, permite que la parte suministre los hechos para que el juez 14 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aplique el derecho, lo que implica una obligación al juez de aplicar la norma correspondiente en la sentencia que resuelva la controversia o situación jurídica concreta, aunque la parte no lo invoque correctamente, teniendo como límite el principio de la justicia rogada. 27.
En estos términos el principio iura novit curia garantiza, por un lado, la efectividad del derecho fundamental del acceso a la administración de justicia, en tanto permite que el juez resuelva de fondo un asunto según el ordenamiento que conoce, a pesar de que las partes hayan errado en formularlo, puesto que este aforismo no solo implica la presunción de que el operador jurídico lo conoce, sino que le impone a éste la obligación de investigar el derecho aplicable, y de aportarlo al proceso de oficio33; y, por el otro, la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal34, según lo dispone el artículo 22835 de la Constitución Política. 28.
La Corte Constitucional ha definido este principio como “[…] aquel por el cual, corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen […]”36. 29.
Asimismo, precisó que este principio “[…] no habilita a los jueces a efectuar interpretaciones más allá de lo probado por las partes, pues debe tenerse en cuenta que también deben respetar el principio de congruencia, es decir, no existe facultad alguna a la que pueda recurrir el juez para variar los términos y el objeto de un proceso constitucional […]”37 y que, en consecuencia, “[…] evita que el juez quede atrapado en los errores propuestos por las partes fundados en las normas desajustadas con la causa, pues al fallador le corresponde aplicar las normas jurídicas con prescindencia 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de febrero de 2016.
C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001031500020150296100 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 15 de agosto de 2019. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; núm. único de radicación 25000234100020190036401. 35 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública.
Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. 36 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión. Sentencia T-851/10 de 28 de octubre de 2010.
M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, expediente T-2.700.081. 37 Ibidem. 15 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los fundamentos que las partes enuncien, sin que pueda modificar el encuadre fáctico proveniente de la litis […]”38. 30.
A su turno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterada39 jurisprudencia ha considerado que “[…] la aplicación de este principio se debe a que el juzgador posee la facultad, e inclusive el deber, de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente […]”. 31.
La Sala considera que el principio iura novit curia implica no solamente que se debe conocer y aplicar la normativa interna del Estado, sino que incluye, también, aquellas disposiciones del derecho internacional aplicables a la respectiva materia. En este sentido, en el marco de los asuntos relativos a propiedad industrial, como el sub lite, el juez se encuentra en la obligación de conocer y aplicar las disposiciones normativas de la Comunidad Andina que sean pertinentes, incluso cuando han sido derogadas, pero que, en virtud de la aplicación de la norma en el tiempo, resulten aplicables para la resolución del caso.
En este sentido, no es necesaria la prueba del derecho comunitario que se deba aplicar. 32. En virtud de lo expuesto, la aplicación de este principio se encuentra limitado por los principios de congruencia y justicia rogada, así como lo solicitado por las partes, restringiendo al juez la interpretación de la demanda y la aplicación de normas que no fueron invocadas por las partes. 33.
En el caso sub examine, como se analizó previamente, la norma aplicable es la Decisión 344 de 1993 y no la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la solicitud de registro como marca del signo nominativo VOGUE se presentó antes de entrar en vigor esta última Decisión. La parte demandante invocó en su demanda como norma violada el literal a) del artículo 136 y el 225 de la Decisión 486 de 2000, que corresponde a una causal de irregistrabilidad, la cual estaba prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993, motivo por el cual la Sala estudiará el cumplimiento de dichos requisitos en los términos allí previstos; sin que esto implique un desconocimiento al principio de congruencia ni una vulneración de los derechos de 38 Ibidem. 39 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias de: 6 de marzo de 2019, caso Muelle Flores Vs Perú; 31 de agosto de 2017, caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia; 31 de enero de 2006, caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia; 7 de marzo de 2005, caso Masacre de Mapiripán Vs. Colombia; y 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. 16 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las partes, en la medida en que el debate en el proceso ha girado en relación con la irregistrabilidad de un signo como marca que sea idéntico o se asemeje a una marca previamente registrada, para productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda inducir en error a los consumidores.
Norma aplicable al caso concreto 34. La Sala advierte que la parte demandante radicó ante la parte demandada la solicitud de registro como marca del signo nominativo VOGUE el día 2 de octubre de1997; es decir, durante la vigencia de la Decisión 344 de 199340; y los actos administrativos acusados fueron expedidos durante la vigencia de la Decisión 486 de 200041. 35.
Asimismo, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida en el caso sub examine, estudió la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo y, al respecto, indicó que, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro marcario fue derogada y reemplazada por otra en el curso del trámite de la solicitud, la primera será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos previstos para el otorgamiento del registro. 36.
En este orden de ideas, en aplicación del principio iura novit curia y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 2000; la Sala precisa que, para resolver el sub lite, la norma aplicable es la Decisión 344 de 1993 y, en ese sentido, se procederá a verificar si el signo solicitado a registro está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en dicha Decisión. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad en la Decisión 344 37.
Visto el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos 40 “Régimen Común sobre propiedad Industrial”. 41 La parte demandada 17 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 38.
Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 39.
El signo nominativo solicitado y la marca nominativa previamente registrada son como se muestran a continuación: SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO MARCA NOMINATIVA 42 43 Solicitante: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC Titular: LABORATORIOS DE COSMÉTICOS S.A.S. Certificado núm. 59073 Clase 25: “VESTUARIO, CALZADO Y ACCESORIOS.” Clase 3: “PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA COLADA;
PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULAR, DESENGRASAR Y RASPAR; (PREPARACIONES ABRASIVAS) JABONES; PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO, DENTRIFICOS.” 42 Cfr. Folio 14 43 Ibidem 18 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40.
La Sala procederá a determinar si el signo nominativo VOGUE solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad invocada por la parte demandante, es decir, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. 41. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas.
Del cargo de violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 42. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, prevé unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 43.
Al respecto, esta Sección44, ha seguido los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del riesgo de confusión y asociación. 44. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo VOGUE solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 45.
Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 44 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 19 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. […] […] Las marcas debe ser examinadas de forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultaneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. […]”45. 46.
La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre los signos distintivos comparados puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] 24. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de la otra. 25. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; 26.
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia. 27. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. […]”46. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos 47.
Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista 45 Cfr. Folios 144 y 145 46 Cfr. Folios 142 y 143 20 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993.
Para esto, se realizará el cotejo entre el signo nominativo VOGUE que fue solicitado por la parte demandante y las marca nominativa VOGUE, previamente registrada, aplicando cada uno de los criterios considerados por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 48. La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, la marca nominativa VOGUE, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, posee identidad con el signo nominativo VOGUE solicitado por la parte demandante y, en ese sentido, el signo es idéntico a la marca previamente registrada, pues lo reproduce en su totalidad.
Asimismo, se tiene que la pronunciación las marcas cotejadas es idéntica, sin que sea posible diferenciarlas desde el plano fonético. 49. Finalmente, la Sala advierte que el aspecto ideológico o conceptual se presenta cuando los signos distintivos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. Al respecto, la Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado. 50.
De acuerdo con la Interpretación Prejudicial la similitud ideológica comprende: “[…] 24. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de la otra. 25.
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea […]”47. 51. Sobre lo anterior, tomando en conjunto los signos distintivos objeto de comparación VOGUE, se considera que son signos de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 52.
Atendiendo a lo expuesto, una vez realizada la comparación entre el signo solicitado y la marca registrada de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta 47 Ibidem. 21 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las semejanzas y no las diferencias, y observando los signos distintivos en su conjunto, la Sala considera que entre el signo nominativo VOGUE y la marca nominativa VOGUE existe identidad de la que se puede derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.
De esta forma, se cumple con el primer supuesto previsto del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993. 53. Corolario de lo expuesto, y una vez realizada la comparación del signo y de la marca, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo y la marca bajo examen presentan similitud ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor.
Segundo supuesto: conexidad de los productos y servicios que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 54. De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993, la Sala advierte que, para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre las marcas cotejadas, es necesario que los productos o servicios que distingan los signos distintivos sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 55.
Según lo considerado en la Interpretación Prejudicial, la ubicación de los productos o servicios en las diferentes clases del nomenclátor, no determinarán la similitud ni la disimilitud, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 56.
En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial se consideró que48: “[…] En este escenario es preciso que la Corte Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. […]” 48 Cfr. Folio 149 22 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 57.
La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201849, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.
La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 58.
En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos que pretenden identificar el signo solicitado y los amparados por la marca registrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva y, por ende, un riesgo de confusión o asociación. Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso50: “[…] “a) La inclusión de productos en una misma clase del nomenclátor […] b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general – radio, televisión y prensa -, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. […] d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradores, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 50 Cfr.147 a 148. 23 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente […] pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario de otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. […] 59. En el caso sub examine, el signo nominativo VOGUE fue solicitado por la parte demandante, para distinguir los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] VESTUARIO, CALZADO Y ACCESORIOS […]”. 60.
Por su parte, la marca nominativa previamente registrada y cuyo titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifica los siguientes productos de las Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, “[…] “PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULAR, DESENGRASAR Y RASPAR;
(PREPARACIONES ABRASIVAS) JABONES; PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO, DENTRIFICOS” […]”. 61. Al considerar las reglas citadas supra, la Sala considera que entre los productos de la Clase 25 y los de la Clase 3a de la Clasificación Internacional de Niza, se presenta una conexión competitiva, pues existe complementariedad entre los mismos.
Ello comoquiera que se evidencia una relación entre los mismos ya que los consumidores podrían requerir de perfumes y cosméticos al comprar o utilizar calzado, prendas de vestir y accesorios. Lo anterior comoquiera que, ambas categorías de productos se utilizan para la apariencia personal. 62. Al respecto, se precisa que, si bien es cierto que marca previamente registrada VOGUE ampara productos que no pretende identificar específicamente el signo solicitado, también lo es que, al ser signos similarmente confundibles, se genera un riesgo de asociación, tal y como se evidenció anteriormente.
Es decir que, el consumidor podría asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario. 63. Es decir que, la Sala considera que el registro como marca del signo nominativo VOGUE podría inducir a los consumidores a pensar que los productos identificados con dicho signo nominativo tienen un mismo origen empresarial que los de la marca 24 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada VOGUE, o que se trata de una innovación de los productos identificados con esta última, todo lo cual pone de presente el riesgo de asociación que representa el signo solicitado a registro.
Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que los mismos provienen del mismo empresario o pensar que estos comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios. 64. Así las cosas, se tiene que entre los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que representa la marca VOGUE cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y los productos de la Clase 25 que pretende reivindicar el signo nominativo solicitado, se evidencia conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 65.
La Sala advierte que, en oportunidad anterior, en un caso de similares supuestos fácticos, cuando se analizó el posible riesgo de confusión y/o de asociación entre la marca nominativa VOGUE, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y que identifica productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y el signo VOGUE, solicitado por León Kadoch Benhur, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala concluyó: “[…] Como primera medida, se observa que los productos que distinguen ambos signos pertenecen a clases diferentes; sin embargo, ello no demuestra que no sean semejantes, por lo que se impone analizar la naturaleza o uso de los mismos.
Al respecto, se tiene que la fabricación de un producto cosmético, como los elaborados por la licenciataria de la sociedad FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. (LABORATORIOS VOGUE S.A.), tiene como fin el cuidado y la higiene de las personas, mientras que las prendas de vestir también se refieren al mismo fin, lo que indudablemente hace que ambos productos guarden relación entre sí. En consecuencia, la coexistencia de ambas marcas en el mercado, podría inducir a error al consumidor, en la medida en que considerara que la marca “VOGUE” ha decidido incursionar en el ramo de los textiles, atribuyendo a sus productos un origen empresarial común con los del solicitante (riesgo de confusión indirecta).
Aunado a lo anterior, se observa también que dada la similitud de los productos, estos comparten los mismos canales de comercialización, como acertadamente lo concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio al señalar que: “La relación está dada por los canales de comercialización, siendo normal en el mercado encontrar almacenes especializados que ofrecen al público artículos para vestir y perfumería, sumado a lo anterior (…) es habitual que los empresarios se especialicen en fabricar y vender toda una línea de 25 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos para la belleza, aseo, cuidado personal y lo relacionado con el vestir, circunstancias que el consumidor busca y reconoce en el mercado considerando que la excelente calidad de artículos de vestir lleva al empresario a fabricar perfumes de excelente calidad.” Las mismas consideraciones aplican para estimar que los productos utilizarían similares medios de publicidad, lo que aumenta el riesgo de confusión. En este orden de ideas, puede concluirse que, además de la similitud ortográfica, fonética e ideológica observada entre los signos en disputa, existe conexión competitiva entre los productos que ambos distinguen; por lo tanto, si se permitiera su coexistencia en el mercado, podrían inducir a error al consumidor al considerar que los productos tienen el mismo origen empresarial. […]”51. 66.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, en el mercado coexisten ordinariamente productos cosméticos y de perfumería con calzado, accesorios y prendas para vestir, los cuales se comercializan a través de los mismos canales tales como boutiques. Asimismo, lo cierto es que ambos tipos de productos aparecen publicitados en medios similares como lo son las revistas especializadas en moda. 67.
De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 1993. De la notoriedad de la marca VOGUE de titularidad de la parte demandante para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza 68.
La parte demandante manifestó que la marca VOGUE, de la cual es titular para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, es reconocida en el correspondiente sector comercial como notoria. 69. Respecto de lo anterior, la Sala en sentencia de 22 de mayo de 201452, al referirse a las marcas notorias y su protección, consideró lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: 51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 2 de febrero de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2003-00342-01. 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. 26 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […].” (Resaltado fuera de texto). 70. En el caso concreto, vale la pena mencionar que la parte demandante no allegó documentos que demuestren la notoriedad de la marca “VOGUE” para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no le cabe la razón al demandante respecto de este cargo. 71.
Así mismo, es necesario recordar que, para probar la notoriedad de una marca, no basta con solo mencionar un acto administrativo o judicial que la haya reconocido, sino que existe obligación para quien la argumenta de acreditar todos los medios de prueba 27 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pertinentes para demostrar tal carácter en cada asunto particular, tal como lo consideró esta Sala en sentencia de 30 de abril de 202053: “[…] 3.11.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular […]”. Autonomía de las oficinas de propiedad industrial 72. Finalmente, la Sala se debe referir al argumento presentado por la parte demandante en el que señaló que la parte demandada debió conceder el registro como marca del signo nominativo VOGUE para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza toda vez que “[…] la notoriedad de la marca VOGUE de ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. ha sido reconocida también en Venezuela por la Oficina Nacional Competente Venezolana, esto es el SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, MINISTERIO DE FOMENTO, que se produjeron como resultado de solicitudes efectuadas por terceros para obtener el registro de la expresión “VOGUE” como marca. […]”54. 73.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que el sistema que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de registro de marcas en cada país miembro. Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones.
En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante. Conclusión 53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de abril de 2020, número único de radicación 2008-00017-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 54 Cfr. Ibidem 28 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 74.
La Sala55 considera que, en el caso sub examine, el signo nominativo VOGUE solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clases 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad o semejanza con la marca nominativa VOGUE, con certificado de registro núm. 59073, que identifica productos de la Clases 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 75.
En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 7752 de 11 de marzo de 2002, 49585 de 29 de septiembre de 2009 y 23090 de 20 de abril de 2012, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 55 Mediante auto de 31 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 29 Número único de radicación: 11001032400020120032000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.
CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co