CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Número único de radicación: 11001032400020160032700 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: IC Constructora S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: IC Constructores Civiles S.A.S. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por IC Constructora S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33528 de 30 de junio de 2015 y 94228 de 1 de diciembre de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. IC Constructora S.A.S., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio2. 2 Cfr. Folios 21 a 43. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33528 de 30 de junio de 2015, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, la Resolución núm. 94228 de 1 de diciembre de 2015 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es IC CONSTRUCTORES CIVILES S A S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] 4.1.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 33528 DE JUNIO 30 DEL 2.015 proferida por la DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 14.269419, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES para distinguir servicios comprendidos en la CLASE 37 de la clasificación internacional, solicitada por la sociedad IC CONSTRUCTORES CIVILES S.A.S. y se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad IC CONSTRUCTORA S.A.S. (en ese entonces S.A.) en contra de la misma con fundamento en sus signos distintivos registrados y vigentes en la República de Colombia de nombre IC para distinguir servicios comprendidos en las CLASES 35, 36, 37 Y 42 de la clasificación internacional de acuerdo con la siguiente relación: 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Cfr. Folios 23 y 24 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 4.2.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 94228 DE DICIEMBRE 1 DEL 2.015 proferida por el SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 14.269419 por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión adoptada mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 33528 DE JUNIO 30 DEL 2.015 en el sentido de confirmar la concesión del registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES para distinguir servicios de la CLASE 37 de la clasificación internacional, solicitada por la sociedad IC CONSTRUCTORES CIVILES S.A.S. y de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad IC CONSTRUCTORA S.A.S. 4.3.- Consecuentemente, y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la cancelación del certificado de registro definitivo asignado a la marca mixta IC CONSTRUCTORES para distinguir servicios de la CLASE 37 de la clasificación internacional, de la sociedad IC CONSTRUCTORES CIVILES S.A.S. identificado con el número 533.425 vigente hasta JUNIO 30 DEL 2.025. 4.4.- Que se ordene a la DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso. 4.5.- Que se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cumplir con lo consagrado en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 5 de diciembre de 2014, el registro como marca del signo mixto IC CONSTRUCTORES, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 29 de diciembre de 2014 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 715, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas IC registradas en clases 35, 36, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 33528 de 30 de junio de 2015, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 33528 de 30 de junio de 2015. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 94228 de 1 de diciembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33528 de 30 de junio de 2015.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 5.2. Los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución Política. Concepto de la violación 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así5: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Las marcas cotejadas son idénticas, pues la marca concedida reproduce totalmente el elemento nominativo de las previamente registradas, a saber, la expresión IC. 6.2. La coexistencia de las marcas IC y IC CONSTRUCTORES en el mercado genera un grave riesgo de confusión y asociación al consumidor, el cual es necesario evitar pues se violan los derechos del principal bien jurídico tutelado, que es precisamente el consumidor. 6.3.

Desde el punto de vista fonético, las marcas presentan un alto riesgo de confusión, pues los sonidos que emiten son en exceso similares, lo cual es consecuencia de la conformación ortográfica que tienen cada uno de ellos. 6.4. En el presente caso se dan todos los supuestos para que opere el riesgo de confusión y/o asociación, pues por la identidad de las marcas confrontadas, el consumidor del común va a confundir un servicio con el otro (confusión directa) e igualmente va a pensar que dicho servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 6.5.

La palabra CONSTRUCTORES no le aporta distintividad a la marca cuya nulidad se solicita, pues existe sin número de marcas registradas en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, que se encuentran acompañadas por la mencionada palabra. 6.6. Las marcas confrontadas no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el signo solicitado se va a generar riesgo de asociación o confusión con las marcas previamente registradas, va a haber perjuicio para los consumidores y se va a afectar el derecho de exclusiva de terceros. 5 Cfr. Folios 30 a 40. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 6.7.

Con lo anterior, se configura el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad invocada y, por lo tanto, se debe anular el registro marcario, pues las marcas son idénticas desde el punto de vista visual y fonético, además que amparan servicios idénticos, razón por la cual no podrán coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión en el consumidor.

Violación por indebida interpretación y falta de aplicación de los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución Política. 6.8. Es mandato constitucional para el Estado, la protección de los derechos de propiedad industrial de los nacionales colombianos en virtud de lo establecido en los tratados internacionales en la materia, de los cuales hace parte nuestro país. 6.9.

La parte demandada desconoció lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Política al haber otorgado un registro de marca sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para el registro de propiedad industrial, con la consiguiente vulneración a sus derechos, sino que además se viola lo relacionado con la seguridad jurídica que debe imperar.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de 2000 7.1. Las marcas cotejadas son diferentes, no solo por la presencia de tipográfica específica, sino que los colores que componen la marca concedida y la disposición de los elementos que la componen. 7.2.

Desde el aspecto ortográfico, las marcas se diferencian en la longitud de las expresiones y la inclusión de la expresión CONSTRUCTORES, lo cual le otorga distintividad a la marca concedida. 6 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 82. 7 Cfr. Folios 64 a 81. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 7.3.

En lo relativo al aspecto conceptual, las marcas son diferentes, debido a que la marca posteriormente registrada, al contener la expresión CONSTRUCTORES, evoca la idea de construcción, mientras las marcas previamente registradas IC no tienen significado conocido. 7.4. Ante la ausencia de similitudes, se hace irrelevante un análisis de los servicios identificados por cada marca, en la medida que la marca concedida tiene la distintividad suficiente para identificar los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza y ser relacionada por el usuario con un origen empresarial plenamente identificado, el cual es diferente al del demandante. 7.5.

Al no existir similitudes de generar riesgo de confusión para el consumidor, la aplicación realizada del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, fue correcta. Respecto de la violación por indebida interpretación y falta de aplicación de los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución Política. 7.6. Con la expedición de los actos acusados no se violó los artículos 2, 4 y 209 de la Constitución Política, en la medida que la concesión de la marca se fundamentó en la presencia de la distintividad en el conjunto marcario, de acuerdo con la normativa andina, tal y como se probó en la etapa administrativa. 7.7.

La parte demandada no puede negar el registro de una marca que cumple la totalidad de los requisitos exigidos por la Decisión 486 de 2000, simplemente por el capricho del titular de otra marca dentro del mercado, por lo cual la supuesta violación del artículo 61 de la Constitución Política es inexistente. Ello, ya que el registro de la marca se efectuó en forma adecuada y sin vulnerar la obligación estatal de proteger la propiedad industrial.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal8. 8 Cfr. Folio 86 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de mayo de 20189, remitió la documentación correspondiente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del trámite de interpretación prejudicial, con fundamento en las normas comunitarias andinas aplicables; y este profirió la interpretación prejudicial 565-IP- 2018 de 22 de febrero de 202010, en la que indicó: “[…]1.

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, por ser pertinente. 2. De oficio se interpretará el Literal g) del Artículo 135, y el Artículo 151 de la Decisión 486, a fin de analizar las palabras de uso común en la conformación de marcas y la conexidad entre los servicios que distinguen los signos en conflicto. […]”. 10.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Audiencia Inicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de agosto de 201911: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 14 de agosto de 201912, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y prescindió de la audiencia de pruebas.

Reanudación del proceso, y alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de13 de enero de 202513: i) decretó la reanudación del proceso; ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia 9 Cfr. Folios 105 a 106 10 Cfr. 152 a 166 11 Cfr. Folios 136 a 149 12 Cfr. Folios 81 a 88 13 Cfr. Índice 46 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 13.

La parte demandante14 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 14. La parte demandada15 presentó los alegatos de manera extemporánea. 15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso16 guardó silencio en esta oportunidad procesal. Intervención del Ministerio Público 16. El Ministerio Público17, guardó silencio en esta oportunidad procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 565-IP-2018 de 28 de febrero de 2020; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Vistos el artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 14 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice 51 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice 556 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Ibidem 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 20. Los actos acusados son los siguientes: 20.1. La Resolución núm. 33528 de 30 de junio de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.2.

La Resolución núm. 94228 de 1 de diciembre de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió un recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33528 de 30 de junio de 2015. El problema jurídico 21. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 21.1.

Si las Resoluciones núms. 33528 de 30 de junio de 2015 y 94228 de 1 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES a IC Constructores Civiles S.A.S, tercero con interés directo en el resultado del proceso, identificada con certificado de registro marcario núm. 533.425, para identificar “servicios prestados en la construcción o la fabricación de edificios permanentes; construcción; reparación; servicios de instalación; servicios de edificación, construcción y demolición; servicios de elevación mecánica para la industria de la construcción; servicios de asesoramiento, información y consultoría relacionados con la construcción; dirección de obras y proyectos de construcción; impermeabilización de construcciones; servicios de ingeniería de la construcción y preparación de proyectos relacionados con la ingeniería de la construcción, instalación de accesorios y aislamientos para construcciones; instalación de elementos de construcción preformados; alquiler de equipamientos y maquinarias 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 para la construcción. Servicios de dirección e inspección, construcción de obras civiles y arquitectónicas, supervisión, dirección y desarrollo de proyectos civiles de edificación e infraestructura, servicios de mantenimiento y remodelación de obras rurales y urbanas, servicios de construcción e instalación de redes eléctricas y sanitarias en obras civiles.

Construcción de casas modulares prefabricadas, oficinas, aulas, campamentos y galpones", servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 21.2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixtas IC, con registros marcarios núms. 464.317, 477.677, 470.825 у 477.730, que identifican respectivamente servicios de las clases 35, 37, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; y. 21.3.

En segundo lugar, si la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, desconoció los derechos de propiedad industrial de la parte demandante. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados. 23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 565-IP-2018 de 22 de febrero de 202019, interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó el literal g) del artículo 135 y el artículo 151 ibidem.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización 19 Cfr. 152 a 166 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena20, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200021 de la Comisión de la Comunidad Andina22.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24. 20 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 21 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 22 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 565-IP-2018 de 28 de febrero de 2020 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso25: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro IC CONSTRUCTORES (mixto) y la marca registrada IC (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparación entre signos mixtos 2.1 Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro IC CONSTRUCTORES (mixto) y la marca registrada IC (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos, teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento o denominativo y uno gráfico. […] 2.5.

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 3. Palabras de uso Común en la conformación de marcas 25 Cfr. Folios 152 a 166. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 3.1. En el presente caso, el demandante argumenta que la palabra “CONSTRUCCIONES" que forma parte del signo solicitado a registro, constituye una palabra de uso común para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, es pertinente analizar el tema propuesto, así como la marca débil. […] 3.11 El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.12.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 34.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 35. La marca concedida y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: MARCA MIXTA CONCEDIDA26 IC CONSTRUCTORES Titular: IC CONSTRUCTORES CIVILES S A S Certificado núm. 533425 Clase 37: “servicios prestados en la construcción o la fabricación de edificios permanentes. construcción; reparación; servicios de instalación. servicios de edificación, construcción y demolición; servicios de elevación mecánica para la industria de la construcción; servicios de asesoramiento, información y consultoría relacionados con la construcción; dirección de obras y proyectos de construcción; impermeabilización de construcciones; servicios de ingeniería de la construcción y preparación de proyectos relacionados con la ingeniería de la construcción; instalación de accesorios y aislamientos para construcciones; instalación de elementos de construcción preformados; alquiler de equipamientos y maquinarias para la construcción. servicios de dirección e inspección, construcción de obras civiles y arquitectónicas, supervisión, dirección y desarrollo de proyectos civiles de edificación e infraestructura, servicios de mantenimiento y remodelación de obras rurales y urbanas, servicios de construcción e instalación de redes eléctricas y sanitarias en obras civiles. construcción de casas modulares prefabricadas, oficinas, aulas, campamentos y galpones.”. 26 Cfr. Folio 15. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 MARCAS OPOSITORAS (MIXTAS) 27 IC Titular: IC CONSTRUCTORA S.A.S Certificado núm. 470825 Clase 37: “la adecuación de terrenos urbanizados o por urbanizar o parcelar para la construcción de viviendas, edificación de las mismas, así como la contratación y construcción de toda clase de obras civiles y la prestación de servicios de interventoría, alquiler de maquinaria y suministro de materiales para la construcción.” IC Titular: IC CONSTRUCTORA S.A.S Certificado núm. 464317 Clase 35: “inversión en terrenos urbanizados o por urbanizar o parcelar, compraventa de toda clase de bienes raíces, enajenación de inmuebles dentro de planes o programas de urbanización o construcción.” IC Titular: IC CONSTRUCTORA S.A.S Certificado núm. 477730 Clase 42: “servicios de ingenieros que se encargan de hacer evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes, interventoría, elaboración de productos y servicios inherentes 27 Cfr. Folio 15. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 a la industria de la construcción, así como servicios relacionados con la explotación de canteras y otros minerales” Titular: IC CONSTRUCTORA S.A.S Certificado núm. 477677 Clase 36: “la asesoría de mercadeo, finanzas, estadísticas, sistemas, computadores, administración, seguros. 36.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 37.

De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 38.

Esta Sección28, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere 28 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”29. 39.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”30. 40.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”31. 41. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta IC CONSTRUCTORES concedida para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 42.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso: “[…] al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debería observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 31 Ibidem. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento y estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos y servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. […]”.

(Destacado fuera del texto). 43. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. a) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”32.

(Destacado fuera del texto). 44. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre unas marcas mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 45.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta concedida y las marcas mixtas previamente registradas, en su conjunto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 46. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las 32 Cfr. Folio 109. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 4. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”33.

(Destacado fuera del texto). 47. Adicionalmente, la Sala advierte que la parte demandante argumentó que la expresión CONSTRUCTORES es una palabra de uso común que no pertenece a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 48.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen34. 49. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201435, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 50.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202136, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 51.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 35 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”37. 52. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”38.

(Destacado fuera del texto) 53. Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección39, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 54.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 55. Respecto de las marcas enfrentadas, se encuentra que la expresión CONSTRUCTORES es de uso común para los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, lo anterior, por cuanto es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar servicios de la clase mencionada. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 565-IP-2018, pág. 11. 38 Ibidem. 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 56.

Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada40. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE CASS CONSTRUCTORES CASS CONSTRUCTORES & CIA S.C.A. 365706 37 INGAR CONSTRUCTORES INGAR CONSTRUCTORES 366797 37 INTEGRAR CONSTRUCTORES INTEGRAR CONSTRUCTORES S.A 367218 37 D&D CONSTRUCTORES D&D CONSTRUCTORES LTDA. 404944 37 BLP CONSTRUCTORES BLP CONSTRUCTORES S.A. 440784 37 BLP CONSTRUCTORES BLP CONSTRUCTORES S.A. 465912 37 S&JKAVAMA CONSTRUCTORES S.A. S&JKAVAMA CONSTRUCTORES S.A. 502611 37 57.

En ese sentido, la Sala advierte que la palabra CONSTRUCTORES es de uso común en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, se excluirá del cotejo marcario. Ello comoquiera que su exclusión no reduce el signo de tal forma que haga imposible el cotejo ni lo fracciona. 58. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre las marcas IC, previamente registradas, y la marca IC, concedida mediante los actos acusados.

Comparación Ortográfica 59. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y las marcas previamente registradas, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 40www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 10 de marzo de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 60.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA I C 1 2 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS I C 1 2 61. Sobre este asunto, la Sala advierte que la marca concedida reproduce en su totalidad la expresión IC contenida en las marcas previamente registradas. Asimismo, la Sala considera que la marca concedida no cuenta con otras expresiones adicionales en la composición de su conjunto, ni denominativas ni gráficas, que permitan diferenciarlo de las marcas previamente registradas.

Comparación Fonética 62. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: IC-IC-IC- IC-IC-IC- IC-IC- IC-IC-IC- IC-IC-IC- IC-IC- IC-IC-IC- IC-IC-IC- IC-IC- 63.

La Sala advierte que la pronunciación de las marcas cotejadas resulta idéntica, pues coinciden en la expresión IC, la cual es reproducida totalmente, sin que la marca concedida cuente con elementos adicionales que hagan diferente su pronunciación. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 Comparación Ideológica 64.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”41, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 65.

Sobre lo anterior, la Sala advierte que, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación IC -IC, dicha expresión contiene las siglas de un acrónimo, a saber, inversión y construcción, no obstante, la expresión, en su conjunto, y no sus siglas individualmente consideradas, es de fantasía, porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en ese sentido, no procede su análisis desde este punto de vista. 66.

En suma, la Sala considera que, al existir identidad fonética y ortográfica, comoquiera que la marca concedida reproduce en su totalidad las marcas previamente registradas, sin que se incluyan en su conjunto elementos adicionales que lo doten con suficiente distintividad, se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos 67. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 68.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 69.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201842, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 70.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.

Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 4.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva. […]” 71.

En el caso sub examine, la marca mixta IC CONSTRUCTORES registrada por el del tercero con interés directo en el resultado del proceso distingue los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] “servicios prestados en la construcción o la fabricación de edificios permanentes. construcción; reparación; servicios de instalación. servicios de edificación, construcción y demolición; servicios de elevación mecánica para la industria de la construcción; servicios de asesoramiento, información y consultoría relacionados con la construcción; dirección de obras y proyectos de construcción; impermeabilización de construcciones; servicios de ingeniería de la construcción y preparación de proyectos relacionados con la ingeniería de la construcción; instalación de accesorios y aislamientos para construcciones; instalación de elementos de construcción preformados; alquiler de equipamientos y maquinarias para la construcción. servicios de dirección e inspección, construcción de obras civiles y arquitectónicas, supervisión, dirección y desarrollo de proyectos civiles de edificación e infraestructura, servicios de mantenimiento y remodelación de obras rurales y urbanas, servicios de construcción e instalación de redes eléctricas y sanitarias en obras civiles. construcción de casas modulares prefabricadas, oficinas, aulas, campamentos y galpones.

“servicios prestados 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 en la construcción o la fabricación de edificios permanentes. construcción; reparación; servicios de instalación. servicios de edificación, construcción y demolición; servicios de elevación mecánica para la industria de la construcción; servicios de asesoramiento, información y consultoría relacionados con la construcción; dirección de obras y proyectos de construcción; impermeabilización de construcciones; servicios de ingeniería de la construcción y preparación de proyectos relacionados con la ingeniería de la construcción; instalación de accesorios y aislamientos para construcciones; instalación de elementos de construcción preformados; alquiler de equipamientos y maquinarias para la construcción. servicios de dirección e inspección, construcción de obras civiles y arquitectónicas, supervisión, dirección y desarrollo de proyectos civiles de edificación e infraestructura, servicios de mantenimiento y remodelación de obras rurales y urbanas, servicios de construcción e instalación de redes eléctricas y sanitarias en obras civiles. construcción de casas modulares prefabricadas, oficinas, aulas, campamentos y galpones.” […].” (resaltado fuera de texto). 72.

Por su parte, las marcas mixtas IC previamente registradas por la parte demandante, identifican los siguientes servicios: “[…] Clase 37: “la adecuación de terrenos urbanizados o por urbanizar o parcelar para la construcción de viviendas, edificación de las mismas, así como la contratación y construcción de toda clase de obras civiles y la prestación de servicios de interventoría, alquiler de maquinaria y suministro de materiales para la construcción.” […]”;

“[…] Clase 35: “inversión en terrenos urbanizados o por urbanizar o parcelar, compraventa de toda clase de bienes raíces, enajenación de inmuebles dentro de planes o programas de urbanización o construcción.” […]”; “[…] Clase 42: “servicios de ingenieros que se encargan de hacer evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes, interventoría, elaboración de productos y servicios inherentes a la industria de la construcción, así como servicios relacionados con la explotación de canteras y otros minerales” […]”; y “[…] Clase 36: “la asesoría de mercadeo, finanzas, estadísticas, sistemas, computadores, administración, seguros.

“[…]. (resaltado fuera de texto). 73. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la marca concedida identifica servicios que pertenecen a la misma Clase de una de las marcas previamente registradas, a saber, la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la cual existe una conexión competitiva entre los servicios de las marcas cotejadas.

Lo anterior comoquiera que: i) amparan servicios de la misma Clase del nomenclátor; ii) hay identidad respecto de los servicios de construcción; y iii) la construcción, mantenimiento, instalación, reparación, interventoría y alquiler de maquinaria y suministro de materiales de construcción son complementarios. 74. Asimismo, la Sala estima que entre los servicios de la Clase 37 ibidem que 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 ampara la marca concedida, y los de las clases 35, 36 y 42 ibidem que identifican las marcas previamente registradas se presenta una complementariedad y, en ese sentido, una conexión competitiva.

Ello, comoquiera que el uso de un servicio puede implicar necesariamente el uso del otro. Así, los negocios de construcción están directamente asociados con la inversión en terrenos urbanizados o por urbanizar o servicios de ingenieros que se encargan de hacer evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes, interventoría, elaboración de productos y servicios inherentes a la industria de la construcción. También, para los servicios de construcción de obras civiles y arquitectónicas, supervisión, dirección y desarrollo de proyectos civiles de edificación e infraestructura, se requiere la contratación y expedición de pólizas de seguros, por ejemplo, para asegurar el cumplimiento de su ejecución. 75.

De otro lado, entre los servicios de la Clase 37 ibidem protegidos por la marca concedida y los de las clases 35, 36 y 42 ibidem amparados por las marcas previamente registradas, puede identificarse una relación de sustituibilidad. Esto, en la medida en que ciertos servicios de construcción, instalación y mantenimiento pueden ser contratados de manera intercambiable con los de consultoría, evaluación e interventoría, dependiendo de las necesidades del consumidor. 76.

Adicionalmente, los servicios comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad; están dirigidos al sector de la construcción; y pertenecen al mismo género de negocios mercantiles o comerciales. 77. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los servicios pueda asumir que estos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios. 78.

En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca posteriormente registrada, y al existir con las marcas previamente registradas identidad, así como conexidad competitiva de los servicios que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 79.

Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos acusados por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la cancelación de la marca concedida, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos, esto es la violación de los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución Política.

Conclusión 80. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta IC CONSTRUCTORES concedida a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad con las marcas mixtas IC que identifican servicios de las clases 35, 36, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 81.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados. Condena en costas 82. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

33 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 33528 de 30 de junio de 2015 y 94228 de 1 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, que se cancele el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES con certificado núm. 533425 para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta 34 Núm. único de radicación: 11001032400020160032700 GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.