CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00067-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “ADS AGUAS DE SUCRE” Y LAS MARCAS MIXTAS “ADS”, PREVIAMENTE SOLICITADAS A FAVOR DE LA ACTORA, EXISTE SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE IDENTIFICAN EN LAS CLASES 37 Y 40 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 32090 de 26 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de mayo de 2021, "Por la cual se concede un registro", expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 27 de noviembre de 2020, la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “ADS AGUAS DE SUCRE”, para identificar servicios comprendidos en las clases 37 y 404 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna contra el registro solicitado. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 32090 de 26 de mayo de 2021, el director de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca mixta "ADS AGUAS DE SUCRE”, para distinguir servicios en las clases 37 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios respectivamente en las clases 37 y 40: “[…] Prestación de servicios de limpieza; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de energía solar […]” y “[…] Tratamiento de agua potable, agua para servicios y aguas residuales […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó los artículos 136, literal a), y 172 de la Decisión 486, por cuanto concedió el registro de la marca mixta “ADS AGUAS DE SUCRE”, no obstante que son similarmente confundibles con sus marcas mixtas “ADS”, las cuales amparan servicios en las mismas clases y que fueron solicitadas con anterioridad en Estados Unidos de América, esto es, el 22 de septiembre de 2020, y deprecadas en Colombia con derecho prioritario el 18 de marzo de 2021.
Adujo que la SIC en razón a la invocación del derecho prioritario previsto en el artículo 9º de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 4º del Convenio de Paris, tuvo como fecha de presentación las solicitudes de registro como marcas de tales signos el 22 de septiembre de 2020. Señaló que entre las marcas enfrentadas existe identidad, ya que se reproduce la expresión “ADS”; y que entre los servicios que distinguen se presenta conexidad competitiva, razón por la cual existe un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que la marca mixta “ADS AGUAS DE SUCRE” reproduce totalmente la expresión “ADS”; y que ninguna de las expresiones en conflicto tiene elementos gráficos que las acompañen pues, solamente, cuentan con un tipo de letra especial que se limita a decorar su parte nominativa, lo cual sumado a los tonos de colores que las componen no le ofrecen al consumidor una imagen mental diferente a la que muestran las palabras.
Aseguró que la frase “AGUAS DE SUCRE” no le brinda la suficiente distintividad a la marca cuestionada, toda vez que tiene un tamaño significativamente inferior al resto de su etiqueta, lo que supone que su titular no le quiso dar suficiente importancia, lo cual no ocurre con la expresión “ADS”, que es particularmente extensa y de mayor tamaño en su parte gráfica.
Adujo que tanto la marca objeto de controversia como las de su propiedad amparan servicios de reparación e instalación de maquinaria compleja y destinada a la prestación de servicios públicos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, así como de tratamientos de residuos humanos y materiales contaminantes en la Clase 40, lo que evidencia que cumplen el mismo propósito y satisfacen una idéntica necesidad. 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que al pronunciar las marcas en conflicto se puede evidenciar que estas no guardan similitud en su parte fonética, pues solo comparten el vocablo inicial y algunas consonantes, por lo que el consumidor podrá notar a simple vista su diferencia. Indicó que teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre las marcas enfrentadas capaz de generar riesgo de confusión y/o asociación en el mercado, no se hace necesario pronunciarse respecto de la relación entre los servicios que estas identifican.
Aseguró que la reivindicación de prioridad no produce ningún otro efecto que otorgarle a la marca o patente presentada en una fecha anterior correspondiente a la “fecha de prioridad”. En todo caso habrá que hacer el examen de registrabilidad teniendo en cuenta las normas contenidas en la Decisión 486. 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.
La EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda. Manifestó que promueve la satisfacción de necesidades básicas de bienestar y salubridad pública, por lo que su actividad no es comercial. Señaló que no existe conexidad alguna entre los servicios que identifican las marcas de la actora y la de su propiedad, pues no confluyen en un mismo lugar, teniendo en cuenta que ella solo los ofrece en el Departamento de Sucre y, en éste, el de prestación del servicio público domiciliario de agua y alcantarillado.
Indicó que ha hecho presencia en el Departamento de Sucre por más de 10 años, logrando así el reconocimiento del signo “ADS”, como su plena identificación y distinción en el ámbito territorial. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 9 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas8 y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, su reforma y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 32090 de 2021, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “ADS AGUAS DE SUCRE”, para distinguir servicios comprendidos en las clases 37 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en los artículos 136, literal a), y 172 de la Decisión 486; y 4º del Convenio de Paris. 6 CPACA. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Cabe señalar que mediante auto de 11 de marzo de 2022, el Despacho se abstuvo de decidir en esta etapa procesal sobre la excepción denominada “Caducidad de la acción de nulidad relativa”, formulada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, debido a que no se encontraba enlistada en el artículo 100 del CGP, por lo que la misma será resuelta en la sentencia que ponga fin al proceso. 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.
El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda, su reforma y las contestaciones de ésta. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que las marcas enfrentadas son esencialmente idénticas, ya que utilizan la misma partícula “ADS” con una tipografía particular, pero sin elementos figurativos adicionales que permitan asociarlas a conceptos diferentes. 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que es evidente la similitud de las marcas enfrentadas en los aspectos visual, ortográfico y fonético, al punto de que su presencia conjunta en el mercado implica un alto riesgo de confusión en el público consumidor.
Manifestó que los servicios que amparan las marcas enfrentadas satisfacen iguales necesidades y son intercambiables entre sí; además son complementarios por cuanto cubren diferentes puntos de la cadena de tratamiento de residuos. Señaló que en el trámite administrativo de la concesión de sus marcas ante la SIC, cumplió con el plazo de seis meses para invocar su derecho de prioridad, por cuanto, el 22 de septiembre de 2020, presentó las respectivas solicitudes en Estados Unidos de América bajo los núms. 90/199,267 y 90/199,232; y el 18 de marzo de 2021 las radicó en Colombia, indicando las fechas y números de solicitud cuya prioridad invocó. IV.2.
La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que las marcas enfrentadas no son similarmente confundibles, por lo que no se hace 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co necesario realizar pronunciamiento alguno sobre la conexidad de los servicios que estas identifican.
IV.3. La EMPRESA AGUAS DEL SUR S.A. ESP., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Indicó que presta un servicio público domiciliario en el Departamento de Sucre, por lo que no habría riesgo alguno de que el público asociara la marca cuestionada con las previamente solicitadas en el territorio nacional.
IV.4. el Agente del Ministerio Público, en esta etapa procesal, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 9: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la 9 Proceso 412-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020220006700 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022 y 90-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023 y 5247 de 13 de julio de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, la Resolución núm. 32090 de 26 de mayo de 2021, concedió el registro de la marca mixta “ADS AGUAS DE SUCRE” a la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., para amparar los siguientes servicios de las clases 37 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente: “[…] Prestación de servicios de limpieza; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de energía solar […] y […] Tratamiento de agua potable, agua para servicios y aguas residuales […]”. 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, la SIC concedió el registro de la marca “ADS AGUAS DE SUCRE”, a pesar de que es similarmente confundible con sus marcas mixtas “ADS”.
Señaló que entre las marcas enfrentadas existe identidad, ya que se reproduce la expresión “ADS”; y que entre los servicios que distinguen se presenta conexidad competitiva, razón por la cual existe un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. Por su parte, la SIC señaló que al pronunciar las marcas en conflicto se puede evidenciar que estas no guardan similitud en su parte fonética, pues solo comparten el vocablo inicial y algunas consonantes, por lo que el consumidor podrá notar a simple vista su diferencia. Sea lo primero advertir que las marcas previamente solicitadas “ADS”, fueron presentadas ante la entidad demandada invocando el derecho de prioridad previsto en los artículos 9º y 10° de la Decisión 486, los cuales prevén lo siguiente: “[…] Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia.
El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo.
En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.
Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.
Artículo 10.- A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.
La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y, b) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.
Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida. Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo. […]” De lo anterior se advierte que para invocar la prioridad en la solicitud de registro de una marca, ésta debe estar válidamente presentada en otro país miembro o ante una autoridad internacional en la cual el país miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que contempla la Decisión 486.
En el caso particular, se advierte que las solicitudes en Colombia se radicaron invocando la prioridad de las marcas “ADS” inicialmente presentadas en Estados Unidos el 22 de septiembre de 2020 y a las cuales les asignaron los números de prioridad 90199267 y 90199232. En ese orden, la Sala observa que tanto Colombia como Estados Unidos son países contratantes del Convenio de Paris de 1979, el cual 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establece la figura del derecho de prioridad, que resulta análogo al previsto en la Decisión 486.
En efecto, el artículo 4º de dicho Convenio, dispone lo siguiente: “[…] Artículo 4 [A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. - G. Patentes: división de la solicitud] A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.
B. – En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal.
Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión. C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio. 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo. 3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga. 4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad.
La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad. […]”. Así las cosas, ambas normativas prevén la figura del derecho de prioridad, en el entendido de que si existe una primera solicitud de una marca válidamente presentada ante otra autoridad internacional ésta le conferirá a su titular el derecho a solicitar esa marca en otro país, teniendo como fecha de presentación la de la solicitud inicial, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los seis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca; 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número; y c) Deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.
De lo anterior y una vez verificado el Sistema para la Propiedad Industrial de la SIC10, se advierte que: i) Las marcas “ADS” fueron solicitadas en Colombia el 18 de marzo de 2021, por lo que no transcurrieron más de seis meses desde la fecha de presentación de los signos “ADS” en Estados Unidos, esto es, 22 de septiembre de 2020; ii) Al momento de radicar la solicitud, la actora junto con la presentación de las solicitudes de registro de las marcas “ADS”, invocó 10 Cabe señalar que mediante auto de 19 de junio de 2022, el Despacho Sustanciador determinó que se accedería directamente a consultar los documentos obrantes en los expedientes núms.
SD2021/0027781 y SD2021/0027787 correspondientes a las solicitudes de registro de las marcas previamente solicitadas “ADS” en el aplicativo SIPI, en virtud el memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y su número, como se advierte de los informes de radicación de solicitud de signos distintivos obrantes en SIPI: iii) Junto con dichas solicitudes, allegaron los documentos de prioridad expedidos por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) núms. 90199267 y 90199232, junto con su traducción oficial al español, en las que constan las fechas de presentación de las marcas “ADS” en ese país, esto es, el 22 de septiembre de 2020.
Así las cosas, para la Sala se encuentra acreditado el cumplimiento de la invocación de prioridad en las marcas “ADS”, solicitadas por la actora, razón por la cual se les tendrá como fecha prioritaria de solicitud el 22 de septiembre de 2020. 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, el Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 412-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202211 y 90-IP- 202212, en las que se interpretaron los artículos 136, literal a), y 172, de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de las normas aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [ ] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5247 de 13 de julio de 2023. 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios13, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de 13 145-IP-2022 y 90-IP-2022. 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA14 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE SOLICITADAS15 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “ADS AGUAS DE SUCRE”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas mixtas, “ADS”, previamente solicitadas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 14 Índice 10 del expediente digital. 15 Índice 10 del expediente digital. 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.
Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios16 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 16 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los servicios que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas previamente solicitadas y la marca cuestionada, “ADS AGUAS DE SUCRE” y “ADS”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo distintivo cuestionado, “ADS AGUAS DE SUCRE”, y las marcas previamente solicitadas “ADS”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “ADS”, contenida en las marcas anteriormente solicitadas, en la cual 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la frase “AGUAS DE SUCRE” en la marca cuestionada, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarla de las marcas, “ADS”.
Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por cuatro palabras “ADS AGUAS DE SUCRE”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que el mismo lleva la carga distintiva en la denominación que reproduce por completo de las marcas previamente solicitadas, esto es, en “ADS”, lo que conlleva que la marca solicitada “ADS AGUAS DE SUCRE” no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente solicitadas.
Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “ADS” de la marca cuestionada, “ADS AGUAS DE SUCRE”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. En relación con la similitud fonética, es preciso indicar que entre la marca solicitada “ADS AGUAS DE SUCRE” y las marcas previamente 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitadas “ADS”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la expresión inicial “ADS”.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: ADS - ADS AGUAS DE SUCRE - ADS – ADS AGUAS DE SUCRE - ADS - ADS AGUAS DE SUCRE ADS - ADS AGUAS DE SUCRE - ADS – ADS AGUAS DE SUCRE - ADS - ADS AGUAS DE SUCRE ADS - ADS AGUAS DE SUCRE - ADS – ADS AGUAS DE SUCRE - ADS - ADS AGUAS DE SUCRE ADS - ADS AGUAS DE SUCRE - ADS – ADS AGUAS DE SUCRE - ADS - ADS AGUAS DE SUCRE Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en la marca cuestionada y en las marcas previamente solicitadas predomina el sonido de la palabra “ADS”.
Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que no es dable comparar las marcas enfrentadas, “ADS” y “ADS AGUAS DEL SUR”, desde este aspecto, en la medida en que corresponden a acrónimos. En efecto, la marca cuestionada “ADS” corresponde al nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, AGUAS DEL SUR S.A. E.S.P., y las marcas previamente solicitadas también contienen la sigla “ADS” que hace alusión al nombre de la actora ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC, motivo por el cual así leídos carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios17.
Cabe señalar que la Sala, en anterior oportunidad, respecto de la confundibilidad entre marcas constituidas por siglas idénticas, señaló lo siguiente18: “[…] Ahora, en cuanto al cotejo de los signos “AMV” y “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”, respecto a la similitud ortográfica, la Sala también advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce totalmente la expresión “AMV”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda su fuerza distintiva.
Adicionalmente, la Sala observa que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”. En relación con la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “AMV” y la marca previamente registrada “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la expresión inicial “AMV”. […] 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00391-00. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00088-00, que ahora se prohíja. 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en el signo solicitado y en la marca previamente registrada predomina el sonido de la palabra “AMV”.
Y en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que no es dable comparar los signos enfrentados, “AMV”, “AMV” y “AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA”, desde este aspecto, en la medida en que corresponden a acrónimos. En efecto, el signo solicitado “AMV” corresponde al nombre de la sociedad actora, esto es, Asociados Marín Valencia, mientras que las marcas previamente registradas también contienen la sigla “AMV” que hace alusión a la corporación AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA, motivo por el cual así leídos carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios […]”.
Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético entre las marcas enfrentadas, la Sala estima que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.
Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201819 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400. 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los servicios amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva; y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la marca cuestionada “ADS AGUAS DE SUCRE” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de las Clase 37 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 37: “[…] Prestación de servicios de limpieza; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de energía solar […]”..- Clase 40: “[…] Tratamiento de agua potable, agua para servicios y aguas residuales […]”. 31 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, las marcas de la actora “ADS”, amparan los servicios de las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 37: “[…] Instalación y reparación de tuberías, máquinas y otros aparatos relacionados con el drenaje de agua, la gestión de aguas pluviales, la gestión de aguas residuales y el riego; servicios de recogida de reciclaje […]”..- Clase 37: “[…] Reciclaje de desperdicios y basura; servicios de reciclaje de plástico […]”..- Clase 40: “[…] Tratamiento de materiales; reciclaje de desperdicios y basura; servicios de reciclaje de plástico […]”.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica la marca cuestionada en las clases 37 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos servicios que distinguen las marcas opositoras en las mismas clases, además que comparten las mismas clases del nomenclátor, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al sector de la limpieza, reparación e instalación de tuberías y el mantenimiento y conducción del agua potable, de 32 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios, lluvias y residuales; dichos servicios comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan y/u ofrecen por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas enfrentadas.
Adicionalmente, se observa que son servicios complementarios en la medida en que para la prestación de servicios de limpieza y tratamiento de aguas se demanda necesariamente de los servicios que distinguen las marcas previamente solicitadas, tales como: instalación y reparación de tuberías, así como para el drenaje del agua, su gestión y la conducción de aguas lluvias y negras y su separación frente a desechos y/o basuras, para luego ser recicladas.
Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero 33 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con interés directo en las resultas del proceso, ADS AGUAS DE SUCRE S.A. ESP.
Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.
En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen las marcas previamente solicitadas provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con las marcas cotejadas son productores relacionados económicamente. 34 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201520, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 35 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente solicitadas, esto es, “ADS”.
Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales21: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los servicios amparados por ellas, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.
Finalmente, cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras 21 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 36 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201622, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución núm. 32090 de 26 de mayo de 2021, mediante la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro como marca del signo mixto “ADS AGUAS DE SUCRE”, para distinguir servicios comprendidos en las clases 37 y 40 de la clasificación internacional de Niza.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 685853, 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 37 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asignado a la marca “ADS AGUAS DE SUCRE”, para distinguir servicios de las clases 37 y 40 de la clasificación internacional de Niza.
TERCERO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de septiembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los 38 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2022 00067 00 Actora: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.