Micelio
11001032400020090020300Consejo de Estado · Sección PrimeraSentencia2009-04-23

ACCION DE NULIDAD

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

Actor: Guillermo Gomez Castellanos·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “CONCEPTO” Y EL NOMBRE COMERCIAL “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”, EXISTE SEMEJANZA ORTOGRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LA CLASE 16 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL DESARROLLADA POR EL ACTOR, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resolución núm. 13330 de 25 de mayo de 2006, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División3 de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio4.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 20 de octubre de 2005, la sociedad DECORCERÁMICA S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “CONCEPTO”, para identificar productos comprendidos en la Clase 165 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 13330 de 25 de mayo de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió́ el 3 Hoy Dirección. 4 En adelante SIC. 5La marca fue solicitada para amparar los siguientes productos: “[ ] Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; revistas; periódicos; y folletos […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro como marca del signo mixto “CONCEPTO”, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DECORCERÁMICA.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la Resolución acusada violó los artículos 136, literal b), 155, literales c) y f), 156, 172, 190, 191, 192, 193 y 199 de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto pasó por alto que en su oportunidad le manifestó a la SIC que el vocablo “CONCEPTO” era la razón social de su revista y el nombre comercial de su empresa y/o establecimiento comercial “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”, razón por la que no era viable que fuera concedido el derecho sobre tal expresión a favor de un tercero. Expuso que la sociedad DECORCERÁMICA S.A. registró como marca el nombre comercial de su empresa, lo que trae consigo un plagio que vulnera el derecho a la propiedad intelectual que tiene sobre el nombre comercial “CONCEPTO”.

Adujo que la SIC pasó por alto que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere mediante el uso que se haga del mismo en el comercio y se 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entiende protegido por su adopción o primer uso; y que el respectivo depósito o registro no es un requisito sine qua non para su protección. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que concedió el registro de la marca cuestionada por cuanto cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones marcarias vigentes. II.-2. La sociedad DECORCERAMICA S.A., hoy GRUPO DECOR S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó negar las pretensiones de la demanda.

Indicó que en su momento tramitó de forma legal la concesión y el registro de la marca “CONCEPTO”, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Indicó que actor se encontraba registrado en la Cámara de Comercio de Cali como persona natural siendo propietario de un establecimiento de comercio denominado REVISTA SALUD SIN FRONTERAS, sin que demostrara en el proceso administrativo un uso efectivo en el comercio 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del presunto nombre comercial “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”, situación que demuestra su mala fe, lo cual realizó el 28 de septiembre de 2005, al cambiar el nombre del establecimiento con esta última expresión. Aseguró que el uso del nombre comercial debe ser permanente y continuo, además al que hace referencia el señor GÓMEZ CASTELLANOS difiere completamente de la marca de su propiedad.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que al realizar el estudio de registrabilidad encontró que la marca cuestionada tiene fuerza distintiva que la identifica de otras marcas en el mercado.

Añadió que el depósito del nombre o enseña comercial actúa únicamente como una presunción de uso y, por lo tanto, el solo depósito no es suficiente para demostrar el uso real y efectivo de éste, 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en caso de un conflicto o litigio respecto de un signo distintivo igual o similar.

IV.2.- La sociedad GRUPO DECOR S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas en la demanda. Para el efecto, señaló que la marca “CONCEPTO” tiene fuerza distintiva o fuerza diferenciadora entre los productos amparados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Aseguró que en el caso sub examine no se probó el uso ininterrumpido del nombre comercial alegado, máxime si se tiene en cuenta que las pruebas aportadas no son lo suficientemente claras ni contundentes.

IV.3.- En esta etapa procesal, el actor y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de 7 Proceso 73-IP-2022. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020090020300 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 231-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 de 11 de octubre de 2023; 243- IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 5187 de 22 de mayo de 2023; 90-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 de 13 de julio de 2023; y 656-IP-2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3871 de 18 de diciembre de 2019, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 13330 de 25 de mayo de 2006, concedió el registro de la marca mixta solicitada “CONCEPTO” a la sociedad DECORCERÁMICA S.A., para distinguir los siguientes productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; revistas; periódicos; y folletos […]”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio del actor, la SIC pasó por alto que en su oportunidad le manifestó que el vocablo “CONCEPTO” era la razón social de su revista y el nombre comercial de su empresa y/o establecimiento comercial “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”, razón por la que no era viable que fuera concedido el derecho sobre tal expresión a favor de un tercero. Expuso que la sociedad DECORCERÁMICA S.A. registró como marca el nombre comercial de su empresa, lo que trae consigo un plagio que vulnera el derecho a la propiedad intelectual que tiene sobre el nombre comercial “CONCEPTO”.

Por su parte, la SIC mencionó que concedió el registro de la marca cuestionada por cuanto cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones marcarias legales vigentes. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 73-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 231-IP-2021, 243-IP-2022, 90- IP-2022 y 656-IP-2018, en las que se interpretaron los artículos 136, literal b), 155, literales c) y f), 156, 172, 190, 191, 192, 193 y 199 de la Decisión 486. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 155.- - El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplica. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […] Artículo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.

Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando. El nombre comercial podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina nacional competente […]”. Previo a determinar si la marca cuestionada resulta similarmente confundible con el nombre comercial del actor, es del caso abordar la forma de adquisición de los derechos sobre éste.

El nombre comercial se encuentra regulado en el artículo 190 y siguientes de la Decisión 486, y ha sido definido como: “[…] Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil […]”. Ahora, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, “[…] El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa […]”.

Según lo previsto en la norma, la existencia del uso del nombre comercial está sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial. Al respecto, la jurisprudencia8 y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser “[…] personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate.

La prueba del uso corresponderá a quien la alegue […]”. Sobre el particular, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 22 de septiembre de 20169, en la que se precisó con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso lo siguiente: “[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María Elizabeth García González. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00453-00 C.P. María Elizabeth García González. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”10 c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo 10 Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. (…) En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.[…]” (Destacado fuera de texto) En consecuencia, se insiste, que quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada.

Comoquiera que para que aplique la causal de irregistrabilidad bajo estudio, debería haberse acreditado la existencia y uso del nombre comercial, correspondería a la Sala, previo a desarrollar el cargo propuesto, determinar si, para el momento en que se expidió el acto administrativo acusado, el actor era el titular del nombre comercial “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De la revisión del expediente, la Sala encuentra que la parte demandante aportó las siguientes pruebas documentales: - Copia del diligenciamiento la hoja de datos para publicaciones seriadas del Centro Nacional del ISSN, núm. 1794-8169, del ICFES, de 3 de diciembre de 2004, que refiere el título de la publicación Revista Concepto, con titular el señor CARLOS ALBERTO AMEZQUITA SALAZAR.11 - Copia de la matrícula mercantil expedida por la Cámara de Comercio de Cali a nombre del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS, identificada con el núm. 656300-1, constituida desde 14 de abril de 2005, en la que se advierte que tiene el establecimiento de comercio asociado a 11 Folio 26 del expediente físico. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su matrícula titulado “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”, desde esa misma fecha.12 - Copia del contrato de compraventa suscrito entre los señores GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS y CARLOS ALBERTO AMEZQUITA, de fecha 28 de septiembre de 2005, este último quien actúa como representante de la Revista CONCEPTO, que vende por la cantidad de $7.000.000.oo, los derechos de la misma.13 - Copia del recibo de cancelación de 30 de septiembre de 2005, expedido por el señor CARLOS ALBERTO AMEZQUITA SALAZAR, por la suma de 12 Folios 19 a 22 del expediente físico. 13 Folio 23 del expediente físico. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siete millones de pesos ($7.000.000.oo) por concepto de la compra de la Revista CONCEPTO. 14 - Copia de recibo de consignación núm. 141541925, realizada el 23 de septiembre de 2005, a nombre de la sociedad SALAMAYA DISEÑO LTDA., por la suma de ($4.000.000.oo), en la entidad bancaria CONAVI, por el señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS.15 - Copia del recibo de consignación núm. 138928812, realizada el 30 de septiembre de 2005, a nombre del señor SALAZAR AMEZQUITA CARLOS ALBERTO, por la suma de ($3.000.000.oo), en la entidad bancaria CONAVI, por el señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS.16 - Revista de Concepto diseño + diseño con fechas de publicación octubre y noviembre de 2004; diciembre y enero, febrero a abril y abril a mayo de 2005; y julio a agosto de 2006.17 14 Folio 24 del expediente físico. 15 Folio 25 del expediente físico. 16 Folio 25 del expediente físico. 17 Folios 49 a 163 del anexo núm.1 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Copia del Oficio núm. 0742 de 11 de noviembre de 2005, suscrito por el ICFES, Centro Nacional del ISSN, que refiere sobre la asignación del ISSN 1900-706x, a la publicación seriada “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”, con titularidad el señor CARLOS ALBERTO AMEZQUITA SALAZAR.18 18 Folios 27 a 28 del expediente físico. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Copia del diligenciamiento del Oficio de 11 de noviembre de 2005, hoja de datos para la publicación seriadas, Centro Nacional del ISSN núm. 1900-706X, con edición del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS y CARLOS ALBERTO AMÉZQUITA SÁLAZAR y su fecha de asignación que indica que la primera entrega de la revista Concepto diseño + diseño, aparece el 20 de diciembre de 2005.19 - Copia del Oficio núm. 2005-S333 y anexo del Oficio núm. 522-348-2005, de 7 y 14 de febrero de 2005, suscritos por el Ministerio de Cultura, que dan recibo de depósito legal de la Revista Concepto (diciembre de 2004 – enero de 2005), enviado por parte de la sociedad SALAMAYA DISEÑO LTDA.20 19 Folio 29 del expediente físico. 20 Folios 30 a 31 del expediente físico. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Copia del escrito de 19 de enero de 2005, dirigida al señor MICHEL EDERY, representante legal de la sociedad DECORCERAMICA S.A., en el que se le ofrecen los servicios de la Revista CONCEPTO diseño + diseño, el 21 de ese mes y año y recibo 2286.21 - Copia del escrito de 7 de marzo de 2005, dirigida al señor MICHEL EDERY, representante legal de la sociedad DECORCERAMICA S.A., en el que se le ofrecen los servicios de la Revista CONCEPTO diseño + diseño, enviada por correo de SURCAR LTDA., el 9 de ese mes y año y recibo 2516. 22 21 Folios 35 a 36 del expediente físico. 22 Folios 37 a 38 del expediente físico. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Copia del Oficio 4 de julio de 2006, suscrito por la Biblioteca Departamental JORGE GARCÉS BORRERO de la ciudad de Cali, en el que acusan el recibo de los ejemplares de la Revista CONCEPTO diseño + diseño, con autoría del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS.23 - Copia del Oficio de 24 de agosto de 2006, suscrito por la Biblioteca Departamental JORGE GARCÉS BORRERO de la ciudad de Cali, en el que registra el depósito legal núm. 3393, del ejemplar de la Revista CONCEPTO 23 Folio 39 del expediente físico. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diseño + diseño, con autoría del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS.24 - Copia del Oficio de 25 de agosto de 2006, suscrito por la Biblioteca Departamental JORGE GARCÉS BORRERO de la ciudad de Cali, en el que registra el depósito legal núm. 3394, del ejemplar de la Revista CONCEPTO diseño + diseño, con autoría del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS.25 - Copia del Oficio de 24 de agosto de 2006, proveniente de la Biblioteca Departamental JORGE GARCÉS BORRERO de la ciudad de Cali, en el que registra el depósito legal núm. 3395, del ejemplar de la Revista CONCEPTO diseño + diseño, con autoría del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS.26 - Copia del Oficio de 24 de agosto de 2006, proveniente de la Biblioteca Departamental JORGE GARCÉS BORRERO de la ciudad de Cali, en el que registra el depósito legal núm. 3396, del ejemplar de la Revista CONCEPTO diseño + diseño, con autoría del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS.27 24 Folio 41 del expediente físico. 25 Folio 42 del expediente físico. 26 Folio 43 del expediente físico. 27 Folio 44 del expediente físico. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Copia del Oficio de 24 de agosto de 2006, proveniente de la Biblioteca Departamental JORGE GARCÉS BORRERO de la ciudad de Cali, en el que registra el depósito legal núm. 3397, del ejemplar de la Revista CONCEPTO diseño + diseño, con autoría del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS.28 - Copia del Oficio de 28 de septiembre de 2006, proveniente de la Biblioteca Departamental JORGE GARCÉS BORRERO de la ciudad de Cali, en el que registra el depósito legal núm. 3441, del ejemplar de la Revista CONCEPTO diseño + diseño, con autoría del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS.29 - Copia del Oficio de 2 de octubre de 2006, suscrito por la Biblioteca Departamental JORGE GARCÉS BORRERO de la ciudad de Cali, en el que da acuse de recibo del material bibliográfico de la revista CONCEPTO diseño + diseño, de autoría del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS. 30 - Copia del Oficio de 25 de enero de 2007, proveniente de la Biblioteca Departamental JORGE GARCÉS BORRERO de la ciudad de Cali, en el que 28 Folio 45 del expediente físico. 29 Folio 46 del expediente físico. 30 Folio 47 del expediente físico. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registra el depósito legal núm. 3758, del ejemplar de la Revista CONCEPTO diseño + diseño, con autoría del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS.31 - Ocho revistas CONCEPTO, editadas por la sociedad DECORCERAMRICA S.A., con fechas de publicación de agosto de 2005, en el que aparece el primer ejemplar en esa fecha.32 - Declaración de renta del año gravable 2004, del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS, que señala un total de ingresos por concepto de renta por el valor de $30.250.000.oo. 33 - Declaración de renta del año gravable 2005, del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS, que señala un total de ingresos por el valor de $11.741.000.oo. 34 31 Folio 48 del expediente físico. 32 Folios 187 a 300 del expediente físico. 33 Folio 345 del expediente físico. 34 Folio 350 del expediente físico. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Seis declaraciones bimestrales de impuesto sobre las ventas IVA, respecto del año 2005, del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS.35 - Doce declaraciones mensuales de retención en la fuente, del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS. 36 De conformidad con lo anterior y al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente, la Sala observa que: i) el actor demostró que en el 2004 se efectuó el primer uso de la expresión “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”, por parte del señor CARLOS ALBERTO AMÉZQUITA SÁLAZAR, para identificar la actividad comercial relacionada con la edición de periódicos, revistas y publicaciones; ii) que el citado señor AMÉZQUITA SÁLAZAR, mediante contrato de compra venta celebrado el 28 de septiembre de 2005, le vendió la revista Concepto al ciudadano GÓMEZ CASTELLANOS; y iii) que el 20 de octubre de 2005, el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca mixta “CONCEPTO”, para los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 35 Folios 347 a 400 del expediente físico. 36 Folios 347 a 400 del expediente físico. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el 2004 se viene haciendo uso del nombre comercial “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO” por parte del señor CARLOS ALBERTO AMÉZQUITA SÁLAZAR, la cual, en septiembre de ese año fue vendida al actor, quien desde esa fecha ha venido haciendo uso del nombre comercial, en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca “CONCEPTO” fue presentada el 20 de octubre de 2005.

En efecto, tanto las cotizaciones, revistas y depósitos, acompañadas de las órdenes de publicaciones, acreditan que el actor utilizó su nombre comercial en el mercado, reflejando una permanencia y continuidad en el desarrollo de su actividad, así como la exteriorización de las mismas, lo que, a juicio de la Sala, indica que tanto los consumidores como los competidores percibieron su existencia. Adicionalmente, el uso que demostró el señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS respecto del nombre comercial “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO” correspondió a un período lo suficientemente amplio como para que de su uso pueda inferirse la permanencia y continuidad en el desarrollo de sus actividades, el cual 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co además, se reitera, es anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca cuestionada “CONCEPTO”, máxime si se tiene en cuenta que dada la cantidad de ingresos reportados durante los años 2004 a 2005, el uso del nombre es ostensible, pues ascienden a aproximadamente COP $40.000.000, por lo que su presencia en el mercado de acuerdo al tipo de actividad resulta considerable.

Lo anterior es así, atendiendo al criterio comunitario en virtud del cual los documentos aptos para acreditar el uso del nombre comercial pueden ser: “documentos contables, o las certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial”37, que permitan establecer de manera clara los tiempos en los cuales se realizó el uso del nombre comercial.

Al respecto, la Sala en anterior ocasión, esto es, en sentencia de 21 de octubre de 201038, indicó que, frente a la prueba de uso del nombre comercial, basta con demostrar que los mismos han sido 37 Proceso 05-IP-2016 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00348-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Criterio reiterado, entre otras, en sentencias de 22 de septiembre de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00452-00, C.P María Elizabeth García González y 19 de septiembre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00060-01, C.P María Elizabeth García González. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co utilizados con anterioridad a la fecha de solicitud de registro del signo cuestionado y que dicho uso sea debidamente probado.

Así discurrió la Sala: “[…] En primer lugar, establece la Sala que existen suficientes pruebas dentro del expediente que permiten concluir que la sociedad TRANSPACK LTDA. posee una amplia trayectoria empresarial tanto nacional como internacionalmente. En efecto, muestra la actora dentro del expediente las pruebas de la actividad empresarial desde 1968 con: […] Todo lo anterior permite concluir que TRANSPACK se ha sostenido activamente dentro del mercado interno durante muchos años y es ampliamente conocida dentro del sector y como lo deduce el Tribunal de Justicia de la comunidad andina “el uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre” lo que se encuentra debidamente probado dentro del proceso.

Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que “el nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado” en efecto el uso del nombre comercial se encuentra ampliamente probado dentro del proceso. […]”.

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 142-IP-2019, en los siguientes términos: “[…] 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. […]”.

(Destacado fuera de texto). Ahora, en cuanto al primer supuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, la identidad o semejanza entre la marca solicitada y el nombre comercial, la Sala procede a realizar el cotejo respectivo. En cuanto a la similitud ortográfica, entre la marca cuestionada, “CONCEPTO”, y el nombre comercial “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce totalmente la expresión “CONCEPTO”, contenida en el nombre comercial, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la supresión de los vocablos “REVISTA”, “DISEÑO” y “DISEÑO” y el signo “+”, en la marca cuestionada, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo del nombre comercial “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, se precisa que si bien la marca cuestionada suprime las palabras “REVISTA”, “DISEÑO” y “DISEÑO” y el signo “+”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo del nombre comercial, esto es, “CONCEPTO”, lo que lleva a que la marca cuestionada “CONCEPTO” no sea suficientemente distintiva y diferente al nombre comercial en mención. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, la marca cuestionada “CONCEPTO” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo del nombre comercial, “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “CONCEPTO”, siendo este el elemento principal de la marca cuestionada “CONCEPTO” y el nombre comercial “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”, y aunque esta última tiene en su conjunto otras expresiones (“REVISTA”, “DISEÑO”, “DISEÑO” y “+”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “CONCEPTO”. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: CONCEPTO – REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO – CONCEPTO – REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO CONCEPTO – REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO – CONCEPTO – REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO CONCEPTO – REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO – CONCEPTO – REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO CONCEPTO – REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO – CONCEPTO – REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala advierte que las palabras “CONCEPTO”39,“REVISTA” 40 y “DISEÑO”41, presentes en la marca cuestionada y en el nombre comercial, significan, respectivamente: “[…] m. Idea que concibe o forma el entendimiento. […]”, “[…] f. Segunda vista, o examen hecho con cuidado y diligencia […]” y “[…] m. Traza o delineación de un edificio o de una figura. […]”.

Por su parte, el signo “+”, es un símbolo matemático que se usa para representar la adición y para identificar números positivos. Así las cosas, y comoquiera que la marca cuestionada reproduce el término “CONCEPTO”, presente en el nombre comercial protegido, la 39https://dle.rae.es/concepto, consultado el 23 de enero de 2024. 40https://dle.rae.es/revista, consultado el 23 de enero de 2024. 41 https://dle.rae.es/diseño, consultado el 23 de enero de 2024. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sala considera que también existen semejanzas desde el punto de vista conceptual o ideológico.

En este orden de ideas, la Sala concluye que existe riesgo de confusión directa al encontrarse semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales entre la marca cuestionada y el nombre comercial. Por lo anterior, habiéndose demostrado la similitud existente entre la marca cuestionada y el nombre comercial del actor, es pertinente señalar que no basta con demostrar la similitud y/o identidad entre la marca cuestionada y el nombre comercial, sino que también debe demostrarse que existen circunstancias en las cuales el uso de la expresión cuestionada puede originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial protegido.

De conformidad con lo anterior, se observa, entonces, que debe analizarse si el uso de la marca cuestionada podría generar riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial, lo que quiere decir que le corresponde a la Sala determinar si existe identidad o similitud entre los productos amparados por la marca “CONCEPTO”, y la actividad empresarial desarrollada por el nombre comercial “REVISTA CONCEPTO DISEÑO + DISEÑO”, protegido a favor del actor. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al examinar el objeto social de la parte actora y los productos que distingue la marca solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala advierte que existe similitud, habida cuenta que la actividad empresarial del nombre comercial protegido se desarrolla en la industria papelera y editorial ya que éste consiste en “[…] Edición de periódicos, revistas y publicaciones […]”.42 Por su parte, la marca cuestionada, distingue los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; revistas; periódicos; y folletos […]”.

De lo anterior, la Sala advierte un claro uso complementario y conjunto, pues ambas empresas identifican similares productos relacionados con el sector papelero y editorial, entre ellos, papel, cartón, periódicos, revistas, folletos y publicaciones. También se advierte que comparten la misma naturaleza, ya que hacen parte de la industria papelera y editorial, relacionada con la producción y comercialización de papelería y la edición de periódicos y revistas. 42 De conformidad con la matrícula mercantil del señor GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS, expedido por la CAMARA DE COMERCIO DE CALI, obrante a folio 19 del expediente físico. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, al existir semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, así como similitud entre los productos que ampara la marca cuestionada y las actividades comerciales desarrolladas por el nombre comercial protegido, para la Sala se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486.

En este orden de ideas, al configurarse la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136, ibidem, la Sala considera que debe declararse la nulidad de la Resolución núm. 13330 de 25 de mayo de 2006, “Por la cual se concede un registro”, por lo que se accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201643, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la decisión resulten desconocidos sus derechos [ ]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 13330 de 25 de mayo de 2006, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cancelar el registro de la marca identificada con el certificado de registro núm. 317070; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00203-00 Actor: GUILLERMO GÓMEZ CASTELLANOS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de enero de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.