Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado: 1100103-24-000-2010-00256-00 Demandante: UCB PHARMA S.A. Y CELLTECH R&D LIMITED Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES DE INVENCIÓN / REQUISITOS DE PATENTABILIDAD – NIVEL INVENTIVO Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, en adelante CCA, y a través de apoderado judicial, instauraron las sociedades UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones núm. 44911 de 31 de agosto de 2009 y núm. 70059 de 31 de diciembre de 2009, por las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada «MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS».
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA., y a través de apoderado judicial, las sociedades UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited, instauraron demanda1 con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas: «3.1. Que se decrete la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 3.1.1.
Resolución N° 44911 de 31 de agosto de 2009, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio Negó la concesión de privilegio de patente a la invención titulada: “MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN 1 Folios 16 a 38 y 86 a 97. 2 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS”. 3.1.2.
Resolución N° 70059 de 31 de diciembre de 2009, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por mi representada, contra la Resolución N° 44911 de 2009, confirmándola en todas sus partes y declarando agotada la vía gubernativa. 3.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar a nombre de UCB PHARMA S.A. el privilegio de patente a la invención denominada “MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO USO DE LAS MISMAS” solicitada bajo el expediente administrativo N° 02-008005, por cuanto la misma cumple con todos los requisitos para ser objeto del privilegio de patente. 3.3.
Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la asignación e inscripción del Certificado de patente a nombre de la sociedad UCB PHARMA S.A., en el Registro de la Propiedad Industrial. 3.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia».
I.1.1. Los hechos 2. Los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda son, en síntesis, los siguientes: 3. EI 1º de febrero de 2002, la sociedad Celltech R&D Limited, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC solicitud de patente con reivindicación de prioridad para la invención denominada «MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS», a la cual le correspondió el expediente administrativo número 02-008005. 4.
Cumplidos los requisitos de forma, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 531 el 29 de agosto de 2003, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 5. A través del oficio núm. 8514 de 1 de julio de 2007, se puso en conocimiento del solicitante el concepto técnico resultado del examen de patentabilidad efectuado por la División de Nuevas Creaciones de la SIC, en el cual «se efectuaron observaciones sobre la creación reivindicada en la solicitud de patente No02- 008005 para la invención denominada “MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS”, concernientes al análisis de la prioridad 3 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio reivindicada, falta de claridad de la solicitud en lo concerniente al objeto de la invención y el capitulo reivindicatorio y falta de unidad de invención. Se considero que las reivindicaciones 61 a 64 no podrían ser patentables y hacían referencia a un uso de compuestos, que no es materia patentable». 6.
El 8 de octubre de 2007, la solicitante atendió las observaciones contenidas en el oficio núm. 8514, allegando un nuevo pliego reivindicatorio. Por lo demás, presentó argumentos y documentos necesarios para evidenciar el cumplimiento de requisitos atinentes a la novedad y nivel inventivo frente a los documentos citados como posibles anterioridades en el reporte de búsqueda internacional. 7.
Mediante oficio núm. 14687 de 15 de noviembre de 20072, la SIC puso en conocimiento del solicitante un segundo examen de patentabilidad, a través del cual la Jefe de la División de Nuevas Creaciones concluyó que el objeto de la solicitud se encontraba anticipado por los documentos WO9825971 (D1) y WO92011383 (D2) y que, por ende, no cumplía con el requisito de nivel inventivo. 8.
El 28 de agosto de 2008 (sic)3, la solicitante respondió las observaciones contenidas en el oficio núm. 14687 de 2007 y allegó un nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones, ello con el fin de superar las objeciones efectuadas por la SIC. 9. A través de oficio núm. 5235 de 17 de abril de 2008, la SIC dio a conocer a la solicitante un tercer examen de patentabilidad mediante el cual la Jefe de Nuevas Creaciones determinó, una vez más, que la solicitud núm. 02-008005 no cumplía con el requisito de nivel inventivo. 10.
El 28 de agosto de 2008, el apoderado del solicitante respondió las observaciones contenidas en el oficio núm. 5235 de 2008 y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 11 reivindicaciones, con el fin de subsanar las objeciones efectuadas por la SIC. 11. El Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 44911 de 31 de agosto de 2009, por la cual negó el privilegio de patente a la creación denominada «MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS». 12.
El mismo 31 de agosto de 2009, la sociedad Celltech R&D Limited solicitó la inscripción de la transferencia de derechos de la solicitud núm. 02-008005 a la sociedad UCB S. A. y de esta a favor de UCB Pharma S. A., para lo cual se efectuó 2 La Sala precisa que el oficio es de 5 de noviembre de 2007. 3 La Sala precisa que el memorial fue radicado el 11 de febrero de 2008. 4 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio la modificación de la solicitud, allegando los documentos de cesión debidamente legalizados y traducidos oficialmente al español. 13.
Dentro del término legal concedido para el efecto, se interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución núm. 44911 de 31 de agosto de 2009, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 70059 de 31 de diciembre de 2009, por la cual el Superintendente de Industria y Comercio confirmó integralmente la decisión. I.1.2. Normas violadas y concepto de la violación 14.
El apoderado de las sociedades demandantes sostuvo que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, se violaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, afirmación que sustentó formulando los cargos que se sintetizan a continuación: i) Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 15.
Sostuvo que la invención solicitada goza de nivel inventivo, por cuanto puesta a consideración de un experto medio en biotecnología se necesita más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos que este posea y la información que existía en el estado de la técnica, para efectos de llegar al resultado obtenido, pues este no surge consecuencial y obviamente de dicho conocimiento e información. 16.
Es ese sentido, argumentó que «si bien D1 describe anticuerpos anti-TNFA que es un fragmento de Fab y está PEGilado y se menciona que el antígeno vinculante es una variante de HTNF40, a diferencia de lo reivindicado en la solicitud negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, este documento no define las secuencias especificas reivindicadas en la solicitud No. 02008005». 17.
Agregó que la anterioridad WO9825971 (D1) se relaciona únicamente con el anticuerpo de murino HTNF40 y que la humanización de HTNF40 no se contempla en ninguna parte, lo que constituye la diferencia principal para la evaluación del nivel inventivo de la solicitud negada porque, como cualquier persona experta en la materia lo sabe, la razón para humanizar un anticuerpo donante es minimizar la inmunogenicidad. 18.
Señaló que, por su parte, el documento WO9211383 (D2) menciona un anticuerpo anti-TNF humanizado (CDP571), el cual se diferencia del que se describe en la solicitud de patente por las secuencias de aminoácidos de sus cadenas pesada y ligera. Por lo tanto, explicó que de WO9211383 (D2) no se podría obtener información alguna que lleve de manera obvia a la solución de la solicitud de las demandantes, pues esta última no está reivindicando cualquier anticuerpo 5 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio anti-TNF sino un anticuerpo anti-TNF específico, definido por las secuencias de la cadena ligera y la cadena pesada. 19.
Aseguró que: «una persona versada en la materia, a partir del anticuerpo que enseña D2, no podría identificar las secuencias de amino ácidos (sic) de los anticuerpos reivindicados mediante ingeniería genética, porque dicho anticuerpo CDP571, es diferente al que reivindica la invención». 20. Así las cosas, expuso que las reivindicaciones de la solicitud negada en los actos acusados se refieren a un anticuerpo anti-TNE específico, el cual difiere de los anticuerpos anti-TNF del arte previo (WO9825971-D1 y WO92011383-D2), entre otras, por las secuencias de aminoácidos de las cadenas pesada y ligera, además de su perfil y utilidad terapéutica. 21.
Concluyó que los documentos WO9825971 (D1) y WO92011383 (D2) no enseñan la materia revelada en la invención «MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFAHUMANO Y USO DE LAS MISMAS» y, por lo demás, la combinación de sus enseñanzas conduciría a unas conclusiones completamente diferentes a las que se reivindican en la solicitud de patente presentada por la parte actora y, en consecuencia, no se puede decir que la materia revelada en la misma sea obviamente derivable del estado del arte. 22.
Aseveró que, en la medida en que no existe documento alguno del estado del arte que afecte el nivel inventivo de la invención, esta sí podía ser objeto del privilegio de patente solicitado, en los términos del artículo 18 de la Decisión 486. ii) Concesión del privilegio de patente en otros países para la invención denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio 23.
El apoderado advirtió que la invención denegada por medio de las resoluciones demandadas, fue objeto de concesión en la Unión Europea, así como en Perú y en Ecuador, países miembros de la Comunidad Andina, lo cual, en su criterio, constituye un indicio importante para la evaluación de la validez del estudio de patentabilidad llevado a cabo por la SIC, toda vez que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión ha sido catalogada como novedosa, inventiva e industrialmente aplicable por los examinadores de las oficinas de propiedad intelectual de la región y países mencionados. 24.
Observó que, aunque existen diferencias entre la legislación comunitaria europea y la Comunidad Andina en materia de propiedad intelectual, tales diferencias no incluyen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, cuyo cumplimiento es conditio sine qua non a nivel mundial. 6 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.2.- Contestación de la demanda 25.
La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderada judicial4, se opuso a las pretensiones de la actora por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal. 26. La apoderada se refirió los requisitos de patentabilidad de una invención y aludió al contenido de la solicitud de las demandantes, así como al examen de fondo efectuado por la SIC dentro de la actuación administrativa, el cual determinó que la invención no cumple con el requisito de nivel inventivo exigido en la normativa comunitaria.
Seguidamente, se refirió a los cargos de violación formulados en la demanda, como se resume a continuación: i) Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 27. Sostuvo que con ocasión de la expedición de las resoluciones acusadas, la SIC no vulneró los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que la creación de las demandantes se encuentra afectada por los documentos WO9825971 (D1) y WO92011383 (D2) y, por lo tanto, para una persona normalmente versada en la materia, el objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud. 28.
Al respecto, aseguró que la diferencia entre WO9825971 (D1) y la solicitud en estudio radica en que esta última construye su anticuerpo quimérico humanizado usando segmentos CDR de hTNF40 y los segmentos constantes de una Ig humana; y, además, identifica las secuencias de aminoácidos de cada una de las cadenas del anticuerpo. 29. Explicó que, sin embargo, las técnicas de humanización son ampliamente conocidas y son ejemplificadas en un anticuerpo con la especificidad por el mismo antígeno en el documento WO9211383 (D2), el cual además divulga los métodos para hacer tal humanización, los vectores que lo contienen y las células transformadas con el mismo.
En este documento, señaló, también se identifican las secuencias aminoácidas del anticuerpo, de manera que le da al técnico versado en la materia la información relevante para hacer la humanización de un anticuerpo que se une justamente al mismo antígeno. 30. Manifestó que, en la medida en que WO9825971 (D1) y WO9211383 (D2) divulgaban previamente anticuerpos de TNFα humano, compuestos por una cadena pesada y una cadena ligera, que presentan una secuencia estable y una variable en residuos conocidos, lo cierto es que una persona conocedora de la materia 4 Folios 70 a 81 y 683 a 691. 7 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio motivada por tal sugerencia lograría el anticuerpo CDP 870 humanizado, como lo propone WO9825971 (D1), de manera que para esa persona sería obvio combinar estos dos documentos, por lo cual no puede haber nivel inventivo. 31.
Asimismo, señaló que los efectos sorprendentes en cuanto a la larga vida, alta afinidad, baja inmunogenicidad y la utilidad terapéutica de la invención, eran previsibles a partir de las divulgaciones WO9825971 (D1) y WO9211383 (D2). ii) Concesión del privilegio de patente en otros países para la invención denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio 32.
Advirtió que las patentes otorgadas por oficinas de otros países no sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en Colombia, como quiera que en la materia imperan los principios de territorialidad y de autonomía, en virtud de los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, razón por la cual la SIC, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, realizó su propio análisis, encontrando pruebas documentales que le permitieron determinar que la patentabilidad de la invención se encuentra afectada.
I.3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 33. Mediante providencia de 25 de mayo de 20165, el despacho a cargo de la sustanciación del proceso concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto. 34.
La Superintendencia de Industria y Comercio6 presentó oportunamente escrito mediante el cual aseveró que los actos administrativos demandados se expidieron de conformidad con en el ordenamiento jurídico andino vigente al momento en que se profirieron, lo cual sustentó reiterando los argumentos de defensa formulados al contestar la demanda. 35.
Las sociedades UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited7, dentro del término concedido, igualmente insistieron en los argumentos de la demanda, encaminados a demostrar que la invención reivindicada posee nivel inventivo y que, por lo tanto, los actos administrativos demandados contravinieron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000. 36.
El agente del Ministerio Público no rindió concepto. 5 Folio 744 6 Folios 745 a 750 7 Folios 751 a 766 8 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. Competencia 37. De conformidad con el artículo 128, numeral 7 del CCA8 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, le corresponde a esta Sala conocer del presente asunto.
II.2. Problema jurídico 38. La Sala debe determinar si las Resoluciones 44911 de 31 de agosto de 2009 y 70059 de 31 de diciembre de 2009, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente a de invención a la solicitud denominada «MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS», vulneraron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina al considerar que no cumplía con el requisito de nivel inventivo.
Para el efecto, deberá establecerse si para un técnico normalmente versado en la materia la invención hubiese resultado obvia o se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. II.3. Las normas aplicables 39. Las normas aplicables en el asunto sub examine son los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo ternor literal es el siguiente: «Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial». «Artículo 18.-.
Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica». III.4. Los actos administrativos demandados 40. Los actos administrativos demandados son la Resolución núm. 44911 de 31 de agosto de 2009 y la Resolución núm. 70059 de 31 de diciembre de 2009, expedidas 8 Artículo 128.
Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]. 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]. 9 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio por el Superintendente de Industria y Comercio, cuyos apartes más relevantes para resolver se trascriben a continuación: Resolución No 44911 Por la cual se niega una patente de invención […] 2.2.
Documentos del estado de la técnica Para efectos del estado de la técnica, se tomaron en cuenta los siguientes documentos anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud: No. Documento Título Fecha de publicación D1 WO 9825971 Monovalent antibody fragments 1998-07-18 D2 WO 92011383 Recombinant antibodies specific for TNGA 1999-07-99 3 Nivel Inventivo. […] En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un experto medio en la materia, la información obtenida a partir de las anterioridades citadas le sugiere solucionar el problema técnico de manera obvia.
En efecto, la reivindicación 1 de la solicitud, consiste en una molécula de anticuerpo que tiene especificidad para TNF a humano, que tiene una cadena ligera y una cadena pesada, en donde la cadena ligera comprende la región variable de cadena ligera hTNF40-gl1 y la cadena pesada comprende la región variable de cadena pesada gh3hTNG40.4.
Igualmente, esta reivindicación enseña los 3 CDRS de cada cadena. La reivindicación 2, se refiere a una molécula de anticuerpo que tiene especificidad para TNF a humano de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene una cadena ligera que consiste en la secuencia dada en la SEQ ID NO: 113 y una cadena pesada que consiste en la secuencia dada en la SEQ ID NO: 115. […] La única diferencia de la solicitud con D2, es que la solicitud menciona las secuencias específicas de amonoácidos de cada CDR; sin embargo, cualquier técnico medianamente versado en el arte hubiera podido identificar estas secuencias mediante ingeniería genética, conociendo las enseñanzas de D2, donde a su vez se presentan los residuos específicos en los que se ubican las secuencias variables de cada cadena.
Adicionalmente, sin tener evidencias de que la molécula reivindicada en la solicitud, con los 6 CDRs, tenga un efecto inesperado, no se considera que la construcción de estas moléculas ofrezca un salto cualitativo al estado de la técnica. La única evidencia que se encuentra al 10 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio respecto, es la relacionada con el anticuerpo CDP870 que presenta en la cadena pesada la secuencia ID NO 115 y en la cadena ligera la secuencia indicada en la SEC IN No 113, las cuales, además, no fueron presentadas en el documento de prioridad. […] Por su parte, D1 también es relevante, en tanto que divulga anticuerpos que reconocen el factor de necrosis tumoral TNF α humano y otro quimérico susceptible de pegilación (página 13). […] 4 Sobre la respuesta del solicitante El solicitante argumenta, que “ Las secuencias de péptido del anticuerpo de murino completo referido como hTNF40 no se describe en D1, y la secuencia de éste anticuerpo es por lo tanto novedosa un (sic) la fecha de la prioridad de la presente solicitud”.
Al respecto, cabe indicar que lo afirmado por el solicitante es la razón por la cual no se objeta la novedad de la solicitud, sino el nivel inventivo de la misma. Así no se haya determinado la secuencia específica de un gen o una proteína codificada por dicha secuencia, éste sirve para caracterizar técnicamente un producto o un resultado de un proceso biotecnológico como el que se reivindica en la solicitud, pero el hecho que no se conozca exactamente su secuencia no es un criterio que pueda determinar la novedad o el nivel inventivo de la solicitud, ya que dicho proceso es muy conocido en el estado de la técnica.
Una molécula de anticuerpo puede ser novedosa si las regiones variables que reconocen el antígeno son diferentes, pero cuando se es conocido el antígeno, y el anticuerpo que lo reconoce, un técnico medio versado en la materia puede determinar la secuencia de dicho anticuerpo y reemplazar los residuos de aminoácidos variables con aminoácidos homólogos sin que esto implique altura inventiva. […] Al respecto, cabe reiterar que aunque las secuencias específicas del anticuerpo de murino y el que reconoce el anticuerpo humano TNFα no se hubieran determinado, no implica altura inventiva en la medida en que se conoce la molécula por la que tiene especificidad ese anticuerpo que es el factor de necrosis tumoral TNF.
Las técnicas de secuenciación y análisis de nucleótidos son conocidas desde antes de la prioridad reclamada, así como las técnicas de humanización de anticuerpos, que en el caso del anticuerpo de murino eran conocidas en el estado de la técnica, como se evidencia en el documento D2. Por lo tanto, conociendo la molécula por la que tiene afinidad el anticuerpo, la determinación de su secuencia es un paso rutinario en biología molecular, y su ingeniería en la producción de un anticuerpo humanizado también lo es.
Así mismo, cuando se habla de secuencias de genes se sabe que las variaciones de regiones o simples pares de bases, son comunes incluso entre organismos de una misma especie, por lo que la secuencia exacta no es un criterio para determinar si una molécula tiene o no nivel inventivo, ya que es 11 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio posible que la secuencia para la molécula no sea la misma, incluso entre miembros de una misma especie.
Por lo tanto, el criterio fundamental es conocer la molécula por la cual tiene afinidad el anticuerpo, que en este caso, ya era conocida, la cual es TNG, y los mecanismos para humanizar dicho anticuerpo. […] [D]e la lectura de la solicitud se entiende que el CDP870 es el vector que presenta las secuencias clonadas de anticuerpo anti HTNF40, igual que en el documento D1; sin embargo, en los ejemplos no se especifican las secuencias que se presentan en la reivindicación 1, y no se trata del anticuerpo como tal, sino del vector que codifica para tal anticuerpo.
Por tanto, la efectividad se evaluó solo en ese vector y su secuencia, y no se evaluó con las posibles variaciones que se incluyen en el capítulo reivindicatorio. Además, la comparación se realiza entre el anticuerpo humanizado y el anticuerpo de murino. Por tanto, esta comparación no puede ser determinante para tenerse en cuenta, ya que el anticuerpo humanizado es de esperarse que tenga una eficacia mayor a la que se tendría si se emplea el anticuerpo de murino. Adicionalmente, el efecto visible no es sorprendente, ya que según la gráfica la solución del problema técnico es evidente en todas las pruebas, solo que con diferentes concentraciones de los anticuerpos evaluados. […] Resolución 70059 Por la cual se resuelve un recurso de reposición […] 2.1.
Respecto a la relevancia de D2 (WO 92/011383) [E]ste Despacho está de acuerdo con el recurrente en relación a que las secuencias CDR del anticuerpo divulgado en D2 y el de la solicitud son diferentes y, por tanto, pueden considerarse como anticuerpos distintos. Sin embargo, debe tenerse presente que el objeto de D2 es producir un anticuerpo humanizado que se une a TNF alfa humano, es decir el objeto es justamente el mismo que el de la solicitud en estudio.
Por tanto, los productos corresponden a alternativas de solución de un mismo problema, cuyas pruebas experimentales y metodológicas son altamente relacionadas. 2.2. Respecto a la relevancia de D1 (WO 98/25971) […] De lo anterior se evidencia que D1 aporta la información del hTNF40, como un anticuerpo murino que se puede unir al TNFa humano y que presenta una modificación como es la molécula de etilenoglicol en el extremo C-Terminal que incrementa su afinidad.
La diferencia entre D1 y la solicitud en estudio es que la solicitud construye su anticuerpo quimérico humanizado, usando los segmentos CDR de hTNF40 y 12 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio los segmentos constantes de una lg humana.
Además, identifica las secuencias de aminoácidos de cada una de las cadenas del anticuerpo. Sin embargo, se reitera, las técnicas de humanización son ampliamente conocidas, tal como se ha manifestado reiteradamente durante la etapa de fondo y son ejemplificadas en un anticuerpo con la especificada por el mismo antígeno en el documento D2, el cual además divulga los métodos para hacer tal humanización, los vectores que lo contienen y las células transformadas con el mismo.
En este documento también se identifica las secuencias aminoácidos del anticuerpo. Por tanto, D2 le da al técnico versado en la materia la información relevante para hacer la humanización de un anticuerpo que se une justamente al mismo antígeno. 3. Sobre los efectos del anticuerpo de la solicitud. […] [C]onsidera este Despacho que a partir de divulgaciones científicas entregadas por el mismo solicitante también se evidencia que las ventajas terapéuticas del anticuerpo de la solicitud CDP870, no son contundentes.
Así lo muestra el artículo de Choy, et. al (2002) el cual menciona que el anticuerpo CDP870 tiene una actividad in-vitro similar respecto al anticuerpo murino del cual se deriva (ver columna izq, pág 1137). Adicionalmente, menciona que el CDP870 reduce la inflamación y mejora los síntomas en artritis rematoidea de una manera comparable al etanercep e infliximab, que son medicamentos y anticuerpos disponibles en el mercado para tratar esta afección. También divulga que en dosis alta el CDP870 genera muy bajos niveles de respuesta de anticuerpos. […] Respecto a los artículos reportados por el recurrente, a partir del documento de Feagan, et. al.
(2006), es evidente que el anticuerpo CDP571 no presentaría eficacia aparente en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Sin embargo, tal como se menciono en la parte inicial de este concepto, este anticuerpo no es relevante frente al de la solicitud por cuanto se tratan de anticuerpos con epitopos diferentes. Adicionalmente, la mención de este anticuerpo a lo largo de este análisis se ha realizado es como un producto comparable a la solicitud por las metodologías empleadas para su obtención, esto es la obtención de un anticuerpo humanizado a partir de un anticuerpo monoclonal murino con interacción con el TNFa a partir de técnicas moleculares conocidas.
Por tanto, no presenta relevancia la actividad que pueda presentar este anticuerpo. […] II.5. Interpretación Prejudicial 41. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 317-IP-2015 de 6 de diciembre de 20159, en la cual se refirió a los requisitos de patentabilidad de las invenciones a la luz de la Decisión 486 de 2000, 9 Folios 735 vto. a 742 13 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio haciendo énfasis en la exigencia del nivel inventivo, para lo cual reiteró lo expuesto en la interpretación prejudicial 12-IP-1998 de 20 de mayo de 1998, e igualmente aludió a la exigencia del nivel inventivo de la combinación de elementos conocidos, con apoyo en lo expuesto dentro del proceso 95-IP-2011.
Los acápites pertinentes de tal pronunciamiento, son del siguiente tenor: «PRIMERO: Para que una invención de producto de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
SEGUNDO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituye un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.
No tendrá nivel inventivo del objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.
El Juez consultante deberá determinar si los documentos citados como anterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el nivel inventivo en relación con la solución de solicitud de patente, de conformidad con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: La normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema de la combinación de elementos conocidos. Esta combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, de ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los 3 requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones».
II.6. El caso concreto 42. Mediante escrito radicado ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC, con fecha 1º de febrero de 2002 y bajo el número 02 - 008005, la parte actora solicitó patente para la invención titulada «MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS»10. 10 Folios 2 a 274 y folios 307 a 394, folios 407 a 438 del cuaderno de antecedentes administrativo. 14 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 43.
De acuerdo con los antecedentes administrativos allegados al proceso11, el objeto de la solicitud consiste en la producción de un anticuerpo con afinidad y especificidad por el factor de necrosis tumoral humano. 44. El problema planteado en la solicitud radica en: «la necesidad de producir fácil y eficazmente un anticuerpo para tratar enfermedades inflamatorias crónicas, que pueda ser utilizado repetidamente.
Igualmente, este anticuerpo debe presentar alta afinidad por el factor de necrosis tumoral TNFα y baja autoinmunidad en seres humanos. Para solucionar este problema técnico, la solicitud proporciona unos anticuerpos producidos mediante técnicas in Vitro de última generación con especificidad y afinidad por el TNFα humano». 45. Con base en la solicitud original y las correcciones y modificaciones presentadas por la peticionaria frente a un primer examen de fondo12, la División de Nuevas Creaciones de la SIC llevó a cabo el examen de patentabilidad y emitió el concepto técnico 2164 de 16 de noviembre de 2007,13 en el cual determinó que el nivel inventivo de la creación se encuentra afectado por los siguientes documentos: No. Documento Título Fecha de publicación D1 WO 9825971 Monovalet antibody fragments 18/07/1998 D2 WO 92011383 Recombinant antibodies specific for TNF**α 09/07/1999 46.
El Superintendente de Industria y Comercio, acogiendo el aludido concepto técnico, expidió las Resoluciones núm. 44911 de 31 de agosto de 2009 y núm. 70059 de 31 de diciembre de 2009, mediante las cuales negó el privilegio de patente solicitado, por considerar que la invención resultaba obvia para un experto medio en la materia objeto de la solicitud, comoquiera que su contenido se derivaba de manera evidente del estado de la técnica. 47.
En ese sentido, expuso que la única diferencia entre la solicitud y la anterioridad WO9211383 (D2) radica en que la primera menciona las secuencias específicas de aminoácidos de cada CDR, no conocidas en la segunda. Sin embargo, determinó, con base en las enseñanzas de WO9211383 (D2) y apoyado en la ingeniería genética, que un técnico medianamente versado en la materia hubiera podido identificar tales secuencias. 48.
Determinó que, en esos términos, el problema técnico planteado en la solicitud se había resuelto previamente, mediante el mismo tipo de compuestos propuestos por la peticionaria y que ya habían sido divulgados en el estado de la técnica. 11 Folio 491 del cuaderno de antecedentes administrativos. 12 Folios 395 a 399 del cuaderno de antecedentes administrativos. 13 Folios 440 a 444 del cuaderno de antecedentes administrativos. 15 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 49.
Igualmente, estableció que WO9825971 (D1) también es relevante, en tanto que divulga anticuerpos que reconocen el factor de necrosis tumoral TNFα humano y otro quimérico susceptible de pegilación. 50. Indicó que, en esos términos, tanto en la anterioridad WO9825971 (D1) como en la anterioridad WO9211383 (D2) se encontraba divulgado el anticuerpo TNFα humano, compuesto por una cadena ligera y una pesada que ya se conocía en WO9211383 (D2), porque este resultado se anunció en WO9825971 (D1), y anotó que, con estas enseñanzas y dada la literatura existente sobre la materia, un técnico medio en la materia habría podido llegar a la misma invención. 51.
Para desvirtuar el concepto técnico que resultó del estudio de fondo efectuado en la actuación administrativa, y que a su vez constituyó el fundamento de la decisión de la SIC de negar el privilegio de patente, la demandante allegó con la demanda dos conceptos técnicos, rendidos por los doctores Andrew C.R. Martin14 (fls. 130 a 171) y Jhon Mario González Escobar15 (fls. 185 a 328), así como una declaración del doctor Andrew Paul Chapman16 (fls. 172 a 176). 52.
El doctor Jhon Mario González Escobar, médico cirujano con PH en ciencias básicas de medicina y profesor asociado de la facultad de medicina de la Universidad de los Andes, en su experticia, la cual fue ratificada dentro del presente proceso17, concluyó que «[n]inguna persona versada basada en las documentaciones soporte D1 y D2 puede llegar de manera obvia a producir una molécula funcional como CD870 […]». 53.
En ese sentido, afirmó que la mejor afinidad de los anticuerpos implica cambios indispensables en las regiones estructurales, y anotó que no todos los revelados contra TNFα en WO9211383 (D2) son neutralizantes y son quiméricos (humanizados), a lo que agregó que en dicho documento se realizaron cambios específicos en posiciones de aminoácidos. 54.
Adujo que: «[e]l uso de CD570 preferiblemente fue para el tratamiento de sepsis, choque séptico o endotoxemia. Las secuencias de los CDR en los anticuerpos descritos en esta patente provienen de un anticuerpo de ratón anti TNF-α humano denominado 61E71 (CB0006), […] Esto implica que el origen de las secuencias no son las mismas que las encontradas en los sitios de unión para CDP870 y que la 14 Therfield Comprehensive, Leatherhead, licenciado en bioquímica, Ph.
D. rnodelado molecular de los sitios de combinación de anticuerpos. Experto en temas de biotecnología, ingeniería de anticuerpos y bioinformática. 15 Médico general, con PH en ciencias básicas de medicina, profesor asociado del Departamento de Microbiología, Escuela de Ciencias Básicas de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor asociado de la facultad de medicina de la Universidad de los Andes. 16 Coinventor de la invención «MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS» (denegada). 17 Folios 722 a 731 16 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio selección de secuencias no implica reconocimiento y afinidad por la molécula contra la cual se originó el anticuerpo […].» 55.
Sostuvo que, a pesar de que las técnicas utilizadas para obtener el anticuerpo, son convencionales y del dominio de personas con conocimientos en biología molecular, el resultado obtenido en CDP870 no era previsible ya que el anticuerpo obtenido en CDP571 no mostró eficacia en la enfermedad de Crohn y para lo demás funcionó in vitro pero no in vivo. 56.
Señaló que, por la forma en que se trata, la «MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO» tiene la particularidad de tener mayor actividad inhibitoria y tener mayor vida media que los que existían en el mercado a la fecha de la solicitud, esto es, el 1° de febrero de 2002, amén de ser menos visible para el sistema inmune del individuo al que se le suministra. 57.
Manifestó que la invención aporta nuevos elementos para la producción de medicamentos que combaten la artritis reumatoidea y la enfermedad de Crohn a partir de células vivas y no por síntesis química. 58. Afirmó que la técnica de recombinación utilizada en la anterioridad WO92011383 (D2) para producir fragmentos monoclonales o sus fragmentos de anticuerpos contra TNFα humanizados indica que los anticuerpos producidos deben reconocer el TNFα.
Precisó que, sin embargo, en el mismo documento WO92011383 (D2) se demuestra que dichos anticuerpos tienen diferente capacidad de neutralización y actividad contra la molécula, lo cual pone de manifiesto la diferencia en la capacidad de neutralización y actividad contra el TNFα, desvirtuando de esta manera lo obvio y predecible de la producción del medicamento biológico a partir de la anterioridad WO92011383 (D2). 59.
Expuso que la diferencia entre la anterioridad WO92011383 (D2) y la invención en análisis, radica en el fragmento de anticuerpo FAB2 que se produjo completamente en el vector biológico y la adición de la molécula PEG, que le da mayor vida media y el probable uso en personas previamente tratadas con otros anticuerpos no humanizados. 60.
Manifestó que el hecho consistente en que en la anterioridad WO9825971 (D1) no se haya divulgado la constante de disociación, no implica que el anticuerpo allí revelado tenga la misma afinidad anti TNFα que la invención, porque la estructura del anticuerpo en uno y otro es diferente, ya que en el primero solo hay un sitio de 17 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio reconocimiento del TNFα, mientras que en la invención hay dos, lo que incrementa la avidez18 al presentar más sitios de unión. 61.
Aseveró que, a partir de las enseñanzas de WO92011383 (D2), un experto medio en la materia no podía llegar a la solución del problema planteado en la invención porque, en su criterio, las secuencias descritas en esa anterioridad podían predecir la unión a la molécula para la que fue creada pero no la funcionalidad, ya que esta última depende de la estructura que las moléculas adopten. 62.
En relación con la posibilidad de obtener el resultado de la invención a partir de la combinación de las enseñanzas de WO9825971 (D1) y WO92011383 (D2), afirmó que el resultado de dicha combinación no era predecible para un técnico medio en la materia porque los documentos del estado del arte dan cuenta de que algunos de los anticuerpos monoclonales humanizados y específicos para el TNFα no neutralizaron la actividad de la citoquina, aunado a que solo uno de ellos era un anticuerpo monoclonal de estructura completa pero sin modificaciones para disminuir la capacidad de despertar una respuesta inmune en el individuo. 63.
Sostuvo que no es posible que con las enseñanzas de WO9825971 (D1) y WO92011383 (D2) se hubiera llegado a la invención reivindicada porque, aunque las técnicas y metodologías de producción del anticuerpo monoclonal son similares y conocidas, las mismas no garantizan que tengan funcionalidad en términos biológicos, ya que la estructura del anticuerpo para que se unan polímeros -de la que se habla en WO9825971 (D1)- es diferente a la reportada en la invención, así como los grupos químicos, lo que implica cambios en su funcionalidad. 64.
Asimismo, refirió que no se trata de una molécula similar porque la segunda no es un anticuerpo, sino un análogo del receptor del TNFα. 65. Manifestó que los resultados obtenidos en la invención se catalogan impredecibles porque la neutralización de la funcionalidad biológica no es predecible con base en las secuencias, pues esta se obtiene a través de estudios funcionales sobre el efecto biológico de la molécula. 66.
Indicó que la transferencia pasiva de anticuerpos es una técnica usada hace muchos años, pero anotó que para incrementar la reacción del sistema inmunológico humano a los anticuerpos animales y conseguir el efecto terapéutico, la invención «MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD 18 Avidez: fuerza con la que el Ac multivalente se une a un Ag multivalente.
Aunque depende de las afinidades individuales de cada uno de los determinantes individuales de ese antígeno, su valor es mucho mayor que la suma de afinidades. Curso de Inmunología General. Departamento de Inmunología Universidad de Granada España. Enrique láñez Pareja. Consultado el 5 de septiembre de 2022 en: https://www.ugr.es/~eianez/inmuno/cap_06.html#:~:text=6.2.3%20Avidez,que%20la%20suma%20de%20afini dades. 18 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS» presenta un fragmento del anticuerpo FAB2 que, al ser aplicado, contiene los sitios de reconocimiento al TNFα sin la región que induce la inmunogenicidad19 y, además, evita la activación del sistema inmune humano. 67.
Refirió que el uso de un cuerpo monoclonal que neutralice el efecto de las citoquinas, el uso de un receptor que no la active y los receptores solubles que la capturan antes de llegar al receptor celular, son tres técnicas diferentes para inhibir su efecto, y precisó que el uso de uno u otro método depende del modelo de la enfermedad que se quiere combatir. 68.
En el escrito de contestación de la demanda, la SIC se pronunció respecto del concepto técnico rendido por el doctor Jhon Mario González Escobar, argumentando que, aunque en el anticuerpo de la invención la constante de disociación KD es menor que la de WO9211383 (D2), e indica baja afinidad con su antígeno por el TNFα, lo divulgado en WO9211383 (D2) al respecto le daba indicios al técnico medio en la materia sobre la preferencia de un epitope20 con mayor afinidad a la que se reportó en esa ocasión. 69.
En lo atiente a la adaptación de los procesos y la metodología para la producción del anticuerpo CD870 de la solicitud, la SIC aseguró que: «[u]na invención no puede considerarse inventiva por el hecho de que realice procesos de experimentación conocidos para los cuales ejecuta la estandarización respectiva para obtener el proceso o producto de interés, realizando las modificaciones usuales de la técnica […]».
(subrayas y negrillas originales) 70. Sobre la pegilación21, sostuvo que, aunque en la anterioridad WO9825971 (D1) no se reportó la KD del anticuerpo, las modificaciones en la región de la bisagra para hacer un anticuerpo pegilado sí se habían reportado en esa anterioridad. 71. La SIC también señaló que, de acuerdo con el artículo «Certolizumab pegol» de Sorbera, et.al., el anticuerpo de la invención, que corresponde al Certolizumab, tiene la afinidad más alta por el TNFα, con una KD-89.3 pM, mientras que el anticuerpo CDP571 presenta una KD=140 pM, en consonancia con lo divulgado por WO9211383 (D2).
Sin embargo, agregó, este valor alto en la constante de disociación del anticuerpo CDP571 -con su antígeno- es un indicativo de la baja afinidad del mismo por el TNFα, de manera que esta información, divulgada en WO92011383 (D2), le daba indicios al técnico sobre la preferencia de un epitope 19 Propensión de un medicamento a inducir una respuesta inmunitaria frente a él mismo.
Especie de “rechazo” al medicamento. 20 Epítopo o determinante antigénico. Es el sitio o porción inmunodominante de un antígeno, a través del cual se une con un anticuerpo o con un receptor del linfocito T. La valencia de un antígeno, corresponde al número de epítopos que contiene / Inmunología para el médico general. Antígenos e inmunógenos. Gloria Bertha Vega Robledo.
Rev Fac Med UNAM Vol. 52 No. 1 Enero-Febrero, 2009 (obtenida en https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2009/un091j.pdf) 21 AZANZA PEREA, José Ramón. La pegilación de fármacos. Unión de un polietilenglicol (PEG) a un fármaco. Consultado en http://aeeh.es/wp-content/uploads/2012/05/v1n5a61pdf001.pdf. el 5 de septiembre de 2022. 19 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio con mayor afinidad respecto a la que tenía el epitope del anticuerpo reportado en este documento.
Asimismo, aseveró que, dado que no se tiene la información de la constante de disociación (KD) del anticuerpo divulgado en WO9825971 (D1) -el cual se une al mismo antígeno del anticuerpo de la solicitud y parece tener el mismo epitope de este-, no se evidencia que el anticuerpo de la solicitud presente una ventaja técnica en afinidad respecto de este.
La SIC también argumentó que las modificaciones en la región bisagra para hacer un anticuerpo pegilado habían sido divulgadas por WO9825971 (D1), que enseña anticuerpos que reconocen el factor de necrosis tumoral TNFα humano y otro quimérico susceptible de pegilación, por lo que no pueden considerarse un aporte de la solicitud. 72.
Por su parte, el doctor Andrew Paul Chapman, coinventor de la invención «MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS», sostuvo en su declaración que WO9825971 (D1) «no describe el hTN400 ni describe cómo hacer el hTN40. De hecho, ni su proteína o secuencias de ácido nucleico, estuvieron públicamente disponibles antes de junio 6, 2000». 73.
Sobre dicha manifestación, la SIC señaló que, aunque la anterioridad WO9825971 (D1) no menciona específicamente las secuencias del anticuerpo hTNF40, sí hace mención de las modificaciones que puede tener el anticuerpo en su extremo C-terminal y la afinidad que tienen el mismo con o sin modificación. 74. De su lado, el doctor Andrew C.R. Martin, experto en temas de biotecnología, ingeniería de anticuerpos y bioinformática, sostuvo que la solicitud tenía nivel inventivo porque la información suministrada en WO9825971 (D1) y WO92011383 (D2) no era suficiente para que una persona medianamente versada en la materia llegara al anticuerpo CDP870 reclamado en la solicitud. 75.
Afirmó que, en su criterio, es irrelevante el argumento de la SIC según el cual el ADN y las tecnologías de secuencia de la proteína eran conocidas al momento de la presentación de la solicitud porque «cualquier actividad de secuenciación debe comenzar a partir de la molécula en sí misma». 76. Señaló que es mínima o nula la probabilidad de predecir la secuencia de un aminoácido de los CDR para crear un nuevo anticuerpo para unir a un determinado antígeno. 77.
Aseveró que, igualmente, resulta irrelevante que se conociera la técnica hTNF40, porque este es un anticuerpo para el que no estaban disponibles ni el 20 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio codificador de las proteínas, ni la secuencia, cuando además estas últimas son diferentes en los documentos comparados. 78.
Sobre dicho concepto, la SIC sostuvo que la identificación de una secuencia específica, tal como son los CDRs de un anticuerpo en una molécula cuya actividad ya es conocida, no puede considerarse un aporte técnico sustancial, toda vez que para una persona del oficio normalmente versada en la materia la determinación de la estructura primaria de una proteína es una actividad rutinaria. 79.
Adujo que, ciertamente, las secuencias CDR del anticuerpo divulgado en WO92011383 (D2) y el de la solicitud son diferentes, pero debe también tenerse presente que el objeto de WO92011383 (D2) es producir un anticuerpo humanizado que se une a TFNα humano, es decir, se trata del mismo objeto que el de la solicitud en estudio, por lo que los productos corresponden a alternativas de solución a un mismo problema. 80.
Sin embargo, sostuvo que, aunque en el anticuerpo de la invención la constante de disociación KD es menor que la de WO92011383 (D2) e indica baja afinidad con su antígeno por el TNFα, lo divulgado en WO9211383 (D2) al respecto le daba indicios al técnico medio en la materia sobre la preferencia de un epitope con mayor afinidad a la que se reportó en esa ocasión. 81.
Respecto al efecto sorprendente del ensayo L92922, que muestra la mayor actividad neutralizante de TNFα humano, y que presenta el anticuerpo de la solicitud (CDP870) cuando se compara no solo con el anticuerpo progenitor sino con el anticuerpo CDP571, la demandada manifestó que, para una persona versada en biotecnología, el efecto esperado de la modificación en la afinidad de la molécula es un resultado esperado de la humanización del anticuerpo, conclusión que se encontraba divulgada en los ejemplos 2 - 6 del documento WO9825971 (D1). 82.
Para adentrarse en el análisis de la situación fáctica y en el estudio de los argumentos de las partes, la Sala presenta a continuación una comparación de las reivindicaciones y enseñanzas de las anterioridades: SOLICITUD ESTADO DE LA TÉCNICA D1 D2 Reivindicación 1: Molécula de anticuerpo que tiene especificidad para TNFα humano, que tiene una cadena ligera y una cadena pesada en donde la cadena ligera comprende una región variable de cadena ligera hTNF40-gl1 y la cadena pesada comprende la región variable de Divulga anticuerpos que reconocen el factor de necrosis tumoral TNFα humano y otro quimérico susceptible de peligación. Enseña las 6 CDRs que incluyen la cadena pesada y la cadena ligera de la molécula de anticuerpo que tiene especificidad por el TNFα humano. 22 El doctor Andrew C.R. Martin señaló que, en su entender, la actividad inhibidora del TNFα del CDP870 en un ensayo con células L929 corresponde a datos referidos por el examinador. 21 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cadena pesada gh3hTNF40.4.
Enseña además los 3 CDRs* de cada cadena. Reivindicación 2: Molécula de anticuerpo que tiene especificidad para TNFα humano de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene una cadena ligera que consiste en la secuencia dada en la SEQ ID NO: 113 y una cadena pesada que consiste en la secuencia dada en la SEQ ID NO: 115. *Región Determinante de Complementariedad 83.
Analizadas las características técnicas esenciales de la invención y de las anterioridades aducidas por la entidad demandada, se observa que, con excepción de las regiones determinantes de complementariedad de cadenas ligera y pesada con residuos de acuerdo con las secuencias 8 y 11 -respectivamente-, los ítems contenidos en la solicitud de la actora ya se habían divulgado. 84.
Lo anterior, considerando que la invención que se pretende reivindicar se diferencia de la anterioridad WO9825971 (D1) en que la primera construye un anticuerpo quimérico humanizado, mientras que la segunda aporta información sobre la forma en que un anticuerpo murino se puede unir al TNFα humano, y presenta una modificación que incrementa su afinidad.
Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la SIC -lo cual no fue desvirtuado por la actora-, tanto el anticuerpo murino23 de hTNF40 como los procedimientos para su caracterización, modificación, fragmentación y humanización ya se encontraban disponibles en el estado técnica para la fecha de la solicitud de patente de la invención «MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS». 85.
De las conclusiones de la SIC también se destaca que la secuencia exacta de genes no siempre es la misma, incluso entre miembros de una misma especie, por lo que este no es un criterio para determinar si una molécula tiene o no nivel inventivo, como sí lo es la molécula con la cual tiene afinidad el anticuerpo. 86. La parte actora cuestionó la referencia que hizo la SIC sobre la preexistencia de investigaciones sobre el objeto de la solicitud, con el argumento de que se necesitaba más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos de un experto medio en biotecnología y la información reportada por el estado de la técnica para llegar a las reivindicaciones. 23 También llamados anticuerpos monoclonales humanos. Según Luis Villanueva O., son activadores débiles del sistema inmune y se utilizan sólo contra tumores linfoides de células B y T; suelen mostrar sólo actividad antitumoral transitoria.
Los anticuerpos diseñados contra tumores sólidos demostraron ser muy inactivos cuando se estudiaron en ensayos clínicos. Consultado en https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Cursos/3494?ver=sindiseno el 5 de septiembre de 2022. 22 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 87.
Sobre el particular se destaca que, en los actos administrativos acusados, la SIC consideró que aunque en la anterioridad WO9825971 (D1) no se mencionaron específicamente las secuencias del anticuerpo hTNF40, sí se hizo se hizo referencia a las modificaciones que puede tener el anticuerpo en su extremo C- terminal y la afinidad que tiene el mismo con modificaciones y sin ellas, lo que reafirma la falta de nivel inventivo de la solicitud. 88.
La Sala disiente de los argumentos de la parte actora, ya que si bien es cierto que en el campo de la experimentación los resultados no son predecibles al 100%, también lo es que, como quedó evidenciado en lo reseñado en párrafos anteriores, las enseñanzas de WO9825971 (D1) y WO92011383 (D2) permitían a un experto medio en biotecnología aproximarse con bastante precisión al resultado obtenido en las reivindicaciones cuya patente se solicita. 89.
Lo dicho, aunado a que, como lo aceptaron las demandantes, para la fecha de la prioridad las características estructurales completas de un anticuerpo y la ubicación espacial de los CDR dentro de la región variable del mismo, eran conocidas. 90. De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, resulta procedente afirmar que el problema planteado en la invención se había resuelto previamente en WO9211383 (D2), mediante el mismo tipo de compuestos propuestos en la solicitud y, por lo tanto, las reivindicaciones se encontraban previamente divulgadas en el estado de la técnica. 91.
Al respecto puede señalarse que, tal como lo sostuvo la SIC, cuando es conocido el antígeno y el anticuerpo que lo reconoce, un técnico medio versado en la materia puede determinarla y reemplazar los residuos de aminoácidos variables con aminoácidos homólogos sin que ello implique altura inventiva. Esto, considerando que «[a]sí no se haya determinado la secuencia específica de un gen o una proteína codificada por dicha secuencia, éste sirve para caracterizar técnicamente un producto o un resultado de un proceso biotecnológico como el que se reivindica en la solicitud, pero el hecho que no se conozca exactamente su secuencia no es un criterio que pueda determinar la novedad o el nivel inventivo de la solicitud, ya que dicho proceso es muy conocido en el estado de la técnica». 92.
La Sala estima importante resaltar que si bien los conceptos de los expertos que se allegaron al expediente justificaron la altura inventiva en el carácter netamente biológico del anticuerpo, en la mayor afinidad y en la capacidad de neutralización de la citoquina, así como su uso en personas previamente tratadas con otros anticuerpos antiTNF no humanizados -y en el incremento del porcentaje de vida media, es una realidad que el extenso y completo análisis que hizo la SIC da cuenta de manera explícita que con las enseñanzas aportadas por el estado del arte y los 23 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio conocimientos de un técnico medio en la materia, era posible llegar a dichas conclusiones. 93.
El análisis del estado de la técnica realizado por la SIC no deja duda sobre la preexistencia de enseñanzas sobre técnicas de humanización de anticuerpos y de secuenciación conocidas para el 5 de junio de 2001, fecha de la prioridad de la solicitud, las que combinadas con el conocimiento de un experto medio en la materia permitían la obtención del anticuerpo TNFα humano y de las cadenas CDR y la construcción de un anticuerpo quimérico humanizado24, como aquel al que alude la invención. 94.
Aunque es cierto que, como lo reconoció la SIC, los anticuerpos de WO9211383 (D2) son diferentes a los de la invención cuya patente se solicita, también se advierte que el objeto de la anterioridad –anticuerpos recombinantes específicos para TNFα– guarda relación con la producción de un anticuerpo humanizado que se une a TNFα humano, y que corresponde igualmente al de la invención, lo que implica que los productos de cada invención ofrecen solución al mismo problema. 95.
Dicho de otro modo, aunque los anticuerpos de la anterioridad WO9211383 (D2) y los de la solicitud no se pueden considerar iguales -debido a la diferencia de las secuencias CDR de unos y otros-, lo cierto es que ambos tienen por objeto: «la producción de un anticuerpo humanizado que se une a TNFα humano», lo que permite concluir que el problema planteado en ambas invenciones es el mismo, amén de que la metodología y las pruebas para llegar a la solución tienen un alto grado de aproximación. 96.
En esos términos, y contrario a lo afirmado por la parte demandante, la molécula de anticuerpos para tratar enfermedades inflamatorias crónicas que pueda ser utilizada de forma repetida y producida fácil y eficazmente se encontraba revelada en el estado del arte, concretamente en las anterioridades WO9825971 (D1) y WO9211383 (D2), de lo cual da cuenta la comparación de las reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud con las de estas enseñanzas. 97.
De otro lado, se destaca que si bien los expertos cuyos conceptos se aportaron al expediente afirmaron que el resultado de la invención no era predecible por un técnico medio en la materia a partir de las enseñanzas del estado del arte, lo cierto es que ninguno hizo referencia a la preexistencia de medicamentos como el etanercep o el infliximab, este último con características biotecnológicas muy similares a las propuestas en las reivindicaciones, además de ser empleado para combatir la misma patología y que, para la fecha de la prioridad, ya estaba reseñado en la literatura médica (artículo de Choy, et. al. 2002) y se comercializaba en el 24 Tipo de anticuerpo producido en el laboratorio mediante la combinación de un anticuerpo humano con una pequeña porción de un anticuerpo monoclonal de un ratón o una rata. 24 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio mercado, como bien lo advirtió la SIC en la demandada Resolución núm. 70059 de 31 de diciembre de 2009. 98.
Aunado a ello, los expertos no tuvieron en cuenta lo precisado por la autoridad administrativa en torno a que la molécula reivindicada en la solicitud, con los 6 CDRs, no tiene un efecto inesperado, y respecto a que la misma no ofrece un salto cualitativo al estado de la técnica, dado que la única evidencia encontrada es la relacionada con el anticuerpo CDP870, que presenta en la cadena pesada la secuencia ID NO 115 y en la cadena ligera la secuencia indicada en la SEC IN NO: 113, las cuales no fueron presentadas en el documento de prioridad. 99.
En criterio de la Sala, los conceptos técnicos aportados por la parte actora no tienen la entidad suficiente para desvirtuar los argumentos de la SIC en relación con la carencia de nivel inventivo de la solicitud, toda vez que los deponentes reiteraron argumentos ya controvertidos y explicados en los actos administrativos demandados, pero, se reitera, ninguno hizo referencia a los estudios previos que ya referían las reivindicaciones, ni tampoco aludieron a la existencia de productos elaborados con el mismo procedimiento y componentes para el tratamiento de la patología referida en ellas. 100.
En suma, el compuesto reivindicado carece de nivel inventivo, toda vez que se trata de un anticuerpo con un objeto similar al de la anterioridad WO9211383 (D2), al cual se llegó a partir de las enseñanzas del estado de la técnica y de los conocimientos de un experto medio en la materia, con el uso de técnicas de humanización de anticuerpos conocidas y aplicadas para la fecha de la prioridad, además de procedimientos revelados en la literatura especializada en la materia, así como de productos que se comercializaban en el mercado. 101.
En este orden de ideas, la Sala encuentra que la invención de las demandantes no representa un salto cualitativo en relación con la técnica existente, en tanto que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica. 102. Por lo expuesto, la Sala considera que la solicitud de patente de invención de «MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS» no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que se trata de un componente farmacéutico que carece de nivel inventivo, en la medida en que, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, resultaría obvio al derivarse de manera evidente del estado de la técnica. 103.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, tal y como lo ha precisado el Tribunal 25 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de Justicia de la Comunidad Andina25, el hecho consistente en que la solicitud de la patente en controversia haya sido otorgada por otros países no hace obligatorio el otorgamiento de la patente en Colombia, pues, en virtud del principio de autonomía, la SIC tiene la obligación de hacer un análisis de patentabilidad: (i) independiente;
(ii) acorde con la normativa vigente, y (iii) relacionado con los aspectos y pruebas que obran en cada trámite particular. 104. De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala concluye que parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 105.
Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala considera que no se configuran los presupuestos para que la parte actora sea obligada al reconocimiento de las mismas, en tanto no se observa en su proceder un actuar doloso o temerario. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores - Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
CUARTO: ARCHIVAR el expediente una vez se encuentre en firme esta providencia. 25 Interpretación prejudicial 13-IP-2010. 26 Radicado: 11001032400020100025600 Demandante: UCB Pharma S.A. y Celltech R&D Limited Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la presente providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.