1 Radicado: 11001 03 24 000 2006 00126 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2006 00126 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: MAYAGÜEZ S.A. Tesis: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad COLOMBINA S.A., en contra de las resoluciones números 32294 de 28 de diciembre de 2004 “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 8476 de 22 de abril de 2005 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 35555 de 28 de diciembre de 2005 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo “DELIBUM” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Mayagüez S.A. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2006 00126 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad COLOMBINA S.A., a través de apoderada, presentó demanda1 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 32294 del 28 de Diciembre de 2.004, notificada el 2 de Febrero de 2.005, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 04-041.423, mediante la cual se concedió a favor de la sociedad Mayagüez S.A. el registro de la marca DELIBUM en la clase 30 internacional y se declaró infundada la oposición formulada por Colombina S.A. 2.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 8476 del 22 de Abril de 2.005, notificada el 3 de Mayo de 2.005 emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 04-041.423, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 32294 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Colombina S.A. 3.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 35555 del 28 de Diciembre de 2.005 notificada el 30 de Enero de 2.006, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 04-041.423, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Colombina S.A., confirmando la concesión del registro de la marca DELIBUM en la clase 30 internacional a nombre de la sociedad Mayagüez S.A. 4.

Que se declare la notoriedad de la marca BON BON BUM de propiedad de Colombina S.A. 5. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto y anule el registro correspondiente a la marca DELIBUM en la clase 30 internacional. 6.

Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […] (sic).” 1 Folios 52 a 86 del expediente físico de la referencia. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2006 00126 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. La sociedad Mayagüez S.A. solicitó el registro como marca del signo “DELIBUM” (nominativo) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número 04041423, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 541 de 30 de junio de 2004.

I.1.2.2. Contra dicha solicitud la sociedad Colombina S.A. presentó oposición con fundamento en sus marcas “BON BON BUM”, “BOMBABUM”, “LOLIBUM” “BUM”, “MINIBUM”, y “CRY BUM” previamente registradas para la clase 30 internacional, considerando que la marca cuestionada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en los literales a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.2.3. Mediante la resolución número 32294 de 28 de diciembre de 2004, la SIC declaró infundada la oposición presentada por Colombina S.A. y concedió el registro como marca del signo solicitado. I.1.2.4. Contra dicha decisión la sociedad opositora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números 8476 de 22 de abril de 2005 y 35555 de 28 de diciembre de 2005, mediante las cuales se confirmó la decisión adoptada en la resolución recurrida.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 134, los literales a) y h) del artículo 136, y el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2006 00126 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1.

Afirmó que entre la marca cuestionada “DELIBUM” y las previamente registradas por él “BON BON BUM”, “MINIBUM”, “BOMBABUM”, “BUM”, “CRY BUM”, “LOLI BUM” existen similitudes en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual, con la virtualidad de crear un riesgo de confusión en el público consumidor. I.1.3.2. Explicó que la expresión “DELI” contenida en la marca cuestionada, no le aporta ningún tipo de distintividad respecto de las marcas opositoras, pues dicha partícula es de uso común para los productos de la clase 30 internacional.

I.1.3.3. Advirtió que concurre conexidad competitiva porque los productos que pretenden distinguir las marcas confrontadas, que son básicamente productos de confitería y azúcar, se ofrecen al mismo sector de consumidores, y en tal sentido, comparten canales de distribución, comercialización, publicidad y mercadeo. I.1.3.4. Finalmente, alegó que su marca previamente registrada “BON BON BUM” es notoriamente conocida por el público consumidor colombiano. I.2.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La sociedad Mayagüez S.A., por intermedio de apoderada judicial, presentó escrito2 en el que mencionó “[…] mi representada la sociedad Mayagüez S.A. no tiene interés en el proceso citado en la referencia, pues el registro de la marca DELIBUM […] estuvo vigente hasta el 28 de 2 Folio 437 del expediente físico de la referencia. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2006 00126 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diciembre de 2014 y no fue renovado, por lo tanto se encuentra caducado […]”.

I.2.2. El Ministerio Público y la SIC no intervino en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 28 de noviembre de 20223, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión, plazo en el cual no hubo pronunciamiento de las partes. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 112-IP-20204, en la cual realizó la interpretación de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.5. ACTUACIONES ADICIONALES I.5.1. Por auto de 29 de octubre de 20215, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte correspondiente al estado actual del certificado de registro correspondiente a la marca aquí cuestionada, de titularidad de la sociedad Mayagüez S.A., a partir de lo cual se encontró que el registro mencionado estuvo vigente hasta el 28 de diciembre de 2014, de manera que en la actualidad se encuentra caducado. 3 Índice número 110 del expediente en SAMAI. 4 Índice número 94 del expediente en SAMAI. 5 Índice número 98 del expediente electrónico en SAMAI. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2006 00126 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De este reporte se corrió traslado6 a las partes entre el 7 y el 10 de diciembre de 2021, sin que ninguna de ellas presentara manifestación alguna.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 II.1.2. La Sala advierte que en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca.

No obstante, lo cierto es que el registro marcario concedido a través de los actos acusados, a saber, el número 319701 correspondiente a la marca “DELIBUM” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional, de titularidad de la sociedad Mayagüez S.A., estuvo vigente hasta el 28 de diciembre de 2014, sin que aquel haya sido renovado; en consecuencia, aquel se encuentra caducado.

Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca “DELIBUM” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional, cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, como resultado de la perdida de vigencia y ausencia de renovación del registro marcario concedido.

En ese orden la Sala evidencia que la caducidad de la marca respecto de la cual se pretende la nulidad, habilita al juez para la aplicación de lo 6 Índice número 105 del expediente electrónico en SAMAI. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2006 00126 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (destaca la Sala).

Al respecto, valga recordar que, en años recientes, esta Sección ha emitido varias providencias de este tipo, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas dejan de ser aplicables cuando la marca cuestionada ha sido cancelada por no uso, o como en este caso, ha caducado.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 8 Radicado: 11001 03 24 000 2006 00126 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia. Pues bien, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca “DELIBUM” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional, de titularidad de la sociedad Mayagüez S.A., cuya nulidad se solicitó en este proceso, se encuentra caducado, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2006 00126 00 Demandante: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.