11001032400020200022300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Jorge Humberto Trujillo y Capitalizaciones Mercantiles S.A.S. Tema: Registro del signo “STUDIO” (mixto) para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª, 16 y 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 49505 de 16 de julio de 20181 y 60118 de 5 de noviembre de 20192, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “STUDIO” para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª, 16 y 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Dollarama L.P. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Dollarama L.P., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.

Que se declare la nulidad de la resolución # 49505 del 16 de julio de 2018 expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual negó el registro de la marca STUDIO (M) para distinguir productos de la clase 9, 16 y 18 de la clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.2.

Que se declare la nulidad de la resolución #60118 del 05 de noviembre de 2019 expedida por el Delegado para la Propiedad Industrial de la 1 Folios 35 a 38 y 76 a 79 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 38 vto. a 45 y 79 vto. a 86 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 3 a 27 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la resolución #49505 del 16 de julio de 2018, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca STUDIO (M) para distinguir productos de la clase 9, 16 y 18 de la clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.3.

Consecuentemente a Título de restablecimiento del Derecho, se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder a la sociedad DOLLARAMA L.P., el registro de la marca “STUDIO” (Mixta) Clase 9, 16 y 18, otorgándole el correspondiente Certificado de Registro y vigencia por diez (10) años […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que Dollarama L.P. solicitó el registro como marca del signo mixto “STUDIO”, para identificar los productos de las clases 9ª, 16 y 186 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 9ª “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores […]”.

Clase 16 “[…] papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta […]”.

Clase 18 “[…] cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales […]”. 4. Anotó que, mediante la Resolución 49505 de 16 de julio de 2018, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo mixto “STUDIO” para distinguir los referidos productos por ser confundibles con los que 4 Folio 4 C pp. 5 Folios 4 vto. y 5 C pp. 6 Versión 11. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ampara la marca nominativa “STUDIO 10”7, clase 16, cuyo titular es el señor Jorge Humberto Trujillo y la marca mixta “VIA STUDIO”8, clase 18 de la sociedad Capitalizaciones Mercantiles S.A.S. Puso de presente que, contra dicha decisión, la demandante presentó recurso de apelación. 5.

Mencionó que, mediante la Resolución 60118 de 5 de noviembre de 2019, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la citada Resolución 49505. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación 7. La apoderada de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “STUDIO” para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª, 16 y 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Dollarama L.P., al considerar que era confundible con la marca nominativa “STUDIO 10”, clase 16, cuyo titular es el señor Jorge Humberto Trujillo y con la marca mixta “VIA STUDIO”, clase 18, de la sociedad Capitalizaciones Mercantiles S.A.S., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b), 136 literal a). 8.

Subrayó que el signo solicitado por el demandante no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas por estar conformadas por expresiones débiles y de uso común, razón por la cual pueden coexistir en el mercado identificando productos iguales o similares. 9. Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que los signos confrontados no son similares, toda vez que el signo solicitado cuenta con elementos adicionales que le dan la suficiente fuerza distintiva. 10.

Asimismo, indicó que el signo solicitado cumple con el requisito de representación gráfica, entendida como la capacidad que tiene de expresarse a través de cualquiera 7 Certificado 549.683. 8 Certificado 241.518. 9 Folios 6 a 25 del C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de las formas que puede adoptar, lo que además le da una distintividad intrínseca, en cuanto no es genérica, ni descriptiva, ni refiere a un objeto ni producto determinado. 11.

Aseguró que las marcas enfrentadas son diferentes en su conjunto desde el punto conceptual o ideológico debido a que la palabra “STUDIO” define el concepto de “estudio”, para el caso de la partícula “STUDIO 10” la misma refiere a un estudio que es el décimo entre varios. Sobre la expresión “VIA STUDIO”, destacó que el término “vía” es el que llama la atención del consumidor como factor diferenciador y el cual tiene connotación conceptual o ideológica propia, que significa “[…] espacio destinado al paso de personas o vehículos que van de un lugar a otro […]”. 12.

Finalmente, afirmó que no existía relación competitiva por cuanto los productos a que se refieren los signos en conflicto son diferentes lo que hacen que tenga una destinación disímil. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante al considerar que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado era similarmente confundible con la marca nominativa “STUDIO 10”, clase 16, del ciudadano Jorge Humberto Trujillo y la marca mixta “VIA STUDIO”, clase 18, de la sociedad Capitalizaciones Mercantiles S.A.S., por cuanto la exclusión del número 10 y la palabra “VIA”, así como el elemento gráfico, no permite diferenciarlos.

II.2. Contestación del ciudadano Jorge Humberto Trujillo y de la sociedad Capitalizaciones Mercantiles S.A.S. 14. El ciudadano Jorge Humberto Trujillo y la sociedad Capitalizaciones Mercantiles S.A.S., a pesar de haber sido notificados en debida forma11 no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 15. La sociedad Dollarama L.P. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 1° de julio de 202012 en contra de las Resoluciones 49505 de 16 de julio de 2018 y 60118 de 5 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 10 Folios 96 a 98 C pp. 11 Folios 90 y 93 C pp. 12 Folio 2 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 16.

Mediante auto de 17 de julio de 202013 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio, al ciudadano Jorge Humberto Trujillo y al representante legal de la sociedad Capitalizaciones Mercantiles S.A.S. A través de auto de 16 de octubre de 202014 se ordenó oficiar a la parte demandante y a la SIC para que remitieran información sobre la dirección física y/o electrónica para notificar al ciudadano Jorge Humberto Trujillo.

El 22 de enero de 202115 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 17. Por auto de 10 de mayo de 202116 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 15 de octubre de 202117. 18. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que remitiera certificación en la que conste la fecha de la solicitud de registro de las marcas relacionadas en el acápite de las pruebas de la demanda. 19.

Mediante auto de 14 de diciembre de 202118 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 15-IP-2022 de 28 de julio 202219 en la que interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio el artículo 151 ibidem, este último con el fin de tratar el tema de la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza.

No interpretó los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem por no estar en controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca. Dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 (Literal b) y 136 (Literal a) de la Decisión 486.

Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente. No procede realizar la interpretación de los Artículos 134 y 135 (Literal b) de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, los requisitos para su registro ni la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro. 13 Folios 54 a 55 C pp. 14 Folio 87 C pp. 15 Folio 94 C pp. 16 Folio 108 y vto.

C pp. 17 Índice 34 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 54 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 67 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo STUDIO (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con las marcas STUDIO 10 (denominativa) y VIA STUDIO (mixta), es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: […] 1.2.

De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] Gráfica o figurativa. […] 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo STUDIO (mixto) y la marca VIA STUDIO (mixta), es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante de los signos mixtos en conflicto y, posteriormente, proceder al cotejo de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite. 3.

Comparación entre signos denominativos y mixtos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro STUDIO (mixto) y la marca STUDIO 10 (denominativa), es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados por 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio elementos denominativos y por elementos denominativos y gráficos, razón por la cual es pertinente analizar el presente tema. […] 3.5.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite. 4. Signos conformados por denominaciones de uso común 4.1.

Teniendo en cuenta que en el proceso interno la demandante argumentó que la expresión «STUDIO» sería de uso común para los productos de las Clases 9, 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. […] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Marcas evocativas 5.1. Dentro del proceso interno se manifestó que el signo solicitado a registro STUDIO (mixto) evocaría el concepto de «ESTUDIAR», la marca STUDIO 10 (denominativa) de titularidad del señor Jorge Humberto Trujillo evocaría el significado de «UN ESTUDIO QUE ES EL DÉCIMO ENTRE VARIOS ESTUDIOS», y que la marca VIA STUDIO (mixta) de titularidad de Capitalizaciones Mercantiles S.A.S. evocaría el concepto de «LA VÍA QUE SE TIENE QUE TOMAR PARA LLEGAR AL ESTUDIO», resulta pertinente analizar el presente tema. […] 5.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo solicitado a registro STUDIO (mixto) y las marcas STUDIO 10 (denominativa) y VIA STUDIO (mixta), y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 6.1. En el proceso interno se alegó que existe conexión entre los productos pertenecientes a las Clases 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza, que son identificados por los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado […]” (negrilla y mayúscula del original). 21.

A través de auto de 29 de agosto de 202220 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 22.

En el término para alegar de conclusión, la sociedad Dollarama L.P.21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público rindió concepto 22-29723, para lo cual señaló que las marcas confrontadas presentan un alto grado de similitud fonética e ideológica o conceptual, toda vez que el signo solicitado reproduce la parte relevante de las marcas previamente registradas.

Y, señaló que las marcas distribuyen el mismo tipo de productos lo que demostraba su complementariedad y razonabilidad. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 23. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14924 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 24. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 49505 de 16 de julio de 2018 y 60118 de 5 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “STUDIO” para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª, 16 y 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Dollarama L.P. 25.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “STUDIO” solicitado para identificar productos de las clases citadas y la marca nominativa “STUDIO 10”, clase 16, del 20 Índice 69 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 77 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 75 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 Índice 76 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ciudadano Jorge Humberto Trujillo y la marca mixta “VIA STUDIO”, clase 18, de la sociedad Capitalizaciones Mercantiles S.A.S., previamente registradas, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio. 26.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 27. La sociedad Dollarama L.P. solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 49505 de 16 de julio de 201825 y 60118 de 5 de noviembre de 201926, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “STUDIO” para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª, 16 y 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.4. Análisis del caso concreto 28. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo mixto “STUDIO” para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª, 16 y 1827 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 9ª “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores […]”.

Clase 18 “[…] cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales […]”. 25 Folios 35 a 38 y 76 a 79 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 26 Folios 38 vto. a 45 y 79 vto. a 86 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 27 Versión 11. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 29. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca nominativa “STUDIO 10”, del ciudadano Jorge Humberto Trujillo que protege productos de las clases 1628, estos son: “[…] papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases) caracteres de imprenta, clichés […]” y la marca mixta “VIA STUDIO” de la sociedad Capitalizaciones Mercantiles S.A.S., que protege productos de la clase 1829, estos son: “[…] maletas; maletines; morrales; correas; carteras; bolsos; billeteras; monederas; carpetas; tarjeteros portadocumentos cofres; baúles; artículos de viaje; bolsas; bolsas de playa bolsas de cuero para llevar niños, bolsas de herramientas bolsas de malla, bolsas para la compra, bolsas de ruedas para ir de compras; sacos de alpinistas, sacos de campistas sacos de colegiales; forros de cuero para calzado; cordones de cuero; cuero e imitaciones de cuero; pieles de animales; paraguas; sombrillas; parasoles; bastones; fustas; artículos de guarnicionería y talabartería, mantas para caballos; vestidos para animales; herrajes de arneses; estuches de cuero; envolturas y bolsas de cuero para embalaje […]”. 30.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 15-IP-2022 de 28 de julio 2022, pronunciándose sobre la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio el artículo 151 ibidem, con el fin de tratar el tema de la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza.

No interpretó los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem por no estar en controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca. 31. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que las marcas de los terceros con interés directo no resultaban similarmente confundibles con el signo solicitado “STUDIO”, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad el cual está previsto en el artículo 136, ibidem30. 32.

Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 33. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes: 28 Certificado 549.683. Versión 10. 29 Certificado 241.518. Versión 7. 30 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 34. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor31: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 35.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Signo cuestionado de la sociedad Dollarama L.P. 32 (mixto) Clases 9ª, 16 y 15 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por Jorge Humberto Trujillo y la sociedad Capitalizaciones Mercantiles S.A.S.33 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro “STUDIO 10” nominativa 16 549.683 “VIA ESTUDIO” 18 241.518 36.

Como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “STUDIO” solicitado por la demandante con la marca nominativa “STUDIO 10” y la marca mixta “VIA STUDIO” previamente registradas por los terceros con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 37.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 32 Folio 45 vto. y 72 vto.

C pp. 33 Consulta realizada el 13 de marzo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 38.

En efecto, de la revisión del signo y las marcas distintivas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 39.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 40.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”34. 41.

Cabe advertir que la parte demandante señaló que la palabra “STUDIO” es de uso común para identificar productos en las clases 9ª, 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 42. En efecto, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si dicha expresión que hace parte del signo solicitado y las marcas previamente registradas es de uso común en las clases mencionadas para la fecha de expedición de los actos demandados, pues de ser así aquellas deben ser excluidas del estudio de confundibilidad. 43.

Sobre el particular, la Sala advierte que la partícula “STUDIO” que hace parte del signo solicitado y las marcas de la demandante es de uso común para las clases internacional referidas, esto es, al momento de la expedición de los actos acusados, como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación:35 STUDIO MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “WEB STUDIO E- SOLUTIONS” WEB STUDIO ELECTRONIC SOLUTIONS S.A. 9 298.974 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 35 Consulta realizada el 13 de marzo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “ELITE STUDIO” HEWLETT- PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 9 497.685 “NP BEVERAFE STUDIO” SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 9 482.374 “GOODGAME STUDIOS” ALTIGI GMBH 9 486.317 “STUDIO LA RIVIERA” LA RIVIERA S A S 16 266.203 “FF STUDIO F” AMERICAN GAIA CORP. 16 365.219 “REAL 3D STUDIOS” HERNÁN CAICEDO JARAMILLO 16 427.023 “MAD CAVE STUDIOS” MAD CAVE STUDIOS SAS 16 536.774 “PEACJ PAPER STUDIO” MONICA GIRALDO CASTRO 16 546.877 “STUDIO EFE” AMERICAN GAIA CORP. 18 289.779 “STUDIO F” AMERICAN GAIA CORP. 18 311.948 “VELETIS STUDIO” CAMILO ANDRÉS GÓMEZ NAVARRETE 18 382.527 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “IDEO STUDIO” DIANA PAOLA LANCHEROS GONZALEZ 18 529.908 “SP STUDIO PAOLO” INTERSHOE, INC. 18 212.005 44.

Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 45.

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la partícula de uso común “STUDIO”, que forma parte del signo y las marcas confrontadas no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración que tendría un grado de distintividad débil, también lo es que al excluirla se reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además que es respecto de ésta expresión frente a la cual se alega la presunta confusión, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizándolas en su conjunto. 46.

Por su parte, de las marcas registradas por los terceros con interés en el resultado del proceso, se observa que las partículas “VIA” y “10” también son de uso común, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación36, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “VIA” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “VIA PORTO” FELIX ALFONSO CAJAMARCA CASTRO. 18 272.199 “GRAN VIA” CLARK [&] FREEMAN LLC 18 300.788 “VIA EUROPA” RAFAEL KASSIN NESSIM 18 169.504 “VIA RIO” CAPITALIZACIONES MERCANTILES S.A.S. 18 204.417 36 Consulta realizada el 13 de marzo de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “10” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “GRUPO EDITORIAL 10 +” GRUPO EDITORIAL 10 MAS S.A. 16 306.291 “BEN 10” THE CARTOON NETWORK, INC. 16 314.239 “10 X 7” PRODUSA LÍNEA ÍNTIMA Y COSMEÉTICA S.A. PRODUSA S.A 16 320.694 “VIDA 10” ESTRATEGIA COMERCIAL INTERNATIONAL VISION E.U ECIV E.U. 16 360.083 47. Por lo anterior, la Sala excluirá las expresiones “10” y “VIA” del cotejo marcario, ya que son de uso común y no deben ser consideradas para determinar la posible existencia de confusión entre los signos distintivos cotejados. 48.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “STUDIO”, de las clases 9ª, 16 y 18, así como las marcas “STUDIO”, en la clase 16 y “STUDIO” en la clase 18, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicos que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 49.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo “STUDIO” de la demandante y las marcas “STUDIO” de los terceros con interés en el resultado del proceso, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicos, con el fin de determinar el grado de confusión y riesgo de 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio asociación que pueda existir entre las mismas, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales. 50.

A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado S T U D I O 1 2 3 4 5 6 Marcas previamente registrada S T U D I O 1 2 3 4 5 6 51.

De la revisión de las mismas, la Sala advierte la identidad entre el signo cuestionado "STUDIO" y las marcas previamente registradas "STUDIO", lo cual puede inducir a confusión en el público consumidor. En efecto, los signos comparten la misma disposición vocálica (“U-I-O”), una raíz idéntica (“STU”) y terminación (“DIO”), el mismo número de sílabas (dos) y una igual secuencia de consonantes ("S-T-D-" frente a " S- T-D "), lo que lleva a que el signo cuestionado no sea suficientemente distintivo y diferente a las marcas previamente registradas. 52.

En sentencia de 9 de julio de 202037, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 53. Por tanto, en el caso sub examine, el signo cuestionado “STUDIO” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permite otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las marcas previamente registradas “STUDIO”. 37 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 54.

En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es idéntica, ya que coinciden en la raíz “STU” y terminación “DIO”, la misma secuencia vocal “U-I-O” e igual secuencia de las consonantes, esto es, ("S-T-D" frente a "S-T-D"). 55. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal identidad: STUDIO – STUDIO – STUDIO – STUDIO – STUDIO STUDIO – STUDIO – STUDIO – STUDIO – STUDIO STUDIO – STUDIO – STUDIO – STUDIO – STUDIO STUDIO – STUDIO – STUDIO – STUDIO – STUDIO 56.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que la expresión “STUDIO” se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202438, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 57. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 38 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]” (negrilla fuera del texto). 58.

En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado ideológico o conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger. 59.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que aunque la palabra “STUDIO” se encuentra escrita en inglés, es claro que la misma sirve de raíz equivalente39 a su traducción al castellano “ESTUDIO”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan de manera idéntica, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local. 60.

Así las cosas, se advierte que las expresiones confrontadas están conformadas por la misma partícula “ESTUDIO” 40, la cual de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española significa: “[…] 1. Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo. 2. m. Trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte […] 5. m. Lugar de trabajo de un artista, sobre todo plástico, o, en ciertos casos, de un profesional liberal […]”. 61.

En ese sentido, la Sala considera que al compartir la expresión “ESTUDIO”, el signo solicitado y las marcas previamente registradas evocan el mismo concepto, esto es, realizar una actividad intelectual para aprender un trabajo o labor, así como un lugar en el que un artista o un profesional ejerza su actividad de forma independiente. 62.

Ahora, atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023.

Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 40 https://dle.rae.es/estudio?m=form. Consultado el 13 de marzo de 2025. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”41. 63.

Al respecto, cabe señalar que la Sala42 ha considerado que las marcas escritas en inglés cuya traducción al castellano sea de conocimiento generalizado pueden ser conceptualmente idénticas a las previamente registradas, lo que podría generar un riesgo de confusión en el público consumidor. 64. En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 65.

Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 66. La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 67.

Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201843 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de agosto de 2013. Rad.: 2008-00218-00. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00.

MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 68. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 69.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “STUDIO” fue solicitada para proteger los productos de las clases 9ª, 16 y 1844 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 9ª “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores […]”.

Clase 16 “[…] papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y 44 Versión 11. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta […]”.

Clase 18 “[…] cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales […]”. 70. Las marcas previamente registradas identifican los siguientes productos: clase 1645 estos son: “[…] papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases) caracteres de imprenta, clichés […]”, y clase 1846, estos son: “[…] maletas; maletines; morrales; correas; carteras; bolsos; billeteras; monederas; carpetas; tarjeteros portadocumentos cofres; baúles; artículos de viaje; bolsas; bolsas de playa bolsas de cuero para llevar niños, bolsas de herramientas bolsas de malla, bolsas para la compra, bolsas de ruedas para ir de compras; sacos de alpinistas, sacos de campistas sacos de colegiales; forros de cuero para calzado; cordones de cuero; cuero e imitaciones de cuero; pieles de animales; paraguas; sombrillas; parasoles; bastones; fustas; artículos de guarnicionería y talabartería, mantas para caballos; vestidos para animales; herrajes de arneses; estuches de cuero; envolturas y bolsas de cuero para embalaje […]”. 71.

Al analizar la relación entre los productos protegidos por la marca solicitada “STUDIO” y las marcas previamente registradas con la misma expresión, se advierte que, además de compartir las clases 16 y 18 del nomenclátor internacional, existe una conexión basada en los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad en los canales de comercialización. La coincidencia de estos pueden generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos47. 72.

Desde el criterio de sustituibilidad, se observa que la marca solicitada ampara productos de papelería, maletas y bolsas de cuero, los cuales son idénticos o altamente similares a los protegidos por las marcas previamente registradas. Dado que estos bienes pueden cumplir funciones equivalentes dentro del mismo mercado, los consumidores podrían considerar que provienen de empresas vinculadas. 73.

No obstante, en la solicitud de la marca “STUDIO” también se incluyen productos de la clase 9ª, como aparatos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de grabación y transmisión de sonido e imágenes, ordenadores y software, los cuales no tienen una relación de sustituibilidad directa con los productos de papelería o artículos de cuero. 45 Certificado 549.683.

Versión 10 y 7. 46 Certificado 241.518. Versión 7. 47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Sin embargo, la presencia de estos elementos en la oferta comercial puede influir en la percepción del consumidor sobre la conexión entre las marcas. 74.

Respecto del criterio de complementariedad, la Sala advierte que los productos de papelería y artículos de cuero protegidos por las marcas previas pueden servir como accesorios o herramientas auxiliares en el uso de los productos de la clase 9ª, que están incluidos en la marca solicitada como agendas, carpetas y portadocumentos (clase 16) pueden emplearse para organizar documentos impresos generados por equipos de impresión y computación (clase 9ª), mientras que los maletines y estuches de cuero (clase 18ª) pueden utilizarse para almacenar y transportar aparatos fotográficos y de grabación (clase 9ª). 75.

Si bien no todos los productos tienen una relación funcional directa, la interdependencia en el uso de ciertos elementos crea un vínculo que puede inducir al consumidor a considerar que provienen del mismo origen empresarial. 76. La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro, generando una interdependencia en la percepción del consumidor.

La relación de complementariedad sugiere que la compra de productos de papelería y maletas de cuero, los cuales se complementan con la gestión de las actividades que se realicen con instrumentos fotográficos y de reproducción de imágenes crea una conexión en la percepción del consumidor. Esta relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la identidad entre los signos, tal y como se analizó con anterioridad. 77.

Aunado a lo anterior, ambos productos utilizan canales de comercialización similares, como folletos, prensa, revistas especializadas y plataformas digitales. Estas coincidencias en los medios de publicidad generan un punto de contacto directo entre los signos y fortalecen la posibilidad de confusión respecto a su origen empresarial. 78.

Además, los productos están dirigidos a un público objetivo similar, compuesto tanto por individuos como por empresas interesadas en la actividad cinematográfica, lo cual amplifica la percepción de relación entre ambos. 79. Cabe advertir que los productos de la clase 9ª, como los equipos electrónicos y de grabación, pueden contar con canales de distribución diferenciados, como tiendas especializadas en tecnología. No obstante, la publicidad conjunta en plataformas digitales, revistas o ferias comerciales puede reforzar la conexión percibida entre los productos. 80.

Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los productos de “STUDIO” de la demandante y los productos de “STUDIO 10” y “VIA STUDIO”, de los terceros con interés en el resultado del proceso provienen del mismo empresario. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 81.

En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los productos del signo solicitado por la demandante y los productos de las marcas previamente registradas por los terceros con interés en el resultado del proceso, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos de un signo no están directamente ligados a los productos de las marcas, asumiendo así un origen empresarial compartido. 82.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201548, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 83.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales49: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00.

MP: Dra. María Elizabeth García González. 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 84. Así pues y teniendo en cuenta que hay una identidad entre el signo y las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, por lo que el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 85.

Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00223-00 Demandante: Dollarama L.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.