CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Sygma Laboratories S.A.S. Tema: Registro como marca del signo nominativo “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 61917 de 31 de agosto de 20151 y 102959 de 30 de diciembre de 20152 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Horphag Research Management S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Sygma Laboratories S.A.S. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Horphag Research Management S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1 Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: (i) Resolución N° 61917 de 31 de agosto de 2015 por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por la sociedad HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca VENOGENOL (nominativa), en la clase 5.
(ii) Resolución N° 102959 del 30 de diciembre de 2015, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de 1 Folios 19 a 26 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 16 a 18 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 55 a 69 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio apelación interpuesto por mi poderdante y confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 61917 de 31 de agosto de 2015, en el sentido de declarar infundada la oposición formulada por la sociedad HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A, y, en consecuencia, conceder el registro de la marca VENOGENOL (nominativa), en la clase 5. 2.2 Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A. y, en consecuencia, negar el registro de la marca VENOGENOL (nominativa), en la clase 5. 2.3 Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.4 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”4 (mayúsculas y negrillas del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que, el 15 de diciembre de 2014, la sociedad Sygma Laboratories S.A.S. solicitó el registro como marca del signo nominativo “VENOGENOL” para identificar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 4.
Indicó que la anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de la propiedad industrial y la sociedad Horphag Research Management S.A. presentó oposición, por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con su marca nominativa previamente registrada “PYCNOGENOL” que identifican productos de la clase 5ª. 5. Anotó que, mediante la Resolución 61917 del 31 de agosto de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición indicada supra y concedió el registro de la marca nominativa “VENOGENOL” a la sociedad solicitante.
Frente a lo cual Horphag Research Management S.A. presentó recurso de apelación. 4 Folios 56 y 57 C pp. 5 Folios 57 y 58 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 6. Mencionó que, mediante la Resolución 102959 del 30 de diciembre de 2015, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 61917.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Ello, al considerar que la misma no era similarmente confundible con la marca nominativa “PYCNOGENOL”, de titularidad de la sociedad Horphag Research Management S.A en la misma clase. 9. Manifestó que las marcas cotejadas no pueden coexistir en el mercado comoquiera que son confundibles, pues presentan una serie de características similares e identifican productos íntimamente relacionados. 10.
Explicó que entre el signo y la marca cotejada existe un alto grado de confusión, toda vez que ortográficamente son similares, en tanto que la marca concedida reproduce la previamente registrada, con la excepción de tres letras que no son suficientemente distintivas. 11. Argumentó que las marcas son fonéticamente semejantes, pues “VENOGENOL” reproduce el elemento distintivo de “PYCNOGENOL”, esto es “NOGENOL”. 12.
Manifestó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos distintivos estudiados, que son complementarios y están íntimamente relacionados, ello puesto que los productos amparados por “VENOGENOL” están comprendidos en la cobertura de “PYCNOGENOL”. 13. Indicó que “[…] conceder el registro de la marca VENOGENOL, permitiendo su coexistencia con la marca PYCNOGENOL se genera un gran riesgo de confusión que, al tratarse de marcas farmacéutica (sic), inducirá a error al público consumidor de este 6 Folios 59 a 67 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio sector, lo cual es altamente peligroso, dado que se afectaría la salud y vida de los consumidores […]”.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA E INTERVECIONES II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en lo dispuesto en dicha normativa. 15.
Explicó que la marca “VENOGENOL” es denominativa y de fantasía, siendo estás aquellas con mayor fuerza distintiva, por lo que ofrecen el mayor grado de protección. 16. Mencionó, en cuanto a la similitud fonética, que “[…] se encuentran diferencias claras en la pronunciación de las marcas debido al particular inicio de cada una de ellas [ ] independientemente de que la sílaba tónica se encuentra ubicada en el mismo lugar, en la marca concedida la encontramos en la sílaba VEN, y en la marca opositora en la sílaba PYC.
La sílaba “PYC”, incluida en la marca registrada, altera la pronunciación de toda la palabra, separando las sílabas de la forma antes vista, lo cual permite identificar un signo de otro […]”. 17. Sostuvo que, en su conjunto, las marcas tienen elementos ortográficos adicionales que las hacen diferentes y, en consecuencia, el consumidor no se confundiría respecto del origen empresarial de los productos al adquirirlos en el mercado.
II.2. Contestación de la sociedad Sygma Laboratories S.A.S.8 18. La Sociedad Sygma Laboratories S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, para lo cual argumentó que las marcas son diferentes ortográfica y fonéticamente, ello toda vez que las partículas PYC y VE crean una distinción inmediata.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, a su juicio, PYC puede asociarse con la palabra “pigmentación” y “VE” podría serlo con “verruga, vértigo, vesícula”, situación que permite la diferenciación de las marcas. 19. Adujo que “[…] existen 14 marcas con la terminación “GENOL” en la categoría 5, es decir que hay por lo menos 50% de similitud entre PYCNOGENOL y otras marcas registradas en la clase 5.
En conclusión, este tipo de coincidencias resulta usual en la clase 5 […]”. 7 Folios 92 a 105 C pp. 8 Folios 122 a 131 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 20. Concluyó que las marcas no son similarmente confundibles “[…] y por si lo anterior fuera poco, tal y como lo sostuvo la parte solicitante de la nulidad ambas marcas se utilizan para identificar productos que pertenecen a la clase cinco (5) de la clasificación de Niza, de tal manera que si eventualmente un consumidor se confundiera con los productos, dicha confusión genera un riesgo mínimo para la salud […]”.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 21. La sociedad Horphag Research Management S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 15 de marzo de 20169 en contra de las Resoluciones 61917 de 31 de agosto de 2015 y 102959 de 30 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 22. Mediante auto de 2 de mayo de 201610 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Sygma Laboratories S.A.S. El 3 de junio de 201611 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 23.
A través de autos de 14 de diciembre de 2017 y 25 de mayo de 201812 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 1° de junio de 201813. 24. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos documentos que fueron allegados al expediente del proceso de la referencia por parte de la SIC. 25.
Mediante auto de 28 de agosto de 201814 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 660-IP-2018 de 16 de septiembre de 201915, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMA A SER INTERPRETADA 9 Índice 1.° aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 10 Folios 72 a 74 C pp. 11 Folio 74 vto C pp. 12 Folios 140 y 147 C pp. 13 Folios 155 a 163 C pp. 14 Folios 181 a 185 C pp. 15 Folios 195 a 205 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio La sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente. […] 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas […] 3.5 De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico (sic). 3.6 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendrá un grado de distintividad débil en cuyo escenario se debe analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.
(mayúscula y negrilla del original). 27. Mediante auto de 17 de febrero de 202016 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 16 Folio 207 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 28.
En el término para alegar de conclusión, la parte demandante17, la SIC18 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte el Ministerio Público20 rindió concepto en el cual precisó que las marcas cotejadas son de fantasía, por lo que su protección tiene mayor fuerza.
Asimismo, señaló que no existe similitud ortográfica en tanto que las partículas VE/PYC las diferencian, máxime cuando la expresión GENOL es de uso común para productos farmacéuticos. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 61917 de 31 de agosto de 2015 y 102959 de 30 de diciembre de 2015 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Horphag Research Management S.A. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Sygma Laboratories S.A.S. 31.
La Sala deberá analizar si entre la marca concedida y la marca nominativa “PYCNOGENOL” que ampara productos de la clase 5ª, cuyo titular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 32. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. 17 Folios 226 a 235 C pp. 18 Folios 212 a 225 C pp. 19 Folios 236 a 239 C pp. 20 Folios 245 a 253 C pp. 21 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.3.
La identificación de los actos demandados 33. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 61917 de 31 de agosto de 2015 y 102959 de 30 de diciembre de 2015 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Horphag Research Management S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Sygma Laboratories S.A.S. IV.4.
Análisis del caso concreto 34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca nominativa “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª22 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 35.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo concedido y la marca nominativa “PYCNOGENOL”, previamente registrada, son similarmente confundibles comoquiera que se reproduce el elemento distintivo NOGENOL. Además, argumentó que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados por estas, por lo que se genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 36.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 660-IP-2018 de 16 de septiembre de 201923, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 37. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 22 Certificado 529858 Versión 10. 23 Folios 195 a 205 C pp. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 38.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 39.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso24 VENOGENOL (nominativa) Certificado: 529858 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por la parte demandante25 PYCNOGENOL (nominativa) Certificado: 184485 Clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 40.
Ahora, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, 24 Folio 47 C pp. 25 Folio 176 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 41.
Sobre el particular, se advierte que las expresiones “VE”, “NO” y “GENOL” son de uso común para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación26: “VE” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. ENAVIVE BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 5ª 231655 MERCK VECO MERCK KGAA 5ª 241489 LAXUAVE PROCAPS S.A. 5ª 264195 “NO” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. PREG*NO*SI NUBENCO ENTERPRISES, INC. 5ª 261567 SE APLICA Y SE PEGA ´EL AGUA NO LO DESPEGA, SE PEGA´ SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC 5ª 275221 CON PAX LA GRIPA LA GENTE NO LA SIENTE HARPY PLUS PARTICIPACOES LTDA 5ª 271713 NO MORE TEARS KENVUE INC. 5ª 308085 26 Consulta realizada el 23 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “GENOL” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. ANAGENOL HALEON CH SARL 5ª 373464 ARTHRIGENOL LABORATORIOS REMO S.A.S 5ª 275318 TRIFOGENOL LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. 5ª 332330 OLIGENOL PRODUCTOS DORNELLI S.A.S EN LIQUIDACION 5ª 337996 42.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 43.
De lo expuesto, si bien es cierto que, en principio, los elementos conformados por expresiones de uso común como “VE”, “NO” y “GENOL”, al estar presentes en las marcas enfrentadas dentro de la clase 5ª no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, también lo es que su exclusión del análisis de cotejo no resulta procedente en este caso, en la medida en que dichos elementos son precisamente los que fundamentan la controversia.
Asimismo, las marcas resultarían fraccionadas y haría imposible su cotejo. 44. Adicionalmente, la Sala pone de presente que, en la marca concedida, tanto “VE” como “NO” y “GENOL”, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente el vocablo “VE”, pero se mantuviera el análisis con base en “NO” y “GENOL”, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 45.
Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.
Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorado en su conjunto. 46. En este contexto, en el caso sub examine, no es posible fragmentar el examen con base en la naturaleza débil de sus componentes, sino que debe asumirse el criterio interpretativo según el cual el cotejo debe realizarse sobre el conjunto marcario, sin fraccionarlo. 47.
Asimismo, se advierte que la partícula “PYC” no es de uso común para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; como se encontró en los resultados de la consulta en el sistema de información SIPI de la SIC 27. 48. Por lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “VENOGENOL” y “PYCNOGENOL”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 49.
Corresponde entonces abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: 27 Consulta realizada el 23 de septiembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca concedida V E N O G E N O L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Marca previamente registrada P Y C N O G E N O L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que existen similitudes que pueden inducir a confusión, toda vez que la marca registrada “VENOGENOL” está compuesta por una sola palabra, de cuatro sílabas, nueve letras, cinco consonantes (V-N-G-N-L) y cuatro vocales (E-O-E-O); mientras que la marca previamente registrada “PYCNOGENOL” se compone de una palabra de cuatro sílabas, diez letras, siete consonantes (P-Y-C-N-G-N-L) y tres vocales (O-E-O).
Así, ambas comparten la mayoría de sus consonantes y vocales (N-G-N-L) (O-E-O), además de presentar una identidad en cuanto a sus terminaciones “NOGENOL”. Esta coincidencia resulta relevante, toda vez que la fuerza distintiva recae precisamente en dicha terminación. 51. Nótese que, desde el punto de vista ortográfico, estas marcas presentan una configuración estructural que refuerza el riesgo de confusión. En efecto, comparten no solo el mismo número de sílabas, sino también letras esenciales que aparecen en un orden semejante, particularmente la secuencia “NOGENOL”, que constituye el elemento distintivo de mayor recordación. Además, la repetición de consonantes y vocales en idéntica disposición (N-G-N-L y O-E-O) incrementa la similitud entre los signos, impidiendo que puedan ser considerados significativamente diferentes. 52.
En relación con la similitud fonética, cabe destacar que la pronunciación de las expresiones comparadas no presenta diferencias claras y significativas. Al respecto, la Sala considera que la palabra “VENOGENOL” posee una sonoridad marcadamente similar a la de “PYCNOGENOL”, en la medida en que no solo comparten la mayoría de las consonantes y vocales, sino que la distintividad recae en la terminación, “NOGENOL”, cuya articulación fonética resulta indistinguible. 53.
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que el aspecto fonético se debe atender a la impresión de conjunto que genera el signo en el consumidor medio, y no un examen fragmentado letra por letra. De este modo, la coincidencia en la terminación “NOGENOL” resulta relevante. Así, pese a la diferencia inicial entre “VE” y “PYC”, la sonoridad global de las expresiones comparadas es prácticamente similar, lo que incrementa de manera significativa el riesgo de confusión. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 54.
Asimismo, debe resaltarse que tanto “VENOGENOL” como “PYCNOGENOL” comparten la misma acentuación prosódica, pues en ambos casos la sílaba tónica recae en el segmento final “NOL”. Esta coincidencia refuerza la semejanza fonética, en la medida en que el consumidor medio fija su atención en la sílaba acentuada, lo cual aumenta la posibilidad de riesgo de confusión entre los signos. 55.
La Sala destaca que la percepción auditiva del consumidor medio se desarrolla en contextos comerciales como solicitudes verbales de productos. En tales situaciones, el recuerdo fonético se consolida sobre la impresión global y, en particular, sobre la sílaba tónica final. Así, la semejanza entre “VENOGENOL” y “PYCNOGENOL” resulta aún más evidente y riesgosa dada la clase de productos amparados por ambos, al no existir diferencias perceptibles que permitan evitar la confusión en el mercado. 56.
Cabe advertir que, como se precisó, la partícula “VE” es de uso común la clase 5ª, por lo que su fuerza distintiva es débil y no permite dotar al signo de un carácter diferenciador autónomo. En consecuencia, la distintividad del signo debe recaer en los demás elementos del conjunto marcario, particularmente en su terminación. 57. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: VENOGENOL – PYCNOGENOL – VENOGENOL – PYCNOGENOL – VENOGENOL VENOGENOL – PYCNOGENOL – VENOGENOL – PYCNOGENOL – VENOGENOL VENOGENOL – PYCNOGENOL – VENOGENOL – PYCNOGENOL – VENOGENOL VENOGENOL – PYCNOGENOL – VENOGENOL – PYCNOGENOL – VENOGENOL 58.
Del anterior cotejo fonético sucesivo la Sala evidencia que la sonoridad de los signos es similar, al punto que no se perciben diferencias sustanciales al ser articulados en voz alta, lo que confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar el producto verbalmente28. 59.
De esta manera, se concluye que la marca cotejada no genera un impacto visual ni fonético suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada. Al aplicar el método de cotejo sucesivo, se observa que los elementos diferenciadores presentes en la marca concedida no tienen la entidad necesaria para conferirle una fuerza distintiva propia. 60.
En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que los signos en conflicto están conformados por las expresiones “VENOGENOL” y “PYCNOGENOL”, expresiones que, individualmente considerados, no tienen una acepción clara en idioma castellano ni corresponden, en conjunto, a términos de uso común en relación con los productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional. 28 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González. Reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Rad.: 2011-00061-00. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 61.
En efecto, “VENOGENOL” no guarda correspondencia con palabras del lenguaje corriente, de modo que carece de un significado conceptual preciso en el ámbito de los productos amparados. En igual sentido ocurre con “PYCNOGENOL”, que tampoco se traduce a un concepto inequívoco en castellano y que, en todo caso, no describe de manera directa características de los productos que ampara. 62.
En este contexto, aun cuando en el plano fonético y ortográfico se ha advertido la coincidencia relevante en la terminación “NOGENOL”, desde el aspecto ideológico las expresiones analizadas corresponden a signos de fantasía. 63. Frente al argumento del tercero, según el cual el elemento “PYC” podría asociarse con la palabra “pigmentación” y “VE” con expresiones como “verruga”, “vértigo” o “vesícula”, la Sala observa que tales asociaciones no resultan evidentes ni de fácil comprensión para el consumidor medio.
En efecto, se trata de conexiones semánticas que requieren de un esfuerzo intelectual adicional, ajeno a la percepción espontánea de ese tipo de consumidores. 64. Además, no puede perderse de vista que dichas partículas podrían evocar otras referencias igualmente posibles, como por ejemplo, “PYC” como una sigla o un acrónimo o “VE” como abreviatura de “vena”, lo que refuerza la ausencia de un significado unívoco y claro. 65.
En consecuencia, tales evocaciones no aportan un criterio objetivo de diferenciación conceptual, y no desvirtúan el carácter de signos de fantasía que comparten. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque29. 66. La Sala considera relevante señalar que, tratándose de signos distintivos destinados a identificar productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el análisis de confundibilidad debe ser especialmente riguroso.
Esto se justifica, en razón del impacto que una posible confusión podría tener sobre la salud de los consumidores, quienes, en muchos casos, no cuentan con conocimiento técnico suficiente para diferenciar entre marcas similares y dependen de la correcta identificación del producto para su uso adecuado. En este contexto, incluso una semejanza ortográfica o fonética mínima puede generar riesgos significativos, tanto en el proceso de prescripción como al momento en el cual se entrega el medicamento en las farmacias. 67.
De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas “VENOGENOL” del tercero con interés en el resultado del proceso y “PYCNOGENOL” de la parte demandante, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 68. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y la previamente registrada a favor de la demandante. 69.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 70. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201830 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018.
Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 71. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 72.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 73. En el caso sub examine, la marca cuestionada “VENOGENOL” fue solicitada para proteger los siguientes productos de la clase 5ª: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 74.
La marca previamente registrada, “PYCNOGENOL” también ampara productos de la clase 5ª31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] preparaciones y sustancias farmacéuticas; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico […]”. 75. Al comparar los productos de “VENOGENOL” con los productos protegidos por “PYCNOGENOL” la Sala observa que comparten la misma categoría y cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 76.
En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos identificados por las marcas incluyen productos farmacéuticos y sustancias dietéticas, lo que indica que están dirigidos a un mismo segmento de mercado y cumplen una función análoga. La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente. 77.
En este contexto, existe una alta probabilidad de que un consumidor elija de manera indistinta productos de una u otra marca para suplir la misma necesidad fisiológica, lo cual permite concluir que los bienes son intercambiables desde el punto de vista funcional. 31 Certificado 184485. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 78.
Ahora, como se precisó líneas atrás, tratándose de la clase 5ª, el análisis debe ser más riguroso, en tanto el riesgo de confusión no solo compromete los intereses comerciales de los titulares marcarios, sino también la protección del consumidor y el interés público en materia de salud pública. 79. Lo anterior, determina una identidad respecto de este tipo de bienes, al tratarse de productos del mismo género, destinados al mismo segmento del mercado.
Esta coincidencia refuerza el riesgo de asociación, en tanto los productos podrían ser percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculados funcional o comercialmente. 80. Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos distintivos confrontados dentro de la clase 5ª comparten un entorno funcional común, en especial en el ámbito médico.
En efecto, productos farmacéuticos, son tipos de compuestos médicos que pueden ser consumidos juntamente con suplementos dietéticos o formar parte de una misma estrategia terapéutica o nutricional. Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial, como se precisó con antelación. 81.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En efecto, en el ámbito farmacéutico, es usual que ciertas preparaciones médicas se prescriban o consuman conjuntamente para lograr un tratamiento integral. 82.
En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades terapéuticas similares, y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como farmacias, establecimientos especializados en productos de salud y bienestar.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 83. La Sala resalta que, en el presente caso, los productos identificados por los signos cotejados poseen un alto grado de relevancia desde la perspectiva del interés público, dado su impacto potencial en la salud. 84.
Algunos productos que ampara la marca concedida mediante los actos acusados, tales como productos para eliminar animales dañinos, herbicidas y fungicidas tienen naturaleza tóxica o biocida, lo que implica un riesgo directo si no son diferenciados adecuadamente en el mercado. Por tanto, el riesgo de confusión entre productos exige un análisis más estricto de diferenciación marcaria. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 85.
La similitud en los productos y su finalidad médica y nutricional aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “VENOGENOL” y “PYCNOGENOL” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas. Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los productos de ambas marcas provienen del mismo empresario, dado que, además de compartir la clase 5ª del nomenclátor internacional y referirse a productos para la salud y bienestar, los signos presentan una estructura similar, donde el signo reproduce parcialmente la marca, como se concluyó con antelación. Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los productos de la marca demandada no se relacionan directamente con los de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de asociación en el mercado. 86.
Esta circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los productos de la marca demandada no se relacionan directamente con los de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de confusión en el mercado. 87.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201532, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 32 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 88. Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas.
Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales33: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 89. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una identidad parcial entre las marcas, conexión competitiva entre los productos de la clase 5ª que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
IV.5. Conclusión 90. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca “VENOGENOL” para amparar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 61917 de 31 de agosto de 2015 y 102959 de 30 de diciembre de 2015, expedidas por la SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad demandante y se concedió el registro como marca al signo nominativo “VENOGENOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 91.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 61917 de 31 de agosto de 2015 y 102959 de 30 de diciembre de 2015, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00186-00 Demandante: Horphag Research Management S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 529858 asignado a la marca “VENOGENOL”, para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.