CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Vigo Remittance Corp.
Tema: Registro como marca del signo nominativo “VIGO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 33494 de 2 de agosto de 20191 y 36753 de 8 de julio de 20202 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Millicom International Cellular S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “VIGO”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Vigo Remittance Corp.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Millicom International Cellular S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.
Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No. 33494 del 2 de agosto de 2019 proferida por el Director de Signos Distintivos de la SIC, que concedió el registro de la marca nominativa VIGO, en la clase 36, certificado número 655316, solicitada por VIGO REMITTANCE CORP. 2.2. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia, declare la nulidad de la Resolución No. 36753 del 8 de julio de 2020, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. en contra de la Resolución No. 33494 del 2 de agosto de 2019, y confirmó la concesión del registro de la marca 1 Folios 26 a 31 C pp.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 32 a 40 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 4 a 15 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio nominativa VIGO, en la clase 36, certificado número 655316 de la sociedad VIGO REMITTANCE CORP. 2.3.
Que, como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la SIC, a título de restablecimiento del derecho, negar el registro de la marca nominativa VIGO, en la clase 36, certificado número 655316, por ser similarmente confundible con las marcas TIGO de propiedad de la sociedad MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. 2.4. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.5.
Que se ordene a la SIC dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, las resoluciones correspondientes, en las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, tal como se establece en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”4 (mayúscula y negrilla del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Millicom International Cellular S.A. registró las marcas nominativa y mixtas “TIGO”, así como las marcas mixtas “TIGO BUSINESS” y “TIGO MONEY” 6, para identificar productos y servicios de las clases 9ª, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 9ª: “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores […]”.
Clase 14: “[…] metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos. […]” Clase 16: “[…] papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto 4 Folios 4 a 5 C pp. 5 Ibidem. 6 Certificado 666.000.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta […]”. Clase 25: “[…] prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería […]” Clase 35: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”.
Clase 36: “[…] seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios […]”. Clase 36: “[…] seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios […]”. Clase 38: “[…] telecomunicaciones […]” Clase 41: “[…] educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales […]”.
Clase 42: “[…] servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software […]”. 4. Señaló que, el 29 de enero de 2019, la sociedad Vigo Remittance Corp. solicitó el registro como marca del signo nominativo “VIGO” para identificar servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios de transferencia de dinero, transferencia electrónica de dinero, servicios de transferencia electrónica de fondos, servicios de pago de facturas […]”. 5.
Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Millicom International Cellular S.A. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. 6. Anotó que, mediante la Resolución 33494 de 2 de agosto de 2019, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Millicom International Cellular S.A. y concedió el registro como marca del signo nominativo “VIGO” a la sociedad Vigo Remittance Corp., para identificar servicios de la referida clase 36.
A lo cual, la parte demandante presentó recurso de apelación. 7. Mencionó que, mediante la Resolución 36753 de 8 de julio de 2020, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 33494. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró como marca el signo nominativo “VIGO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Vigo Remittance Corp., sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas nominativa y mixtas “TIGO”, así como las marcas mixtas “TIGO BUSINESS” y “TIGO MONEY”, de titularidad de la sociedad Millicom International Cellular S.A., lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.
Afirmó que las marcas confrontadas tienen similar composición ortográfica y fonética toda vez que están compuestas por cuatro letras, dos sílabas y la misma secuencia vocálica y terminación, por lo que el consumidor puede pensar que los servicios identificados por la marca “VIGO” tengan el mismo origen empresarial que los servicios identificados con la marca “TIGO”. 11.
Respecto al concepto de “VIGO” y “TIGO” aseguró que son expresiones de fantasía, toda vez que, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, carecen de significado. 12. Por otra parte, mencionó que los servicios de la marca cuestionada, relativos a transferencias de dinero, de fondos y pago de facturas, son sustituibles con los servicios de negocios financieros y monetarios de las marcas previamente registradas. 13.
Agregó que también eran complementarios, en la medida en que resulta necesario que se usen y adquieran de manera simultánea. Conforme con lo anterior, anotó que era razonable que un consumidor promedio piense que se trate de servicios que son ofrecidos por los mismos empresarios. 14. Aseguró que los servicios de las marcas confrontadas se ofrecen en los mismos canales y utilizan los mismos medios de publicidad. 7 Folios 6 vto. a 13 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 15. Finalmente, afirmó que la marca “TIGO” goza de reconocimiento en el mercado y cuenta con protección especial conforme con las encuestas de top of mind adelantadas por la revista Dinero, así como otros medios de comunicación como el periódico El Tiempo.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 17.
Aseguró que las marcas analizadas en su conjunto se diferencian en las sílabas “VI” y “TI” otorgándoles a cada una distintividad propia, por cuanto al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor. Por lo que su coexistencia no generar riesgo de confusión ni de asociación. 18. Sobre el significado de “VIGO”, sostuvo que puede ser entendido como el nombre de una ciudad ubicada en la costa noroeste de España, o en su defecto, como una contracción de la palabra “vigor”, lo que le ayuda al consumidor a asociar la idea del signo pretendido a uno u otro concepto, nociones que no se desprenden de las marcas opositoras que comparten la expresión “TIGO”. 19.
Por otra parte, mencionó que entre las marcas confrontadas no existe conexión competitiva, toda vez que el reconocimiento que se la ha otorgado a las marcas previamente registradas es en el sector de las telecomunicaciones, mientras que la marca cuestionada busca amparar servicios de transferencias de dinero y pago de facturas, por lo que los signos no son susceptibles de generar riesgo de confusión, por lo que tampoco se podrían afirmar que se encuentran acreditados los supuestos para determinar que exista un aprovechamiento injusto del prestigio del dicho signo, así como tampoco la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
II.2. Contestación de la sociedad Vigo Remittance Corp.9 20. La sociedad Vigo Remittance Corp. contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, para lo cual señaló que los actos administrativos demandados se fundamentan en el ordenamiento jurídico comunitario. 8 Índice 10 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 9 Índices 11 y 13 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 21. Anotó que es titular del registro de la marca “VIGO” en más de 33 países como Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Unión Europea, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras, Malasia, México, Nicaragua, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Uruguay, sin que a la fecha se haya generado afectación alguna al público consumidor. 22.
Indicó que la palabra “VIGO” hace referencia a un municipio y ciudad de España, en la provincia de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia, mientras que la partícula “TIGO” hace referencia a un concepto totalmente distinto, toda vez que, se compone del sufijo de la expresión “contigo”. 23. Finalmente, advirtió que las marcas previamente registradas identifican servicios de telecomunicaciones, mientras que la demandada se limita a los servicios de transferencia de dinero; transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia electrónica de fondos; servicios de pago de facturas, por lo que no existía conexidad competitiva.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 24. La sociedad Millicom International Cellular S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 28 de septiembre de 202010 en contra de las Resoluciones 33494 de 2 de agosto de 2019 y 36753 de 8 de julio de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 25. Mediante auto de 26 de octubre de 202011 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Vigo Remittance Corp.
El 18 de diciembre de 202012 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 26. A través de auto de 10 de mayo de 202113 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 17 de septiembre de 202114. 27. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se decretó como pruebas los certificados relacionados por el tercero con interés en el resultado del proceso y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 10 Folio 3 C pp. 11 Folios 66 a 67 C pp. 12 Folio 71 C pp. 13 Folio 98 C pp. 14 Índice 24 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 28. Mediante auto de 26 de octubre 202115 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 29.
Por auto de 14 de febrero de 202216 se requirió al tercero con interés en el resultado del proceso para que remitiera las pruebas decretadas en la audiencia inicial. A través de auto de 21 de junio de 202217 se repuso el auto de 14 de febrero de 2022 y aceptó el desistimiento de las pruebas. 30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 365-IP-2021 de 19 de octubre de 202218 dentro de la cual indicó que interpretaría el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y de oficio interpretó el artículo 151 ibidem, con el fin de tratar el tema de la conexión entre servicios.
Así lo consideró: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 para desarrollar el tema de la conexión entre servicios que distinguen los signos en conflicto […] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] Comparación entre signos denominativos […] En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas, con el fin de 15 Índice 27 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 41 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 65 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro VIGO (denominativo) y la marca TIGO (denominativa) Comparación entre signos denominativos y mixtos […] Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provenientes del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 31.
Por autos de 1° de agosto y 28 de noviembre de 202219 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 32. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Millicom International Cellular S.A.20, Vigo Remittance Corp.21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 33. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. 19 Índices 57 y 66 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 71 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 72 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 Índice 73 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.2. La formulación del problema jurídico 34. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 33494 de 2 de agosto de 2019 y 36753 de 8 de julio de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Millicom International Cellular S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “VIGO”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Vigo Remittance Corp. 35.
La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “VIGO” concedida para identificar servicios en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Vigo Remittance Corp. y las marcas nominativa y mixtas “TIGO”, así como las marcas mixtas “TIGO BUSINESS” y “TIGO MONEY”, para identificar productos y servicios de las clases 9ª, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 y 42, cuyo titular es la parte demandante, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a), así como lo dispuesto en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 36.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3. La identificación de los actos demandados 37. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 33494 de 2 de agosto de 201924 y 36753 de 8 de julio de 202025, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Millicom International Cellular S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “VIGO”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Vigo Remittance Corp.
IV.4. Análisis del caso concreto 38. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca de un signo nominativa “VIGO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios de transferencia de dinero, transferencia electrónica de dinero, servicios de transferencia electrónica de fondos, servicios de pago de facturas […]”. 39.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca nominativa del tercero con interés en el resultado del proceso y las marcas nominativa y mixtas “TIGO”, así como las marcas mixtas “TIGO BUSINESS” 24 Folios 26 a 31 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 25 Folios 32 a 40 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio y “TIGO MONEY” de la demandante, son similarmente confundibles lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. 40.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 365-IP-2021 de 19 de octubre de 2022 dentro de la cual indicó que interpretaría el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, de oficio, interpretó el artículo 151 ibidem con el fin de tratar el tema de la conexión entre servicios. 41.
Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 42. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor26: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 43.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida al tercero con interés en el resultado del proceso27 VIGO (nominativa) Registro 655.316 Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el demandante28 Marca Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro 1ª “TIGO” (nominativa) 36 355.712 2ª “TIGO” 9ª 36 38 41 537.357 3ª “TIGO” 36 355.711 4ª “TIGO” 36 360.658 27 Folio 41 vto.
C pp. 28 Consulta realizada el 2 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5ª “TIGO” 36 360.660 6ª “TIGO” 36 360.664 7ª “TIGO” 36 360.667 8ª “TIGO” 36 360.670 9ª “TIGO” 9ª 14 16 25 35 36 38 41 42 587.112 10ª “TIGO BUSINESS” 9ª 35 36 38 41 42 564.403 11 “TIGO MONEY” 9ª 36 38 537.346 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 44.
En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca nominativa “VIGO”, concedida para identificar servicios en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Vigo Remittance Corp. y las marcas nominativa y mixtas “TIGO”, así como las marcas mixtas “TIGO BUSINESS” y “TIGO MONEY”, registradas por la parte demandante, para distinguir productos y servicios en las clases 9ª, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 y 42, existen similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 45.
Como en el presente caso se va a cotejar la marca nominativa “VIGO” con las marcas mixtas “TIGO”, “TIGO BUSINESS” y “TIGO MONEY” es necesario establecer el elemento que predomina en los conjuntos mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 46.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 47. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 48.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 49.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”29. 50.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, 29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 51.
Sobre el particular, se advierte que las expresiones “BUSINESS” en las clases 9ª, 35, 36, 38, 41 y 42 y “MONEY” en las clases 9ª, 36 y 38 son de uso común, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación30, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “BUSINESS” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP” SAP S.E. 9ª 298.908 “MBA3 (MASTER BUSINESS ADMINISTRATOR)” GABRIEL EDUARDO ÁLVAREZ DIEZ 9ª 302.629 “BUSINESS PROCESS OUTSOURCING” ASIC INGENIEÍIA S.A. 9ª 342.554 “THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP” SAP S.E. 35 299.329 “BASC - BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE” WORLD BASC ORGANIZATION INC. 35 376.163 “PUNTOGOV COMPANY BUSINESS PARTNERS” LUZ AMANDA RODRÍGUEZ MEDINA 35 372.771 “REAL BUSINESS REAL SOLUTIONS” AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP. 36 286.073 “UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT” UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. 36 279.816 “CREDENCIAL BUSINESSCARD” BANCO DE OCCIDENTE S.A. 36 326.677 “BUSINESS TALK” ORANGE 38 349.244 30 Consulta realizada el 2 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “BUSINESS BYDESIGN” SAP S.E. 38 352.155 “BUSINESS WIRE” BUSINESS WIRE, INC. 38 365.051 “THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP” SAP S.E. 41 299.328 “ADEN ALTA DIRECCION BUSINESS SCHOOL” RICARDO GRECO GUINAZÚ 41 330.584 “CBC CAPITAL BUSINESS CENTER” GRUPO AR S.A.S. 41 377.479 “HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 42 237.791 “VISION SOFTWARE BUSINESS TECHNOLOGY” VISION SOFTWARE S.A.S. 42 281.875 “MQA BUSINESS CONSULTANTS LTDA.” INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. 42 303.455 “MONEY” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “MONEY TO BURN” LIGHT & WONDER, INC. 9ª 324.722 “MONEY RE-IMAGINED BY AMERICAN EXPRESS” AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP. 9ª 433.000 “CM CASH MONEY SOLUTIONS” CASH MONEY SOLUTIONS S.A.S. 9ª 621.882 “SURE MONEY” UNITED STATES POSTAL SERVICE 36 307.427 “MONEYCORP” TTT MONEYCORP LIMITED 36 318.372 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “MORE MONEY TRANSFERS” GIROS MORE URUGUAY S.A. 36 346.653 “MONEY RE-IMAGINED BY AMERICAN EXPRESS” AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP. 38 432.703 “COCOA MONEY EXCHANGE” LEGALMETRICA S.A.S. 38 624.925 “MONEY GAMIA” COMUNICAN S.A. 38 628.503 52.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 53.
Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “BUSINESS” es de uso común y débil, respecto de los productos y servicios de las clases 9ª, 35, 36, 38, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, así como la partícula “MONEY” en las clases 9ª, 36 y 38, motivo por el cual, deben ser excluidas del examen comparativo, aunado a que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 54.
No ocurre lo mismo con las expresiones “VIGO” y “TIGO” que hacen parte de las marcas confrontadas, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para las clases 36 para la primera y, en las clases 9ª, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 y 42 para la segunda31. 55.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “VIGO” y “TIGO”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 31 Ibidem.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 56.
A la Sala le corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada V I G O 1 2 3 4 Marcas previamente registradas T I G O 1 2 3 4 57. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el análisis comparativo de los signos enfrentados, la Sala advierte que existe similitud entre ellos, toda vez que las marcas de la parte demandante “TIGO” están compuestas por una palabra, de dos sílabas, cuatro letras, dos consonantes (T,G) y dos vocales (I,O); y la marca del tercero con interés en el resultado del proceso también se conforma por una palabra, dos sílabas, cuatro letras, dos consonantes (V,G) y dos vocales (I,O). 58.
La Sala pone de presente que las letras “V” y “T” no generan suficiente diferencia en la estructura ortográfica de cada signo. En efecto, la marca “VIGO” presenta la misma extensión que la marca “TIGO”, ambas conformadas por cuatro letras y dos sílabas, con idéntica terminación ‘IGO’. Estas coincidencias en longitud, patrón silábico y secuencia final refuerzan su semejanza. 59.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es claramente similar. Si bien las letras iniciales “V” y “T” corresponden a fonemas distintos, en la percepción auditiva del consumidor medio no introducen una variación significativa frente al resto de la palabra, pues ambas se combinan con la misma estructura fonética “IGO”.
Esta coincidencia en ritmo, acentuación y entonación refuerza la posibilidad de confusión al momento de pronunciar las marcas. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 60. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: VIGO – TIGO – VIGO – TIGO – VIGO – TIGO VIGO – TIGO – VIGO – TIGO – VIGO – TIGO VIGO – TIGO – VIGO – TIGO – VIGO – TIGO VIGO – TIGO – VIGO – TIGO – VIGO – TIGO 61.
Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala evidencia que las marcas confrontadas son similares al ser articulados en voz alta, por lo que se confirma el riesgo de confusión desde este aspecto para el consumidor medio, particularmente al momento de solicitar los productos o servicios de la demandante y los servicios del tercero con interés en el resultado del proceso32. 62.
De esta manera, se concluye que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso no genera un impacto visual y fonético suficientemente distintivo respecto de las marcas previamente registradas por la demandante. 63. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes.
Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 64. En este sentido, se advierte que la marca demandada se compone del término “VIGO”33, la cual no tiene un significado en idioma extranjero, sin embargo, puede referirse al nombre de un municipio y una ciudad de España situado en la provincia de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia. 65.
De otra parte, las marcas previamente registradas “TIGO” incorporan una expresión que no tiene significado según el diccionario de la Real Academia Española34. Si bien es cierto que el tercero con interés en el resultado del proceso sostuvo que dicha partícula corresponde al sufijo de la expresión “contigo”, también lo es que dicha afirmación no encuentra respaldo probatorio en el proceso ni corresponde a una acepción reconocida en el lenguaje común35. 66.
Además, la partícula “TIGO” aparece también en otras palabras del castellano, tales como “investigo”, “castigo”, “mitigo”, lo que demuestra que no constituye un sufijo 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Rad.: 2012-00275-00. MP. Dra. María Elizabeth García González.
Providencia reiterada en sentencias de 31 de enero de 2019. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez (E). Rad.: 2014-00121-00 y de 11 de junio de 2020. Rad.: 2011-00061-00. MP. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 33 https://dle.rae.es/vigo?m=form. Consultado el 2 de octubre de 2025. 34 https://dle.rae.es/tigo?m=form. Consultado el 2 de octubre de 2025. 35 Ley 1564 de 2012.
Artículo 167. “[…] Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos “onus probandi incumbit actori” o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y “reus in excipiendo fit actor”, es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio autónomo con un contenido semántico propio, sino una expresión que puede hallarse en distintas palabras con significados diversos. 67. Aunado a lo anterior, “TIGO” tampoco corresponde a una abreviatura o contracción consolidada en el uso corriente por el consumidor medio, supuesto que no fue alegado ni demostrado por el tercero. 68.
Sobre el particular, esta Sección36 ha señalado que, cuando un signo está conformado por letras o expresiones que carecen de un significado claro y reconocible para el consumidor medio, no puede atribuírseles un contenido conceptual específico, tal y como ocurrió en un caso relativo a la eventual interpretación de las letras ‘Y’ y ‘G’, en el cual se precisó que, “[…] si bien podría argumentarse que las letras “Y” y “G” pueden ser interpretadas como abreviaturas de las empresas “Yahoo!” y “Google”, lo cierto es que dicha asociación no es de fácil reconocimiento por el consumidor medio en Colombia.
Además, por cuanto no obra en el expediente prueba alguna que permita respaldar que dicho consumidor efectivamente reconozca dichas letras con la naturaleza antes mencionada. En consecuencia, desde el punto de vista conceptual, dichas letras deben ser valoradas como simples componentes del alfabeto, sin una carga semántica clara y específica […]”. 69.
En consecuencia, la Sala advierte que la expresión “TIGO” debe considerarse como una expresión de fantasía en el ámbito marcario. Por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque37. 70. En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 71.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 72. La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 73.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201838 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de julio de 2025.
Rad.: 2021 – 00302. MP. Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 74. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 75.
En el caso sub examine, la expresión cuestionada “VIGO” fue solicitada para proteger los servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios de transferencia de dinero, transferencia electrónica Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de dinero, servicios de transferencia electrónica de fondos, servicios de pago de facturas […]”. 76.
Las marcas previamente registradas identifican los siguientes servicios y productos de las clases 9ª, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 9ª: “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores […]”.
Clase 14: “[…] metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos […]” Clase 16: “[…] papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta […]”.
Clase 25: “[…] prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería […]” Clase 35: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. Clase 36: “[…] seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios […]”. Clase 36: “[…] seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios […]”.
Clase 38: “[…] telecomunicaciones […]” Clase 41: “[…] educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales […]”. Clase 42: “[…] servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software […]”. 77.
Al analizar la relación entre los servicios protegidos por la marca cuestionada “VIGO” y los productos y servicios de las marcas previamente registradas, se advierte que existe una conexión basada en los criterios de sustituibilidad, complementariedad Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio y razonabilidad en los canales de comercialización. La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos39. 78.
En cuanto al criterio de sustituibilidad, la Sala observa que los servicios amparados por la marca demandada “VIGO” en la clase 36, como son los servicios de transferencia de dinero, pueden ser funcionalmente sustituidos por los servicios protegidos por las marcas previamente registradas “TIGO” en la clase 36, tales como operaciones financieras. 79.
En efecto, pertenecen a la misma categoría dentro de la Clasificación de Niza, por lo que los servicios objeto de análisis satisfacen la misma necesidad básica del consumidor, esto es, transacciones de dinero. Por ello, existe una relación funcional entre ellos, en la medida en que un consumidor medio podría optar indistintamente por unos u otros en los mismos establecimientos comerciales o dirigidos al mismo público objetivo. 80.
Respecto del criterio de complementariedad, la Sala observa que los productos protegidos por las marcas previamente registradas “TIGO”, correspondientes a las clases 9ª, 14, 16 y 38, tales como aparatos e instrumentos de transmisión o reproducción de sonido o imágenes, instrumentos cronométricos, papel y cartón, presentan una conexión funcional y comercial con los servicios amparados por el signo cuestionado “VIGO” en la clase 36, los cuales incluyen servicios de transferencia de dinero, electrónica de dinero, de fondos y servicios de pago de facturas, toda vez que, mediante celulares, relojes inteligentes y computadores se pueden acceder a servicios financieros digitales, asimismo el papel y el cartón pueden ser soporte físico de las facturas y recibos resultado de esos servicios. 81.
En igual sentido, los productos y servicios protegidos por las marcas previamente registradas “TIGO”, correspondientes a las clases 25, 36 y 41, tales como gestión de negocios comerciales, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, seguros y educación, presentan una conexión funcional y comercial con los servicios amparados por el signo cuestionado “VIGO” en la clase 36, los cuales incluyen servicios de transferencia de dinero, electrónica de dinero, de fondos y servicios de pago de facturas, en consideración a que las empresas necesitan herramientas financieras para su operación, los productos deben pagarse al ser objeto de comercialización. 82.
En efecto, dichos productos y servicios suelen ser concebidos y consumidos de manera complementaria en cualquier establecimiento de pago de facturas, lo que genera una expectativa razonable de que provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas. 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 83.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. La relación de complementariedad sugiere la obtención de servicios de compra y venta gestión de negocios comerciales, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, seguros, los cuales se complementan con los servicios de trasferencias de dinero y pago de facturas de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, los cuales se soportan en aparatos e instrumentos de transmisión o reproducción de sonido o imágenes, instrumentos cronométricos, papel y cartón. Esta relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la identidad entre los signos, tal y como se analizó con anterioridad. 84.
Aunado a lo anterior, dichos productos y servicios utilizan canales de comercialización similares, tales como establecimientos de comercio, tiendas especializadas, folletos, prensa, revistas especializadas y plataformas digitales. Estas coincidencias en los medios de publicidad generan un punto de contacto directo entre los signos y fortalecen la posibilidad de confusión respecto a su origen empresarial. 85.
Además, los productos y servicios están dirigidos a un público objetivo similar, compuesto tanto por individuos como por personas o empresas interesadas en el cualquier manejo de pago de dinero, lo cual amplifica la percepción de relación entre ambos. 86. Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los productos y servicios de “TIGO” de la demandante y los servicios de “VIGO”, del tercero con interés en el resultado del proceso provienen del mismo empresario. 87.
En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre servicios de la marca cuestionada y los productos y servicios de las marcas previamente registradas por el demandante, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los servicios de la marca “VIGO” no están directamente ligados a los productos y servicios de la marca “TIGO”, asumiendo así un origen empresarial compartido. 88.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201540, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: 40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 89.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales41: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 90. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos y servicios que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, porque el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado. 91.
Por otra parte, la Sala observa que el tercero con interés en el resultado del proceso manifestó que es titular del registro de la marca “VIGO” en más de 33 países como Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Unión Europea, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras, Malasia, México, Nicaragua, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Uruguay. 92.
Al respecto, esta Sala ha considerado que el examen de registrabilidad es integral, debe ser motivado y autónomo42, respecto de otras oficinas de registros de marcas, 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 42 Interpretación Prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 93. Se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.
De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 94. Así, el estudio de registrabilidad de la marca demandada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 95.
Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 96.
Finalmente, la Sala estima innecesario pronunciarse en cuanto al argumento de la parte demandante relativo al reconocimiento de la marca “TIGO” y lo señalado por la SIC al respecto, por cuanto ya se encuentra demostrada la similitud ortográfica y fonética, así como la conexidad competitiva y el consiguiente riesgo de confusión y asociación entre la marca cuestionada y las previamente registradas, conforme a lo previsto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000.
IV.5. Conclusión 97. Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca nominativa “VIGO”, para amparar servicios en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 33494 de 2 de agosto de 2019 y 36753 de 8 de julio de 2020, expedidas por la SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Millicom International Cellular S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “VIGO”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Vigo Remittance Corp., como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 98.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00382-00 Demandante: Millicom International Cellular S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 33494 de 2 de agosto de 2019 y 36753 de 8 de julio de 2020, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 655.316 asignado a la marca “VIGO”, para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.