11001032400020150024600 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020150024600 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Marathon Distribuciones S.A.S. y Distribuidora Tropicana S.A.S Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Gaseosas Posada Tobón S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 20141, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Gaseosas Posada Tobón S.A.2 en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Cfr. 268 a 281 En la Audiencia Inicial se determinó que la Resolución núm. 68229 de 22 de noviembre de 2013 no es objeto de control judicial y, en ese sentido, para todos los efectos se tendrá como acto administrativo acusado la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”. 2 Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 2 a 3. 3 Cfr. Folios 24 a 47 2 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad4, que se adecuó a la acción de nulidad relativa5, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta TROPI FRUT, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6: “[…] I.I. PETICIONES Solicito al Honorable Consejo de Estado que en la sentencia se hagan las siguientes declaraciones. 2.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1 Artículo primero de la Resolución No. 68229 de 22 de noviembre de 2013 mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por GASEOSAS POSADA TOBON S.A contra la solicitud de la marca TROPI FRUT (mixta). 2.1.2 Resolución No, 73010 de 02 de diciembre de 2014, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por GASEOSAS POSADA TOBON S.A. contra la Resolución 68229 de 22 de noviembre de 2013, revocándola en su integridad y en su lugar concediendo el registro de la marca TROPI FRUT a la La (sic) sociedad MARATHON DISTRIBUCIONES S.A.S, declarado agotada la vía gubernativa y omitiendo hacer un pronunciamiento expreso sobre la oposición presentada por GASEOS (sic) POSADA TOBON S.A. 2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar en los registros de la propiedad industrial la inscripción del certificado de registro No, 505673 asignado a la marca TROPI FRUT (mixta) en la clase 32 internacional según solicitud No. 13-126544. 2.3 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”. 4 Cfr. Folio 24.

Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Cfr. Folios 275 a 276 6 Cfr. Folios 32 a 33 3 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones7: 4.1. Marathon Distribuciones S.A.S., el 23 de mayo de 2013, solicitó el registro como marca del signo mixto TROPI FRUT, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 28 de junio de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 620, siendo objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas nominativas TROPI KOLA y TROPICOLA, que identifican productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 68229 de 20 de noviembre de 2013, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y negó el registro como marca del signo mixto TROPI FRUT, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 68229 de 20 de noviembre de 2013. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 73010 de 02 de noviembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 68229 de 20 de noviembre de 2013 y, en su lugar, conceder el registro de la marca mixta TROPI FRUT para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 7 Cfr. Folios 27 a 29. 4 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20008 y del numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20119.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así10: Primer cargo: violación del numeral 3. ° del artículo 87 del Ley 1437 6.1. Manifestó que, a su juicio, la parte demandada, al expedir en la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014, violó el artículo 87 de la Ley 1437, comoquiera que no hizo referencia a lo que fue solicitado en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante dentro del procedimiento administrativo y excedió su competencia al revocar de oficio una resolución que no fue apelada por el solicitante del registro.

Asimismo, comoquiera que, a su juicio, dicha decisión ya se encontraba en firme. Segundo Cargo: Violación por falta de aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.2. Señaló que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez, que el análisis efectuado carece de fundamento legal válido, por cuanto el mismo tiene como punto de partida el indebido fraccionamiento de las marcas cotejadas. 6.3.

Sobre lo anterior, mencionó que, el estudio efectuado por la parte demandada se contrae sólo a afirmar que la partícula TROPI es de uso común, para concluir que, por tal razón, y habida cuenta de la diferencia en el sufijo de las marcas comparadas, no se presentan similitudes capaces de generar confusión y real riesgo de asociación. 6.4.

Explicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que dos marcas similares pueden coexistir solo cuando estén dirigidas a consumidores especializados 8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 9 “Por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 10 Cfr. Folios 29 a 44. 5 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo cual, a su juicio, no se da en el presente caso, pues los productos que las marcas en conflicto pretenden identificar, están dirigidos a un consumidor promedio. 6.5.

Sostuvo que el elemento denominativo común en las marcas opositoras es la expresión TROPI, la cual tiene una importante connotación visual tanto en la marca solicitada como en las marcas mixtas previamente registradas por su tamaño, ubicación y distribución. 6.6. Aseguró que la marca concedida mediante el acto administrativo acusado ha reproducido la porción denominativa principal de las marcas opositoras, sin que los elementos adicionales que en ella se han incluido, permitan inferir que la misma posee una fuerza distintiva que le permita diferenciarse de las marcas opositoras 6.7.

Finalmente, indicó que los productos identificados por las marcas en conflicto comparten los mismos canales de comercialización, pues, estos productos no solo son comercializados en los mismos establecimientos de comercio, sino que también se pueden encontrar lado a lado en las góndolas donde se exhiben. Contestaciones de la demanda Parte demandada 7.

La parte demandada11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 87 de la Ley 1437 7.1. Indicó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la Ley 1437, los actos administrativos quedan en firme desde el día siguiente del vencimiento del término para interponer recursos, situación que no ocurrió en el presente caso, comoquiera que, a su juicio, la parte demandante presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 68229 del 22 de noviembre de 2013.

Respecto del cargo de violación por falta de aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 11 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 182 12 Cfr. Folios 175 a 181 6 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.2.

Expresó que, a su juicio, la expresión TROPI FRUT se puede constituir como una marca ya que tiene las cualidades para distinguirse en el mercado y no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 7.3. Señaló que, si bien es cierto que la marcas en disputa comparten la similitud ortográfica en lo que respecta a la palabra de uso común “TROPI”, la marca concedida TROPI FRUT goza de distintividad, toda vez que la palabra TROPI, la cual es de uso común, va acompañada de las palabras FRUT, generándose con ello una distintividad que no da lugar alguno a equívocos ni confusiones que pudiesen conducir o inducir a error al consumidor. 7.4.

Mencionó que entre las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que puedan generar confusión. 7.5. Afirmó que las marcas confrontadas no deben generar confusión al consumidor promedio, ya que, la marca posteriormente registrada, se ha concedido para identificar bebidas elaboradas a base de frutas y las marcas previamente concedidas a la parte demandante son para identificar productos como gaseosas, sodas y kolas. 7.6.

Concluyó que el acto administrativo acusado se ajusta a las disposiciones legales vigentes y no trasgrede normas de carácter transnacional como lo afirma la parte demandante. Terceros con interés directo en el resultado del proceso 8. Marathon Distribuciones S.A.S. en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de haber sido debidamente notificado guardó silencio en esta etapa procesal13.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 13 Cfr. Folio 233 7 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de marzo de 201914, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 399-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y literal a) del Artículo136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente. 2. No procede realizar la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es objeto de controversia central el concepto de marca. 3.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal g) del Artículo 135 y del Artículo 152 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de las marcas conformadas por denominaciones de uso común y la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […]” 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Audiencia Inicial y reanudación del proceso 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 11 de octubre de 201915: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el día 21 de octubre de 201916, resolvió adecuar el trámite del medio de control de nulidad a la acción de nulidad relativa; tuvo por acusado el acto administrativo la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014; vinculó a Distribuidora Tropicana S.A.S. como tercero con interés directo en el resultado del proceso y suspendió la audiencia. 13.

Distribuidora Tropicana S.A.S. en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de haber sido debidamente notificado, guardó silencio en esta etapa procesal17. 14 Cfr. Folios 241 a 242 15 Cfr. Folios 257 a 258 16 Cfr. Folios 268 a 281 17 Cfr. Folio 302 8 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de mayo de 202118: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial; y ii) en la realización de la continuación audiencia inicial realizada el 31 de mayo de 202119: reanudó el proceso; declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de conclusión 15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de febrero de 202220, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 16.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada, presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda, respectivamente. 17. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 399-IP-2019 proferida el 19 de noviembre de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto. 18 Cfr. Índice 50 aplicativo web SAMAI. 19 Cfr. Índice núm. 37 aplicativo web SAMAI. 20 Cfr. Índice núm. 67 aplicativo web SAMAI. 9 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 19.

Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Acto administrativo acusado 21.

El acto administrativo acusado es el siguiente23: 21.1. La Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 68229 de 22 de noviembre de 2013, y conceder el registro de la marca mixta TROPI FRUT.

Problema jurídico 22. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 22.1. Si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida; y las marcas nominativas TROPI KOLA y TROPICOLA, que identifican productos de la Clase 32 de la Clasificación de Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 22.2.

Asimismo, si la parte demandada, al expedir el acto administrado acusado, resolvió los argumentos propuestos en el recurso de apelación interpuesto dentro del 21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 23 Cfr. Folios 60 a 62 10 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co procedimiento administrativo, y si excedió su competencia al resolver el mismo y, en consecuencia, si revocó indebidamente la Resolución núm. 68229 de 22 de noviembre de 2013. 23.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136, el literal g) del artículo 135 y el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000; y no interpretó el artículo 134 ibidem, al considerar que no es objeto de controversia central el concepto de la marca. 24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena24, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en 24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200025 de la Comisión de la Comunidad Andina26.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros29. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 399-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019 29 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 13 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista que en el proceso interno se discute si el signo TROPI FRUT (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con las marcas TROPI KOLA (denominativa) y TROPICOLA (denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado TROPI FRUT (mixto) y las marcas TROPI KOLA (denominativa) y TROPICOLA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables o no de un significado o concepto.30. […] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TROPI FRUT (mixto) y las marcas TROPI KOLA (denominativa) y TROPICOLA (denominativa) 3.

Palabras de uso común en la conformación de las marcas 3.1. En el presente caso se argumentó que el término TROPI es de uso común para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. […] 30 Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016 14 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.12.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. Por cuanto el demandante alegó que existiría conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […] ”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 34. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 35.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 36. La marca demandada y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: MARCA MIXTA31 MARCAS REGISTRADAS 31 Cfr. Folio 56 15 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mixta32 (Clase 32) Registro: 505673 TROPI KOLA33 Nominativa (Clase 32) Registro 473256 TROPICOLA34 Nominativa (Clase 32) Registro 143913 Mixta35 (Clase 32) Registro 193692 37.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad. Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 38.

Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y ii) que el Tribunal Andino solo consideró pertinente analizar, el literal a) del artículo 136 ibidem. 39. La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el cargo de violación se circunscribe a considerar si los signos distintivos 32 Cfr. Folio 56 33 Cfr. Folio 57 34 Ibidem 35 Ibidem 16 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confrontados son o no confundibles y que la marca demandada no cuenta con las características propias y diferentes que lo hagan suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Del cargo de violación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 40. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

Esta Sección36, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”37. 42. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”38. 43.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el 36 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 17 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”39. 44.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta TROPI FRUT concedida para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 45.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…]1.4 Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:40 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”41. 46.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las 39 Ibidem. 40 Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017. 41 Cfr. Índice 54 del aplicativo SAMAI. 18 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”42. 47.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre la marca mixta concedida mediante el acto admirativo acusado y unas marcas nominativas y una mixta, respecto de las mixtas es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo distintivo. 48.

En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta concedida y las marcas mixtas previamente registradas en su conjunto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 49. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de la marca concedida y las marcas mixtas y nominativas previamente registradas, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en su interpretación prejudicial 523-IP-2016 43, en los siguientes términos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las 42 ibidem 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017 19 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”44. 50.

Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandada indicó que la expresión TROPI es una palabra de uso común que no pertenece a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 51. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado 44 Cfr. Folios 121 a 122. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 523-IP- 2016 de 17 de noviembre de 2017 20 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen45. 52.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201446, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 53.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202147, consideró: «[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]». 54.

En consonancia con lo anterior, es menester hacer referencia a lo señalado por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso, donde se consideró: 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 3.12.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 55.1. De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la expresión TROPI era de uso común al momento de la solicitud del registro, en marcas para la identificación de productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada49: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE TROPINOVO TROPINOVO LTDA. 290735 32 TROPIX UNILEVER 325316 32 ÉXITO TROPI COOL ALMACENES ÉXITO S.A. 416996 32 TROPICAL FRESS ALGEMIRO SANABRIA SOLER 140396 32 TROPICANA TWISTER TROPICANA PRODUCTS INC 276078 32 CRUSH TROPICAL ATLANTIC INDUSTRIES 301467 32 BEVIDA MANGO TROPICAL PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. 360226 32 TROPICANA PURE PREMIUM TROPICANA PRODUCTS INC 271490 32 TROPICAL GARDEN LECHE GLORIA S.A. 310766 32 55.2.

Por lo anteriormente expuesto, en aplicación de las consideraciones expuestas por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso, se excluirá la partícula TROPI del correspondiente cotejo marcario, toda vez que es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no debe ser considerada a efecto de determinar si existe o no confusión entre los signos enfrentados. 48 Cfr. Índice 0054 del aplicativo SAMAI. 49 La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el Artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. https://sipi.sic.gov.co. 22 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55.3.

Conforme a lo anterior, el cotejo marcario se realizará entre las expresiones FRUT y COLA - KOLA. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y las marcas previamente registradas 56. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. Marca concedida FRUT Marcas Previamente Registradas COLA KOLA 57.

Dicho lo anterior encontramos que signos en conflicto resulten disimiles, pues en la marca demandada se encuentra la expresión FRUT que tiene tres consonantes (F, R, S) y una vocal (U); en tanto que los signos previamente registrados COLA -KOLA están conformados por dos consonantes (C y L) (K y L) respectivamente, y dos vocales (O y A). 58.

Lo anterior, nos permite determinar que entre las marcas en conflicto no existe semejanza ortográfica. Comparación fonética 59. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los signos distintivos, para lo cual debe tenerse en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: FRUT – KOLA- FRUT – KOLA- FRUT – KOLA- FRUT – KOLA- FRUT – KOLA- FRUT – KOLA- FRUT – KOLA- FRUT – KOLA 23 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FRUT – COLA - FRUT – COLA - FRUT – COLA - FRUT – COLA - FRUT – COLA - FRUT – COLA - FRUT – COLA - FRUT – COLA 60.

De lo anterior, esta Sala considera que comoquiera que las marcas son ortográficamente disimiles, es claro al ser pronunciadas en voz alta en forma sucesiva no tienen similitudes en este aspecto. Comparación conceptual o ideológica 61. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica.

Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”50, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 62.

En el presente caso, las expresiones FRUT y KOLA deben entenderse como de fantasía pues no tiene significado en el idioma castellano. En tanto, las palabras COLA de conformidad con el diccionario de la RAE51 tiene varios significados: “[…] extremidad posterior del cuerpo y de la columna vertebral de algunos animales …] Sustancia pastosa que sirve como adhesivo […]” y “[…] Semilla de un árbol ecuatorial” […].

Por ende, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación. 63. Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que las marcas registradas no presentan identidad ortográfica, fonética y 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 51 https://dle.rae.es/ consulta realizada el día 22 de septiembre de 2023. 24 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conceptual. 64.

Conforme a lo anterior, para la Sala en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos distintivos comparados. 65. Teniendo en cuenta, que en el presente caso no existe similitud entre las marcas no resulta necesario entrar a estudiar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican las marcas en conflicto y el riesgo de asociación en el mercado, de acuerdo a lo que esta Sala ha considerado en diversas oportunidades52.

Del cargo de violación del numeral 3. ° del artículo 87 del Ley 1437 66. Finalmente, la Sala advierte que, la parte demandante, en el escrito demanda, indicó que la parte demandada violó el numeral 3° del artículo 87 de la Ley 1437, en el sentido de indicar que el acto administrativo acusado se encontraba en firme, que no hubo pronunciamiento sobre los argumentos de la parte demandante y que no fue objeto de recurso por el solicitante del registro marcario. 67.

Al respecto la Sala advierte que, revisada la actuación administrativa, la Resolución 68229 del 22 de noviembre de 2013 no se encontraba en firme en los términos previstos en el artículo 87 de la Ley 1437, pues este fue objeto de apelación por parte de la parte demandante53. 68. Asimismo, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que en el acto administrativo acusado no hizo referencia a lo planteado por el recurrente relacionado con que la que la partícula TROPI no era de uso común. Al respecto la Sala considera que en el numeral cuarto de la parte considerativa del acto administrativo acusado, que decidió el recurso de apelación interpuesto54, se hizo un análisis de esta situación, lo que determina que dicho cargo si fue objeto de estudio. 69.

Así las cosas, no se encuentra la vulneración de lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y el numeral 3 del 52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad.: 2009 00085 00 Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 53 Cfr. Folios 54 a 62 54 Cfr. Folios 62 a 62 25 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 87 de la Ley 1437, en ese sentido, se negará la nulidad de la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014.

Conclusión 70. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta TROPI FRUT, solicitado por el Tercero con Interés para identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir riesgo de confusión y asociación con las marcas fundamento de la oposición. 71.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la parte demandada no vulneró, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual, no prospera ese cargo de la demanda. 72. De otro lado, tampoco prospera el cargo por un presunto desconocimiento del numeral 3° del artículo 87 de la Ley 1437, pues el acto administrativo objeto del recurso de apelación en la actuación administrativa no se encontraba ejecutoriado. 73.

Así las cosas, no se encuentra vulneración de lo previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y lo mencionado en el numeral 3° del artículo 87 de la Ley 1437 y, en ese sentido, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014 y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

26 Número único de radicación: 11001032400020150024600 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.