CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., primero (1o.) de junio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “MG” ES DERIVADA DE UNA MARCA YA PROTEGIDA EN EL REGISTRO, RESPECTO DE LA CUAL OSTENTA UN DERECHO ADQUIRIDO EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO.
LA OPOSICIÓN QUE SE FORMULÓ CONTRA EL REGISTRO DE LA MARCA “MG”, FUNDADA EN EL NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL “MG AUTOMÓVILES”, SE DIRIGE ÚNICAMENTE FRENTE A SU ELEMENTO DISTINTIVO CENTRAL, ESTO ES, LA EXPRESIÓN “MG”, LA CUAL FUE REGISTRADA PREVIAMENTE Y, POR ENDE, YA ESTÁ PROTEGIDA EN EL ÁMBITO MARCARIO, DE TAL SUERTE QUE LA MISMA NO ESTÁ LLAMADA A PROSPERAR.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MG AUTOMÓVILES S.A.S., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 00042487 de 19 de junio de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria de la Superintendencia de Industria y Comercio3.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 5 de octubre de 2012 la sociedad SAIC MOTOR CO. LTD. solicitó el registro como marca del signo mixto "MG", para amparar productos comprendidos en la Clase 124 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que una vez publicada la solicitud presentó oposición contra el registro requerido, con fundamento en el uso previo desde 1995 de su nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…]automóviles; ruedas de vehículos, sistemas hidráulicos para vehículos; motores para vehículos terrestres; componentes de acoplamientos para vehículos terrestres: mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; amortiguadores para automóviles; árboles de transmisión para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres (que no sean partes de motores) cajas de cambio para vehículos terrestres; espejos retrovisores, parabrisas. dispositivos antirrobo para vehículos; tapicería para vehículos, asientos de seguridad para niños [para vehículos] equipos para la reparación de cámaras de aire. neumáticos para ruedas de vehículos; frenos para vehículos terrestres carrocerías para vehículos: tapones para depósitos de gasolina de vehículos: acoplamientos para vehículos terrestres resortes amortiguadores para vehículos: indicadores de dirección para vehículos: vehículos de locomoción terrestres. aéreo, acuático o ferroviario. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 25842 de 30 de abril de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo mixto "MG", en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución el tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC a través de la Resolución núm. 00042487 de 2013, que revocó la decisión inicial, declaró infundada la oposición formulada por ella y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo “MG” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SAIC MOTOR CO.
LTD. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486, toda vez que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, pudiéndose registrar o depositar ante la oficina nacional competente; y que este depósito surte como un efecto declarativo del nombre comercial, pues los derechos de exclusividad sobre este se presumen desde el día del primer uso. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que, conforme a las pruebas allegadas al proceso, era posible determinar que le había dado un uso previo y real desde 1995 al nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES”, como bien lo afirmó la entidad en la Resolución núm. 25842 de 2013, revocada por el acto acusado.
Agregó que viene haciendo uso del nombre y la enseña comercial "MG AUTOMÓVILES" de forma continua, reiterada e ininterrumpida desde el año 2004; y que con anterioridad a dicho año, 2004, fecha en la cual se constituyó la sociedad MG AUTOMÓVILES S.A.S., conforme consta en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, su socio y representante legal, señor MAURICIO GUZMÁN, ya identificaba su actividad comercial bajo el nombre de MG VEHÍCULOS Y CIA. LTDA. Añadió que a pesar de que la sociedad MG VEHÍCULOS Y CIA. LTDA. fue liquidada el 2 de diciembre de 2006, como consta en el acta de liquidación de esa fecha, a su juicio, no cabe duda que utilizó de forma ostensible, continua e ininterrumpida la expresión “MG” como parte de su nombre comercial desde la constitución de la sociedad, amén de que con su liquidación la sociedad MG AUTOMÓVILES S.A.S. asumió todos los derechos y obligaciones de MG VEHÍCULOS Y CIA. LTDA., continuando con su actividad mercantil y haciendo uso del nombre 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercial sin interrupción alguna, esta vez cambiando el término “vehículos” por su análogo “automóviles”. Sostuvo que si bien es cierto que no existe un contrato de cesión entre las citadas compañías (MG VEHÍCULOS Y CIA LTDA. y MG AUTOMÓVILES S.A.S.), existen otros elementos probatorios que llevan a la conclusión del uso previo del nombre comercial "MG AUTOMÓVILES" desde el año 1995 (18 años) por parte de MG AUTOMÓVILES Y CIA LTDA., la que, posteriormente, se convirtió en MG AUTOMÓVILES S.A.S., sociedades estas que responden a un mismo objeto social y pertenecen a un mismo socio común; y que respecto al uso del vocablo “MG”, como parte distintiva del nombre comercial, bien sea acompañada de la expresión “AUTOMÓVILES” o “VEHÍCULOS”, están directamente relacionadas con las iniciales del nombre del socio y representante legal, MAURICIO GUZMÁN, quien ha identificado con tales letras su actividad comercial en el sector automotor, de forma personal, continua e ininterrumpida, durante 18 años.
Alegó que la denominación "MG AUTOMÓVILES" constituye un nombre y enseña comercial protegible en los términos del artículo 190 ibidem, pues con este signo ha identificado actividades que se sitúan en el sector 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00. Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co automotor de forma pública, reiterada, ostensible y continua desde el año 1995.
Reiteró que la SIC erró al estimar que el nombre y enseña comercial "MG AUTOMÓVILES" no son susceptibles de protección y, por tanto, inoponibles al registro de la marca "MG" (MIXTA) en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando lo cierto es que de las pruebas que acreditan su uso se desprende el hecho de su protección. Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literal b), y 150 ibidem, por cuanto existe una significativa similitud ortográfica entre la marca y el signo enfrentados, la cual puede causar confusión en el público consumidor, dado que comparten la totalidad de sus elementos ortográficos más característicos.
Sostuvo que la marca cuestionada "MG" (MIXTA) y la expresión "MG AUTOMÓVILES" coinciden en el término más distintivo de ambos: “MG”; y que en tratándose de productos y servicios del sector automotor, el término “AUTOMÓVILES” es de uso común, por lo que no agrega la distintividad suficiente para que los consumidores puedan distinguir una marca de la otra.
Respecto a la similitud fonética entre la marca y el nombre comercial enfrentados, afirmó que éstos son similares, siendo “MG” el elemento 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00. Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintivo de ambos y “AUTOMÓVILES” un mero complemento explicativo de uno, sin agregarle ni restarle distintividad al signo. Manifestó que también existe el riesgo de confusión ideológico o conceptual, en la medida en que la marca y el nombre comercial en cotejo incluyen la misma expresión base, esto es, “MG”, por lo que trasmitirán la misma idea al consumidor.
Alegó que la marca y el nombre comercial confrontados amparan servicios y actividades comerciales conexas, de manera que el riesgo de confusión se hace más palpable, máxime si se tiene en cuenta que el nombre y enseña comercial "MG AUTOMÓVILES" identifica en el mercado diversas actividades relacionadas con los vehículos automotores usados, siendo reconocido por los consumidores dentro del sector automotor.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que las pruebas allegadas en el trámite administrativo no fueron suficientes para demostrar el uso previo y continuo del nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES”, 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puesto que no se allegó el contrato de cesión o prueba alguna de enajenación entre la sociedad MG VEHÍCULOS Y CIA. LTDA. y la actora, respecto de los citados signos. Sostuvo que las citadas pruebas demostraban el uso por parte de dos sociedades diferentes; y que los documentos aportados a nombre de la actora sólo acreditaban el uso a partir del 2004, fecha posterior a la cual el tercero con interés directo en las resultas del proceso obtuvo el primer registro de la marca “MG” en 1995.
Mencionó que lo anterior demuestra que quien primero ostentó titularidad respecto de la expresión “MG” fue la sociedad SAIC MOTOR CO. LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso. II.-2. La sociedad SAIC MOTOR CO. LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
Manifestó que el debate esencial no gira en torno a si los signos enfrentados son confundibles o no, sino que debe establecerse es a quién le asiste un mejor derecho respecto de la expresión “MG” para identificar automóviles, sus partes y los servicios de fabricación y venta de los mismos. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que ella solicitó el registro como marca del signo mixto “MG”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, el 6 de junio de 1995, la cual fue concedida por la SIC el 18 de septiembre de 1996, por lo que obtuvo primero en el tiempo derechos adquiridos respecto de la expresión “MG”.
Mencionó que la sociedad actora fue constituida por escritura pública núm. 0002173 de la Notaría 41 de la ciudad de Bogotá el 1o. de octubre de 2004, conforme consta en su certificado de existencia y representación legal, de manera que una compañía que fue creada en ese año no podía estar haciendo uso de un nombre y enseña comercial antes de esa fecha, por la simple razón de que no existía. Insistió en que le asiste una protección especial por ser la que primero obtuvo el registro como marca de la expresión “MG”, al haberla solicitado en 1995, por lo que le asiste un derecho adquirido, anterior en el tiempo y exclusivo, mientras que la actora únicamente allegó algunas pruebas que datan el uso del nombre comercial “MG AUTOMÓVILES” desde el 2004, es decir, en una fecha posterior. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que, conforme lo admitió la actora, no hubo una enajenación del establecimiento de comercio “MG AUTOMÓVILES” entre las sociedades MG VEHÍCULOS Y CIA. LTDA. y MG AUTOMÓVILES S.A.S. ni tampoco un contrato escrito de cesión, razón por la cual no existe prueba de la transferencia del nombre comercial “MG AUTOMÓVILES” a otra compañía. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 18 de abril de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad MG AUTOMÓVILES S.A.S., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada, la sociedad SAIC MOTOR CO.
LTD., como tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al 6 En adelante CPACA. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 00042487 de 19 de julio de 2013, mediante la cual la SIC le concedió a la sociedad SAIC MOTOR CO.
LTD. el registro de la marca mixta “MG”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo dispuesto en los artículos 136, literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486. Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que ella demostró un uso previo respecto del nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES” desde 1995, por lo que sí era viable oponerse al registro de la marca cuestionada “MG”.
IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas enfrentadas no son semejantes ni confundibles, puesto que la sociedad demandante no demostró el uso de la expresión “MG”, de manera que no puede ser susceptible de protección alguna. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.3.- La sociedad SAIC MOTOR CO. LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se despachen desfavorablemente las pretensiones elevadas por la actora. Para el efecto, adujo que no se demostró un uso previo y constante del nombre comercial “MG AUTOMÓVILES” con anterioridad a la solicitud de registro de la marca cuestionada “MG”.
IV.4.- En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 244-IP-2018. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00. Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […] 3.
El nombre comercial. Características y protección. […] 3.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00. Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co legislación de cada País miembro.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3.11.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3.12.
Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 3.13.
Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo […]”. 4. La enseña comercial y su ámbito de protección […] 4.2.
La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el artículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera, se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 00042487 de 19 de junio de 2013, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “MG”, a la sociedad SAIC MOTOR CO.
LTD., para distinguir “[…] automóviles; ruedas de vehículos, sistemas hidráulicos para vehículos; motores para vehículos terrestres; componentes de acoplamientos para vehículos terrestres: mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; amortiguadores para automóviles; árboles de transmisión para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres (que no sean partes de motores) cajas de cambio para vehículos terrestres; espejos retrovisores, parabrisas. dispositivos antirrobo para vehículos; tapicería para vehículos, asientos de seguridad para niños [para vehículos] equipos para la reparación de cámaras de aire. neumáticos para ruedas de vehículos; frenos para vehículos terrestres carrocerías para vehículos: tapones para depósitos de gasolina de vehículos: acoplamientos para vehículos terrestres resortes amortiguadores para vehículos: indicadores de dirección para vehículos: vehículos de locomoción terrestres. aéreo, acuático o ferroviario. […]”, comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la actora, la SIC erró al estimar que el nombre y enseña comercial "MG AUTOMÓVILES" no son susceptibles de protección y, por tanto, inoponibles al registro de la marca "MG" (MIXTA) en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando lo cierto es que de las pruebas que acreditan su uso se desprende el hecho de su protección. Por su parte, la sociedad SAIC MOTOR CO.
LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso, alegó que el debate esencial no gira en torno a si los signos enfrentados son confundibles o no, sino a establecer a quién le asiste un mejor derecho respecto de la expresión “MG” para identificar automóviles, sus partes y los servicios de fabricación y venta de los mismos.
Agregó que ella solicitó el registro como marca del signo mixto “MG” para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza el 6 de junio de 1995, la cual fue concedida por la SIC el 18 de septiembre de 1996, por lo que obtuvo primero en el tiempo derechos adquiridos respecto de la expresión “MG”.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00. Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretación de los artículos 136, literal b), 190, 191, 193 y 200 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la del artículo 1509, ibidem, por cuanto “[…] no se analizará el examen de registrabilidad por no ser materia controvertida en el proceso interno […]”.
El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 9 Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo.
El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […] Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. […]”. Ahora, comoquiera que el tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo que posee derechos adquiridos respecto de la expresión “MG”, para productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que obtuvo el registro de la marca “MG” en el año 1996, la Sala estima pertinente referirse al concepto de marca derivada, con el fin de determinar si la solicitud cuestionada constituye una derivación de la marca ya protegida y, por lo tanto, del derecho previamente adquirido, que se alega.
Al respecto, aunque la Decisión 486 no establece la figura de la marca derivada, el Tribunal atendiendo el manejo que en la práctica se le ha dado a dicho fenómeno, ha adoptado criterios respecto del tema con la finalidad de que ésta sea operante en el régimen comunitario andino. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en la Interpretación Prejudicial 144-IP-201310, el Tribunal precisó lo siguiente: “[…] Si, en general, resultara admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por tanto, del derecho previamente adquirido.
Estas “marcas derivadas”, sin embargo, “no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.
El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada.
Las marcas derivadas, en ese orden, son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.
En el Derecho de Marcas resulta admisible la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es 10 En dicha Interpretación Prejudicial se reiteraron los criterios expuestos en las interpretaciones prejudiciales 84-IP-2000, 140-IP-2007, 107-IP-2010, 42-IP-2012, 021-IP-2013 y 12-IP-2014, entre otras. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.
La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, puesto que el mismo proviene de la marca anteriormente registrada y, por lo tanto, la oposición debe estar orientada a cuestionar los elementos accesorios y no únicamente dicho elemento distintivo. […]” (Destacado fuera de texto) Adicionalmente, respecto de las oposiciones que se puedan presentar en contra de las solicitudes de registro de marcas derivadas, el Tribunal también sostuvo: “[…] Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.
Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión […]” (Destacado fuera de texto) 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo anterior, es evidente para la Sala que el propietario de una marca inscrita con anterioridad podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por lo tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que se reúnan dos condiciones11: i) Que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales; y ii) Que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada.
Además, de conformidad con el criterio establecido por el Tribunal, la oposición al registro de una marca derivada tiene un carácter limitado, en cuanto a que los obstáculos que se formulen a ésta sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal de la marca, el cual, por estar previamente registrado y, por ende, protegido, no es susceptible de discusión. De esta forma, si frente a los nuevos elementos existe la posibilidad de riesgo de confusión entre el público consumidor, el signo no podrá ser registrado como marca. 11 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 14 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00121-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisado lo anterior, se tiene que a folio 129 del cuaderno físico principal obra la certificación expedida por la SIC respecto del registro de la marca mixta “MG”, con certificado de registro núm. 189389, concedida mediante la Resolución núm. 20242 de 18 de septiembre de 1996 a la sociedad SAIC MOTOR CO.
LTD. y vigente hasta el 18 de septiembre de 2026. La citada marca mixta “MG” se encuentra configurada de la siguiente manera: Adicionalmente, dicho registro fue concedido para distinguir los siguientes productos: “[…] Motores para vehículos automotores y sus partes y accesorios. Productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.
Ahora, conforme lo ha expresado el Tribunal, el elemento denominativo, por lo general, suele ser el más preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de acuerdo con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.
En el caso sub examine, la Sala advierte que aunque la marca con registro núm. 189389 es una marca mixta constituida por un elemento denominativo y uno gráfico, el primero es el que predomina en ella, esto es, la expresión “MG”. Por su parte, la marca cuestionada “MG” (mixta) fue concedida, a través del acto censurado, para distinguir los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] automóviles; ruedas de vehículos, sistemas hidráulicos para vehículos; motores para vehículos terrestres; componentes de acoplamientos para vehículos terrestres: mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; amortiguadores para automóviles; árboles de transmisión para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres (que no sean partes de motores) cajas de cambio para vehículos terrestres; espejos retrovisores, parabrisas. dispositivos antirrobo para vehículos; tapicería para vehículos, asientos de seguridad para niños [para vehículos] equipos para la reparación de cámaras de aire. neumáticos para ruedas de vehículos; frenos para 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vehículos terrestres carrocerías para vehículos: tapones para depósitos de gasolina de vehículos: acoplamientos para vehículos terrestres resortes amortiguadores para vehículos: indicadores de dirección para vehículos: vehículos de locomoción terrestres. aéreo, acuático o ferroviario. […]”.
La referida marca mixta cuestionada se encuentra representada de la siguiente manera: Al respecto, la Sala considera que en dicha marca mixta también el elemento predominante es el denominativo, constituido por la expresión “MG”, por ser el de mayor impacto en la mente del consumidor al momento de solicitar el producto que identifica.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Sala al examinar las marcas referidas advierte que la marca mixta cuestionada “MG” corresponde a una marca derivada de la marca mixta “MG” previamente registrada con el núm. 189389 en favor de la sociedad SAIC MOTOR 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00. Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CO.
LTD., para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, la Sala estima que en este caso se cumplen los dos requisitos antes mencionados para el registro de una marca derivada, pues se trata de una derivación de la marca registrada con anterioridad que reproduce el distintivo principal de ésta, es decir, la denominación “MG”, introduciendo algunas variaciones no sustanciales en relación con la misma y con sus elementos accesorios, esto es, en la configuración gráfica que la acompaña, pues en la primera hay unas líneas horizontales en el fondo y en la segunda se suprimen.
De otro lado, los productos reivindicados en la marca cuestionada corresponden a los mismos amparados por la marca ya registrada, esto es, los de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Siendo ello así, es evidente que la marca “MG”, concedida mediante el acto administrativo acusado, corresponde a una aproximación o derivación de una marca ya protegida en el registro, respecto de la cual ostenta un derecho adquirido la sociedad SAIC MOTOR CO.
LTD., tercero con interés directo en las resultas del proceso. Ahora bien, la Sala advierte que la oposición que se ha formulado contra el registro de la marca “MG”, fundada en el nombre y enseña comercial 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00. Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “MG AUTOMÓVILES”, se dirige únicamente frente a su elemento distintivo central, es decir, la denominación “MG”, el cual fue registrado previamente y, por ende, ya está protegido en el ámbito marcario, pero no controvierte las variaciones ni los elementos accesorios de la marca, de tal suerte que la misma no tiene vocación de prosperar.
Además, respecto de estos últimos elementos, es evidente que no existe riesgo de confusión entre la marca mixta objeto de controversia y el nombre y enseña comercial de la actora. A lo anterior también debe agregarse que el primer registro marcario, es decir, la marca “MG”, con certificado núm. 189389, fue concedida el 18 de septiembre de 1996 y que sólo después de 16 años (diciembre de 2012) es que la sociedad actora cuestionó ante la SIC, no dicho registro, sino la solicitud de uno derivado del mismo por la existencia de su nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES”, hecho que permite inferir que durante ese lapso de tiempo no se ha presentado ningún riesgo de confusión entre los signos distintivos, esto es la marca cuestionada y el nombre y enseña comercial de la demandante. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, cabe señalar que la Sala en un caso de supuestos de hecho y de derecho similares12 concluyó que la marca allí cuestionada era derivada de una registrada con anterioridad; y que, por lo tanto, la actora no podía oponerse con base en su nombre comercial, ya que ésta recaía sobre el elemento distintivo principal de la misma, el cual ya se encontraba protegido en el ámbito marcario.
En efecto, en esa oportunidad, consideró lo siguiente: “[…] La marca mixta SAN CARLOS se encuentra configurada así: […] Este registro marcario fue concedido mediante la Resolución número 14399 de 28 de julio de 1999, acto administrativo cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada, pues, pese a que se indicó por la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. que sería objeto de demanda, no ha sido controvertido ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Según consta en el registro de signos distintivos de la SIC, la citada marca, luego de su renovación, tiene vigencia hasta el “13 – Septiembre – 2019”. En las marcas mixtas, conforme lo ha expresado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el elemento denominativo, por lo general, suele ser el más preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de acuerdo con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. En el presente caso, la Sala advierte que, aunque la marca previamente registrada es una marca mixta constituida por un 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00121-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elemento denominativo y uno gráfico, el primero es el que predomina en ella, es decir la expresión SAN CARLOS. Por su parte, la marca SAN CARLOS (mixta), cuyo registro fue concedido a través de los actos censurados para distinguir azúcar, cacao, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza y todos los derivados del azúcar, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra configurada de la siguiente manera: […] En esta marca mixta también el elemento predominante es el denominativo, constituido por la expresión SAN CARLOS, por ser el de mayor impacto en la mente del consumidor al momento de solicitar el producto que identifica. 3.3.6.
La Sala, al examinar las marcas referidas, advierte, como lo hizo la SIC en las resoluciones demandadas, que la marca mixta SAN CARLOS corresponde a una marca derivada de la marca mixta SAN CARLOS previamente registrada en favor de la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., para distinguir productos de la Clase 30. En efecto, se cumplen en este caso los dos requisitos atrás mencionados para el registro de una marca derivada, pues, de una lado, se trata de una derivación de la primera marca que reproduce el distintivo principal de ésta, es decir la denominación SAN CARLOS, introduciendo algunas variaciones no sustanciales en relación con la misma y con sus elementos accesorios: (i) el tipo y tamaño de letra en que aparece tal expresión y la disposición en el conjunto marcario (en la concedida en el año 1999 en la parte inferior de la gráfica, y en la otorgada posteriormente, en la parte superior de ésta), y (ii) la configuración de la gráfica que la acompaña (en la primera, una imagen evocativa de la caña de azúcar, y en la segunda, la imagen de un hombre laborando en un campo de caña de azúcar).
De otro lado, los productos reivindicados en la marca censurada corresponden a los mismos amparados por la marca ya registrada, esto es, los de la Clase 30 Internacional. Siendo ello así, es claro que la marca SAN CARLOS, objeto de los actos acusados, corresponde a una aproximación o derivación de una marca ya protegida en el registro, 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de la cual ostenta un derecho adquirido la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. Ahora bien, la Sala advierte que la oposición que se ha formulado contra el registro de la marca SAN CARLOS, fundada en el nombre comercial INGENIO SAN CARLOS, se dirige únicamente frente a su elemento distintivo central - la denominación SAN CARLOS -, el cual fue registrado previamente y por ende ya está protegido en el ámbito marcario, pero no ataca las variaciones ni los elementos accesorios de la marca, de tal suerte que la misma no tiene vocación de prosperar.
Con todo, respecto de estos últimos elementos, es evidente que no existe riesgo de confusión entre la marca mixta censurada y el nombre comercial de la demandante. A lo anterior debe agregarse que el primer registro marcario data de 28 de julio de 1999 y que solo después de casi cuatro años (mayo de 2003) es que la sociedad demandante cuestionó ante la SIC, no este registro, sino la solicitud de uno derivado del mismo por la existencia de su nombre comercial INGENIO SAN CARLOS, hecho que permite inferir que durante ese lapso de tiempo no se ha presentado ningún riesgo de confusión entre tales signos distintivos.
En este orden, es claro que si la marca SAN CARLOS, previamente registrada, ha venido coexistido pacíficamente en el mercado con el nombre comercial de la demandante, es viable también que la marca ahora cuestionada, que consiste en una derivación de la primera con apenas unas variaciones no sustanciales, coexista igualmente con aquél. Además, debe ponerse de relieve que no existe prueba alguna que demuestre que la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. obró de mala fe o con el propósito de realizar actos de competencia desleal cuando solicitó y obtuvo el primer registro de la marca SAN CARLOS.
Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala no encuentra que exista violación de las normas invocadas como infringidas, en tanto que la marca mixta SAN CARLOS es distintiva y no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad alegada. […]” (Destacado fuera de texto) Así las cosas, habida cuenta que se demostró la existencia de un derecho adquirido respecto de la expresión “MG”, como lo exige el 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00.
Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tribunal, la parte demandante no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre la marca “MG”, por lo cual la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “MG”, para amparar los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00636-00. Actora: MG AUTOMÓVILES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de junio de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Aclara voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.