CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “BIOQUICK” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “BIOCLICK” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISÍMILES QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LA PARTÍCULA “BIO” ES DE USO COMÚN EN LA CLASE 10ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BERNHARD FÖRSTER GMBH, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 62994 de 7 de octubre de 2020, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 6305 de 16 de febrero 1 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo "BIOQUICK". 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 5 de marzo de 2020 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “BIOQUICK”, para distinguir productos de la Clase 10ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó opisición alguna por parte de terceros. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Aparatos de ortodoncia; partes de los productos antes mencionados […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º: Que mediante la Resolución núm. 62994 de 7 de octubre de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “BIOQUICK”, para identificar productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con la marca nominativa “BIOCLICK”, previamente registrada en la misma Clase a favor de la sociedad RYMCO MEDICAL S.A.S. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 6305 de 16 de febrero de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina; y 24 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por indebida aplicación, habida cuenta que tal entidad pasó por alto que las expresiones enfrentadas “BIOQUICK” y “BIOCLICK” cuentan con 4 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferencias respecto de los productos que pretenden identificar, por lo que no existe conexidad competitiva alguna.

Mencionó que el signo solicitado “BIOQUICK” no es similar desde los puntos de vista ortográfico, fonético e ideológico frente a la marca previamente registrada “BIOCLICK”. Adujo que al analizar el signo y marca confrontados en su conjunto se evidencia que son diferentes puesto que cuentan con una estructura gramatical distinta; y que al pronunciarlos su sonoridad es disímil, circunstancias éstas que permiten hacer una clara diferenciación entre ellos, máxime si se tiene en cuenta que hay particularidades respecto del tipo de consumidor al cual van dirigidos los productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Explicó que desde los puntos de vista ortográfico y fonético las expresiones objeto de controversia tienen diferente secuencia vocálica, consonántica y número de letras, así como una pronunciación distinta, dado que las palabras “QUICK” y “CLICK” no generan el mismo sonido. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que si bien es cierto que los signos objeto de controversia comparten la partícula “BIO”, también lo es que dicha expresión es de uso común y generalizado respecto de los productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que cada uno de los signos distintivos enfrentados se encuentran acompañados por una palabra adicional, pues el cuestionado contiene la expresión “QUICK”, que en español significa rápido, la cual imprime una connotación evocativa de una característica de los productos para que el consumidor pueda relacionarla, por ejemplo, con una acción rápida.

Arguyó que la marca previamente registrada “BIOCLICK” está conformada por la partícula “CLICK”, que en la informática corresponde a la acción de pulsar cualquier botón o tecla del dispositivo apuntador (ratón o touchpad) de la computadora, de manera que, a su juicio, no existen semejanzas conceptuales entre los signos enfrentados. Agregó que entre los productos que distinguen las expresiones “BIOCLICK” y “BIOQUICK” no existe conexidad competitiva, dado que el signo solicitado está dirigido a un tipo especial de consumidor, esto es, a aquellos usados en la ortodoncia, los cuales requieren de una utilización y conservación especial, no son vendidos abiertamente 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al público en general como tampoco comercializados en tiendas de salud o farmacias.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que a pesar de que el signo bajo estudio contiene elementos nominativos adicionales mínimos, como lo es la palabra “QUICK”, esta no es suficientemente distintiva para diferenciarlo de la marca ya registrada, dado que al estudiar en conjunto el signo y marca confrontados, es evidente que el elemento predominante del signo analizado es la partícula “BIO” dado que ocupa un lugar preponderante en la expresión, por lo tanto es el elemento que tiene un mayor impacto y nivel de aprehensión para el público consumidor cuando se encuentre frente a este signo. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que las expresiones enfrentadas identifican productos similares en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que también se presenta conexión competitiva.

II.-2. La sociedad RYMCO MEDICAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 5 Mediante auto admisorio de 6 de agosto de 2021, obrante en el índice 4 del expediente digital y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, visibles en los índices 28 y 29 ibidem. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma consiste en determinar si las resoluciones núms. 62994 de 7 de octubre de 2020 y 6305 de 16 de febrero de 2021, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “BIOQUICK”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486; y 24 y 80 del CPACA.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de esta. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que entre las expresiones cotejadas no se presenta similitud alguna que conlleve un riesgo de confusión por parte del consumidor al encontrar en el mercado los productos ofrecidos por éstas. IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, adujo que en el trámite administrativo así como dentro del presente proceso judicial quedó palmariamente evidenciado que en su momento expidió los actos aquí acusados dentro del marco de la legalidad, motivándolos debida, suficiente y correctamente, con ocasión de las facultades que ostenta para hacerlo, teniendo como base el análisis riguroso que se realizó del aspecto fáctico y respetando todas las garantías que le son propias de este tipo de actuaciones. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.

En esta etapa procesal, la sociedad RYMCO MEDICAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210034000 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. 7 Proceso 473-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 62994 de 7 de octubre de 2020 y 6305 de 16 de febrero de 2021, le denegó a la actora el registro como marca del signo nominativo solicitado, “BIOQUICK”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar, de oficio, que que resultaba similarmente confundible con la marca nominativa “BIOCLICK”, previamente registrada en la misma Clase a favor de la sociedad RYMCO MEDICAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo solicitado “BIOQUICK” no es similar desde los puntos de vista ortográfico, fonético e ideológico frente a la marca previamente registrada “BIOCLICK”. Adujo que al analizar el signo y la marca confrontados en su conjunto, se evidencia que son diferentes puesto cuentan con una estructura gramatical distinta; y que al pronunciarlos su sonoridad es disímil, circunstancias que permiten hacer una clara diferenciación entre ellos, máxime si se tiene en cuenta que hay particularidades respecto del 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tipo de consumidor al cual van dirigidos los productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la SIC manifestó que a pesar de que el signo bajo estudio contiene elementos nominativos adicionales mínimos, como lo es la palabra “QUICK”, esta no es suficientemente distintiva para diferenciarlo de la marca ya registrada, ya que al analizar en conjunto los signos confrontados, es evidente que el elemento predominante del signo analizado es la partícula “BIO”, dado que ocupa un lugar preponderante en la expresión, por lo tanto es el elemento que tiene un mayor impacto y nivel de aprehensión para el público consumidor cuando se encuentre frente a este signo. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 473-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20228, 261-IP-20229, 350-IP-202210 y 391-IP-202211, en las que se interpretaron los artículos 134, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486. 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados el artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso no resultaba similarmente confundible con el signo solicitado, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem12.

En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “BIOQUICK” no resulta confundible ni semejante con la marca previamente registrada “BIOCLICK”, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso. Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver13, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y marca en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así: BIOQUICK SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO14 BIOCLICK MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA15 Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso el signo y la marca enfrentados están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: “[…] a. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 14 Índice 2 del expediente digital. 15 Índice 2 del expediente digital. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y la marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Ahora, según la actora la partícula “BIO”, que conforma las expresiones enfrentadas es de uso común para amparar productos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiable de manera exclusiva. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, se evidenció que en la página web de la entidad demandada16, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas, en la Clase 10ª que contenían la expresión “BIO”: MARCA TITULAR BIO-ART (NOMINATIVA) BIOART S.A. BIO-FLASH (NOMINATIVA) BIOKIT S.A. BIO-OSS (NOMINATIVA) ED. GEISTLICH SÖHNE AG FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE BIO MED SCIENCES (NOMINATIVA) LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. BIO ORTODONCIA (MIXTA) BIO ORTODONCIA S.A.S. BIO-ORIGEN (MIXTA) BIO-ORIGEN S.A.S. 16 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 2 de mayo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser “BIO” una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente17: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “BIO”, no pueden impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola 17 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general18.

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “BIO” que forma parte de las expresiones enfrentadas no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituido por una sola palabra éstas no pueden fraccionarse, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, “BIOQUICK” y “BIOCLICK”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo y la marca en conflicto cuentan con terminaciones distintas, así como diferente secuencia consonántica, pues el signo solicitado 18 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “BIOQUICK” está compuesto por (1) palabra, el sufijo “QUICK”, dos (2) sílabas (BIO-QUICK), ocho (8) letras, cuatro (4) consonantes (B- Q-C-K) y cuatro (4) vocales (I-O-U-I), mientras que la marca previamente registrada “BIOCLICK” se conforma por una (1) palabra, la terminación “CLICK”, dos (2) sílabas (BIO-CLICK), ocho (8) letras, cinco (5) consonantes (B-C-L-C-K) y tres (3) vocales (I- O-I).

En efecto, si bien es cierto que las expresiones enfrentadas comparten la partícula de uso común, “BIO”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, “QUICK”. También, cabe precisar, sobre el particular, que el signo solicitado al estar combinado al final con otro vocablo como lo es la partícula “QUICK”, así como la marca previamente registrada de la terminación “CLICK”, generan unas expresiones completamente distintivas y diferentes y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial […]”19, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En virtud de lo expuesto, de la comparación entre las expresiones enfrentadas no se evidencia que exista similitud ortográfica alguna, en la medida en que corresponden a expresiones totalmente diferentes.

En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las expresiones enfrentadas es diferente, debido a que, como se dijo, presentan terminaciones distintas. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: BIOQUICK - BIOCLICK - BIOQUICK - BIOCLICK – BIOQUICK - BIOCLICK BIOQUICK - BIOCLICK - BIOQUICK - BIOCLICK – BIOQUICK - BIOCLICK BIOQUICK - BIOCLICK - BIOQUICK - BIOCLICK – BIOQUICK - BIOCLICK BIOQUICK - BIOCLICK - BIOQUICK - BIOCLICK – BIOQUICK - BIOCLICK Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que el signo y la marca cotejados tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial al signo que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación20.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “BIO”, presente en las expresiones confrontadas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia21, significa: “[…] 1. elems. compos. Significa 'vida' u 'organismo vivo'[…]”. Por su parte, las partículas “QUICK” y “CLICK”, presentes en las expresiones enfrentadas, se encuentran escritas en inglés que traducen “RÁPIDO” y “HACER CLIC”, respectivamente; sin embargo, dichas acepciones no son de conocimiento común o generalizado22 por parte del consumidor y, por lo tanto, deben tenerse como unos vocablos de fantasía. 20 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00061-00. 21 https://dle.rae.es/bio. Consultado el 2 de mayo de 2024. 22 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “QUICK” y “CLICK” sean de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En todo caso, la Sala advierte que el signo y la marca enfrentados deben tenerse como de fantasía porque la unión de las partículas que los conforman no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las expresiones confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo cuestionado, “BIOQUICK”, es lo suficientemente distintivo y diferente de la marca previamente registrada. En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “BIOQUICK”, la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre el signo y la marca enfrentada semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201623, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [ ]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 62994 de 7 de octubre de 2020 y 6305 de 16 de febrero de 2021, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo nominativo “BIOQUICK”, solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 9 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00340-00 Actora: BERNHARD FÖRSTER GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.