CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Referencia: Nulidad Absoluta Demandante: Tercero Interesado Sociedad Lloreda S.A. Gerson Cobo Orozco Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Procede el registro de la marca de mixta Doña Palma para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por tener aptitud distintiva como conjunto marcario. / SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que instauró la sociedad Lloreda S.A. –en adelante Lloreda S.A.-, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 68443 de 29 de diciembre de 2009, la 5106 de 29 de enero de 2010 y la 14306 de 15 de marzo de 2010, por medio de las cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SIC- concedió el registro de la marca «Doña Palma» (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Gerson Cobo Orozco.
I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada judicial de la sociedad Lloreda S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad, la cual se interpreta como de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «3.1.
Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 68443 del 29 de diciembre de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 09 204128, por medio de la cual se concedió el registro de la marca DOÑA PALMA en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Gerson Cobo Orozco, declarando infundada la oposición presentada por Lloreda S.A. 2 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.2.
Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 5106 del 29 de enero de 2010, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 09 204128, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por LLOREDA S.A. contra la resolución 68443 del 29 de diciembre de 2009, confirmándola en todas sus partes. 3.3.
Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 14306 del 15 de marzo de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 09 204128, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por LLOREDA S.A. contra la resolución 68443 del 29 de diciembre de 2009, confirmándola en todas sus partes. 3.4.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la mara DOÑA PALMA, para identificar productos comprendidos en la clase 29 internacional, concedido dentro del expediente No. 09 204128. 3.5. En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro No. 398905 asignado a la marca nominativa DOÑA PALMA para identificar productos comprendidos en la clase 29 internacional…» I.2.
Los hechos 2. El 6 de abril de 2009, el señor Gerson Cobo Orozco solicitó el registro de la marca «Doña Palma» (mixta), para identificar «carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas secas y cocidas; jaleas; mermeladas; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles», de la clase 29 internacional. 3.
La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 605 del 30 de junio de 2009, respecto de la cual, la sociedad Lloreda S.A. presentó escrito de oposición. 4. Mediante Resolución 68443 del 29 de diciembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición formulada por Lloreda S.A. y, concedió el registro de la marca «Doña Palma» en la clase 29 internacional. 5.
Contra la mencionada resolución, Lloreda S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones No. 05106 del 29 de enero de 2010 y 14306 del 15 de marzo de 2010, que confirmaron la Resolución No. 68443 del 29 de diciembre de 2009. 3 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación I.3.1.
Normas vulneradas: 6. La sociedad demandante considera que los actos acusados vulneraron los literales b), e), f), e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, que consagra las causales de nulidad absoluta del registro de una marca, al considerar que el signo en conflicto carece de distintividad, es descriptivo, corresponde a un nombre genérico, que puede engañar al consumidor respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos de que se trate. 7.
Manifestó que la marca «Doña Palma» es un signo descriptivo por estar directamente relacionada con una característica que poseen los productos que se comercializan, toda vez que describe los productos que pretende distinguir, en la medida que están relacionados con el aceite que se produce de la «Palma». 8. De igual forma, sostuvo que la marca en controversia es un signo genérico lo cual hace que carezca de distintividad, razón por la cual, no puede ser objeto de apropiación por empresa alguna o persona natural, en tanto que los demás productores y comercializadores de aceite de palma o productos provenientes de la palma se verían afectados al no poder referirse a su producto. 9.
Agregó que la expresión «Doña Palma» hace que el consumidor la relacione con aceites y grasas comestibles derivados de la palma, que corresponden a productos que precisamente pretende distinguir la marca en discusión. 10. Consideró que la palabra «Doña» no otorga suficiente distintividad a la expresión «Palma», en tanto que el público consumidor «entiende que si un producto de la clase 29 aparece identificado con la marca “Doña Palma”, es porque se trata de un producto relacionado con la palma, lo que demuestra que describe el producto que se pretende comercializar en el mercado.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio-. 11. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurren en violación alguna a las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas. 12.
Manifestó que había operado el fenómeno de la caducidad de la acción, toda vez que la demanda fue radicada con posterioridad al vencimiento del término de 4 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio los cuatro (4) meses de que trata el numeral 2º del artículo 136 del CCA, en la medida que la Resolución No. 14306 del 15 de marzo de 2010 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante en contra de la Resolución No. 68443 del 29 de diciembre de 2009 fue notificada el 5 de abril de 2010. 13.
Afirmó que el signo «Doña Palma» es de naturaleza denominativa, conformado por dos términos que al ser combinados en una sola expresión deben ser apreciadas como un conjunto indivisible, suficientemente distintivo para generar un origen empresarial. 14. Precisó que los comerciantes no pueden abrogarse ninguna clase de exclusividad respecto de expresiones de uso común, en tanto que son términos generalizados que pueden ser utilizados libremente por los distintos comerciantes y empresarios en sus conjuntos marcarios.
Sin embargo, el registro de marcas conformadas por varios términos de uso común, no les otorgan ningún derecho de oponerse al registro de otras marcas que pretendan utilizar las mismas expresiones. 15. Indicó que la marca «Doña Palma» (mixta) no hace referencia de manera directa a las características de los productos que identifica.
A lo sumo, consideró que podía ser evocativa de alguna de ellas, sin que por ello pueda entenderse que brinda información definitiva o característica alguna asociada a los productos de la clase 29 del nomenclátor internacional. 16. Aunado a lo anterior, expresó que la expresión «Palma» es de uso común para la clase 29 internacional, y que de hecho coexisten alrededor de 84 marcas que la contienen den el registro de la entidad.
Es decir, cualquier comerciante que desee incluir en su marca el mencionado vocablo puede hacerlo sin que por ello pueda oponerse a que otros comerciantes puedan utilizarlo en sus marcas. II.2. Intervención del tercero interesado 17. La apoderada judicial del señor Gerson Cobo Orozco, tercero con interés directo en las resultas del proceso, sostuvo que la marca en discusión es suficientemente creativa y distintiva, por lo que no puede ser entendida como un signo genérico y descriptivo que induce al consumidor a confusión. 18.
Precisó que el análisis de registrabilidad no recae sobre la expresión «Palma», sino sobre el conjunto marcario «Doña Palma» que incluye la forma en que está ubicada, el tipo de letra, el diseño y trazo de letra utilizado, tal y como se observa a continuación1: 1 Folio 92 cuaderno principal 5 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 19.
Indicó que la marca en discusión, al permitirle al consumidor establecer que pertenece a una sociedad en particular responsable de los productos que comercializa, la hace distintiva. Por esta razón, es posible afirmar que el diseño de la marca «Doña Palma» no genérico, ni descriptivo ni de uso común, por cuanto el registro recae sobre el conjunto marcario y no sobre las partes que lo integran aisladamente. 20.
Anotó que la expresión «Palma» ha sido utilizada y registrada por múltiples empresarios para distinguir productos de la clase 29 internacional, acompañada de otro elemento que logra imprimirle la fuerza distintiva necesaria para su registrabilidad, como ocurre en el caso de «Doña», que le cambia completamente el sentido de la palabra «Palma», pues da a entender que se trata del nombre de una mujer. 21.
Señaló que «Palma» es una palabra homógrafa, que son de aquellas que se escriben igual, pero tienen distinto significado. Es así como de la mencionada expresión puede inferirse: un nombre femenino, una hoja de palmera, la parte inferior de la mano, la mano del hombre y, la gloria o triunfo. 22. Manifestó que la sociedad demandante no pretende apropiarse en forma exclusiva de la expresión «Palma», toda vez que ésta expresión se encuentra disponible para todos aquellos empresarios que deseen utilizarla en sus marcas. 23.
Precisó que el signo en discusión de ninguna manera hace referencia a las cualidades primarias del producto, toda vez que el consumidor al escuchar la marca «Doña Palma» no tiene una idea exacta o completa de los productos de la clase 29 internacional. Si acaso, pudiera tener una idea vaga o general que no sería suficiente como para identificar exactamente el producto que pretende distinguir, lo que daba a pensar que se trata de un término evocativo, que puede ser objeto de registro. 24.
Explicó que en el caso de «Doña Palma», el consumidor necesita hacer uso de su imaginación, reflexión y percepción para poder establecer la naturaleza de los productos que distingue, lo que demuestra que no se trata de una marca descriptiva, pero que en todo caso podría llegar a considerarse una marca sugestiva que perfectamente puede ser objeto de registro. 6 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio III.
LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante el Tribunal- emitió la Interpretación Prejudicial 387-IP-2015 del 9 de marzo de 2017, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen.
Al respecto consideró que la norma aplicable y, por ende, sujeta a interpretación prejudicial son los literales b), e), f) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 26. En ese orden de ideas, el Tribunal se pronunció en los siguientes términos: «C. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN 1. Falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 2.
Los signos descriptivos. 3. Los signos genéricos. 4. Signos engañosos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 1.2. Un signo puede ser registrado como marca si es distintivo, susceptible de representación gráfica y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 1.3. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, la misma puede estar conformada entre otros elementos por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.
Así lo contempla de forma ejemplificativa el Artículo 134 de la Decisión 134 de la Decisión 486. 1.4. Estos signos deben distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, están sometidos al examen de registrabilidad que realizan las oficinas competentes en materia de propiedad industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se deberá tener en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 1.4.1.
Distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 1.4.2. Distintividad extrínseca, por la cual se determinará la capacidad para diferenciarse de otros signos que protejan los mismos productos o servicios en el mercado. 1.5. Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer sus requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados por la normativa comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia: 7 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.5.1.
La perceptibilidad, […] 1.5.2. La distintividad, […] 1.5.3. La susceptibilidad de representación gráfica, […] 1.6. Aplicando los criterios expuestos se deberá analizar si el signo registrado como marca DOÑA PALMA (mixto) es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir entre los productos para los cuales fue solicitado.
(Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza) 2. Los signos descriptivos 2.2. Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es?.
En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 2.3. El Tribunal advierte que los signos descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comidas, y a la inversa. 2.4.
Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 2.5. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, éstas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios, lo cual quiere decir que su marca es débil, por cuanto tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 2.6. Se deberá determinar si la expresión DOÑA PALMA es descriptiva respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta la visión de conjunto que debe primar al analizar signos que posean términos descriptivos en su conformación. 3.
Los signos genéricos 3.2. […] en el literal f) del Artículo 135 de la Decisión 476 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ha establecido que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. En el antes aludido literal se prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no se impide éstas conformen un signo compuesto. 3.3.
Las denominaciones genéricas determinan el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la 8 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 3.4. Las expresiones genéricas, pueden identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? En relación con el producto o servicio designado, se responde empleando esas mismas denominaciones. Vg. Si para identificar el producto genérico casa, se pregunta ¿qué es? La respuesta será casa.
En ese sentido, la expresión casa carece de distintividad para identificar o distinguir una casa de otra dentro de productos de la misma clase, pudiéndose afirmar entonces que el término casa es genérico y no podrá registrarse solo como marca. 3.5. Se deberá determinar si el signo DOÑA PALMA (mixta) es genérica en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta la visión de conjunto que debe primar al analizar signos que posean términos genéricos en su conformación, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro. 4.
Signos engañosos 4.3. Es importante reiterar que este Tribunal ha sostenido que el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos, podrán serlo según los productos o servicios que vaya a distinguir. 4.4.
Para evitar la posibilidad de engaño en cuanto a procedencia que podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo, cuando un signo contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse».
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 27. Mediante auto de 14 de noviembre de 2017, se corrió traslado a las partes intervinientes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.
Las partes reiteraron en esencia sus argumentos. 28. Por su parte, el Ministerio Público presentó concepto No. 00022 del 9 de marzo de 2017, en el cual manifestó que la marca demandada consiste en un conjunto compuesto por las palabras «Doña» y «Palma» acompañadas de un diseño especial redondeado de las letras que conforman los vocablos, la cual resulta innovadora dentro de la clase de productos que pretende distinguir, por lo que le otorga suficiente distintividad para ser objeto de registro. 9 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V-.
CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2.
Cuestión previa 30. La SIC en el escrito de contestación de la demanda, propuso la excepción de caducidad de la acción, al advertir que la demanda fue radicada con posterioridad al vencimiento del término de los cuatro meses (4) de que trata el numeral 2° del artículo 136 del CCA. 31. Para sustentar su solicitud, indicó que la Resolución No. 14306 del 15 de marzo de 2010 por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación fue notificada al apoderado de la sociedad Lloreda S.A. el 5 de abril de 2010 por internet, mientras que la demanda fue presentada hasta el 14 de septiembre de 2010, es decir, un mes y siete días después de lo dispuesto para tal fin, concluyendo que el término para incoar la acción se encontraba caducada. 32.
Sobre el particular, cabe señalar que la Sala en sentencia del 28 de junio de 20192 precisó: “[…] 41. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 17 de agosto de 20173, se refirió a los diferentes tipos de pretensiones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven sobre las solicitudes de registros marcarios, en el siguiente sentido: De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de junio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00264-00.
Reiterado en sentencia de 29 de mayo de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2007-00072-00. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00.
Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24- 000-2015-00305-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2001-00033- 01. 10 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.
Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.
Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”4 (Destacados de Sala). 33.
Además de lo dispuesto en la citada jurisprudencia, el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, establece que: «La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135». 34.
En atención a todo lo anterior, la Sala encuentra que en el caso objeto de estudio aplica la nulidad absoluta, que puede ser decretada en cualquier momento, por lo que los argumentos que sustentar la excepción propuesta por la SIC, serán desestimados y en consecuencia, la excepción de caducidad no está llamada a prosperar. V.3. Problema Jurídico 35.
Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Lloreda S.A., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones 68443 del 29 de diciembre de 2009, 5106 del 29 de enero de 2010 y 14306 del 15 de marzo 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004-00155-01. 11 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de 2010, a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «Doña Palma» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 36.
La parte actora sostuvo que los actos acusados son nulos, al considerar que la marca «Doña Palma» es descriptiva y genérica, al estar directamente relacionada con las características de los productos que distingue, en la medida que están relacionados con el aceite que produce la palma, lo que la convierte en un signo no apropiable por parte de cualquier empresario o persona natural. 37.
Por su parte, la SIC manifestó que la marca «Doña Palma» apreciada como un conjunto indivisible, es suficientemente distintiva para generar un origen empresarial, más aún, teniendo en cuenta que no hace referencia de manera directa a las características de los productos que distingue. Si acaso, la marca registrada podía entenderse como evocativa de alguna de las características, sin que por ello pueda pensarse que brinda una información específica asociada a los productos de la clase 29 del nomenclátor internacional.
V.3. La causal de irregistrabilidad en estudio 38. De conformidad con lo expresado por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial que realizó en el caso que nos ocupa, la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia es el artículo 135 literales b), e), f), e i) de la Decisión 486 de 2000, que es del siguiente tenor: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezca de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;» 12 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.4.
El caso concreto 39. La sociedad Lloreda S.A., por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones 68443 del 29 de diciembre de 2009, 5106 del 29 de enero de 2010 y 14306 del 15 de marzo de 2010, a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «Doña Palma» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Gerson Cobo Orozco. 40.
El signo registrado es el siguiente: 41. Afirmó que la marca «Doña Palma» carece de distintividad en la medida que se trata de una expresión descriptiva que guarda una relación directa con los productos que pretende identificar, en la medida que describe al consumidor el tipo de producto que se comercializa bajo el signo pretendido. 42.
Agregó que la marca «Doña Palma» no puede ser propiedad de una empresa o persona natural, en la medida que los demás productores y comercializadores de aceite de palma o productos provenientes de la palma, se verían afectados por no poder referirse a su producto. Además, los consumidores se verían afectados por no encontrar la especificación del producto y la información que sobre él se refiere, lo que disminuiría las opciones que tendría para escoger el producto de su interés en el mercado. 43.
En lo que se refiere a la marca «Doña Palma», la Sala debe establecer si se trata de un signo descriptivo o evocativo. Para ello, tendrá en cuenta lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en diferentes interpretaciones prejudiciales, en las que concluyó: 72-IP-2004: «[…] Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” […] Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe 13 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege.
Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” […]» 332-IP-2016: «[…] 2.2.
Los signos descriptivos son aquellas que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es en relación con el producto o servicio de que se trata? Se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. […] 3.1. […] un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara.
Sin embargo, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a través de un proceso deductivo. 3.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un digno débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo forman especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos»5. 286-IP-2019: «2.
Signos descriptivos […] 2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es en relación con el producto o servicio de que se trata? Se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.» (Resaltado fuera de texto). 44.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que si bien la marca «Doña Palma» no es descriptiva, en tanto que no informa de manera exclusiva a los consumidores acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, puede entenderse 5 Interpretación Prejudicial 332-IP-2016, para el caso que nos ocupa. 14 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio evocativa, al sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara. 45.
En tal sentido, resulta del caso destacar que esta Sección en sentencia del 14 de mayo de 20206, en la que con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese proceso, abordó la diferencia entre marcas descriptivas y evocativas, precisó que estas últimas, no obstante sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, sí pueden tener aptitud distintiva.
Al efecto expresó: «[…] Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio» (Destacado fuera de texto). 46.
Igualmente, en sentencia del 16 de diciembre de 20207, en el que se estudió un caso similar, esta Sección, señaló: «II.3.15.- el signo «BRASSA VIVA» (Mixta) resulta ser decididamente evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón a que da la idea en el consumidor sobre la forma en que son preparados los alimentos que harán parte de los servicios de alimentación que se prestarán al amparo del signo distintivo, esto es, bajo la técnica de la brasa ardiente (viva) […] En este orden de ideas, la marca mixta cuestionada, “SUPER BRASA”, puede tenerse como suficientemente distintiva.
Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre las cualidades o características del servicio que se pretende proteger […] En virtud de lo anterior, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al tratarse de un conjunto evocativo, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro como marca del signo mixto “SUPER BRASA” para amparar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó».
(Resaltado fuera de texto). 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de mayo de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00012-00. C.P Nubia Margoth Peña Garzón. 7 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).
Radicación número: 11001-03-24-000-2009- 00475-00 15 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 47. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la marca objeto de análisis fue concedida para amparar productos que pertenecen a la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, específicamente, para los siguientes: «carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas secas y cocidas; jaleas; mermeladas; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles». 48.
La Sala encuentra que la marca «Doña Palma» (mixta) con elemento nominativo compuesto, conformado por las expresiones genéricas «Doña» y «Palma» que conforman el conjunto marcario, sobre el cual debe recaer el estudio de registrabilidad. En tal sentido la marca registrada no puede fraccionarse en tanto que debe entenderse como una unidad. 49.
Cabe resaltar que, tal y como lo precisó la autoridad administrativa8 y el tercero con interés en las resultas del proceso9, la expresión «Palma» hace parte de múltiples registros en la misma clase 2910 11 12 13, circunstancia que demuestra que la referida expresión es de uso común y que su utilización no otorga a su titular un derecho exclusivo sobre ella. 50.
Lo anterior, permite corroborar el carácter débil de la marca en estudio, por lo que cualquier comerciante o persona natural, pueden hacer uso de la expresión «Palma». 51. No es posible entender que, por el hecho de accederse al registro de una marca conformada por expresiones de uso común, otorgue a su titular un derecho exclusivo sobre las palabras que la conforman, por cuanto, no pueden ser objeto de apropiación exclusiva. 52.
En consecuencia, de lo anterior, el titular del signo no podrá impedir que terceros usen la palabra «Palma» respecto de todos aquellos productos o servicios que se pretenden amparar. 53. Así las cosas, la referida marca más allá de ser descriptiva y carente de distintividad resulta ser evocativa, al no hacer relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, exigiéndole, al consumidor a realizar un proceso deductivo entre el signo y el producto. 54.
No debemos olvidar que las marcas evocativas son consideradas como de naturaleza débil, toda vez que cualquier persona tiene el derecho a evocar en sus signos distintivos las características, propiedades o cualidades de los productos que van a proteger. 8 Folio 114 cuaderno principal 9 Folios 91 a 92 cuaderno principal 10 «Doña Palma» (Mixta) Registro 398905 Clase 29.
Vigencia: Diciembre 29 de 2029 11 «Sigra La Palma» (mixta). Registro 278805. Clase 29 Vigencia: Septiembre 5 de 2032 12 «Palma Dorada Real». Registro 360780. Clase 29. Vigencia: Agosto 29 de 2028 13 «Rica Palma». Registro 412920. Clase 29. Vigencia: Octubre 25 de 2030. 16 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 55.
En ese orden de ideas, si bien la expresión «Palma» resulta ser débil por ser de uso común y evocativa, la marca «Doña Palma» resulta registrable por tener la suficiente distintividad, al contener la expresión «Doña» que no describe ni designa productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza. 56. Aunado a ello, ante la pregunta de ¿cómo es el producto?, la respuesta que daría el consumidor no podría relacionarse con un producto determinado; por el contrario, el consumidor debe realizar un proceso intelectual que le permita asociarlo con la marca registrada, razón por la cual no es posible predicar sobre el signo solicitado, que sea de aquellos descriptivos. 57.
En ese orden de ideas, la expresión «Palma» puede considerarse como un signo evocativo de los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que no describe de manera exclusiva y directa, las características y propiedades de los productos que ampara, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
Tan es así, que la misma expresión es utilizada en otras clases de la misma clasificación internacional. 58. Finalmente, y por la misma razón, no puede considerarse que el mismo sea engañoso, en tanto que el signo no provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. 59.
En virtud de lo anteriormente dicho, la Sala concluye que el registro de la marca «Doña Palma», al poseer la condición de distintividad necesaria y tratarse de un signo evocativo, no vulneró lo dispueto en el artículo 135 literales b), e) f) e i) de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual se le asiste razón a la SIC cuando concedió el referido registro para amparar los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
V.8.- Conclusión 60. Siguiendo el precedente jurisprudencial en cita, la Sala considera que la marca «Doña Palma» posee la condición distintiva necesaria para que pueda accederse su registro, por lo que no vulneró lo dispueto en el artículo 135 literales b), e) f) e i) de la Decisión 486 de 2000, razon por la cual, la Sala mantendrá incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó, de forma clara y precisa, los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. 17 Radicado: 11001-0324-000-2010-00391-00 Demandante: Lloreda S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia, de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (27).