Micelio
11001032400020130064500Consejo de Estado · Sección PrimeraSentencia2013-12-05

LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

Actor: Boehringer Ingelheim Vetmedica Gmbh·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH.

TESIS: LA ACTORA NO ALLEGÓ AL PROCESO LOS MEDIOS DE PRUEBA NECESARIOS Y, EN CONSECUENCIA, NO DEMOSTRÓ QUE LA SIC HUBIERE INCURRIDO EN ALGUNA IRREGULARIDAD AL CONCLUIR QUE LA SOLICITUD DE PATENTE NO CUMPLÍA CON EL REQUISITO DE NIVEL INVENTIVO Y DECIDIR SU NEGACIÓN, NI QUE LOS ACTOS ACUSADOS SE ENCONTRARAN INCURSOS EN ALGÚN VICIO DE NULIDAD.

EN EFECTO, NO EXISTE PRUEBA TÉCNICA EN EL EXPEDIENTE QUE OFREZCA CERTEZA SOBRE SI LAS CONSIDERACIONES DE LA SIC, RESPECTO DE LA CARENCIA DE NIVEL INVENTIVO, FUERON ERRADAS. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

La nulidad de las resoluciones núms. 5154 de 19 febrero de 2013, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 37082 de 20 de junio de 2013, “Por la cual se resuelve un 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 conceder el privilegio de patente a la invención titulada “PREPARACIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE UN COMPLEJO DE PIMOBENDAN Y CICLODEXTRINA”. 3ª.

Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º- Que el el 7 de mayo de 2009, presentó en Colombia una solicitud de patente PCT, entrada en fase nacional, para la invención titulada: "PREPARACIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE UN COMPLEJO DE PIMOBENDAN Y CICLODEXTRINA", que corresponde a la solicitud internacional de patente núm. PCT/EP2007/061879. 1 En adelante SIC. 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2º- Que el 31 de agosto de 2009, la presente solicitud de patente fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial sin presentarse oposición por parte de terceros. 3º- Que el 26 de febrero de 2010 solicitó que se efectuara el examen de patentabilidad de la solicitud. 4º- Señaló que mediante Oficio núm. 11042, notificado por fijación en lista de 22 de junio de 2012, la entidad demandada le puso en conocimiento el concepto técnico, resultado del Examen de Patentabilidad, efectuado por la jefe de la división de nuevas creaciones de la SIC. 5º- Que el 29 de octubre de 2012, presentó respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio núm. 11042, modificando el capítulo reivindicatorio y aclarando ciertas características de la solicitud. 6°- Que el 19 de febrero de 2013, mediante la Resolución núm. 5154, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de la invención solicitada, con fundamento en que la solicitud no cumplía con el requisito de nivel inventivo, dadas las enseñanzas comprendidas en los documentos D1 a D3, citados por la entidad como anterioridad. 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7°- Que mediante memorial radicado el 8 de abril de 2013, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución núm. 5154 de 2013, solicitando que la misma fuera revocada íntegramente y, en su lugar, se otorgara la respectiva patente. 8º- Indicó que, mediante la Resolución núm. 37082 de 20 de junio de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto de manera confirmatoria.

I.2. Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, toda vez que la invención sí tiene nivel inventivo frente a los documentos citados, como anterioridades, por la entidad demandada.

Adujo que el problema planteado en la solicitud radica en proveer una solución líquida farmacéuticamente aceptable que comprenda pimobendan en un estado farmacéuticamente activo, el método para producirlo y un kit que contenga dicha composición. Anotó que D2 no divulga el pimobendan y no menciona que la concentración de este pueda aumentarse a un pH fisiológicamente aceptable (pH de 5,5 a 7,5). 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que el examinador no consideró que D1 describe que el pimobendan es casi insoluble en agua y que su solubilidad es mejor en una solución más ácida, como, por ejemplo, cuando se agrega ácido cítrico, por lo tanto D1 alejaría a una persona versada en la materia, ya que lo divulgado enseña la utilización de soluciones más ácidas para aumentar la solubilidad del pimobendan y al experto no se le ocurriría usar un medio casi neutral para aumentar la solubilidad del pimobendan; y que, adicionalmente, el referido documento D1 describe que la resorción del pimobendan tiene la tendencia a fluctuar de manera importante cuando se administra en una forma de administración oral conocida y convencional, lo cual sugiere que la producción de una nueva forma de administración oral no se obtendría fácilmente.

Que D3 describe un incremento en la solubilidad de cinco bencimidazoles en solución con un derivado de ciclodextrina, incluyendo hidroxipropil-beta ciclodextrina. Advirtió que la preparación de la invención solicitada difiere de lo divulgado en el documento D3 respecto a la concentración del bencimidazol sustituido (5% p/v de ricobendazol en D3 comparado con 0,0015-0,15% de pimobendan), el pH (es 3 en el documento D3 comparado con 6,5 a 7,5) y no se describe la osmolalidad (reivindicaciones 5 y 6 de la invención solicitada).

Por lo tanto, D3 también alejaría a la persona versada en la materia, pues divulga 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el bencimidazol tiene mejor solubilidad a un pH de 3 o menor de 2 o mayor de 11.

En consecuencia, D3 no sugiere que la concentración de pimobendan pueda aumentarse a un pH fisiológicamente aceptable (pH 5,5 a 7,5). Indicó que las enseñanzas del estado de la técnica no sugieren a una persona versada en la materia obtener una preparación líquida, en la que la concentración de pimobendan pueda incrementarse a un pH fisiológicamente aceptable (pH entre 5,5 y 7,5), puesto que todas las anterioridades hubieran guiado al versado en la materia a utilizar valores pH mucho más bajos, es decir, soluciones ácidas con pH menor a 3, alejándolo así de la invención solicitada.

Señaló que se debe tener en cuenta que la utilización de composiciones, métodos o herramientas ya conocidas en el estado de la técnica no implica, per se, falta de nivel inventivo de la invención cuya patente se pretende, tal y como lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Consejo de Estado. Manifestó que a pesar de que: i) el documento D1 revela composiciones de pimobendan; ii) D2 divulga soluciones acuosas parenterales de fármacos que son insolubles o poco solubles en agua; y iii) D3 divulga composiciones que mejoran la liberación y disponibilidad de bencimidazoles, lo es importante establecer que el inventor practicó y confirmó realmente el efecto de una invención de 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manera suficiente para reconocerla como suya y, si a partir de la información técnica revelada, con los documentos más cercanos del estado del arte, era posible obtener fácilmente la materia de invención objeto de estudio.

Afirmó que, teniendo en cuenta lo anterior, los documentos D1, D2 y D3, o su combinación, no pueden ser considerados por el examinador como anterioridades válidas, capaces de afectar el nivel inventivo de la preparación reivindicada. Expresó que el examinador pasó por alto el hecho de que el inventor al momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera deducción de las enseñanzas del arte previo, como lo afirma la entidad demandada, razón por la cual se estaría desconociendo el mérito investigativo empleado, en el que se está aportando una ventaja al estado de la técnica.

Sostuvo que la preparación líquida que comprende un derivado de ciclodextrina eterificada y pimobendan sí representa un adelanto tecnológico, toda vez que es fruto de un trabajo de laboratorio y experimentación, además de representar una mejora en el producto final. 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que la presente solicitud sí posee nivel inventivo, ya que, en primer lugar, no puede ser obviamente derivada a partir de los documentos D1, D2 y D3, por cuanto en su conjunto no se encuentra revelada en dichos documentos; y, en segundo lugar, permite la obtención de una preparación líquida que comprende un derivado de ciclodextrina eterificada y pimobendan, en la que el derivado de ciclodextrina eterificada se selecciona del grupo que consiste en: éter de alfa, beta y gamma-ciclodextrina y en donde la preparación líquida tiene un pH entre 5.5 y 7.5.

Agregó que la invención denegada por medio de las resoluciones acusadas fue concedida en varios países del mundo, tales como Australia, Europa, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán y Sudáfrica, como lo puso de manifiesto el doctor MARTIN ANDREAS FOLGER, en su declaración, lo cual constituye un indicio de gran significado y relevancia a la hora de evaluar la validez del estudio de patentabilidad llevado a cabo por la SIC, toda vez que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión ha sido catalogada patentable por los examinadores de las oficinas de propiedad intelectual de esos países.

Concluyó que, la invención cumple con lo preceptuado en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, los que, a su juicio, fueron erróneamente interpretados y aplicados por la entidad demandada, en directa violación de los mismos, por lo cual solicita declarar la nulidad de las 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resoluciones mencionadas y, en su lugar, otorgar la patente de invención solicitada.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que la solicitud carece de nivel inventivo, conforme lo demuestran las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3, razón por la no cual no es viable alegar violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Indicó que la Oficina estableció que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 10 de la solicitud es el resultado de la “simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia”, es decir, no constituye un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regia técnica. Alegó que el documento D1 es el segundo documento que da solución al problema técnico objetivo sin necesidad de emplear actividad inventiva, al complementar las enseñanzas del documento D2; y que, además, el hecho de que el pimobendan sea más soluble en medio ácido no aleja al técnico medio de la invención, porque lo que está buscando es una composición alternativa de pimobendan y sabiendo que, según lo divulgado en D2, las ciclodextrinas mejoran la solubilidad de activos insolubles o poco solubles, como lo es el pimobendan, en un pH controlado, 10 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encontrará obvio ajustar el pH al de la ciclodextrina para poder mantener estable la composición farmacéutica, sabiendo que la ciclodextrina mejorará la solubilidad del pimobendan.

Advirtió que aunque el documento D1 señale que la resorción del pimobendan tiene tendencia a fluctuar al administrarse por vía oral, no indica que la obtención de formas de administración oral sea fácil o difícil, además de que la presunta dificultad en la elaboración de una forma farmacéutica no le confiere nivel inventivo a la invención, menos en este caso, cuando se deriva de las enseñanzas del estado del arte.

Precisó que D1 enseña una composición oral que comprende pimobendan, con la que la persona de oficio normalmente versada en la materia tiene suficiente motivación para desarrollar formas farmacéuticas orales que comprenden dicho principio activo, ya que conoce que es posible hacerlo. Resaltó que lo que reclama la sociedad solicitante no es una preparación líquida oral, sino una preparación líquida, por lo que los argumentos referidos a la posibilidad o no de elaborar una preparación líquida oral de pimobendan no resultan pertinentes para el caso en concreto. 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que si bien es cierto que las composiciones que divulga el documento D2 no comprenden pimobendan y su pH no se encuentra entre 5,5 a 7,5, también lo es que dicha diferencia es suplida por el documento D1, de manera que, de la combinación de las enseñanzas de D1 y D2, el técnico de nivel medio puede llegar al objeto de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva.

Agregó que no hay evidencia en la solicitud de que el incluir específicamente pimobendan proporcione una preparación con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba la preparación de D2. Explicó que el documento D1 divulga composiciones que contienen pimobendan y procesos para producirlas; que el medicamento está indicado para prevención y tratamiento de falla cardiaca congestiva; y que, asimismo, enseña que, dado que la solubilidad de pimobendan en agua es muy baja y es altamente dependiente del pH, este problema se soluciona adicionando ácido cítrico a las composiciones.

Señaló que la persona normalmente versada de la materia incluiría el cardiotónico pimobendan en las preparaciones que se conocen en el documento D2 (que contienen cardiotónico, ciclodextrina y tienen pH controlado), con el fin de proporcionar una composición 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alternativa para tratar la falla cardiaca congestiva, evitando así el problema de precipitación de la droga en el sitio de inyección, en los pulmones o en otros órganos después de la administración parenteral, logrando de esta forma, una preparación como la de la reivindicación 1 de la solicitud.

Por ello, la invención es obvia y, en consecuencia, sin nivel inventivo. Aseveró que la información del documento D3 se puede aplicar al pimobendan, porque este es un bencimidazol, pues la misma descripción de la solicitud ubica el campo técnico de la invención así: “ la invención se refiere a una preparación líquida nueva que comprende un bencimidazol sustituido preferiblemente pimobendan como compuesto farmacéuticamente activo.”; y que, pese a la diferencia estructural de los bencimidazoles pimobendan y ricobendazol, este último divulgado en el documento D3, la solubilidad de ambos compuestos es similar, es decir, son prácticamente insolubles en agua.

Anotó que no es necesario que el documento D3 enseñe de manera expresa la relación no-lineal en la solubilidad de un derivado de bencimidazol en una mezcla con un derivado de ciclodextrina, que afecta de manera directa a la forma farmacéutica, cuyo nivel inventivo está afectado por los documentos D1 y D2, porque el problema técnico a resolver consiste en un proceso de elaboración de una preparación farmacéutica y no en una forma farmacéutica. 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, tanto el documento D2, con el cual se complementa, como el documento D3, enseñan que las ciclodextrinas facilitan la solubilidad de compuestos insolubles o poco solubles en agua.

Expresó en cuanto a las diferencias entre la invención y la anterioridad D3, que el hecho de que las ciclodextrinas faciliten la disolución de un ricobendazol para llegar a una concentración 5%p/v, contrario a alejar a la persona del oficio normalmente versada en la materia de la invención, la motivan a obtener preparaciones líquidas de pimobendan, aún más cuando ambos bencimidazoles son prácticamente insolubles en agua y la concentración requerida de este bencimidazol es mucho menor 0.0015-0.15%; con lo anterior también se soluciona el presunto problema observado por la actora consistente en obtener composiciones que comprenden pimobendan con una “cantidad farmacéuticamente efectiva” del mismo.

Que en lo que tiene que ver con el pH, aclaró que el documento D3 enseña que el pH se debe ajustar de acuerdo a la solubilidad del compuesto activo bencimidazol, por lo cual en este caso particular el ajuste del pH de la preparación no es un aporte a la técnica, sino el resultado de un trabajo de rutina. Y respecto a la osmolalidad de la solución, señaló que si bien las anterioridades no la describen, su determinación hace parte de los 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conocimientos de la persona normalmente versada en la materia, siendo parte del trabajo de rutina, y no le confiere efecto técnico sorprendente alguno a la invención, por lo que no se puede considerar que el hecho de medir la osmolalidad en las composiciones de la invención le proporcione nivel inventivo a la misma.

Adujo que el documento D2 fue considerado el estado de la técnica más cercano a la invención, porque divulga el procedimiento para producir preparaciones de soluciones acuosas de compuestos activos que son insolubles o poco solubles en agua, combinados con el derivado hidroxipropil, hidroxietil, glucosil, maltosil o maltotriosil de beta o gamma, -ciclodextrina-, mediante el cual se soluciona el problema de precipitación de los compuestos activos en el sitio de aplicación, en los pulmones o en otros órganos después de la administración. Este documento menciona que se deben mezclar el compuesto activo y la ciclodextrina, lo cual aumenta la solubilidad del compuesto active entre 150 y 97.500 veces.

Agregó que el documento D2 divulga que se habían realizado ensayos de la solubilidad de diversos compuestos activos en ciclodextrina, durante los cuales se mantuvo controlado el pH. De dicho estudio resultó que la solubilidad de todos los compuestos activos ensayados aumentó por la adición de la ciclodextrina. La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 8, y el 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co procedimiento del documento D2 consiste en que el cardiotónico que contiene es pimobendan, específicamente, y en que su pH es 5,5 a 7,5.

No hay evidencia de que el incluir específicamente pimobendan proporcione un procedimiento con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba la preparación de D2. Manifestó que el documento D3 divulga un procedimiento que consiste en disolver ciclodextrina eterificada en un solvente y mezclar con un bencimidazol (reivindicaciones 30 y 31).

Además, el documento D3 da a conocer que la solución acuosa debe tener el pH al cual el compuesto activo es más soluble. En consecuencia, la persona versada incluiría el cardiotónico pimobendan, al pH en el cual este compuesto activo cardiotónico es más soluble, en el procedimiento que se conoce en el documento D2 (que se realiza con un cardiotónico y ciclodextrina, que además se lleva a cabo a un pH controlado), con el fin de proporcionar un procedimiento alternativo para producir una preparación líquida que contenga pimobendan y ciclodextrina, que conste de disolver el derivado de ciclodextrina eterificada en un disolvente y mezclar con el pimobendan, logrando de esta forma, un procedimiento como el revindicado en la solicitud.

Por ello, la Oficina lo consideró obvio y, en consecuencia, sin nivel inventivo. Por último, señaló que si bien es cierto que en la prueba de la declaración del doctor MARTIN ANDREAS FOLGER se destaca que el 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co agente cardiotónico pimobendan presenta una solubilidad dependiente del pH y de la concentración de la ciclodextrina, también es cierto que D1 ya enseñaba que el pimobendan presenta una solubilidad dependiente del pH que es solucionada por la adición de un medio ácido y D2 enseñaba que los derivados de ciclodextrinas aumentan la solubilidad de agentes cardiotónicos poco solubles.

Que, además, D3 enseña procedimientos para mejorar la solubilidad de activos tipo bencimidazol, al mezclarlos con derivados de ciclodextrinas. Por lo tanto, al combinar las enseñanzas de D1 con D3, se llegaría de manera obvia al procedimiento de la reivindicación 8 y que el mismo produjera un aumento en la solubilidad del pimobendan.

Concluyó que la prueba adjuntada no demuestra ningún efecto sorprendente para la persona versada en la materia que permita inferir que la solicitud reclamada tenga nivel inventivo. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Conforme a lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 20112, el 5 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM 2 En adelante CPACA. 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VETMEDICA GMBH, en su calidad de parte actora del proceso, así como la SIC y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda fue incoada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; enseguida, se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 5154 de 19 febrero de 2013 y 37082 de 20 de junio de 2013, mediante las cuales la SIC denegó a la parte actora la patente de invención titulada “PREPARACIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE UN COMPLEJO DE PIMOBENDAN Y CICLODEXTRINA”, vulneran o no lo dispuesto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por la actora con la demanda y con la reforma de la demanda; y por la entidad demandada con la contestación de la misma.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, para lo cual sostuvo la solicitud denegada sí presenta un resultado inesperado, ya que con la invención se ha encontrado de forma sorprendente que la solubilidad de pimobendan mezclado en un derivado de ciclodextrina eterificado presenta una relación no lineal a un pH entre 5 y 7, no a un pH de 3, en donde la solubilidad de 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pimobendan incrementa exponencialmente cuando la concentración del derivado de ciclodextrina eterificado incrementa.

Agregó que la declaración del doctor MARTIN ANDREAS FOLGER permite demostrar el contenido y alcance correcto de la materia reivindicada en la solicitud de invención, desvirtuando en forma contundente las razones que adujo la SIC para negarla, a través de los actos acusados, haciendo evidente que las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2 no llevan verdaderamente a un técnico versado en la materia a obtener la invención solicitada, la cual además presenta un efecto técnico sorprendente.

IV.2.- La SIC reiteró los argumentos en la contestación de la demanda, para lo cual señaló que la persona versada en la materia estaría en capacidad de abarcar el pimobendan del documento D1 e incluirlo dentro de las composiciones de la anterioridad D2 para llegar a la materia reclamada, con la expectativa de solubilizar el activo gracias a la presencia de ciclodextrinas en un ambiente con un pH ácido.

Asimismo, insistió que la declaración del inventor MARTIN ANDREAS FOLGER no aportó evidencias en cuanto a la presencia de nivel inventivo de la solicitud denegada, toda vez que: i) no explicó cómo en el rango reivindicado (ph 5.5 a 7.5) hay un incremento sorprendente de la solubilidad del activo, cuando en las mismas pruebas, dentro de la descripción, se evidencia que a pH de 5 hay 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co menos solubilidad que a pH3; ii) no desvirtuó la enseñanza del documento D1 que ya enseñaba que el activo es más soluble en medio ácido; y iii) no controvirtió la enseñanza de D2, que divulga que el aumento de solubilidad de compuestos cardiotónicos, que son poco solubles en agua, se logra aumentando las concentraciones de ciclodextrina.

Sostuvo que la actora no demostró el efecto técnico de aumento de solubilidad en el rango de pH reclamado, ni desvirtuó el hecho de que la combinación de ciclodextrinas más compuestos poco solubles aumenta la solubilidad de estos últimos y que su formulación sería obvia, teniendo en cuenta que ya existían enseñanzas que indicaban que la solubilidad de pimobendan es dependiente del pH.

IV.3.- En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó3: “[…] 1.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista 3 Proceso 383-IP-2017. 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 1.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concrete y de las valoraciones que se realicen. 2.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad […] 2.2. Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 2.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. […] 3.

El nivel inventivo y el estado de la técnica 3.1. En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. […] 3.3. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 3.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia Clara y 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. […] 3.7.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijara en et estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia, Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regia técnica propuesta por la solicitante de la palente. […]”.

VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 5154 de 19 febrero de 2013 y 37082 de 20 de junio de 2013, denegó el privilegio de patente a la invención titulada "PREPARACIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE UN COMPLEJO DE PIMOBENDAN Y CICLODEXTRINA”. Sobre el particular, la parte actora adujo que la invención cuestionada sí tiene nivel inventivo, toda vez que, en primer lugar, no puede ser obviamente derivada a partir de los documentos D1, D2 y D3, por cuanto en su conjunto no se encuentra revelada en dichos documentos; y, en segundo lugar, permite la obtención de una preparación líquida que comprende un derivado de ciclodextrina eterificada y pimobendan, en la que el derivado de ciclodextrina eterificada se selecciona del grupo que consiste en: éter de alfa, 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co beta y gamma-ciclodextrina y en donde la preparación líquida tiene un pH entre 5.5 y 7.5.

Indicó que las enseñanzas del estado de la técnica no sugieren a una persona versada en la materia obtener una preparación líquida, en la que la concentración de pimobendan pueda incrementarse a un pH fisiológicamente aceptable (pH entre 5,5 y 7,5), puesto que todas las anterioridades hubieran guiado al versado en la materia a utilizar valores pH mucho más bajos, es decir, soluciones ácidas con pH menor a 3, alejándolo así de la invención solicitada.

Por su parte, la SIC alegó que la solicitud carece de nivel inventivo, conforme lo demuestran las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3, ya que la materia reclamada es el resultado de la “simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia”, es decir, no constituye un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regia técnica.

Señaló que D1 ya enseñaba que el pimobendan presenta una solubilidad dependiente del pH que es solucionada por la adición de un medio ácido; que D2 divulga que los derivados de ciclodextrinas aumentan la solubilidad de agentes cardiotónicos poco solubles; y que, además, D3 enseña procedimientos para mejorar la solubilidad de activos tipo bencimidazol, al mezclarlos con derivados de 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ciclodextrinas.

Por lo tanto, al combinar las referidas enseñanzas, se llegaría de manera obvia al procedimiento objeto de la solicitud. Expresó que, en ese sentido, la solicitud reivindicada no contiene evidencia de que esta proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo. VI.-1. Problema jurídico Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de las resoluciones núms. 5154 de 19 febrero de 2013 y 37082 de 20 de junio de 2013, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada "PREPARACIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE UN COMPLEJO DE PIMOBENDAN Y CICLODEXTRINA”, y si estas vulneran o no lo previsto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Adicionalmente, la Sala deberá determinar, si para el 7 de noviembre de 2006, que corresponde a la fecha en la cual se invocó la prioridad invocada en la invención cuestionada, ésta se encontraba integralmente revelada en el estado del arte, particularmente, en los documentos: 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) D1: W02005084647, documento titulado “Pharmaceutical composition comprising pimobendan”, publicado el 15 de septiembre de 2005. b) D2: EP0335545: documento titulado “Pharmaceutical formulations for parenteral use”, publicado el 4 de octubre de 1989. c) D3: W02006022562: documento titulado “Improved chemical delibery formulations”, publicado el 2 de marzo de 2006.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. VI.2- Los actos acusados La actora solicita, en este proceso, la nulidad de las resoluciones núms. 5154 de 19 febrero de 2013 y 37082 de 20 de junio de 2013, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “PREPARACIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE UN COMPLEJO DE PIMOBENDAN Y CICLODEXTRINA”, y resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, expedidas por la SIC.

V.II.3.- La normativa aplicable 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Decisión 486 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. […] Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. […]”.

V.II.4.- Análisis del caso concreto El requisito de nivel inventivo En el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica (Decisión 486, artículo 18). 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del requisito del nivel inventivo, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en el caso bajo examen, mencionó: “[…] Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica […]”.

En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar el cumplimiento de este requisito, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la SIC; en segundo lugar, analizará los argumentos de la actora y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20124, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda. 4 ”Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en adelante CGP. 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este sentido, es necesario precisar que, de acuerdo con los antecedentes administrativos de los actos acusados5, el problema técnico planteado en la solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles para tratamiento cardiovascular.

Para resolver este problema técnico, la solicitud estudiada proporciona una preparación líquida que contiene un derivado de ciclodextrina eterificada (seleccionada de éter de alfa, beta 6 gamma ciclodextrina) y un bencimidazol. La parte demandada señaló que la solicitud carece de nivel inventivo, conforme lo demuestran las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3.

Indicó que la Oficina estableció que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 10 de la solicitud es el resultado de la “simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia”, es decir, no constituye un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. Alegó que el documento D1 es el segundo documento que da solución al problema técnico objetivo sin necesidad de emplear actividad inventiva, al complementar las enseñanzas del documento D2.

Además, que el hecho de que el pimobendan sea más soluble en medio ácido no aleja al técnico medio de la invención, porque lo 5 Obrantes en el índice 65 del expediente digital. 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que está buscando es una composición alternativa de pimobendan y sabiendo que, según lo divulgado en D2, las ciclodextrinas mejoran la solubilidad de activos insolubles o poco solubles, como lo es el pimobendan, en un pH controlado, encontrara obvio ajustar el pH al de la ciclodextrina para poder mantener estable la composición farmacéutica, sabiendo que la ciclodextrina mejorara la solubilidad del pimobendan.

Advirtió que aunque el documento D1 señale que la resorción del pimobendan tiene tendencia a fluctuar al administrarse por vía oral, no indica que la obtención de formas de administración oral sea fácil o difícil, además de que la presunta dificultad en la elaboración de una forma farmacéutica no le confiere nivel inventivo a la invención, menos en este caso, cuando se deriva de las enseñanzas del estado del arte.

Precisó que D1 enseña una composición oral que comprende pimobendan, con la que la persona de oficio normalmente versada en la materia tiene suficiente motivación para desarrollar formas farmacéuticas orales que comprenden dicho principio activo, ya que conoce que es posible hacerlo. Resaltó que lo que reclama la sociedad solicitante no es una preparación líquida oral, sino una preparación líquida, por lo que los argumentos referidos a la posibilidad o no de elaborar una 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co preparación líquida oral de pimobendan no resultan pertinentes para el caso en concreto.

Afirmó que si bien es cierto que las composiciones que divulga el documento D2 no comprenden pimobendan y su pH no se encuentra entre 5,5 a 7,5, también lo es que dicha diferencia es suplida por el documento D1, de manera que, de la combinación de las enseñanzas de D1 y D2, el técnico de nivel medio puede llegar al objeto de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva.

Agregó que no hay evidencia en la solicitud de que el incluir específicamente pimobendan proporcione una preparación con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba la preparación de D2. Explicó que el documento D1 divulga composiciones que contienen pimobendan y procesos para producirlas;q que el medicamento está indicado para prevención y tratamiento de falla cardiaca congestiva; y que, asimismo, enseña que, dado que la solubilidad de pimobendan en agua es muy baja y es altamente dependiente del pH, este problema se solucionó adicionando ácido cítrico a las composiciones. 31 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la persona normalmente versada de la materia incluiría el cardiotónico pimobendan en las preparaciones que se conocen en el documento D2 (que contienen cardiotónico, ciclodextrina y tienen pH controlado), con el fin de proporcionar una composición alternativa para tratar la falla cardiaca congestiva, evitando así el problema de precipitación de la droga en el sitio de inyección, en los pulmones o en otros órganos después de la administración parenteral, logrando de esta forma, una preparación como la de la reivindicación 1 de la solicitud.

Por ello, la invención es obvia y, en consecuencia, sin nivel inventivo. Aseveró que la información del documento D3 se puede aplicar al pimobendan, porque este es un bencimidazol. La misma descripción de la solicitud ubica el campo técnico de la invención así: “ la invención se refiere a una preparación líquida nueva que comprende un bencimidazol sustituido preferiblemente pimobendan como compuesto farmacéuticamente activo.” Asimismo, pese a la diferencia estructural de los bencimidazoles pimobendan y ricobendazol, este último divulgado en el documento D3, la solubilidad de ambos compuestos es similar, es decir, son prácticamente insolubles en agua.

Anotó que no es necesario que el documento D3 enseñe de manera expresa la relación no-lineal en la solubilidad de un derivado de bencimidazol en una mezcla con un derivado de ciclodextrina, que 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co afecta de manera directa a la forma farmacéutica, cuyo nivel inventivo está afectado por los documentos D1 y D2, porque el problema técnico a resolver consiste en un proceso de elaboración de una preparación farmacéutica y no en una forma farmacéutica.

Además, tanto el documento D2, con el cual se complementa, como el documento D3, enseñan que las ciclodextrinas facilitan la solubilidad de compuestos insolubles o poco solubles en agua. Expresó en cuanto a las diferencias entre la invención y la anterioridad D3, que el hecho de que las ciclodextrinas faciliten la disolución de un ricobendazol para llegar a una concentración 5%p/v, contrario a alejar a la persona del oficio normalmente versada en la materia de la invención, la motivan a obtener preparaciones líquidas de pimobendan, aun mas cuando ambos bencimidazoles son prácticamente insolubles en agua y la concentración requerida de este bencimidazol es mucho menor 0.0015-0.15%; con lo anterior también se soluciona el presunto problema observado por el demandante consistente en obtener composiciones que comprenden pimobendan con una “cantidad farmacéuticamente efectiva” del mismo.

Que en lo que tiene que ver con el pH, aclaró que el documento D3 enseña que el pH se debe ajustar de acuerdo con la solubilidad del compuesto activo bencimidazol, por lo cual en este caso particular 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el ajuste del pH de la preparación no es un aporte a la técnica, sino el resultado de un trabajo de rutina.

Y respecto a la osmolalidad de la solución, señaló que si bien las anterioridades no la describen, su determinación hace parte de los conocimientos de la persona normalmente versada en la materia, siendo parte del trabajo de rutina, y no le confiere efecto técnico sorprendente alguno a la invención, por lo que no se puede considerar que el hecho de medir la osmolalidad en las composiciones de la invención le proporcione nivel inventivo a la misma.

Adujo que el documento D2 fue considerado el estado de la técnica más cercano a la invención, porque divulga el procedimiento para producir preparaciones de soluciones acuosas de compuestos activos que son insolubles o poco solubles en agua, combinados con el derivado hidroxipropil, hidroxietil, glucosil, maltosil o maltotriosil de beta o gamma, -ciclodextrina-, mediante el cual se soluciona el problema de precipitación de los compuestos activos en el sitio de aplicación, en los pulmones o en otros órganos después de la administración. Este documento menciona que se deben mezclar el compuesto activo y la ciclodextrina, lo cual aumenta la solubilidad del compuesto active entre 150 y 97.500 veces. 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que el documento D2 divulga que se habían realizado ensayos de la solubilidad de diversos compuestos activos en ciclodextrina, durante los cuales se mantuvo controlado el pH.

De dicho estudio resultó que la solubilidad de todos los compuestos activos ensayados aumentó por la adición de la ciclodextrina. La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 8, y el procedimiento del documento D2 consiste en que el cardiotónico que contiene es pimobendan, específicamente, y en que su pH es 5,5 a 7,5.

No hay evidencia de que el incluir específicamente pimobendan proporcione un procedimiento con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba la preparación de D2. Manifestó que el documento D3 divulga un procedimiento que consiste en disolver ciclodextrina eterificada en un solvente y mezclar con un bencimidazol (reivindicaciones 30 y 31).

Además, el documento D3 da a conocer que la solución acuosa debe tener el pH al cual el compuesto activo es más soluble. En consecuencia, la persona versada incluiría el cardiotónico pimobendan, al pH en el cual este compuesto activo cardiotónico es más soluble, en el procedimiento que se conoce en el documento D2 (que se realiza con un cardiotónico y ciclodextrina, que además se lleva a cabo a un pH controlado), con el fin de proporcionar un procedimiento alternativo para producir una preparación líquida que contenga pimobendan y ciclodextrina, que conste de disolver el derivado de ciclodextrina eterificada en un disolvente y mezclar con el 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pimobendan, logrando de esta forma, un procedimiento como el reivindicado en la solicitud.

Por ello, la Oficina lo consideró obvio y, en consecuencia, sin nivel inventivo. La parte actora, en su escrito de demanda, adujo que a su juicio, la SIC realizó una interpretación errónea del concepto de nivel inventivo de una patente, toda vez que para un experto medio versado en la materia la invención solicitada no resultaba obvia ni evidente.

En ese sentido, argumentó que:.- D2 no divulga el pimobendan y no menciona que la concentración de este pueda aumentarse a un pH fisiológicamente aceptable (pH de 5,5 a 7,5);.- el examinador no consideró que D1 describe que el pimobendan es casi insoluble en agua y que su solubilidad es mejor en una solución más ácida, como, por ejemplo, cuando se agrega ácido cítrico, por lo tanto D1 alejaría a una persona versada en la materia, ya que lo divulgado enseña la utilización de soluciones más ácidas para aumentar la solubilidad del pimobendan y al experto no se le ocurriría usar un medio casi neutral para aumentar la solubilidad del pimobendan.

Adicionalmente, este documento D1 describe que la resorción del pimobendan tiene la tendencia a fluctuar de manera importante cuando se administra en una forma de administración oral conocida y convencional, lo cual sugiere que 36 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la producción de una nueva forma de administración oral no se obtendría fácilmente;.- D3 describe un incremento en la solubilidad de cinco bencimidazoles en solución con un derivado de ciclodextrina, incluyendo hidroxipropil-beta ciclodextrina;.- la preparación de la invención solicitada difiere de lo divulgado en el documento D3 respecto a la concentración del bencimidazol sustituido (5% p/v de ricobendazol en D3 comparado con 0,0015- 0,15% de pimobendan), el pH (es 3 en el documento D3 comparado con 6,5 a 7,5) y no se describe la osmolalidad (reivindicaciones 5 y 6 de la invención solicitada).

Por lo tanto, D3 también alejaría a la persona versada en la materia, pues divulga que el bencimidazol tiene mejor solubilidad a un pH de 3 o menor de 2 o mayor de 11. En consecuencia, D3 no sugiere que la concentración de pimobendan pueda aumentarse a un pH fisiológicamente aceptable (pH 5,5 a 7,5);.- las enseñanzas del estado de la técnica no sugieren a una persona versada en la materia obtener una preparación líquida, en la que la concentración de pimobendan pueda incrementarse a un pH fisiológicamente aceptable (pH entre 5,5 y 7,5), puesto que todas las anterioridades hubieran guiado al versado en la materia a utilizar 37 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co valores pH mucho más bajos, es decir, soluciones ácidas con pH menor a 3, alejándolo así de la invención solicitada;.- se debe tener en cuenta que la utilización de composiciones, métodos o herramientas ya conocidas en el estado de la técnica no implica, per se, falta de nivel inventivo de la invención cuya patente se pretende, tal y como lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Consejo de Estado;.- pese a que el documento D1 revela composiciones de pimobendan, D2 divulga soluciones acuosas parenterales de fármacos que son insolubles o poco solubles en agua y D3 divulga composiciones que mejoran la liberación y disponibilidad de bencimidazoles, es importante establecer si el inventor practicó y confirmó realmente el efecto de una invención de manera suficiente para reconocerla como suya y si a partir de la información técnica revelada, con los documentos más cercanos del estado del arte, es posible obtener fácilmente la materia de invención objeto de estudio;.- los documentos D1, D2 y D3, o su combinación, no pueden ser considerados por el examinador como anterioridades válidas, capaces de afectar el nivel inventivo de la preparación reivindicada;.- el examinador pasó por alto el hecho de que el inventor al momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que 38 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera deducción de las enseñanzas del arte previo, como lo afirma la entidad demandada, razón por la cual se estaría desconociendo el mérito investigativo empleado, en el que se está aportando una ventaja al estado de la técnica;.- la preparación líquida que comprende un derivado de ciclodextrina eterificada y pimobendan sí representa un adelanto tecnológico, toda vez que es fruto de un trabajo de laboratorio y experimentación, además de representar una mejora en el producto final; y.- la presente solicitud sí posee nivel inventivo, toda vez que, en primer lugar, no puede ser obviamente derivada a partir de los documentos D1, D2 y D3, por cuanto en su conjunto no se encuentra revelada en dichos documentos; y, en segundo lugar, permite la obtención de una preparación líquida que comprende un derivado de ciclodextrina eterificada y pimobendan, en la que el derivado de ciclodextrina eterificada se selecciona del grupo que consiste en: éter de alfa, beta y gamma-ciclodextrina y en donde la preparación líquida tiene un pH entre 5.5 y 7.5.

Precisado lo anterior, la Sala considera que le corresponde a la parte actora demostrar que la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, es decir, que tenía nivel inventivo y, en ese sentido, demostrar, por un 39 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lado, que el análisis de la parte demandada no se ajustó a derecho y, por el otro, que los actos acusados se encuentran incursos en las causales de nulidad invocadas en la demanda.

Así las cosas, para la Sala, la demandante tiene la carga de demostrar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad; sin embargo, se advierte que esta carga consiste en demostrar que las consideraciones técnicas o jurídicas de la SIC no fueron correctas, es decir, que la parte demandada, por medio de los actos acusados, no logró desvirtuar la novedad, el nivel inventivo o la aplicación industrial de la solicitud.

Ello, por cuanto de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, es la entidad demandada, quien durante el trámite administrativo tenía la carga de desvirtuar los requisitos de patentabilidad que, para el caso sub examine, debía demostrar que la solicitud de patente carecía de nivel inventivo: “[…] c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano […]”6. (Destacado fuera del texto) En este orden de ideas y teniendo en cuenta que los actos acusados gozan de presunción de legalidad, no es la SIC la que debe 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 37-IP-2021 de 9 de marzo de 2022. 40 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demostrar en esta instancia que la invención solicitada no cumplió los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, lo cual se determinó en los actos acusados.

Ahora, la Sala aclara que tampoco le correspondía a la actora probar como tal el nivel inventivo de su solicitud, puesto que esto implicaría que la parte demandante debe comparar su solicitud con todo el estado del arte, lo cual no es posible. Por el contrario, la Sala considera que lo que debe probar la parte demandante, como se señaló anteriormente, es que las consideraciones técnicas o jurídicas sustento de la negación no fueron correctas y, en ese sentido, que la SIC no cumplió con su carga probatoria dentro del trámite administrativo de desvirtuar los requisitos de patentabilidad.

En consecuencia, la actora no debe probar como tal el nivel inventivo de su solicitud, sino que su carga recae en demostrar que las anterioridades citadas por el examinador, por un lado, no divulgan todas las características técnicas reivindicadas en la solicitud -en caso que esté en discusión la novedad-, o que no sugieren, de manera obvia para una persona medianamente versada en la materia, las características técnicas reivindicadas como solución al problema técnico objetivo planteado -en caso que esté en discusión el nivel inventivo-. 41 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, esta Sección, en jurisprudencia reiterada7, ha considerado que le corresponde al solicitante demostrar el cumplimiento de los requisitos sustanciales de patentabilidad de un producto o de un proceso cuando la entidad competente ha proferido una decisión desfavorable a sus intereses, particularmente, porque las solicitudes de patente involucran reglas técnicas cuyo conocimiento se atribuye a expertos medios en la materia de la patente de invención. Al respecto, cabe señalar que esta Sección8, al estudiar si una solicitud de patente cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, señaló lo siguiente: “[…] Pues bien, tal y como se muestran las cosas, le correspondía a la sociedad actora demostrar en este juicio, que la solicitud para patentar hidrato novedoso de sal de ácido maléico de 5-[4-2(n-metil-(2-piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2-4-diona, cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, a pesar de que existen las publicaciones del estado del arte ya aludidas […].

Además, tratándose de la discusión sobre la legalidad de un acto administrativo, se debe tener en cuenta que este se presume legal, de suerte que su presunción solo puede ser desvirtuada cuando el actor prueba que alguno o algunos de los elementos esenciales del acto se encuentran incursos en un vicio invalidante […]”. (Destacado fuera del texto) En otra oportunidad, esta Sección9 sostuvo que la allí demandante, por ser la solicitante de la patente, es quien tenía la carga procesal 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencias de: 15 de octubre de 2009, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2002-00096-01; 22 de mayo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2005-00164-01; y 19 de noviembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00257-00. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005- 00164-01. 42 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud, por lo que reiteró el principio onus probandi incumbit actori.

En efecto, indicó: “[…] El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta materia por remisión expresa del artículo 168 CCA dispone que «toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.». Cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley.

Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos «onus probandi incumbit actori» o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y «reus in excipiendo fit actor», es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa.

En el ordenamiento colombiano esta regla está contemplada para el Derecho Privado en el artículo 1757 del Código Civil, a cuyo tenor, «incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta» y para los procesos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.» Acerca de la actividad de probar, uno de los grandes inspiradores del Derecho Procesal Civil ha escrito: «Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio.

Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones. Prueba, como sustantivo de probar, es, pues, el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. En lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este segundo significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón».

Síguese de lo expuesto que contra lo que esta afirma, la solicitante tenía la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud. Si quería obtener el privilegio, debía probar que su invención tenía elementos y características novedosos que la hacían 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de febrero de 2008, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002- 00324-01. 43 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co patentable.

Se advierte que no solicitó la práctica de pruebas, i.e. un dictamen pericial, pudiendo hacerlo. No es dable que en esta instancia alegue a su favor la consecuencia resultante de no haber cumplido con su carga procesal. Se reitera que no basta con afirmar un hecho, puesto que el actor tiene la carga procesal de demostrarlo, lo que no ocurrió en el sub iudice […]”.

(Destacados fuera del texto). En este contexto, la Sala considera que en el caso sub examine, la actora es quien debe demostrar, en esta instancia, que las divulgaciones previas, referidas por la entidad demandada como anterioridades, no afectaban el requisito de nivel inventivo exigido por la normativa comunitaria andina, como se indicó en los actos acusados.

Así las cosas, teniendo en cuenta que se debía determinar si, para un experto medio en la materia, la solicitud de patente se derivaba de las anterioridades citadas por la SIC, es necesario que exista en el expediente material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda, en la medida en que el juez no tiene los conocimientos ni técnicos ni científicos para poder llegar a la conclusión pretendida por la parte demandante.

Es por ello que la Sala pone de presente que el dictamen pericial es un medio de prueba procedente para verificar hechos que interesen al proceso y que requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos; sin que ello implique que sea el único medio de prueba para demostrar los supuestos pretendidos. 44 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, la Sala advierte que la actora solo allegó como prueba, con la reforma de la demanda, la declaración rendida por el experto MARTIN ANDREAS FOLGER, inventor de la solicitud cuestionada y doctor en Tecnología Farmacéutica de la Universidad Técnica de Braunschweig (Alemania), en la cual se analizaron los argumentos esgrimidos por la entidad demandada en los actos acusados para no otorgar la patente en controversia, junto con el objeto, alcance y características de la solicitud de invención, así como las anterioridades citadas por la Administración para esos efectos.

Sobre el particular, la Sala observa que en la audiencia inicial el Despacho señaló que a dicha prueba se le iba a dar el valor probatorio que correspondiera en derecho y que, posteriormente, en los alegatos de conclusión, tanto la parte actora como la SIC se refirieron a la misma como una declaración, razón por la cual se considera que la misma debe ser tenida en cuenta como una prueba documental.

Ello, comoquiera que se trata de un documento que no fue sometido a verificación y/o contradicción mediante dictamen pericial, por lo que carece de la fuerza técnica y científica necesaria para demostrar que la valoración realizada por la SIC resultó equivocada, máxime si se tiene en cuenta que, como bien lo puso de presente la SIC en la audiencia inicial, a ésta no se le podía dar el tratamiento de dictamen pericial. 45 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, la Sala considera que dicho documento por sí solo no resulta suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados.

Por lo tanto, la Sala reitera que correspondía a la demandante acreditar, con soporte probatorio suficiente, que las consideraciones técnicas de la SIC respecto de la falta de nivel inventivo no eran correctas. Al haberse limitado a allegar un documento sin respaldo técnico adicional, la parte demandante incumplió con su carga procesal de desvirtuar la legalidad de los actos demandados.

Por consiguiente, la declaración del señor MARTIN ANDREAS FOLGER, aun cuando ilustra lo expuesto por la parte demandante, no logra acreditar de manera suficiente que la invención cumpliera los requisitos previstos en la Decisión 486. Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 18 de septiembre de 202510, en la que esta Sección sostuvo: “[…] 82.

Y si bien se allegó como prueba documental la declaración del experto John K. Leypoldt, en la cual explicó que la particularidad de la invención consistía en la utilización de un modelo cinético de un compartimento denominado “falso”, en el cual uno de los volúmenes se supone infinitamente grande y, por tanto, irrelevante para efectos del cálculo, mientras que el otro volumen podía estimarse a partir de los datos cinéticos del fosfato y no de las características fisiológicas del paciente, ello por sí solo no resulta suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados. 83.

En efecto, se trata de un documento que no fue sometido a verificación mediante dictamen pericial, 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 2015-00491-00. 46 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por lo que carece de la fuerza técnica y científica necesaria para demostrar que la valoración realizada por la SIC resultó equivocada. 84.

En ese sentido, la Sala reitera que correspondía a la demandante acreditar, con soporte probatorio suficiente, que las consideraciones técnicas de la SIC respecto de la falta de novedad y nivel inventivo no eran correctas. Al haber desistido de las pruebas decretadas y limitarse a allegar un documento sin respaldo técnico adicional, la parte demandante incumplió con su carga procesal de desvirtuar la legalidad de los actos demandados.

Por consiguiente, la declaración del señor Leypoldt, aun cuando ilustra lo expuesto por la parte demandante, no logra acreditar de manera suficiente que la invención cumpliera los requisitos previstos en la Decisión 486 de 2000. […]” (Destacado fuera de texto). Así las cosas, en el expediente solo obran afirmaciones referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de las divulgaciones previas citadas por la SIC y, en ese orden, que la solución al problema técnico planteado no es evidente para una persona medianamente versada en la materia.

En virtud de lo anterior, la Sala observa que al no existir material probatorio en el expediente del proceso de la referencia, se desconoció la obligación prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, en virtud del cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […] y, por lo tanto, la parte actora debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria. 47 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala observa que la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH no allegó al proceso los medios de prueba necesarios y, en consecuencia, no demostró que la SIC hubiere incurrido en alguna irregularidad al concluir que la solicitud de patente no cumplía con el requisito de nivel inventivo y decidir su negación, ni que los actos acusados se encontraran incursos en algún vicio de nulidad.

Por lo tanto, al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso que las consideraciones técnicas de la entidad demandada, fundamento de la negación de la solicitud de patente, fueron incorrectas en el análisis de nivel inventivo del procedimiento solicitado, dicha alegación se tendrá como no demostrada. También se advierte que el hecho de que otras oficinas de patentes, tales como las de Australia, Europa, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán y Sudáfrica hayan otorgado el privilegio de patente a la invención cuestionada, no obsta para que automáticamente en Colombia deba concederse dicho privilegio.

Sobre el particular, vale la pena destacar que, de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal en la Interpretación Prejudicial 601- IP-2015, el sistema de registro de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad 48 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.

Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de patentes, sino además respecto de sus propias decisiones. Igualmente, debe tenerse en cuenta que el estudio de la patentabilidad se rige bajo el principio de independencia de las oficinas de patente, y en ese orden dicho estudio se debe hacer “sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por las Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro”11.

En consecuencia, la existencia de una patente concedida en el exterior no afectaba el análisis efectuado por la SIC en sede administrativa. En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por el demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 11 Ibidem 49 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00645-00 Actora: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día en la sesión del día 23 de octubre de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.