11001032400020160011500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Referencia: Medio de control de nulidad relativa Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. TESIS: NO EXISTE CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS DE LA CLASE 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y LOS PRODUCTOS DE LAS CLASE 9ª Y 11, QUE IDENTIFICAN, RESPECTIVAMENTE, LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA “RAYCO”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, Y LAS MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS, PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “RAYCO”, Y SU NOMBRE COMERCIAL “RAYCO LTDA”.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 50102 de 14 de agosto de 2015, "Por la cual se resuelve un 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 22 de enero de 2013 la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S. presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo "RAYCO", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 353 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, junto con la sociedad AYCO LTDA, presentaron oposiciones contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con su nombre comercial “RAYCO LTDA” y las marcas nominativas y mixtas "RAYCO", y mixtas “AYCO”, previamente registradas por ellas en las clases 1ª, 7ª, 9ª, 11, 37, 38, 40, 41, 42 y 35 de la Clasificación 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] servicios de reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza.

Asimismo, por las solicitudes en curso del registro de la marca “RAYCO”, en la Clase 35 ibidem. 3º: Que mediante la Resolución núm. 58613 de 30 de septiembre de 2013, la Directora de Signos Distintivos declaró fundada las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo "RAYCO", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: Que contra la citada decisión, al igual que la sociedad solicitante interpusieron recursos de apelación, siendo resueltos a través de la Resolución núm. 50102 de 2015, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó en su totalidad la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro de la marca nominativa “RAYCO”, para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486 y 13 y 29 de la Constitución 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Política, por cuanto concedió el registro de la marca objeto de controversia obviando su estudio.

Adujo que la marca “RAYCO” no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas existentes con las de su propiedad y su nombre comercial “RAYCO LTDA”. Señaló que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente el derecho de un tercero. Asimismo, cuando su identidad o semejanza y/o la relación entre los productos o servicios que identifican generen un riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores.

Aseguró que la marca “RAYCO” fue concedida para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo éstos conexos con los productos que identifican sus marcas previamente registradas en las clases 9ª y 11, las cuales son notoriamente conocidas en el mercado desde 1982. Sostuvo que la SIC en otros trámites administrativos ha concluido que existe riesgo de asociación y confusión entre los productos y servicios que identifican las marcas aquí enfrentadas, esto es, en los casos que le 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denegó el registro de las marcas “RAYCO” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que es posible la coexistencia de las marcas enfrentadas por cuanto durante más de 10 años y a pesar de sus similitudes, a las clases a las cuales pertenecen, no sitúan al consumidor en un inminente riesgo de confusión al adquirir los productos y servicios que estas identifican.

Aseguró que analizó en debida forma la notoriedad de las marcas alegadas por la actora, no obstante, la marca cuestionada no le violentaba derecho alguno ni afectaba la capacidad de decisión del consumidor dentro del mercado. II.2. La sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas, por cuanto, a su juicio, el análisis efectuado por la SIC estuvo 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adecuado a los parámetros que en derecho marcario deben atenderse y a pesar de que se ventila la identidad ortográfica de las marcas, la cobertura de los servicios de su propiedad “RAYCO” fue debidamente delimitada frente a los productos y servicios que amparan las marcas opositoras.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 9 de julio de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual únicamente asistió la parte demandada. En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad relativa; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. 5 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 50102 de 14 de agosto de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 58613 de 30 de septiembre de 2013, expedida por la Dirección de Signos Distintivos, la revocó y, en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca nominativa “RAYCO” para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional, a favor de la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S., vulneran lo dispuesto en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política; y 136, literales a), b) y h), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se señaló que, una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, sostuvo que sus marcas “RAYCO”, así como su nombre comercial, son notoriamente conocidos en el mercado; y que de permitir la coexistencia de la marca objeto de controversia, el público consumidor recaería en un alto grado de confundibilidad, al adquirir los productos y servicios que se comercializan en el mercado.

IV.-2. La DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas, por cuanto carecen de prosperidad. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que junto con la sociedad actora han estado presentes en el mercado colombiano con las marcas aquí enfrentadas por más de 37 años, distinguiendo productos y servicios totalmente diferentes, tanto así, que han obtenido la notoriedad de las mismas en diferentes campos.

IV.-3. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que las marcas enfrentadas pueden coexistir en el mercado, pues a pesar de sus similitudes, no sitúan al consumidor en algún riesgo de confusión al adquirir los productos y servicios que estas identifican. IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 6 Proceso 570-IP-2019. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1. […] es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se semejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Comparación entre signos denominativos y mixtos […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas señaladas en el párrafo 2.3 de la presente interpretación prejudicial. […] 4.

El nombre comercial. Características y su protección […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “… cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. […] 5.

El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación. […] 5.7. En conclusión, se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente.

En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro. 6. Coexistencia pacíficas de signos […] 6.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un período razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 7.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. Definición 7.2. La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. […] 7.4. de la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquier de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. […] 7.5. […] Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente en que ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […] La notoriedad del signo solicitado a registro […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]”. 8.

Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 8.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 8.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 50102 de 14 de agosto de 2015, concedió el registro de la marca nominativa “RAYCO” a la sociedad DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S., para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] de reagrupamiento, 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada no es apta para ser registrada como marca dadas las semejanzas existentes con sus marcas y su nombre comercial “RAYCO LTDA”. Aseguró que la marca “RAYCO” fue concedida para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo éstos conexos con los productos que identifican sus marcas previamente registradas en las clases 9ª y 11, las cuales son notoriamente conocidas en el mercado desde 1982.

Por su parte, la SIC señaló que es posible la coexistencia de las marcas enfrentadas por cuanto durante más de 10 años y a pesar de sus similitudes, a las clases a las cuales pertenecen, no sitúan al consumidor en un inminente riesgo de confusión al adquirir los productos y servicios que estas identifican. Aseguró, además, que analizó en debida forma la notoriedad de las marcas alegadas por la actora, no obstante, la marca cuestionada no le violentaba derecho alguno ni afectaba la capacidad de decisión del consumidor dentro del mercado. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a), b) y h), 151, 168, 190, 191, 192, 193, 224, 228, 229, literal a), y 2307 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y “[…] para tratar los temas referidos a la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, el derecho preferente derivado de un procedimiento de cancelación de marca, la figura del nombre comercial y el tema de los signos notoriamente conocidos […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios 7 Los artículos 190, 191,193, 224, 228 y 230, fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: RAYCO MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA8 RAYCO RAYCO LTDA MARCAS MIXTA Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS Y NOMBRE COMERCIAL DEPOSITADO9 Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa “RAYCO”, como lo es la cuestionada, con unas marcas mixta y nominativas “RAYCO”, a nombre de la actora, así como su nombre 8 Folio 20 del cuaderno físico núm. 1. 9 Folio 30 del cuaderno físico núm. 1. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercial “RAYCO LTDA”, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de los signos confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “RAYCO” y “RAYCO” 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas objeto de controversia son de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto10. De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica y fonética entre las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas 10 Criterio señalado en sentencia de 1º de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212-00055- 00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 9 de septiembre de 202111 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00044-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos y los servicios amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la marca nominativa cuestionada “RAYCO” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 35: “[…] servicios de reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos […]”. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, las marcas nominativas y mixta previamente registradas "RAYCO” distinguen los siguientes productos12:.- Clase 9ª: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores […]”..- Clase 11: “[…] Aparatos de distribución de agua, aparatos para puruficar el agua, el aire, el gas, vávulas para control de flujo, instalaciones para moderadores nucleares y combustibles, aparatos para la desinsectación, purificación de las aguas del alcantarillado, con 12 Cabe señalar que en el escrito contentivo de la demanda la actora fundamentó la presunta conexidad competitiva entre las marcas enfrentadas, únicamente, respecto de sus marcas “RAYCO”, previamente registradas en las clases 9ª y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la Sala se limitará a realizar el estudio de conexidad solamente respecto de dichas clases. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co exclusión de los artículos electrodomesticos y artículos para el hogar y con exclusión de repuestos para automóviles […]”.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es evidente que no existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica la marca cuestionada en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y los productos que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 9ª y 11, se evidencia que corresponden a diferentes clases del nomenclátor y pertenecen a géneros distintos y tienen finalidades disímiles, pues lo primeros corresponden a servicios de distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos, mientras que los segundos y terceros a aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos y de distribución, purificación de agua y desinsectación; además, no comparten iguales canales de comercialización, ya que tales productos y servicios suelen expenderse y/u ofrecerse en diferentes establecimientos de comercio; asimismo, tampoco son complementarios o intercambiables, máxime si se tiene en cuenta que en los productos amparados por la marca “RAYCO”, en Clase 11, le fueron excluidos expresamente los artículos electrodomésticos y para el hogar. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, la Sala debe precisar que de conformidad con la naturaleza de los servicios de la Clase 35 de la citada Clasificación, éstos son servicios que son prestados por personas o por organizaciones con la finalidad de prestar asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial13, en este caso, respecto del reagrupamiento, distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos, por lo que difícilmente éstos podrían ser reemplazados o intercambiados por aparatos científicos, o aquellos destinados para la electricidad o aparatos para purificar el agua, el aire o el gas.

Así tampoco se evidencia que exista un uso conjunto o complementario, en la medida en que la finalidad de la prestación del servicio, que identifica la marca cuestionada en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es la de la prestación de un servicio en particular a un tercero, que para su buen funcionamiento de nada requiere de los productos antes citados en las clases 9ª y 11. 13 Criterio fijado por la Sala, en sentencia de 13 de agosto de 2020, de la siguiente manera: “[…] 52.

De lo establecido en las notas explicativas de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala, en sentencia de 1 de junio de 2020, señaló que esta clase comprende servicios prestados por personas o por organizaciones con la finalidad de prestar asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial. […]” (Destacado fuera de texto).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2015-00021-00- 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, no se cumple con el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que exista conexión competitiva entre los productos y servicios que identifican las marcas cotejadas, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

Ahora bien, la actora también alegó que existe una presunta confusión entre la marca cuestionada “RAYCO” y su nombre comercial “RAYCO LTDA”, por lo que corresponde a la Sala referirse al alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486. Sobre el nombre comercial, es del caso poner de presente que, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal consideró: “[…] La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […] Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. […]”.

Asimismo, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 22 de septiembre de 201614, en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00453-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”15 c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. (…) En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […]” (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada. Comoquiera que para que se aplique la causal de irregistrabilidad bajo estudio, debería haberse acreditado la existencia y uso del nombre comercial, correspondería a la Sala, previo a desarrollar el cargo propuesto, determinar si, para el momento en que se expidieron los actos administrativos acusados, la actora era la titular del nombre comercial “RAYCO LTDA”, no obstante, tales aspectos no están sujetos 15 Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a discusión dentro del presente proceso, en tanto no fueron debatidos ni por la entidad demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala se exime de dicho estudio16.

Ahora, en cuanto al primer supuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, la identidad o semejanza entre la marca solicitada y el nombre comercial, la Sala considera que la expresión cuestionada “RAYCO” es similar al nombre comercial de que es titular la demandante, esto es, “RAYCO LTDA”, toda vez que éste último es igual a las marcas que sustentaron la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 ibidem, en el cual ya la Sala determinó que existen semejanzas de tipo ortográfico y fonético.

Así las cosas, habiéndose demostrado la similitud existente entre las marcas objeto de controversia y el nombre comercial de la actora, es pertinente señalar que no basta con demostrar la similitud y/o identidad entre la marca cuestionada y el nombre comercial, sino que también debe demostrarse que existen circunstancias en las cuales el 16 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 27 de abril de 2023, cuando al efecto, sostuvo: “[…]"87.

Así las cosas, comoquiera que la resolución que resolvió el recurso de apelación declaró el carácter de notoria de la marca PIELROJA, y esta declaración que no ha sido sujeta a discusión dentro del proceso sub examine, la Sala se abstendrá de estudiar dicha declaración. " […]” Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera;

Sentencia de 27 de abril de 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; núm. único de radicación 2011-00361-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso de la expresión cuestionada puede originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial protegido.

De conformidad con lo anterior, se observa, entonces, que debe analizarse si el uso de la marca cuestionada podría generar riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial, lo que quiere decir que le corresponde a la Sala determinar si existe identidad o similitud entre los servicios distinguidos por la marca “RAYCO” y la actividad empresarial desarrollada por el nombre comercial “RAYCO LTDA”, protegido a favor de la actora.

Al examinar el objeto social de la actora y los servicios que distingue la marca solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala advierte que no existe similitud o identidad, habida cuenta que la actividad empresarial del nombre comercial protegido se desarrolla en el sector de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos; mientras que los servicios que identifica la expresión cuestionada pertenecen al sector de los servicios de distribución y comercialización por solicitud de terceros de productos para el hogar, especialmente electrodomésticos y gasodomésticos.

En este sentido, la Sala considera que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comoquiera que no se cumplen los supuestos allí previsto, por cuanto el uso de la marca cuestionada no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial protegido, en la medida en que no existe una conexidad competitiva entre las actividades desarrolladas bajo dicho nombre comercial y los productos que identifica la marca solicitada “RAYCO”.

Cabe señalar que a la misma conclusión arribó la Sala en un asunto similar, esto es, en sentencia de 10 de agosto de 2023, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2008-00188-0017, en el que la actora alegaba la confundibilidad de su nombre comercial con la marca mixta “DISTRIBUIDORA RAYCO”, de propiedad del aquí tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En dicha oportunidad se dijo: “[…] 86. De conformidad con lo expuesto en precedencia corresponde determinar que actividad se desarrolla bajo el nombre y la enseña comerciales de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, al respecto, esta Sala considera que de conformidad con lo indicado en los actos acusados y que no fue controvertido por la parte demandante, ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, el titular del nombre y la enseña comercial referidos supra ha desarrollado actividades, de comercialización dentro del sector de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos.

Razón por la cual esta Sala considera que para efectos de analizar la conexidad competitiva con el nombre comercial habrá de estudiarse como si el mismo identificara productos de la Clase 9, hecho que se hace aún más evidente en la medida que estos también son los productos identificados con sus marcas previamente registradas según se anotó supra. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de agosto de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2008-00188-00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 87.

Así las cosas, para determinar, si en el caso bajo estudio existe conexidad competitiva entre los productos y servicios, procedería hacer el análisis respecto de los productos de la Clase 9 y los servicios de la Clase 35 que se pretende identificar con el signo solicitado como marca, no obstante, la Sala se atendrá a las consideraciones que sobre este aspecto se desarrollaron al estudiar la conexidad competitiva entre las marcas previamente registradas y el signo solicitado como marca, esto es, que no existe conexidad competitiva comoquiera que la empresa solicitante del registro excluyó de los servicios identificados por su marca, el vender, distribuir importa o exportar, productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 88.

En este sentido, la Sala considera que los actos administrativos acusados violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto el signo nominativo solicitado como marca no es similarmente confundible con el nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en tanto, que no existe una conexidad competitiva entre las actividades desarrolladas bajo el nombre y la enseña comerciales y los servicios que se pretende identificar con el signos solicitado como marca. 89.

Ahora, respecto del argumento relativo a si la parte demandada debe registrar directamente un signo cuando sea idéntico a un nombre comercial previo del cual sea titular el solicitante del registro marcario, la Sala considera que el nombre comercial tiene como objeto diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; mientras que la marca tiene por finalidad identificar productos o servicios y, que mientras la protección de la marca se obtiene con el registro del signo ante la oficina nacional competente, la protección sobre un nombre comercial se obtiene por su uso constante e ininterrumpido. 90.

Por lo expuesto la Sala, considera que la marca y el nombre comercial son signos distintivos independientes y autónomos y, en ese sentido, su protección dependerá del cumplimiento de los supuestos fácticos previstos en la norma para cada uno; por lo tanto, el derecho que tiene el titular de un nombre comercial a usarlo y a impedir que terceros usen uno idéntico o similar en el mercado, no implica que proceda el registro de dicho signo como marca.

En tal sentido para que proceda el registro como marca de un signo, aun cuando este coincida con un nombre comercial, se debe realizar por parte de la oficina nacional el examen de registrabilidad a que se refiere el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, con el fin de verificar, por un lado, el cumplimiento de los requisitos del artículo 134 ibidem y, por el otro, que no se 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentre incurso en ninguna de las causales de los artículos 135 y 136 ibidem. 91.

Respecto de la notoriedad del nombre y la enseña comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala atendiendo a la jurisprudencia de esta Sección18, considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de las marcas RAYCO que identifican productos y servicios de las Clases 9 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza ni del nombre y enseña comercial RAYCO, de que es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad del signo mixto solicitado como marca DISTRIBUIDORA RAYCO, para identificar servicios de la clase 35 excepto para los productos de la clase 9 y los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.

Ahora, en lo concerniente a que las marcas de la actora son notoriamente conocidas y las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “RAYCO” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que para que la notoriedad de una 18 “[…] La Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa OREO que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta ORES TIKAS, con registro núm. 388891 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca OREO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486.

Así las cosas, la denominación ORES TIKAS, al estar constituida por dos (2) palabras, cuenta con aptitud marcaria para distinguir los productos para la cual fue registrada, cumpliendo con el requisito establecido en el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que posee la suficiente distintividad, que permite pueda diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca cumple con la función de indicar el origen empresarial del producto sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor […]” Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia de 8 de octubre de 2020; número único de Radicación: 110001-03-24-000-2010-00107-00 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, lo cual no se presenta en esta oportunidad, debido a que las marcas cotejadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

En efecto, dicho criterio ha sido sostenido por esta Sección, en otras oportunidades19, así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, […] porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]” (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, se advierte que si bien es cierto que se allegaron documentos mediante los cuales se pretendía probar tal circunstancia, -de ello da cuenta el expediente contentivo del trámite administrativo- 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co, también lo es que su análisis resulta innecesario, dado que la presunta notoriedad de las marcas “RAYCO” en clases 9ª y 11 de la Clasificación internacional de Niza, en nada cambia la falta de conexidad estudiada.

Al respecto, vale la pena traer a colación la sentencia de 10 de mayo de 201820, en la que la Sección Primera de esta Corporación, señaló que no había lugar a realizar estudio alguno del material probatorio relacionado con la notoriedad de las marcas de la allí actora, por cuanto ello sólo es viable si previamente se concluye que las marcas confrontadas son confundibles y/o generan riesgo de confusión. En efecto, en esa oportunidad, se precisó lo siguiente: “[…] Finalmente, y en lo atinente a los argumentos de la parte actora, relacionados con la notoriedad y el renombre de sus marcas, aspectos que no fueron tenidos en cuenta por la entidad demandada, la Sala estima que si bien es cierto que los documentos mediante los cuales se pretendía 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2010-00386-00.

Criterio que ya había sido expuesto por la Sala ens entencia de 14 de abril de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00267-00, C.P. María Elizabeth García González, en dicha oprtunidad se dijo: “[…] En lo concerniente a que las marcas mixtas y figurativa de la actora son notoriamente conocidas, y las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “PREMIER LIGHTS” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia antes invocada, cuando razonó así: “… para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de los signos de la actora […]”. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co probar tal circunstancia fueron presentados en tiempo, también lo es que su análisis no resultaba necesario, como lo precisó la Superintendencia de Industria y Comercio, dado que la notoriedad y renombre de las marcas Aval en las clases 35, 36 y 38 en nada cambian la falta de conexidad estudiada.

Además, no existen elementos probatorios de los cuales se pueda desprender que el signo solicitado se esté aprovechando indebidamente de la reputación de las marcas del Grupo Aval, y que el mismo pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva en la actividad bancaria, financiera y bursátil. La Sala recuerda que el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 del 2000 ampara a los signos notoriamente conocidos, determinando la irregistrabilidad de los signos confundibles con éstos, pero en el entendido que los mismos se empleen para distinguir los mismos o similares productos o servicios, evitando la confusión indirecta, por el posible riesgo de asociación, circunstancias que, como se anotó, no se presente en el sub lite. [….] Visto lo anterior, esta Sala comparte lo expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando manifestó que no había lugar a hacer el estudio del acervo probatorio aportado por la parte actora, relacionado con la notoriedad de sus marcas, por cuanto que ello sólo es viable si de manera previa se concluye que las marcas confrontadas son confundibles y generan riesgo de confusión. […]” (Destacado fuera del texto original).

Ahora, en lo relativo a la afirmación de la actora frente a que en otros casos la entidad demandada había concluido en otros trámites administrativos que existe riesgo de asociación y confusión entre los productos y servicios que identifican las marcas aquí enfrentadas, esto es, en los casos que le denegó el registro de las marcas “RAYCO” en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del estudio efectuado ya sea sobre marcas idénticas o similares21; además, de considerarse que si eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia22 reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Finalmente, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca nominativa “RAYCO”, para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en ella se adoptó, por lo que tampoco se evidencia la trasgresión de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.

Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el único de radicación 2013- 00255-00. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 7 de septiembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Salva voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ALFREDO BELTRÁN SIERRA Conjuez CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00 Actora: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZABAL Y CÍA LTDA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.