11001032400020200041800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: CAPITALCOL S.A.S. TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO, “CAPITALCOL”, Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, “CAPITALIA COLOMBIA”, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR, AL TENER TERMINACIONES DIFERENTES.

LAS PARTÍCULAS “CAPITAL” Y “COLOMBIA”, QUE HACEN PARTE DEL SIGNO Y MARCA ENFRENTADOS, SON DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS, RESPECTIVAMENTE, PARA SERVICIOS DE LA CLASE 36 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE RESULTAN INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CAPITALCOL S.A.S., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 62965 de 15 de noviembre de 2019, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia y Comercio1; y 15865 de 13 de abril de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención y, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo “CAPITALCOL”, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1°- Que el 5 de julio de 2019 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo, “CAPITALCOL”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 362 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°- Indicó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial el FGA FONDO DE GARANTÍAS S.A. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en la similitud frente a la marca nominativa “CAPITALIA COLOMBIA”, registrada a su favor en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 28788 de 20 de mayo de 2013 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por el FGA FONDO DE GARANTÍAS S.A. y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo nominativo “CAPITALCOL”, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: Que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes servicios: “[…] análisis financieros […]” 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15865 de 2020, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 135 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, por cuanto no excluyó las palabras de uso común al momento de realizar el examen de cotejo marcario y sí las utilizó como base para denegar la solicitud del registro como marca del signo cuestionado “CAPITALCOL”.

Sostuvo que de la expresión solicitada y la marca opositora, la palabra “CAPITAL” es de uso común en las marcas que identifican actividades relacionadas con productos y/o servicios financieros, por lo que resulta inapropiable y debió ser excluida al momento de cotejar los signos distintivos en conflicto. Para el efecto, relacionó algunas marcas con la inclusión de dicha palabra, entre ellas, “CAPITAL AID”, “CAPITAL PLUS”, “CAPITAL TRUST”, “CAPITAL GROUP” y “CAPITAL FACTORING”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, adujo que el análisis debe centrarse solamente sobre la expresión “COL”, que hace parte del signo solicitado, y la partícula “IA”, de la marca previamente registrada, teniendo como resultado una clara diferenciación ortográfica, fonética y conceptual.

Señaló que si en gracia de discusión se debiera realizar la comparación completa de las expresiones en conflicto, sin excluir las palabras de uso común, es visible la diferencia entre éstas, por cuanto la solicitada consta de 10 letras, de las cuales 6 son consonantes y 4 vocales, mientras que la opositora se compone de 17 letras, 8 consonantes y 9 vocales.

Manifestó que en el signo solicitado la sílaba tónica está en la expresión “COL”, mientras que en la marca opositora se encuentra en las expresiones “TA” y “LOM”, lo que significa que aquellas son claramente diferenciables por el público consumidor. Sostuvo que la expresión “CAPITALCOL” corresponde a un signo de fantasía; que dentro de su estructura se encuentra la palabra “CAPITAL”, lo que lleva a que el signo sea débil; y que la unión con la terminación “COL”, crea una marca nueva, diferenciable y de fantasía en el mercado sin generar riesgo de confusión alguno en el público consumidor. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que el signo solicitado reproduce el concepto y la estructura gramatical de la marca previamente registrada, puesto que contiene en su conformación la partícula “COL”, la cual corresponde a la sigla utilizada para hacer referencia al termino “COLOMBIA”, así como la expresión “CAPITAL”, sin que la supresión de las vocales “IA” le otorgue un grado de distintividad loable frente a la expresión opositora, motivo por el cual ambos signos distintivos son percibidos de manera idéntica por parte del consumidor, al hacer referencia al mismo concepto relacionado con las frases CAPITAL / COLOMBIA.

Que, en este sentido, las semejanzas existentes entre el signo y marca cotejados pueden derivar en que los consumidores crean que están adquiriendo servicios que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que entre los servicios que ampara tanto el signo como la marca objeto de controversia se presenta conexidad competitiva, ya que corresponden a servicios financieros comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.-2. La sociedad FGA FONDO DE GARANTÍAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma4, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 29 de octubre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 4 Folio 54 del cuaderno físico principal. 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. A través de providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en acceder a las súplicas incoadas. Para el efecto, sostuvo que el signo solicitado “CAPITALCOL” corresponde a uno de fantasía y, contrario a lo afirmado por la SIC en los actos administrativos acusados, no evoca el mismo concepto de la marca previamente registrada “CAPITALIA COLOMBIA”.

IV.2.- El Agente del Ministerio Público mediante Concepto núm. 23-07 solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que eviten 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el consumidor incurra en confusión al momento de adquirir los servicios frente a aquellos que distingue la marca previamente registrada.

Que de la observación de la marca registrada “CAPITALIA COLOMBIA” y el signo cuestionado “CAPITALCOL”, se perciben grandes semejanzas y similitudes; y que los elementos diferentes que tiene la expresión solicitada son insuficientes para permitir distinguir a primera vista que se trata de una marca distinta. IV.3.- En esta etapa procesal la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 284-IP-2019. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Signos conformados por denominaciones de uso común […] 3.3. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […] 3.4.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 4.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 62965 de 15 de noviembre de 2019 y 15865 de 13 de abril de 2020, le denegó a la actora el registro como marca del signo nominativo solicitado, “CAPITALCOL”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con la marca previamente registrada “CAPITALIA COLOMBIA”, en la misma Clase, de propiedad de FGA FGA FONDO DE GARANTÍAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

A juicio de la demandante, la palabra “CAPITAL”, que hace parte tanto de la expresión solicitada como de la marca opositora, es de uso común 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en las marcas que identifican actividades relacionadas con productos y/o servicios financieros, por lo que resulta inapropiable y debió ser excluida al momento de cotejar los signos distintivos en conflicto.

Para el efecto, relacionó algunas marcas con la inclusión de dicha palabra, entre ellas, “CAPITAL AID”, “CAPITAL PLUS”, “CAPITAL TRUST”, “CAPITAL GROUP” y “CAPITAL FACTORING”. Por lo anterior, adujo que el análisis debe centrarse solamente sobre la expresión “COL”, que hace parte del signo solicitado, y la partícula “IA”, de la marca previamente registrada, teniendo como resultado una clara diferenciación ortográfica, fonética y conceptual.

Por su parte, la SIC alegó que el signo solicitado reproduce el concepto y la estructura gramatical de la marca previamente registrada, puesto que contiene en su conformación la partícula “COL”, la cual corresponde a la sigla utilizada para hacer referencia al termino 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “COLOMBIA”, así como la expresión “CAPITAL”, sin que la supresión de las vocales “IA” le otorgue un grado de distintividad loable frente a la expresión opositora, motivo por el cual ambos signos distintivos son percibidos de manera idéntica por parte del consumidor al hacer referencia al mismo concepto relacionado con las frases CAPITAL / COLOMBIA.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 1519, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la de los artículos 134 y 13510, ibidem, “[…] por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, ni los requisitos para su registro; ni las causales absolutas de irregistrabilidad […]”.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 9 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 10 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y marca en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y marca en conflicto, así: CAPITALCOL SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO11 CAPITALIA COLOMBIA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA12 Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso los signos distintivos enfrentados están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo 11 Índice 2 del expediente digital. 12 Índice 2 del expediente digital. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marca en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Ahora, es del caso señalar que la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] 3. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 3.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la sociedad actora, la expresión “CAPITAL”, presente en el signo y marca enfrentados, es de uso común para los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “CAPITAL”, que se encuentra en el signo solicitado y en la marca previamente registrada, es de uso común respecto de los servicios de la Clase 36, que identifican. Asimismo, la Sala estima pertinente evaluar el grado de descriptividad de la partícula “COLOMBIA”, presente en la marca previamente registrada, frente a los servicios que identifica en la citada Clase 36.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201013, en la cual esta Sección definió el concepto de signo descriptivo, de la siguiente manera: 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00378-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] la marca descriptiva14, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.

Para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es?, respectivamente, frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine se advierte que la expresión “COLOMBIA”, en el caso bajo examen, responde a la pregunta ¿cómo es el servicio?, dado que describe el lugar de procedencia15 de los servicios financieros, pues los mismos son ofrecidos en el territorio colombiano. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2001-00175-00 15 Dicho criterio fue señalado por esta Sección en sentencia de 28 de febrero de 2019, pues al analizar un caso similar, señaló lo siguiente: “[…]61.

La Sala advierte que la expresión COLOMBIANA que integra el elemento denominativo de la marca mixta bajo estudio, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa lo siguiente: “[…] Colombiano, na 1. adj. Natural de Colombia, país de América. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a Colombia o a los colombianos […]” (Destacados de la Sala). 62.

La Sala evidencia que la expresión COLOMBIANA, en el caso sub examine, responda la pregunta ¿cómo es el producto? al describir el lugar de procedencia de los productos que se cosechan y producen en el territorio colombiano, sin que en ningún momento se identifique una variedad específica de palma de aceite ni constituya una denominación de origen, como se analizará más adelante la presente sentencia. […]”.

(Destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00201-00. Reiterado en sentencias de 1º de julio de 2021, C.P. expedientes identificado con el número único de radicación 2012-0055-00 y de 15 de diciembre de 2023, expediente identificado con el numero único de radicación 2020-00440-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que sostuvo: “[…] 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala observa que la denominación “COLOMBIA” debe ser excluida del cotejo.

Ahora, en el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada16, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 36 las siguientes marcas, que contienen la expresión “CAPITAL”: MARCA TITULAR CAPITAL ONE (NOMINATIVA) CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION CAPITAL PLUS (NOMINATIVA) FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. PROVICAPITAL (NOMINATIVA) RICARDO ESTEBAN CALDERON GRIJALVA MERCAPITAL (MIXTA) MERCAPITAL PRIVATE EQUITY, S.G.E.C.R., S.A. AGRICAPITAL (MIXTA) AGRICAPITAL S.A.S. CAPITAL GROUP (MIXTA) THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC SMART CAPITAL (MIXTA) CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA CORPORACION RUTAN MEDELLIN También se advierte que la partícula “TENJO”, que hace parte de la marca previamente registrada, describe los servicios de restauración que ampara, habida cuenta que alude al lugar y/u origen de estos.

Lo anterior, por cuanto la expresión “TENJO”, en el caso bajo examen, responde a la pregunta ¿cómo es el servicio?, dado que describe el lugar de procedencia de los servicios13 de restauración, pues los mismos son ofrecidos en una ciudad o zona del territorio colombiano […]” (Destacado fuera del texto). 16 https://sipi.sic.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 5 de febrero de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser la expresión “CAPITAL” una partícula de uso común, no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual pueden ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202017, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso como titular de una marca con elementos de uso común, esto es, “CAPITAL”, no puede impedir la inclusión de dichas partículas en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general18.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “CAPITAL”, que forma parte del signo y marca enfrentados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de los mismos, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen el signo y marca enfrentados de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con terminaciones distintas, así como diferente extensión, secuencia vocálica, consonántica y vocálica, pues “CAPITALCOL” está compuesta por una (1) palabra, cuatro (4) sílabas (CA-PI-TAL-COL), diez (10) letras, seis (6) consonantes (C-P- 18 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co T-L-C-L) y cuatro (4) vocales (A-I-A-O), mientras que la marca opositora “CAPITALIA” se conforma por una (1) palabra, cuatro (4) sílabas (CA-PI-TA-LIA), nueve (9) letras, cuatro (4) consonantes (C- P-T-L) y cinco (5) vocales (A-I-A-I-A).

Cabe mencionar que el signo solicitado, al estar acompañado de otro vocablo a su final, como lo es la partícula “COL”, genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten la partícula de uso común, como lo es “CAPITAL”, la cuales, como ya se dijo, pueden ser utilizadas por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que estos vocablos en el signo cuestionado se encuentran combinados de una manera particular y diferente al de la marca previamente registrada, habida cuenta que “CAPITALCOL” está acompañado en su final de las partícula “COL”, lo que genera una marca completamente distintiva y diferente a la previamente registrada.

En ese sentido, la Sala considera que al estar combinado el signo cuestionado en su final con otro vocablo, como lo es la partícula “COL” 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y la marca ya registrada con la partícula “IA”, se generan unos signos completamente distintivos y diferentes, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En otras palabras, las partículas al final de los signos enfrentados “COL” e “IA”, respectivamente, refuerzan las diferencias entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, dotando al signo cuestionado de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”19, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación del signo cuestionado y de la marca previamente registrada cotejadas es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan terminaciones diferentes.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CAPITALCOL – CAPITALIA - CAPITALCOL – CAPITALIA CAPITALCOL – CAPITALIA - CAPITALCOL – CAPITALIA CAPITALCOL – CAPITALIA - CAPITALCOL – CAPITALIA CAPITALCOL – CAPITALIA - CAPITALCOL – CAPITALIA Además, la Sala evidencia que al contar el signo cuestionado en su terminación con la letra “L” se genera un fonema consonántico lateral alveolar, mientras que la marca previamente registrada al finalizar con la vocal “A”, se representa un fonema vocálico abierto central.

De lo anterior, se advierte que el hecho de que el signo y marca cotejados tengan una terminación o sufijo diferente hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial al signo y marca enfrentados, lo que los hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “CAPITAL”, presente en las expresiones confrontadas, de conformidad 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con el Diccionario de la Real Academia20, significa: “[…] Valor de lo que, de manera periódica o accidental, rinde u ocasiona rentas, intereses o frutos. […]”.

Por su parte, la partícula “COL”, presente en el signo cuestionado, corresponde a la abreviación de la República de Colombia. Sin embargo, la Sala advierte que el signo cuestionado y la marca, previamente registrada, enfrentados deben tenerse como de fantasía porque la unión de las partículas que los conforman no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo cuestionado, “CAPITALCOL”, es lo suficientemente distintivo y diferente de la previamente registrada. 20 https://dle.rae.es/capital?m=form Consultado el 22 de febrero de 2024. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre el signo y marca cotejados de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “CAPITALCOL” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre éste y la marca previamente registrada semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201621, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 62965 de 15 de noviembre de 2019 y 15865 de 13 de abril de 2020, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC conceder el registro de la marca nominativa “CAPITALCOL” para 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00418-00 Actora: CAPITALCOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 7 de marzo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.