11001032400020200010900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Apple Inc. Tema: Registro como marca del signo “SENETIC” (mixto), para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 70582 de 3 de noviembre de 20171 y 65525 de 22 de noviembre de 20192 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “SENETIC” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Senetic Global Services SP.

Z.O.O.3. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda4 1. La sociedad Senetic Global Services SP. Z.O.O., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se DECLARE LA NULIDAD TOTAL de la Resolución No. 70582 del 3 de noviembre de 2017, proferida por la Dirección de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca mixta SENETIC, para identificar productos y servicios en las clases 9, 35 y 42.

SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD TOTAL de la Resolución 65545 del 22 de noviembre de 2019, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto a la resolución 1 Folios 42 a 48 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 10 y 11 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Antes Getio IP SP Z.O.O. 4 Folios 2 a 30 C pp. 5 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de primera instancia y confirmó la Resolución No. 70582 del 2017.

TERCERA: Que a título de restablecimiento del derecho y a causa de las anteriores declaraciones se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca mixta SENETIC, para identificar productos y servicios en las clases 9, 35 y 42, tramitada dentro del expediente administrativo No SD2016/0034506. CUARTA: Que ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”6.

I.1.1. Los hechos de la demanda7 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Manifestó que la sociedad Senetic Global Services SP. Z.O.O.8, en virtud del Protocolo de Madrid, solicitó a la Oficina Internacional de Propiedad Intelectual -OMPI, la extensión territorial de la marca mixta “SENETIC”, para identificar productos y servicios en las clases 9ª, 35 y 429 en Colombia.

Estos son: Clase 9: “[…] Aparatos, instrumentos y cables eléctricos; simuladores de instrumentación; contenidos grabados; bases de datos electrónicas; software; equipos audiovisuales y de tecnologías de la información; teléfonos, servidores de red; servidores informáticos; ordenadores; impresoras; aparatos de control de redes; encaminadores de redes; nodos de red; conmutadores para redes informáticas; instrumentos de monitorización; dispositivos de seguridad, protección y señalización; dispositivos de navegación, orientación, localización, identificación y elaboración de mapas; instrumentos, indicadores y reguladores de medición, detección y monitorización; hardware; equipos, partes y accesorios de los productos mencionados en esta clase […]”.

Clase 35: “[…] Colecta de equipos de telecomunicación, de ordenador, audiovisuales, informáticos, software y archivos descargables, para terceros, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos con comodidad en tiendas especializadas, incluidas tiendas en Internet; servicios de análisis, investigación e información empresariales; servicios de venta minorista de equipos de ordenadores, telecomunicaciones, audiovisuales, informáticos, software y archivos descargables; servicios de venta mayorista de equipos de telecomunicaciones, de ordenador, audiovisuales, informáticos, software y archivos descargables; servicios de inteligencia empresarial; procesamiento administrativo de datos; información o consultas sobre negocios y marketing; compilación de información en bases de datos informáticas; sistematización de información en bases de datos informáticas; gestión de archivos informáticos; publicidad en línea por redes informáticas; búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; gestión de archivos informáticos; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros […]”.

Clase 42: “[…] Consultoría en materia de informática; servicios de programación de tecnología de la información [TI]; alojamiento; software como 6 Folio 27 C pp. 7 Folios 5 a 9 C pp. 8 Antes Getio IP SP Z.O.O. 9 Versión 10. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio servicio; alquiler de software; servicios de consultoría, asesoramiento e información sobre tecnologías de la comunicación; análisis de sistemas informáticos; digitalización de documentos [escaneado]; servicios de consultoría sobre software; consultoría sobre el diseño y desarrollo de hardware; puesta a disposición de motores de búsqueda para Internet; instalación de software; programación informática; diseño de sistemas informáticos; alquiler de ordenadores; mantenimiento de software; conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; monitorización a distancia de sistemas informáticos; recuperación de datos informáticos; actualización de software; copia de software; diseño de software; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; consultoría tecnológica; consultoría sobre tecnología informática; consultoría en tecnología de telecomunicaciones; servicios de protección antivirus (informática); proveedores de servicios de externalización en el ámbito de las tecnologías de la información; suministro o alquiler de espacios de almacenamiento electrónico en Internet; puesta a disposición de espacio en servidores; diseño, creación y programación de páginas web; servicios de informática en la nube […]”. 4.

Adujo que, el 6 de marzo de 2016, la OMPI radicó la anterior solicitud ante la SIC, y esta fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 773, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 5. Anotó que, a través de la Resolución 70582 de 3 de noviembre de 2017, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo mixto “SENETIC” para amparar productos y servicios de las clases 9ª, 35 y 42, con fundamento en el cotejo realizado de oficio con la marca nominativa “SCENEKIT”10, que ampara productos de la clase 9ª, cuyo titular es Apple Inc. Así, Senetic Global Services SP.

Z.O.O. interpuso recurso de apelación. 6. Aseveró que, mediante la Resolución 65545 de 22 de noviembre de 2019, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 70582. I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación11 I.1.2.1. Fundamento de derecho 7.

La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a). I.1.2.2. El concepto de violación 8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “SENETIC” para distinguir productos y servicios comprendidos en las 10 Certificado 542.718.

Versión 10. 11 Folios 9 a 27 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que es similarmente confundible con la marca nominativa “SCENEKIT” que ampara productos de la clase 9ª. 9.

Argumentó que la SIC aplicó indebidamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, pues “[…] realiza un examen fonético erróneo de las marcas, toda vez que dicho análisis no corresponde con la pronunciación correcta de los signos comparados. Consultadas las reglas generales de la pronunciación en inglés encontramos que la palabra Scene como termina en “e” y la precede una consonante, esa vocal es muda, por lo que la pronunciación de la palabra Scene es si:n […]”. 10.

En virtud de lo anterior, alegó que “[…] el signo SCENEKIT se pronunciaría SI:N KIT mientras que el signo solicitado para registro SENETIC se pronunciaría tal cual se encuentra escrito, por lo que entre SIN KIT y SENETIC, no existen semejanzas fonéticas ya que no comparten raíces ni terminaciones semejantes, tal y como lo entendió y aplicó de manera errónea la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos administrativos impugnados […]”. 11.

Indicó que el signo y la marca cotejados difieren desde el punto de vista conceptual, pues evocan conceptos diferentes. Ello, en tanto que, “[…] la marca SCENEKIT significa simplemente un kit de escena o un conjunto para crear escenas en 3D, que como se anotó es la forma en la que su titular anuncia el producto en el mercado. Y por otra parte, al tratarse de palabras en idioma extranjero que son comúnmente utilizadas y entendidas por los consumidores en general, hay que concluir lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que debe atenerse a su significado conceptual para efectuar el análisis de registrabilidad.

Análisis que fue omitido por la entidad demandada en las resoluciones acusadas […]”. 12. Advirtió que Apple Inc., en su página web oficial, describe a “SCENEKIT” “como una interfaz de programación de aplicaciones, conocida en inglés con las letras APІ”. Al lado de ello, explicó que, por un lado, SCENE es una palabra proveniente del latín “scaena o scena” que, “en el inglés, se adaptó cambiando la última vocal, pero que en ambos idiomas es ortográficamente similar y significa ESCENA, tal y como lo muestra la RAE”.

Y, por el otro, la palabra KIT “es una palabra de origen inglés o neerlandés que tiene su propio significado en español como lo enseña la RAE […] Por ende, la marca SCENEKIT conceptualmente se refiere a un conjunto elementos KIT para trabajar una ESCENA”. 13. Expuso que la marca “SENETIC” es de fantasía por lo que no existe semejanza ideológica. 14.

Manifestó que la SIC, en decisiones anteriores “[…] no encontró similitudes ortográficas ni fonéticas ni visuales entre marcas compuestas únicamente por elementos nominativos, resoluciones que demuestran que en el presente caso la Entidad se apartó de los criterios trazados […]”. En ese sentido, resaltó que, el trámite de registro de la marca: i) “POLARIS” reconoció que no es semejante a “POLAR”; y ii) “CARMITOL” consideró que era diferente a “CALMIDOL”. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 15. Sostuvo que, en el caso sub examine, opera el criterio de consumidor especializado, por lo que la SIC erró al dar aplicación al concepto de consumidor medio. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio12 16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 17.

Manifestó que, a su juicio, “[…] hay evidentes similitudes fonéticas en las marcas cotejadas dada la reproducción de las sílabas que componen la marca registrada (cosa que hace que su pronunciación sea similar, ya que suenan similar al no existir grandes diferencias en las consonantes que utilizan y tener en una misma disposición sus vocales), se lee y pronuncia en español de manera similar a SCENEKIT, teniendo en cuenta la pronunciación tanto del inicio como el final de la expresión a registrar, toda vez que la pronunciación de la sílaba SENE es idéntica a la pronunciación de la sílaba SCENE, y la pronunciación de la sílaba TIC es muy similar a la pronunciación de la sílaba KIT, razón por la cual el consumidor promedio no tendría la capacidad de distinguir entre uno y otro signo […]”. 18.

Adujo que el signo solicitado pretende identificar productos de la misma clase que la marca previamente registrada, los cuales comparten el mismo objeto y finalidad, esto es programas de ordenados o software. “[…] Adicionalmente, […] el signo solicitado pretende identificar servicios que a pesar de no pertenecer a la misma clase en la que se encuentra registrada la marca […], se pueden identificar con los productos amparados en el signo registrado, debido a que comparten una relación de complementariedad, toda vez que en ocasiones los servicios de la clase 35 y los servicios de la clase 42, se encuentran íntimamente ligados con los productos de la clase 9, tal como sucede en las diversas actividades relacionadas con el mundo de la computación, dado a la venta o puesta a disposición en tienda que se puede hacer del software […]”. 19.

Finalmente, reiteró que los productos solicitados por el signo “SENETIC” están relacionados con aquellos amparados por la marca, pues hacen parte del mismo sector empresarial, a saber, software. Igualmente, están dirigidos al mismo sector del mercado y comparten los mismos canales de distribución y comercialización, por lo que se crea en el mercado un riesgo de confusión directo e indirecto.

II.2. Contestación de la sociedad Apple Inc. 12 Folios 104 a 112 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 20. La sociedad Apple Inc., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada13 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 21. La sociedad Senetic Global Services SP. Z.O.O. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 2 de marzo de 202014 en contra de las Resoluciones 70582 de 3 de noviembre de 201715 y 65525 de 22 de noviembre de 201916, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 22. Por auto de 30 de junio de 202017 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Apple Inc. El 10 de noviembre de 202018 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 23.

A través de providencia de 12 de febrero de 202119 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 4 de junio de 202120. 24. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes; se fijó el litigio; se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y los certificados de unas marcas, los cuales fueron allegados por la parte demandada al proceso21; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 25.

Mediante auto de 4 de octubre de 202122 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 345-IP-2020 de 6 de mayo de 202223 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andino y, de oficio, el artículo 151 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró que: “[…].

C. NORMA A SER INTERPRETADA 13 Folios 72, 96 y 113 C pp. 14 Folio 1 C pp. 15 Folios 42 a 48 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 16 Folios 10 y 11 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 17 Folios 65 y 66 C pp. 18 Índice 14 aplicativo para la Gestión Judicial SAMAI. 19 Folio 114 C pp. 20 Índice 26 aplicativo para la Gestión Judicial SAMAI. 21 Índice 27 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22Folios 116 a 119 C pp. 23 Índice 40 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciables, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones de los productos identificados por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna con su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor la idea sobre el signo que le permite diferenciarlos de otros existentes en el mercado. […] 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 2.4 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 3.2 Al respecto, las palabras que no sean del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 3.4 Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […] 4.

Marcas de fantasía […] 4.2 Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 5.

Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 5.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula, subraya y negrilla del original). 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 27. Mediante auto de 30 de junio de 202224 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 28.

En el término para alegar de conclusión, la SIC25 reiteró sus argumentos de defensa. Por su parte la sociedad demandante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14926 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 70582 de 3 de noviembre de 2017 y 65525 de 22 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “SENETIC” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Senetic Global Services SP.

Z.O.O.27. 31. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto solicitado y la marca nominativa “SCENEKIT”28 para identificar productos de la clase 9ª del nomenclátor internacional, cuyo titular es Apple Inc., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 32.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. 24Índice 42 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 25 Índice 48 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 26 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 27 Antes Getio IP SP Z.O.O. 28 Certificado 542.718. Versión 10. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.3. La identificación de los actos demandados 33.

La sociedad demandante solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones 70582 de 3 de noviembre de 201729 y 65525 de 22 de noviembre de 201930 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “SENETIC” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Senetic Global Services SP.

Z.O.O.31. IV.4. Análisis del caso concreto 34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “SENETIC”, para identificar productos y servicios en las clases 9ª, 35 y 4232 en Colombia. Estos son: Clase 9: “[…] Aparatos, instrumentos y cables eléctricos; simuladores de instrumentación; contenidos grabados; bases de datos electrónicas; software; equipos audiovisuales y de tecnologías de la información; teléfonos, servidores de red; servidores informáticos; ordenadores; impresoras; aparatos de control de redes; encaminadores de redes; nodos de red; conmutadores para redes informáticas; instrumentos de monitorización; dispositivos de seguridad, protección y señalización; dispositivos de navegación, orientación, localización, identificación y elaboración de mapas; instrumentos, indicadores y reguladores de medición, detección y monitorización; hardware; equipos, partes y accesorios de los productos mencionados en esta clase […]”.

Clase 42: “[…] Consultoría en materia de informática; servicios de programación de tecnología de la información [TI]; alojamiento; software como servicio; alquiler de software; servicios de consultoría, asesoramiento e información sobre tecnologías de la comunicación; análisis de sistemas informáticos; digitalización de documentos [escaneado]; servicios de consultoría sobre software; consultoría sobre el diseño y desarrollo de hardware; puesta a disposición de motores de búsqueda para Internet; 29 Folios 42 a 48 C pp.

“[…] Por la cual se niega un registro […]”. 30 Folios 10 y 11 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 31 Antes Getio IP SP Z.O.O. 32 Versión 10. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio instalación de software; programación informática; diseño de sistemas informáticos; alquiler de ordenadores; mantenimiento de software; conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; monitorización a distancia de sistemas informáticos; recuperación de datos informáticos; actualización de software; copia de software; diseño de software; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; consultoría tecnológica; consultoría sobre tecnología informática; consultoría en tecnología de telecomunicaciones; servicios de protección antivirus (informática); proveedores de servicios de externalización en el ámbito de las tecnologías de la información; suministro o alquiler de espacios de almacenamiento electrónico en Internet; puesta a disposición de espacio en servidores; diseño, creación y programación de páginas web; servicios de informática en la nube […]”. 35.

A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca “SCENEKIT” de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. Ello, por cuanto son ortográfica, fonética e ideológicamente diferentes. Así pues, “SCENEKIT” es evocativa, al referirse a un conjunto de elementos KIT para trabajar en una escena, y es una interfaz de programación de aplicaciones, mientras que “SENETIC” es una expresión de fantasía. Asimismo, por cuanto, el origen empresarial de ambos signos es identificable, pues no da lugar a confusiones entre los consumidores especializados. 36.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 345- IP-2020 de 6 de mayo de 202233 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andino y, de oficio, el artículo 151 ibidem. 37. Así las cosas, el texto de las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. 33 Índice 40 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 39.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la parte demandante34 (mixto) Clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso35 SCENEKIT (nominativa) Certificado: 542.718 Titular: Apple Inc. Clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 34 Folios 59 a 61 C pp. 35 Folio 44 C pp. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 40. Como en el presente caso se van a cotejar un signo mixto, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 41.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 42. En efecto, de la revisión del signo mixto se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 43.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 44.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”36. 45.

Ahora, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 46.

Sobre el particular, la Sala advierte que, por un lado, las expresiones “SCENE” y “KIT” que hacen parte de la marca previamente registrada, resultan ser de uso común en la clase 9ª del nomenclátor internacional. Y por el otro, respecto de las partículas que componen el signo, se advierte que: i) “SENE”, es de uso común para la clase 42; y ii) “TIC”, para las clases 9ª, 35 y 42.

Lo anterior, tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados37: 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 37 Consulta realizada el 28 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “SCENE” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. DREAMSCENE MICROSOFT CORPORATION 9ª 344.674 ESCENE DISTRIVOIP S.A.S. 9ª 504.606 MY SCENE MATTEL, INC. 9ª 279.488 SCENEKIT APPLE INC. 9ª 542.718 “KIT” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. BLINKIT WILLOWBROOK PROMOTIONS LLC 9ª 521.309 KIT KAT SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 9ª, 35, 42 498.170 KITZ KITZ CORPORATION 9ª, 35, 42 527.939 “SENE” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. SENERGYSOL SMART ENERGY SOLUTIONS SAS 42 513.177 FOTONESENERGY FOTONES ENERGY S.A.S 42 687.477 TRANSENELEC TRANSENELEC S.A. 42 519.608 Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “TIC” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. ACOUSTIC RESEARCH TALISMAN BRANDS, INC. 9ª 309.178 TICKET CANASTA EDENRED 9ª 248.262 2STIC DR. FRANK ALBERT 9ª, 35, 42 490.190 TICKET PREMIUM EDENRED 35 396.572 EXOTIC BEAUTY LINE WILSON MONTEALEGRE VASQUEZ 35 321.514 GOA EXOTIC PIERCING GOA INC SAS 42 251.696 CERTICAMARA SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A 42 13.847 ASIC SERTIC ASIC S.A. 9ª, 35, 42 566.560 47.

Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 48.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que38: “[…] El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva […]”. 49. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la partícula “SENE”, en el signo, es de uso común para la clase 42, como se expuso supra, así como para las clases 9 y 35, al existir conexidad competitiva entre los productos y servicios reivindicados en estas. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación prejudicial 611-IP – 2019. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 50. Es decir que, por un lado, los servicios de “[…] software y archivos descargables […]”, así como de “[…] venta […] de equipos de telecomunicaciones, de ordenador, audiovisuales, informáticos, software y archivos descargables; […] procesamiento administrativo de datos […]” son conexos con los productos de “[…] bases de datos electrónicas; software; equipos audiovisuales y de tecnologías de la información; teléfonos, servidores de red; servidores informáticos; ordenadores […] hardware […]”, en tanto que los últimos son elementos que se utilizan para la prestación de los primeros, por lo que son complementarios, asimismo se publicitan y adquieren a través de los mismos canales. 51.

Y, por el otro, los servicios “[…] informáticos, software y archivos descargables […]”, son conexos con los servicios de “[…] instalación de software; programación informática; diseño de sistemas informáticos; alquiler de ordenadores; mantenimiento de software; […]”, en tanto que dicho servicio se presta de forma necesaria para el uso del otro, por lo que también son complementarios. 52.

De lo expuesto, si bien es cierto que, en principio, los elementos conformados por expresiones de uso común como “SENE”, “TIC”, “SCENE” y “KIT”, al estar presentes en el signo y la marca enfrentados dentro de las clases 9ª, 35 y 42, no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, también lo es que su exclusión del análisis de cotejo no resulta procedente en este caso, en la medida en que los signos distintivos resultarían fraccionados.

Asimismo, se reducirían tanto que se haría imposible el cotejo. 53. Ahora bien, la Sala advierte que la parte demandante, adujo que, para efectos de realizar el cotejo, se debe tener en cuenta que la marca previamente registrada, está compuesta, por: i) SCENE que “es una palabra proveniente del latín “scaena o scena” que, en el inglés, se adaptó cambiando la última vocal, pero que en ambos idiomas es ortográficamente similar y significa ESCENA, tal y como lo muestra la RAE”; y ii) KIT que “es una palabra de origen inglés o neerlandés que tiene su propio significado en español como lo enseña la RAE […] Por ende, la marca SCENEKIT conceptualmente se refiere a un conjunto elementos KIT para trabajar una ESCENA”. 54.

Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, la expresión: i) SCENE es una palabra en inglés que traduce “escena”39;y ii) KIT, en español, es un “conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un determina fin, que se comercializan como una unidad”40. 55. En relación con las palabras en idioma extranjero, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202441, señaló lo siguiente: 39 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/scene 40 https://dle.rae.es/kit 41 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […].

(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 56. En ese contexto, la Sala considera que, por un lado, no está acreditado que el significado conceptual de la palabra en idioma extranjero “SCENE” sea del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, por lo que se concluye como una palabra de fantasía para el consumidor medio, es decir, una creación propia del ingenio humano. Y, por el otro, los conceptos descritos supra se encuentran unidos en una sola expresión, por lo que, al no poderse fraccionar, toda vez que cotejo debe hacerse en su conjunto, la Sala considera que “SCENEKIT” es de fantasía y, en consecuencia, su escritura y pronunciación debe realizarse de acuerdo con el sistema fonológico del español. 57.

Ahora, respecto del signo solicitado “SENETIC”, la Sala considera que este tampoco tiene un significado conocido en el idioma español, por lo que también es de fantasía, al ser producto del ingenio humano. 58. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 59. Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado S E N E T I C 1 2 3 4 5 6 7 Marca previamente registrada S C E N E K I T 1 2 3 4 5 6 7 8 60.

De la revisión de los signos distintivos, la Sala observa que tienen elementos comunes que permiten concluir una similitud entre las mismas. 61. En efecto, la marca previamente registrada está compuesta por 1 palabra, 8 letras, 3 sílabas (SCE-NE-KIT), 5 consonantes “S-C-N-K-T” y 3 vocales “E-E-I”, mientras que el signo solicitado consta de 1 palabra, 7 letras, 3 sílabas (SE-NE-TIC), 4 consonantes “S-N-T-C” y 3 vocales “E-E-I”.

De lo expuesto, la Sala advierte que, comparten la misma secuencia vocálica (E-E-I), así como la primera letra (S) y la segunda sílaba (NE), sin que la introducción de la “C”, como segunda y última letra, las diferencie significativamente, y sin añadir elementos adicionales distintivos. 62. En cuanto a la similitud fonética, se advierte que, como se expuso supra, la pronunciación de las expresiones se debe realizar de conformidad con los fonemas en español, por lo que “SENETIC” y “SCENETIC” resulta similar, en tanto que ambas marcas comparten la misma secuencia vocálica y donde las raíces “SENE” y “SCENE”, y la terminación “TIC” y “KIT”, al ser pronunciadas de viva voz, dan lugar a una entonación similar en su conjunto. 63.

Cabe advertir que la única variación fonética se encuentra en la consonante “C”, la cual fue suprimida en el signo, no genera un contraste sonoro significativo, y su diferencia se diluye con la pronunciación fluida, por lo que, no se advierte como un cambio que a nivel fonético sea suficientemente distintivo como para que se considere que son semejantes. 64.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tales semejanzas: SCENEKIT – SENETIC – SCENEKIT – SENETIC – SCENEKIT – SENETIC SCENEKIT – SENETIC – SCENEKIT – SENETIC – SCENEKIT – SENETIC SCENEKIT – SENETIC – SCENEKIT – SENETIC – SCENEKIT – SENETIC SCENEKIT – SENETIC – SCENEKIT – SENETIC – SCENEKIT – SENETIC 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 65. Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala constata que la sonoridad entre los signos comparados es altamente similar. Esta similitud se debe, principalmente, a las coincidencias ortográficas señalas supra, sin elementos adicionales de suficiente fuerza diferenciadora.

Ello, comoquiera que, se reitera, suprimir la letra “C” y el cambio en la terminación de “TIC” a “KIT”, no las hace diferentes desde la perspectiva de su pronunciación de viva voz y de forma fluida. 66. Cabe advertir que, como se precisó, las expresiones “SENE” y “TIC”, en el signo solicitado, son comúnmente utilizadas en las clases 9ª, 35 y 42, lo que debilita su capacidad distintiva.

En consecuencia, la distintividad del signo solicitado debe recaer en los demás elementos que lo conforman. Es así, como en el caso sub examine, no se advierten elementos adicionales a los que se considera son semejantes en la marca, por lo que, el signo solicitado, en su conjunto, no es distintivo respecto de la marca previa. 67. Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa, como se consideró supra, que ambos signos son de fantasía. Ello en tanto que, por un lado, la marca “SCENEKIT” está compuesta por una partícula en inglés cuyo significado no es de conocimiento generalizado en Colombia y, la palabra KIT, en los términos explicados, las cuales, en su conjunto, crean una expresión nueva.

Y, por el otro, la expresión “SENETIC” que no posee un significado en español. 68. En este sentido, la Sala considera que, en su conjunto, ambos signos distintivos corresponden a expresiones de fantasía, toda vez que uno está compuestos por partículas que no siguen una estructura conceptual reconocida, dando lugar a unas construcciones nuevas, producto del ingenio humano. 69.

Ciertamente, “SENETIC” como “SCENEKIT”, en su conjunto, carecen de connotación semántica identificable, no remiten a ideas, conceptos o imágenes comunes en la mente del consumidor, y no evocan de manera clara alguna propiedad, efecto, aplicación o uso de los productos que pretenden distinguir. Por ello, no configuran, por sí solas, un contenido semántico suficiente para desvirtuar el carácter fantasioso de los signos. 70.

En consecuencia, al tratarse de signos de fantasía sin contenido conceptual evidente, no es posible realizar una diferenciación desde este enfoque, lo que refuerza la necesidad de concentrar el análisis en los elementos ortográficos y fonéticos, en donde, como se ha señalado, sí existen coincidencias relevantes que configuran riesgo de confusión al existir una semejanza. 71.

De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de los signos distintivos “SENETIC” y “SCENEKIT” la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre el signo solicitado y la marca previamente registrada. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 72. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 73. La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 74.

Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201842 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 42 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 75. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos determinar dicha conexidad. 76.

Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 77. En el caso sub examine, la parte demandante solicitó el registro del signo mixto “SENETIC” para identificar productos y servicios en las clases 9ª, 35 y 4243 del nomenclátor internacional.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clase 42: “[…] Consultoría en materia de informática; servicios de programación de tecnología de la información [TI]; alojamiento; software como servicio; alquiler de software; servicios de consultoría, asesoramiento e información sobre tecnologías de la comunicación; análisis de sistemas informáticos; digitalización de documentos [escaneado]; servicios de consultoría sobre software; consultoría sobre el diseño y desarrollo de hardware; puesta a disposición de motores de búsqueda para Internet; instalación de software; programación informática; diseño de sistemas informáticos; alquiler de ordenadores; mantenimiento de software; conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; monitorización a distancia de sistemas informáticos; recuperación de datos informáticos; actualización de software; copia de software; diseño de software; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; consultoría tecnológica; consultoría sobre tecnología informática; consultoría en tecnología de telecomunicaciones; servicios de protección antivirus (informática); proveedores de servicios de externalización en el ámbito de las tecnologías de la información; suministro o alquiler de espacios de almacenamiento electrónico en Internet; puesta a disposición de espacio en servidores; diseño, creación y programación de páginas web; servicios de informática en la nube […]”. 78.

Por su parte, la marca nominativa “SCENEKIT”44 reivindicó productos de la clase 9ª, a saber: “[…] programas de computador o software usados en desarrollo de otras aplicaciones de software; programas de computador o software para el desarrollo de aplicaciones […]”. 79. Al comparar los productos y servicios indicados supra, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 80.

En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos de la clase 9ª identificados por los signos distintivos confrontados coinciden en incluir, por un lado, “software” y, por el otro, “programas de computador o software”; lo que indica que están dirigidos a un mismo segmento de mercado y cumplen una función análoga. La posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente. 81.

En este contexto, existe una alta probabilidad de que un consumidor elija de manera indistinta productos de una u otra marca para suplir las mismas necesidades de trabajo industrial, particularmente en los sectores de programación y desarrollo de aplicaciones, lo cual permite concluir que los bienes son intercambiables desde el punto de vista funcional. 82.

En particular, la Sala reitera, como se expuso supra, que ambos signos distintivos amparan “software”, lo que determina una identidad respecto de este tipo de bienes, al tratarse de productos del mismo género, destinados al mismo segmento del mercado. De allí que, el análisis de conexidad se fundamenta en la coincidencia específica con dichos productos, cobijados por ambas marcas.

Esta coincidencia 44 Certificado 542.718. Versión 10. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio refuerza el riesgo de asociación, en tanto los productos podrían ser percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculados funcional o comercialmente. 83.

Respecto a la complementariedad de los productos reivindicados en clase 9ª, la Sala pone de presente que comparten un entorno funcional común. En efecto, productos como bases de datos electrónicas, servidores de red, ordenadores y equipos, entre otros, pueden ser consumidos conjuntamente con el software. Ello, en tanto que para el desarrollo y uso de un software se requieren bases de datos y hardware.

Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial, como se preció con antelación. 84. Ahora, en cuanto a los productos de la clase 9ª reivindicados por la marca y los servicios de las clases 35 y 42, solicitados por el signo, la Sala advierte que no son sustituibles, comoquiera que cada uno de ellos tienen una función específica, por lo que no son intercambiables.

Sin embargo, la Sala advierte que, entre los respectivos productos y servicios de las clases mencionadas supra, se cumple con el criterio de la complementariedad. 85. Sobre lo anterior, se tiene que la complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. 86.

En efecto, los servicios de las clases 35 y 42, que busca amparar el signo, y los productos que reivindica la marca previamente registrada, son complementarios. Lo anterior toda vez que, para el desarrollo, utilización y comercialización de “programas de computador o software” (clase 9ª) se puede requerir de servicios de: i) colecta y venta de software; procesamiento de datos, compilación de información en bases de datos; gestión y búsqueda de información de archivos informáticos (clase 35); ii) servicios de programación; alquiler, consultoría, actualización y copia de software (clase 42); y iii) consultoría sobre el diseño y desarrollo de hardware (clase 42). 87.

En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos y servicios identificados por ambos signos distintivos, toda vez que comparten características funcionales similares, y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución y publicidad. 88.

Lo anterior, por cuanto en el mercado coexisten ordinariamente productos informáticos como lo son software, hardware y servicios informáticos para su venta e implementación, los cuales se comercializan a través de los mismos canales tales almacenes especializados en el uso de las tecnologías de la información. Asimismo, lo cierto es que ambos tipos de productos y servicios aparecen publicitados en medios similares como lo son las revistas especializadas de promoción de innovación 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio tecnológica y venta de productos cibernéticos45. Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 89. En ese sentido, se considera que entre los productos de la clase 9ª y los servicios de las clases 35 y 42 del nomenclátor internacional, que representa el signo “SENETIC”, y los productos de la clase 9ª que reivindica la marca previamente registrada “SCENEKIT”, se evidencia conexidad competitiva. 90.

Ahora bien, si bien es cierto que la parte demandante sostuvo que los productos y servicios en cuestión están dirigidos a un público especializado, como lo serían ingenieros, desarrolladores de software o empresas de tecnología, lo cierto es que en el análisis de la conexidad competitiva y el riesgo de confusión también debe tenerse en cuenta que la categoría del consumidor no excluye automáticamente el riesgo, sino que determina el grado de cuidado con que debe apreciarse tal riesgo. 91.

En este sentido, la Sala pone de presente que, aunque el consumidor especializado puede tener un mayor grado de discernimiento, esto no elimina el riesgo de asociación cuando existen semejanzas estructurales relevantes entre los signos y conexión funcional entre los productos. 92. Además, se advierte que los productos como el software o servicios asociados han dejado de estar dirigidos exclusivamente a un público técnico y son hoy ampliamente comercializados a través de plataformas digitales y tiendas en línea, por lo que el consumidor medio puede coincidir parcialmente con el consumidor especializado, diluyendo la línea entre ambos. 93.

Por lo tanto, el análisis de conexidad competitiva no puede prescindir del hecho de que los productos informáticos, aunque técnicamente complejos, se encuentran disponibles y dirigidos también a usuarios institucionales o individuales no expertos, quienes perciben los signos en contextos de uso y comercialización que no garantizan un análisis exhaustivo de su origen empresarial. 94.

Así, la Sala considera que, atendiendo a: i) la identidad entre los productos; ii) la estrecha relación de complementariedad entre los productos y los servicios; y iii) la semejanza ortográfica y fonética entre las denominaciones, particularmente cuando el signo está conformado por elementos de uso común, sin añadir otros suficientemente distintivos; aumenta la posibilidad de que el consumidor, aun especializado, considere que “SENETIC” y “SCENEKIT” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas. 95.

Lo anterior, en la medida en que el consumidor puede interpretar que los productos y servicios de ambas marcas provienen del mismo empresario, dado que los signos distintivos presentan una estructura similar, como se concluyó con antelación. Esta 45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1.° de febrero de 2024.

Rad.: 2015-00480-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio circunstancia dificulta que incluso un consumidor informado pueda distinguir que los productos del signo solicitado no se relacionan directamente con los de la marca previamente registrada, existiendo así una base razonable para atribuirles un origen empresarial común, lo que configura un riesgo de confusión en el mercado. 96.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201546, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 97.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales47: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 98. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas, conexión competitiva entre los productos y servicios de las clases 9ª, 35 y 42 que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura 46 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP.

Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem. 99. Finalmente, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, indicó que la SIC, en decisiones anteriores “[…] no encontró similitudes ortográficas ni fonéticas ni visuales entre marcas compuestas únicamente por elementos nominativos, resoluciones que demuestran que en el presente caso la Entidad se apartó de los criterios trazados […]”.

En ese sentido, resaltó que, el trámite de registro de la marca: i) “POLARIS” reconoció que no es semejante a “POLAR”; y ii) “CARMITOL” consideró que era diferente a “CALMIDOL”. 100. Sobre ello, la Sala considera necesario precisar que el sistema marcario adoptado por la Comunidad Andina se fundamenta en la autonomía técnica y decisoria de las oficinas nacionales competentes de cada país miembro.

Esta autonomía se refleja no solo frente a las decisiones adoptadas por otras oficinas de propiedad industrial dentro del territorio andino, sino también respecto de sus propias actuaciones administrativas anteriores. 101. En consecuencia, el hecho de que en un trámite previo se haya concedido el registro de un signo similar o idéntico no implica que exista un deber jurídico de reiterar dicha decisión en trámites posteriores.

Por el contrario, cada solicitud de registro debe ser evaluada de forma individual, con base en las circunstancias particulares del caso concreto y en los requisitos de registrabilidad previstos en la Decisión 486 de 2000. 102. Nótese, entonces, que el estudio de registrabilidad del signo solicitado por el demandante en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 103.

Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular.

IV.5. Conclusión 104. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca “SENETIC” para los productos y servicios de las clases 9ª, 35 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, con la expedición de los actos acusados.

Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00109-00 Demandante: Senetic Global Services SP. Z.O.O. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 105. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.