Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001032400020150011100 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: MUNKSJÖ OYJ Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Temas: Solicitud de registro de la patente denominada “SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE”.

Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda y se mantiene la legalidad de los actos demandados porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los mismos. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad MUNKSJÖ OYJ contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21293 de 31 de marzo de 2014 y 56365 de 23 de septiembre de 2014.

I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad MUNKSJÖ OYJ, en adelante la parte demandante1, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, 1 Por intermedio de apoderada. 2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 2 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21293 de 31 de marzo de 2014, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 56365 de 23 de septiembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgar la patente de invención a la creación denominada “SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE”. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 5.1. Que declare la nulidad de la Resolución No. 21293 del 31 de Marzo de 2014, proferida por El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se denegó el privilegio de patente para la invención titulada "SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, METODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE", a nombre de la sociedad MUNKSJO OYJ. 5.2.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 56365 del 23 de Septiembre de 2014, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución 21293 del 31 de Marzo de 2015, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa […]”. 4. A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…]. 5.3.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada que conceda el privilegio de patente a la invención "SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, METODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE" a favor de la sociedad MUNKSJO OYJ. 5.4. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.1. Que el 21 de septiembre de 2012 presentó ante la parte demandada la solicitud de patente de invención denominada "SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE". 5.2.

Que la referida solicitud se publicó el 1° de octubre de 2013 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 663, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. 5.3. La parte demandada, mediante oficio núm. 18499, notificado en lista el 1° de octubre de 2013, requirió a la parte demandante para que se pronunciara sobre las observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la patente. 5.4.

En atención al requerimiento de la parte demandada, la parte demandante dio respuesta a las observaciones de carácter técnico formuladas mediante comunicación de 6 de febrero de 2014. 5.5. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 21293 de 31 de marzo de 2014, negó la patente de invención solicitada. 5.6.

La sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 21293 de 31 de marzo de 2014. 5.7. El Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución núm. 56365 de 23 de septiembre de 2014, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 21293 de 31 de marzo de 2014. Normas violadas 6.

La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. Concepto de la violación 4 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación, así: 7.1. En relación con la vulneración del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, señaló que la parte demandada desconoció dicho artículo al negar el privilegio de patente pese a que en la actuación administrativa se acreditó que la invención estudiada cumple con los requisitos de patentabilidad, estos son, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Asimismo, mencionó en este punto que acreditó en la actuación administrativa que la invención analizada no se considera obvia para una persona versada en la materia. 7.2. Enunció que acreditó el cumplimiento de los requisitos de novedad y aplicación industrial y que ello se encuentra corroborado por la ausencia de formulación de objeciones durante el trámite de estudio de la solicitud de concesión de la patente. 7.3.

En cuanto a la vulneración del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, sostuvo que la invención analizada no se considera obvia para una persona versada en el tema, y que en la actuación administrativa allegó estudios, argumentos y documentación que así lo demuestran. 7.4. Sustentó el nivel inventivo de su creación "SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE" señalando que permite simultáneamente una fijación eficiente y una reticulación óptima de silicona que reduce en el mayor grado posible la penetración de dicha silicona hacia adentro del mismo soporte. 7.5.

Mencionó que con la invención propuesta se solucionan los siguientes problemas encontrados en el estado de la técnica: i) problemas asociados a la transparencia del soporte, la fijación de la silicona en el soporte y la reticulación de la silicona; ii) la limitación de los altos costos de la silicona y catalizados, sustancias utilizadas en el proceso de siliconización; iii) dificultades en cuanto a la fijación de la silicona por reducción de la cantidad de catalizador usado o por el uso de siliconas LTC. 5 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.6.

Afirmó que su invención es novedosa por cuanto funcionaliza un polímero hidrosoluble que contiene funciones hidróxilo, permitiendo efectuarse mediante un procedimiento basado en agua antes de que se forme la película en el soporte de agua, en contraste con el estado de la técnica, que consistía en injertar una molécula orgánica en el soporte de celulosa que había sido recubierto con un material compuesto que contenía un aglutinante hidrosoluble. 7.7.

En cuanto al documento D1 que describe un soporte basado en celulosa que se funcionaliza injertando en éste una molécula orgánica que contiene una función vinílica y una función de haluro ácido, resaltó que dicho injerto debe realizarse en un procedimiento basado en un disolvente o por aplicación del reactivo puro en el sustrato y, por ello, no puede efectuarse en un procedimiento basado en agua debido a que este tipo de moléculas son muy sensibles al agua porque la función del haluro ácido reacciona con agua y forma una funcionalidad que ya no reaccionará de ninguna manera con el sustrato.

Por lo anterior, indicó que ese tipo de moléculas no pueden usarse en tratamientos convencionales de superficie de papel, que en la mayoría de los casos están basados en agua. 7.8. Advirtió que el soporte descrito en el documento D1 requiere necesariamente que la molécula orgánica que contiene la función vinílica sea injertada sobre el mismo, mientras que en la invención propuesta la reacción se lleva a cabo antes de colocar el recubrimiento sobre el soporte. 7.9.

Refirió que la reivindicación 1 de la invención propuesta señala que la molécula orgánica tiene una función aldehído que está formada de un hemiacetal o acetal, mientras que el documento D1 no enseña específicamente que la molécula orgánica tenga una función aldehído ni indica que el grupo funcional aldehído es preferido o que conlleve a efectos técnicos superiores sobre lo existente. 7.10.

Manifestó que el soporte descrito en el documento D1 está dirigido a un proceso fuera de línea, en el que se requiere la presencia de un solvente para injertar el grupo funcional sobre la celulosa, y que este grupo funcional tiene un grupo vinílico en su extremo, el cual reacciona con la silicona formando ácido clorhídrico como un subproducto que debe ser retirado. 6 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.11.

Contrario a lo anteriormente expuesto, indicó que la invención analizada contiene una modificación de alcohol polivinílico que busca proveer una superficie reactiva en donde la función vinílica undecenal reacciona con la silicona para lograr un mejor anclaje de esta en la superficie del papel. La reacción es catalizada por el platino contenido en la formulación de silicona.

Por lo anterior, la invención hace referencia a un proceso de recubrimiento en línea llevado a cabo en agua y contiene alcohol polivinílico funcionalizado, proceso que no requiere solvente alguno para ser llevado a cabo y no genera subproductos que requieran ser retirados. 7.12. Destacó que al emplear la invención aldehído como grupo reactivo para la preparación de un polímero soluble en agua modificado que tiene funciones hidróxilo, esta modificación se puede realizar de antemano en agua y el producto acuoso resultante de la reacción puede emplearse directamente para recubrir el soporte a base de fibra de celulosa.

Lo anterior resulta beneficioso porque la base de la reacción es agua y este recubrimiento puede hacerse directamente en la máquina durante el proceso de fabricación del papel. 7.13. Indicó que el documento D2 describe un componente de encolado que es fácilmente soluble o dispersable en agua, el cual contiene butiral de polivinilo cationizado u otro acetal polivinílico cationizado para el mejoramiento de las propiedades de superficie de papel o de otro producto equivalente de red. En este punto expuso que el propósito de la invención descrita en el documento D2 es lograr ventajas de calidad y costo en la preparación de papel antiadhesivo y de papel destinado a impresora.

Por lo anterior, adujo que una persona medianamente versada en la materia no buscaría solucionar el problema técnico de la solicitud del caso sub examine con la implementación del documento D2. 7.14. Finalizó indicando que la invención propuesta permite proveer las siguientes ventajas: i) incrementar la velocidad de siliconización en una máquina de conversión; ii) reducir el contenido catalizador en la formulación de la silicona; iii) mejorar la fijación de la silicona en condiciones húmedas; y iv) reducir el consumo de silicona; y concluyó que tales ventajas soportan el nivel inventivo de la creación, ventajas que a su juicio no fueron expuestas o siquiera sugeridas por los documentos D1 y D2 y tampoco fueron evaluadas por la parte demandada. 7 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.15.

Respecto a la vulneración del artículo 80 del CPACA, esbozó que la entidad demandada incumplió su deber de estudiar la totalidad de los argumentos y documentos que reposan en el expediente de la solicitud de patente, los cuales conforman la solicitud en su integridad. 7.16. Afirmó que la parte demandada no dio el valor justo a las pruebas aportadas en la actuación administrativa, por cuanto consideró insuficientes los argumentos y resultados experimentales que demuestran las ventajas que provee la invención, sin proporcionar soporte científico para tal decisión. 7.17.

Refirió que el análisis de nivel inventivo realizado por la parte demandada resulta incorrecto por cuanto su resultado no evidencia que la SIC se haya puesto en el lugar del inventor en el momento en el que este desarrolló la invención. Contestación de la demanda 8. La parte demandada3 contestó la demanda4 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.

Señaló que la parte demandante no acreditó en la actuación administrativa los efectos mejorados o la superioridad de la materia reclamada frente a aquella revelada en el arte previo, verificable con base en el documento D1, y no acreditó la existencia de un salto cualitativo en la regla técnica; por ello, manifestó que la creación no tiene nivel inventivo. 8.2.

Precisó que los soportes conocidos desde el documento D1 tienen el mismo buen comportamiento que los estudios presentados para el soporte de la solicitud de la demandante, pues el producto tiene la misma eficiencia en la fijación y reticulación de la silicona. 8.3. En cuanto a la alegada vulneración de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 afirmó que, como resultado del examen de patentabilidad, la invención de las reivindicaciones 1 a 15 solicitada no cumple con el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado 3 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 178 a 195 4 Cfr. Folios 217 a 238 (contestación a la reforma a la demanda). 8 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la técnica, esto es los antecedentes D1 y D2, pues los conocimientos integrantes del estado del arte conducen de manera obvia a la invención propuesta. 8.4.

Refirió que el documento D1 no menciona que solo el grupo funcional haluro ácido de la molécula orgánica reacciona con el grupo hidroxilo (-OH) del sustrato, sino que dicho grupo funcional de la molécula orgánica puede ser seleccionado de una serie de grupos funcionales donde se encuentra el grupo aldehído mencionado en la solicitud. 8.5.

Expuso que, si bien en el documento D1 el grupo funcional de la molécula orgánica es un haluro ácido, también es cierto que dicho documento expone que ese grupo puede ser seleccionado de una serie de grupos funcionales donde se encuentra el grupo aldehído reivindicado en la solicitud en debate. En este punto resaltó que el capítulo reivindicatorio de la solicitud no excluye que la celulosa pueda tener otros componentes, porque el término no es limitativo. 8.6.

Por lo anterior, indicó que el documento D1 afecta el nivel inventivo, puesto que el haluro ácido puede ser o no seleccionado y la reivindicación no es limitativa ni excluye algún componente adicional. 8.7. Manifestó que del análisis inventivo realizado en la actuación administrativa se encontró que la diferencia entre la invención solicitada y lo encontrado en el documento D1 es que éste último no empleaba el grupo funcional aldehído, situación que se encuentra subsanada con el documento D2. 8.8.

Adujo que la reivindicación 1 de la creación solicitada menciona que la molécula orgánica tiene una función aldehído o una función aldehído la cual está en forma de un hemiacetal o acetal; en este punto precisó que el término o" es disyuntivo, lo que quiere decir que es alternativo emplear el aldehído o el hemiacetal, razón por la cual el documento D1 sí afecta dicha reivindicación, porque precisamente menciona que el grupo funcional puede ser seleccionado de diferentes grupos, dentro de los cuales está el aldehído. 9 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.9.

Estimó que en la actuación administrativa no se acreditó con las reivindicaciones que el grupo aldehído sea el que ofrezca algún beneficio y que el documento D1 tampoco contiene apartes que indiquen que el grupo funcional aldehído es preferido o que conlleva efectos técnicos superiores sobre los existente. 8.10. Expuso que si bien el documento D1 no hace mención de un medio acuoso, en las reivindicaciones que definen el alcance de la invención tampoco se menciona que el aldehído presente o no solubilidad en agua; por ello, precisó que el análisis de patentabilidad se realiza con base en el capítulo reivindicatorio allegado por el solicitante, es decir, lo que se encuentre definido en las reivindicaciones como características esenciales. 8.11.

Sostuvo que si bien el proceso de la invención solicitada se lleva a cabo en agua y sin presencia aparente de un solvente o de subproductos, estas especificaciones tampoco hacen parte de las características esenciales de ninguna de las reivindicaciones analizadas y comparadas en el examen de patentabilidad. 8.12. Destacó que si bien es cierto que en el documento D2 se menciona la acetilación o funcionalización del alcohol polivinílico, este documento es empleado en el análisis inventivo porque permite evidenciar que ya es conocida la reacción del PVA con un aldehído, y no se emplea porque mencione todas las características esenciales de la reivindicación referente al soporte o al método de elaboración. 8.13.

Advirtió que no hay riesgo de un análisis retrospectivo por cuanto las revelaciones específicas que desvirtúan el nivel inventivo de la solicitud son muy anteriores a la fecha prioritaria que reclamó el solicitante al momento de presentar su solicitud de patente. 8.14. Finalmente, sobre la alegada vulneración del artículo 80 del CPACA, esbozó que no es cierto que el examinador solo tomara para estudio ciertas partes de la solicitud.

Solicitud de interpretación prejudicial 10 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 8 de julio de 20165, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000. 9.1.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 621-IP-2016 de 5 de abril de 2018, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mismos que se interpretarán por ser procedentes […]”. 9.2.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Audiencia Inicial 10. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 29 de marzo de 20196, fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el día 8 de abril de 20197, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares y resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

Audiencia de pruebas 11. El Despacho Sustanciador realizó, el 21 de mayo de 20198, la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 5 Cfr. Folios 240 a 241 6 Cfr. Folios 267 a 268 7 Cfr. Folios 280 a 294 8 Cfr. Folios 349 a 356 11 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegatos de conclusión 12.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de enero de 20259, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 12.1. La parte demandante10 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 12.2.

La parte demandada11 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. Intervención del Ministerio Publico 13. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la Interpretación Prejudicial 621-IP-2016 de 5 de abril de 2018; y iv) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la corporación. 9 Cfr. Índice 62 del aplicativo web SAMAI. 10 Cfr. Índice 68 del aplicativo web SAMAI. 11 Cfr. Índice 71 del aplicativo web SAMAI 12 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 12 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. Los actos acusados 17. Los actos acusados son los siguientes: 17.1. La Resolución núm. 21293 de 31 de marzo de 2014, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la patente de la invención a la creación titulada “SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE”, solicitada por la sociedad MUNKSJÖ OYJ. 17.2.

La Resolución núm. 56365 de 23 de septiembre de 2014, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 21293 de 31 de marzo de 2014. El problema jurídico 18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la reforma de la demanda, la contestación de esta, la fijación del objeto del litigio y la interpretación prejudicial 621-IP-2016 de 5 de abril de 2018, determinar: 18.1.

Si las resoluciones núms. 21293 de 31 de marzo de 2014 y 56365 de 23 de septiembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el privilegio de patente para la invención titulada "SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE ", vulneran los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 80 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 18.2.

En ese sentido, se analizará: 13 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18.2.1. Si el 23 de febrero de 2010 y para un experto medio en química, la mencionada solicitud se derivaba de manera evidente de las divulgaciones previas contenidas en los documentos: a) D1) Referencia WO/20050771161, publicado el 4 de agosto de 2005; y, b) D2) Referencia WO/2004101887, publicado el 25 de noviembre de 2004. 18.2.2.

Si la parte demandada incurrió en un análisis en retrospectiva de la invención mencionada. 18.2.3. Si la invención cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, 18.2.4. Si la parte demandada, en los actos administrativos acusados, dejó de resolver todas las cuestiones planteadas dentro del trámite que los antecedió. Interpretación Prejudicial 621-IP-2016 de 5 de abril de 2018 19.

La Sala procede a destacar los principales apartes de la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 2. El nivel inventivo y el estado de la técnica 2.1. En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. 2.2.

En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." 2.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 14 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regia técnica. 2.5.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 2.6.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. 15 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

"(…) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos ( )". -La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. " La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ". […] -"Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo " -En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: * ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; * ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y * ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.7.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del 16 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada — pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente […]”. Análisis del caso concreto 20.

De conformidad con lo indicado y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 21. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de los requisitos de patentabilidad, particularmente, el nivel inventivo, y la carga de la prueba.

Del cargo de la violación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 22. En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente argumentando que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar el cumplimiento de este requisito, para lo cual es preciso iniciar señalando qué se ha entendido en la jurisprudencia como nivel inventivo para, después, analizar los argumentos expuestos por la parte demandada en los actos acusados; los argumentos de la parte demandante y las pruebas aportadas, y decidir lo que en derecho corresponda. 23.

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina para este caso, se determinó que: “[…] una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica […]”. 17 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24.

En igual sentido se ha pronunciado esta Sección, mediante sentencia de 23 de abril de 202013, al explicar el nivel inventivo como requisito para la obtención del privilegio de patente, en los siguientes términos: “[…] Sobre el particular, esta Sección ha advertido que aunque nada impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, la invención no debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en la materia técnica y que, en este sentido, la determinación del nivel inventivo de las creaciones resultantes de la combinación o mezcla de métodos, elementos o medios ya conocidos comporta la comprobación del carácter inesperado y sorpresivo del resultado obtenido, que necesariamente debe representar un adelanto o un avance frente a los demás resultados alcanzados o conocidos hasta ese momento […]”. 25.

Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 119-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015, se refirió al Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina para explicar el requisito de nivel inventivo en los siguientes términos: “[…] Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. […] Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica […]”14. 26.

Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala advierte que la negación de patente ocurrió, de forma específica, porque la parte demandada consideró que la solicitud 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110000300 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 119-IP- 2015 de 25 de septiembre de 2015, págs.10 y 11. 18 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co objeto de estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente por la carencia del nivel inventivo. 27.

La parte demandada, al realizar el análisis de patentabilidad del estado de la técnica a la fecha de prioridad invocada, encontró dos documentos cuyas enseñanzas permiten, en su opinión, derivar la invención de la solicitud presentada por la parte demandante. Dichos documentos son: a) D1: Referencia WO/20050771161, publicado el 4 de agosto de 2005, y b) D2: Referencia WO/2004101887, publicado el 25 de noviembre de 2004. 28.

En ese sentido, la parte demandada, en los actos acusados, negó la solicitud de patente de invención, argumentando que: “[…] En el presente caso, el soporte reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “Un soporte a base de fibra de celulosa del cual por lo menos una superficie está recubierta con una capa que contiene al menos un polímero soluble en agua, que tiene funciones hidroxilo, que se selecciona del grupo que consiste de PVA, almidón, alginato, CMC, copolímeros de acetato de vinilo hidrolizados o parcialmente hidrolizados, al menos algunas de las cuales se han hecho reaccionar de antemano con al menos una molécula orgánica que contiene al menos una función vinílica, caracterizado porque dicha molécula orgánica también tiene una función aldehído o una función aldehído la cual está en forma de un hemicetal un acetal”.

(Ver pág 8 del Rad No 12-164200-00007-0000). [ ] La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la reivindicación 1 radica en que el documento D1 se utiliza cloruro del ácido undecilénico para la funcionalización del PVA, mientras que en esa solicitud se utiliza aldehído undecilénico. [ ] El efecto técnico que logra dicha diferencia radica en que al utilizar el derivado aldehído el proceso se puede llevar a cabo en medio acuoso, no obstante, cabe aclarar que el producto final, es decir, el soporte basado en celulosa sigue siendo el mismo.

Se sigue obteniendo una superficie funcionalizada que comprende en parte, grupos funcionales vinílicos libres, indispensables en el proceso de siliconización. Más aún, los estudios presentados para los soportes conocidos desde D1 tiene el mismo buen comportamiento que los estudios presentados para el soporte de esta solicitud, el producto como tal tiene la misma eficiencia en la fijación y reticulación de la silicona. [ ] 19 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No obstante, la posibilidad de reemplazar el cloruro del ácido undecilénico por su equivalente derivado aldehído undecilénico, resulta ser una opción que se deriva de manera evidente del estado del arte, no sólo porque el mismo documento D1 había sugerido la posibilidad de reemplazar el haluro por un derivado aldehído e implícitamente poder utilizar un proceso en medio acuoso, dado la menor reactividad del grupo aldehído frente al agua, sino además, porque ya existían otras referencias donde se reaccionaban derivados aldehídos con los grupos OH libres del soporte basado en fibras de celulosa en medio acuoso, para la misma tecnología de tratamiento de superficies basadas en celulosa.

Así por ejemplo, el documento D2 divulga la obtención de una superficie basada en celulosa modificada, en donde se hace reaccionar los grupos OH del PVA con un aldehído (butanal) para obtener una superficie modificada y mejorar los procesos posteriores de siliconización. La enseñanza fundamental y complementaria del documento D2 radica en que este (ya había divulgado procesos llevados a cabo en medio acuoso donde se reacciona el PVA y un grupo aldehído).

Nótese que en el documento D2 la reacción entre el PVA y el aldehído es previa al tratamiento del papel, igual que en esta solicitud. En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en la materia tiene información suficiente, a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2 para derivar de forma evidente un soporte basado en fibra de celulosa en el que por lo menos una superficie está recubierta por una capa que contiene por lo menos un polímero hidrosoluble que tiene funciones hidroxilo, de la que por lo menos algunas se han hecho reaccionar con una molécula orgánica que contiene por lo menos una función vinílica como en D1, pero esta vez reemplazando el haluro por un grupo aldehído como lo sugiere el mismo documento D1 o lo divulga claramente el documento D2; con la plena expectativa de éxito en cuanto a lograr una superficie óptima para el proceso de siliconización y al mismo tiempo con la plena expectativa de éxito en cuanto a poder utilizar un proceso convencional acuoso […]”15. 29.

En este orden de ideas, la parte demandada concluyó que la materia de la invención resultaba obvia para un experto medio, en la medida en que su contenido se derivaba de manera evidente del estado de la técnica y no contaba con un efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un salto cualitativo en la técnica, razón por la cual el requisito de nivel inventivo se encontraba afectado. 30.

La parte demandante, en su escrito de demanda, afirmó que: 30.1. La invención propuesta permite proveer las siguientes ventajas: i) incrementar la velocidad de siliconación en una máquina de conversión; ii) reducir el contenido catalizador en la formulación de la silicona; iii) mejorar la fijación de la silicona en 15 Resolución núm. 21293 de 31 de marzo de 2014, “Por la cual se deniega una patente de invención”, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 20 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co condiciones húmedas; iv) reducir el consumo de silicona; v) la ausencia de formación de subproductos que deban ser retirados en el proceso de elaboración del soporte; vi) la funcionalización de un polímero hidrosoluble que contiene funciones hidroxilo, permitiendo efectuarse mediante un procedimiento basado en agua antes de que se forme la película en el soporte de agua, en contraste con el estado de la técnica; vii) la solución a problemas asociados a la transparencia del soporte, la fijación de la silicona en el soporte y la reticulación de la silicona; viii) la reducción de los costos de la silicona y catalizadores, sustancias utilizadas en el proceso de siliconación; ix) la solución de dificultades relacionadas a la fijación de la silicona por reducción de la cantidad de catalizador usado o por el uso de siliconas LTC. 30.2.

Concluyó que tales ventajas soportan el nivel inventivo de la creación, y que no fueron expuestas o siquiera sugeridas por los documentos D1 y D2 y tampoco fueron evaluadas por la parte demandada. 30.3. Que una persona medianamente versada en la materia no buscaría solucionar el problema técnico de la solicitud del caso sub examine con la implementación del documento D2. 30.4.

Que la entidad demandada incumplió su deber de estudiar la totalidad de los argumentos y documentos que reposan en el expediente de la solicitud de patente, los cuales conforman la solicitud en su integridad. 30.5. Que la parte demandada no dio el valor justo a las pruebas aportadas en la actuación administrativa, por cuanto consideró insuficientes los argumentos y resultados experimentales que demuestran las ventajas que provee la invención, sin proporcionar soporte científico para tal decisión. 30.6.

Que el análisis de nivel inventivo realizado por la parte demandada resulta incorrecto por cuanto su resultado no evidencia que la SIC se haya puesto en el lugar del inventor en el momento en el que éste desarrolló la invención. 31. El Despacho sustanciador, decretó como pruebas: i) el dictamen pericial del químico Rafael Alonso Baracaldo Guzmán, allegado por la parte demandante en el escrito de la demanda y el concepto técnico de la examinadora de patentes Mayra 21 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Quintero Valbuena, aportado por la demandada en el escrito de contestación de la demanda, los cuales fueron objeto de contradicción en la audiencia de pruebas realizada el 21 de mayo de 201916; y ii) la copia con su correspondiente traducción oficial de los documentos D1: Referencia WO/20050771161, publicado el 4 de agosto de 2005 y D2: Referencia WO/2004101887, publicado el 25 de noviembre de 2004. 32.

La Sala advierte que, con el fin de sustentar el concepto técnico aportado por la parte demandada en el que expone su desacuerdo sobre peritaje aportado por la parte demandante, en la audiencia de pruebas se recaudaron las declaraciones de la señora Mayra Quintero Valbuena, examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, y del señor Rafael Alonso Baracaldo Guzmán, perito de la parte demandante, quien rindió el dictamen allegado con la demanda. 33.

En el presente caso, el problema técnico consiste en la necesidad de obtener un soporte basado en celulosa mejorado que permita una fijación eficiente y una reticulación óptima de silicona y que permita ser tratado con procesos convencionales de superficie de papel basados en agua. 34. Dicho lo anterior, la Sala considera que la creación consiste en un soporte a base de fibra de celulosa del cual por lo menos una superficie está recubierta con una capa que contiene al menos un polímero soluble en agua, que tiene funciones hidroxilo, que se selecciona del grupo que consiste de PVA, almidón, alginato, CMC, copolímeros de acetato de vinilo hidrolizados o parcialmente hidrolizados, al menos algunas de las cuales se han hecho reaccionar de antemano con al menos una molécula orgánica que contiene al menos una función vinílica, caracterizado porque dicha molécula orgánica también tiene una función aldehído o una función aldehído la cual está en forma de un hemicetal o un acetal. 35.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de febrero de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud. De igual manera, la parte demandada encontró dos documentos que anticipan el objeto de la solicitud. 16 Cfr. Folios 349 a 356 y 366 a 379 22 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36.

Antes analizar si la solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo, la Sala considera pertinente recordar que, tal como lo dispone la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina para este caso, para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención se deben seguir los criterios fijados en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. 37.

Aunado a lo anterior, en sentencia de 28 de agosto de 202517, la Sección Primera de esta Corporación aludió al criterio comparativo contenido en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes en los siguientes términos: “[…] El manual andino para el examen de patentes complementa este estándar al indicar que el examinador debe comparar las reivindicaciones con el estado de la técnica más cercano, evitar juicios subjetivos, y probar que la solicitud carece de nivel inventivo.

El análisis debe ubicarse en el contexto del problema técnico abordado por la invención, y solo será superado si se demuestra que el resultado no habría sido evidente para un técnico medio […]”. (negrilla fuera del original) 38. Lo anterior para destacar que el análisis de nivel inventivo de la solicitud de patente de invención debe efectuarse comparando las reivindicaciones expuestas en la solicitud de patente con el estado de la técnica más cercano, esto atendiendo además a lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000, en cuanto prevé que son las reivindicaciones las que definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

En consecuencia, estas deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. 39. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina definió las reivindicaciones en la Interpretación Prejudicial 113-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018 como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente y, por lo tanto, deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos como la descripción, los dibujos o los ejemplos. 17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de agosto de 2025, radicado: 2016-00558-00.

Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 23 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40. Una vez expuesto lo precedente, en este punto la Sala advierte que no está llamado a prosperar el argumento de la parte demandante relacionado con que la creación propuesta cumple con el requisito de nivel inventivo por cuanto permite proveer las siguientes ventajas: i) incrementar la velocidad de siliconación en una máquina de conversión; ii) reducir el contenido catalizador en la formulación de la silicona; iii) mejorar la fijación de la silicona en condiciones húmedas; iv) reducir el consumo de silicona; v) la ausencia de formación de subproductos que deban ser retirados en el proceso de elaboración del soporte; vi) la funcionalización de un polímero hidrosoluble que contiene funciones hidroxilo, permitiendo efectuarse mediante un procedimiento basado en agua antes de que se forme la película en el soporte de agua, en contraste con el estado de la técnica; vii) la solución de problemas asociados a la transparencia del soporte; viii) la reducción de los costos de la silicona y catalizados, sustancias utilizadas en el proceso de siliconación; y ix) la solución de dificultades en cuanto a la fijación de la silicona por reducción de la cantidad de catalizador usado o por el uso de siliconas LTC. 41.

Como tampoco el relacionado con que su invención es novedosa por cuanto funcionaliza un polímero hidrosoluble que contiene funciones hidróxilo, permitiendo efectuarse mediante un procedimiento basado en agua antes de que se forme la película en el soporte de agua, en contraste con el estado de la técnica, que consistía en injertar una molécula orgánica en el soporte de celulosa que había sido recubierto con un material compuesto que contenía un aglutinante hidrosoluble. 42.

Dichos argumentos fueron sustentados por el señor Rafael Alonso Baracaldo Guzmán en el peritaje aportado con la demanda y decretado como prueba en el caso sub examine en los siguientes términos: "[ ] 6. Diga el Perito si la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 revela el uso de un aldehído no soluble en agua como grupo funcional reactivo para la preparación de un polímero modificado soluble en agua que tiene funciones hidroxilo, en donde dicha modificación puede ser llevada a cabo en agua y el producto resultante de la reacción en fase acuosa puede ser usado directamente para el recubrimiento de un soporte a base de fibra de celulosa.

Respuesta: Si. Véanse las reivindicaciones 1 y 11, así como también la página 8, renglón 24, de la descripción, hasta la página 9, renglón 4; página 12, renglón 9 hasta el renglón 19. Si bien en la descripción no se especifica que el aldehído es hidroinsoluble, alguien versado en la materia conoce que esas moléculas de 24 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aldehidos citadas en la solicitud no son solubles en agua (véase, por ejemplo, http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1000332.html). […] 8.

Diga el Perito si el ácido clorhídrico es un subproducto de la reacción entre el grupo funcional haluro de ácido y el grupo funcional OH de la celulosa en el proceso enseñado en D1. Respuesta: En la misma reivindicación 15 del documento D1 se expresa que la molécula orgánica, provista con un grupo funcional haluro de ácido, es capaz de crear un enlace covalente con dichos grupos funcionales OH libres después de la liberación de haluro de hidrógeno. En este caso, en el documento D1 sólo se menciona como el cloruro. 9.

Diga el Perito si el proceso de reacción enseñado en D1 es llevado a cabo en presencia de un solvente. Respuesta: En la página 13 del documento D1, ejemplo 1, renglón 33, se indica que cada uno de los soportes se sumerge en una solución de cloruro de ácido en un solvente de éter de petróleo durante 10 segundos. Luego, la respuesta es si, el proceso de reacción enseñado en D1 es llevado a cabo en presencia de solvente. 10.

Diga el Perito si la función de vinilo del undecenal de la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 reacciona con la función hidroxilo de un polímero soluble en agua permitiendo así un proceso de recubrimiento en línea, sin la necesidad de un solvente y sin la generación de subproductos que requieran eliminarse. Respuesta: Si.

En el ejemplo 8 se indica que el PVA disuelto en 1 L de agua reacciona con undecenal a 90 °C durante una hora. Se preparan formulaciones de PVA con pigmentos de arcilla que luego se aplican como capa seca sobre el papel. En la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 no se menciona la generación de subproductos que requieran eliminarse como tampoco un solvente […] 12.

Diga el Perito si D2 provee enseñanza alguna sobre el mecanismo de anclaje de la silicona. Respuesta: En D2 se menciona que la silicona se usa para recubrir una superficie del producto autoadhesivo para impartir la propiedad de liberación del papel. Véase página 2, renglones 1 a 3. En la misma página 6, renglones 10 a 11, se indica que una buena siliconación se obtiene cuando la superficie del papel que va a recubrirse es lisa y sus propiedades de barrera son adecuadas.

Pero no hay mención alguna sobre un mecanismo, como la reticulación, para el anclaje de la silicona. La respuesta es no [ ]". 43. Lo anterior por cuanto la Sala considera que las ventajas de la invención manifestadas en la demanda, expuestas por el perito químico Rafael Alonso Baracaldo Guzmán en el peritaje relacionado supra y aducidas en la audiencia de pruebas, corresponden a las descripciones de las que trata el artículo 28 de la 25 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 de 2000 y no a las características técnicas descritas en las reivindicaciones integradas a la solicitud de patente del caso sub examine.

Asimismo, considera la Sala que dichas ventajas no se ubican en el contexto del problema técnico abordado por la invención, que para el caso que nos ocupa es mejorar la eficiencia de la fijación y la optimización de la reticulación de silicona en un soporte basado en celulosa, permitiendo así ser tratado con procesos convencionales de superficie de papel basados en agua. 44.

En consecuencia, la Sala estima que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el análisis de nivel inventivo conforme al marco normativo aplicable y a los criterios técnicos establecidos para dicha evaluación, toda vez que el examen se realizó sobre la base de las reivindicaciones formuladas en la solicitud y no sobre las ventajas descritas en la demanda o por el perito, las cuales carecen de sustento en el capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto, al no encontrarse plasmadas en las reivindicaciones como características técnicas que pudieran conferir un efecto técnico novedoso o sorprendente respecto del estado de la técnica, no es posible reconocer, en este punto, que la creación cumpla con el requisito de nivel inventivo exigido para el otorgamiento de una patente de invención con sustento en las ventajas traídas a colación en esta vía judicial por la parte demandante. 45.

La Sala, para determinar si la creación sobre la cual se solicita conceder el registro de patente cumple con el requisito de nivel inventivo procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda. 46.

Para ello la Sala, en primer lugar, trae a colación lo expuesto por el señor Rafael Alonso Baracaldo Guzmán en el peritaje aportado con el escrito de la demanda, con el objeto de analizar si para el 23 de febrero de 2010, fecha de prioridad reivindicada en la solicitud, y para un experto medio en química, la mencionada invención se derivaba de manera evidente de las divulgaciones previas: 26 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.

Diga el Perito brevemente de qué trata la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200. Respuesta: Según el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la invención es un soporte a base de fibra de celulosa del cual al menos una superficie está recubierta con una capa que contiene al menos un polímero soluble en agua que tiene funciones hidroxila, que se selecciona del grupo que consiste de PVA, almidón, alginato, CMC, copolímeros de acetato de vinilo hidrolizados o parcialmente hidrolizados, al menos algunos de los cuales se han hecho reaccionar de antemano con al menos una molécula orgánica que contiene al menos una función vinílica.

El soporte se caracteriza porque dicha molécula orgánica también tiene una función aldehido o una función aldehído la cual está en forma de un hemiacetal o un acetal. Este soporte es una solución al problema de cómo permitir simultáneamente una fijación eficiente y una reticulación óptima de la silicona y reducir en el mayor grado posible la penetración de dicha silicona hacia adentro del mismo soporte.

Asimismo, otro objeto de la invención en cuestión es un método para producir el soporte a base de fibra de celulosa mencionado, el cual consiste de los pasos de - formar el papel a base de fibra de celulosa; - funcionalizar un polímero soluble en agua que tiene funciones hidroxilo con una molécula orgánica que tiene al menos una función vinilo y una función aldehído para formar enlaces covalentes con las funcionalidades hidroxilo del polímero soluble en agua que tiene funciones hidroxilo; - recubrir el soporte de celulosa con el polímero soluble en agua que tiene funciones hidroxilo; - calandrar o supercalandrar el soporte (opcionalmente). 2.

Diga el Perito brevemente de qué trata la invención revelada en el documento WO 2005/071161 (denominado D1 de aquí en adelante). Respuesta: El documento denominado D1 trata de un soporte a base de fibras de celulosa. En al menos un lado del mismo se encuentra insertada al menos una molécula orgánica provista con un grupo funcional capaz de crear un enlace covalente con los grupos funcionales OH libres de la celulosa.

El soporte se caracteriza porque las fibras de celulosa representan al menos 50% en peso del soporte y porque la molécula orgánica tiene un grupo funcional vinílico. La molécula orgánica es un cloruro ácido seleccionado de un grupo que comprende ácido pentandioico, éster monoundec-10-enilico monociorato y otros. El problema que se pretende resolver es lograr que el soporte permita simultáneamente una fijación eficiente y una reticulación óptima de la silicona reduciendo, tanto como sea posible, la penetración de dicha silicona dentro del soporte mismo. 3.

Diga el Perito, ¿cuáles son los grupos funcionales de la molécula orgánica sugeridos por el documento D1 capaz de crear un compuesto covalente con los grupos funcionales OH libres de la celulosa y dónde se encuentra dicha información? Respuesta: En D1 los grupos funcionales de la molécula orgánica, capaz de crear un compuesto covalente con los grupos funcionales OH libres de la celulosa, se seleccionan del grupo que comprende el grupo funcional haluro ácido, grupo funcional alquil haluro, grupo funcional sulfonil haluro, grupo funcional formiato de halógeno, grupo funcional anhidrido de ácido (cíclico o lineal) dimero de alquilo cetena, óxido de alquileno, isocianato, aldehído, dialquilsulfato, y el grupo funciona 27 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co haluro se elige de un grupo que comprende cloro, flúor, yodo y bromo.

Esta información se encuentra en la reivindicación número 3 y en la página 6 de la descripción, renglones 18 a 24. 4. Diga el Perito si existe una sugerencia especifica en D1 para usar un aldehído no soluble en agua como un grupo funcional para crear un enlace covalente en un medio acuoso, dentro del resto de los grupos funcionales sugeridos en dicho documento.

Respuesta: No. En el documento D1 no se menciona ningún medio acuoso en el que pueda crearse un enlace covalente al utilizar un aldehído hidroinsoluble como grupo funcional. 5. Diga el Perito si D1 enseña que el uso de un aldehído como grupo funcional para crear un enlace covalente provee cualquier beneficio sobre el resto de los grupos funcionales sugeridos en dicho documento.

Respuesta: No. El grupo funcional aldehído sólo se menciona en un listado, sin dar indicación alguna de ningún beneficio sobre el resto de los grupos funcionales también mencionados. […] 7. Diga el Perito si el grupo funcional haluro de ácido enseñado en D1 permite obtener un producto de reacción que puede ser usado directamente para el recubrimiento de un soporte a base de fibra de celulosa.

Respuesta: En la reivindicación 15 del documento Di se indica que una molécula orgánica que tiene un grupo funcional vinílico está provista con un grupo haluro de ácido y que dicha molécula orgánica es capaz de crear un enlace covalente con los grupos funcionales OH libres después de liberar el haluro de hidrógeno. El injerto de esa molécula orgánica se lleva a cabo sobre uno o dos lados antes o después de un posible calandrado o super calandrado.

En la página 9 del citado documento, renglones 1-6, se indica que el soporte de celulosa se cubre con una composición a base de pigmentos, aglutinantes hidrosolubles, látex y aditivos comunes. El soporte se somete a calandrado antes o después de injertar la molécula orgánica. En conclusión, en el documento D1 el recubrimiento del soporte a base de fibra de celulosa se realiza en un paso independiente del injerto de la molécula orgánica que está provista con un grupo funcional haluro de ácido.

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es no. […] 11. Diga el Perito de qué trata la invención revelada en el documento WO 2004/101887 (denominado D2 de aquí en adelante). Respuesta: El documento D2 trata de un componente para encolar capaz de dispersarse o de disolverse en agua, el cual contiene polivinil butiral cationizado o algún otro polivinil acetal gas cationizado, para mejorar las propiedades superficiales del papel o de otro producto equivalente.

El componente para encolar puede usarse, por ejemplo, para encolar la superficie de papel base en la formación de una capa barrera sobre la superficie de papel. (Véase el resumen). Los problemas que pretende solucionar el objeto del documento D2 son: en el encolado de superficie pueden necesitarse el uso de altas cantidades de 28 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aglutinante hidrosoluble, tal como almidón, lo cual puede conducir a formación de peligrosas, lo cual a su vez causa fácilmente problemas de maquinabilidad y debilitamiento de la calidad.

Encolar mal una superficie de papel base puede conducir a una absorción demasiado alta de silicona en el papel por lo cual el consumo de silicona y del catalizador usado para siliconación es innecesariamente alto. Además, la silicona puede absorberse en el papel de manera no uniforme, por lo cual la maduración de silicona puede volverse desigual y el resultado es una propiedad de liberación desigual.

La calidad final de los productos auto adhesivos sufre si no se puede lograr una superficie de silicona uniforme, estable y fuerte. (Véase la página tres, renglones 1-8 del documento D2.) […] 13. Diga el Perito si D2 enseña la acetalización o funcionalización del PVOH. Respuesta: Las enseñanzas de D2 se refieren a la preparación de polivinibutiral a partir del PVOH mediante butiración (página 4, renglón 24 de D2).

En la página 5, renglones 5 a 7, se indica que un polivinil butiral significa un producto preparado a partir de alcohol polivinílico en el cual al menos parte de los grupos hidroxilo del alcohol polivinílico han sido butirados o acetalizados de otra manera. Por lo tanto, el documento D2 menciona la acetalización del PVOH para producir polivinil butiral el cual es un componente para encolar superficies de papel. 14.

Diga el Perito si el proceso descrito en la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 es más simple y requiere menos tiempo que la reacción descrita en D2. [ ] [M]ientras que en el expediente No. 12 164200 se disuelve poli (alcohol vinílico) (o PVA) en agua y se hacer reaccionar con undecenal para luego preparar las formulaciones del polímero modificado con pigmentos de arcilla y aplicar como capa seca sobre el papel, en el documento D2 se debe preparar polivinil butiral a partir de poli (alcohol vinílico), cationizar el polivinil butiral y luego hacer una composición a base de polivinil butiral que contiene PVA, aglutinantes hidrosolubles y otros polímeros sintéticos.

Por lo tanto, puede decirse que el proceso descrito en la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 es más simple y requiere menos tiempo que la reacción descrita en D2 15. Diga el Perito si el propósito de D2 es obtener un sustrato de papel hidrofóbico. Respuesta: Sí. Véase la página 1, renglón 6, renglón 16, página 6, renglón 28 del documento D2, donde se afirma que una de las propiedades apreciadas del papel es la de ser hidrofóbico y se mencionan algunos componentes hidrofóbicos para la composición de encolado del papel. 16.

Diga el Perito si el propósito del documento D2 se relaciona con la presente invención. Respuesta: No. El propósito del documento D2 es la preparación de un componente para encolar papel. En ninguna parte del citado documento se plantea el problema de cómo permitir simultáneamente una fijación eficiente y una reticulación óptima de la silicona y reducir en el mayor grado posible la penetración de dicha silicona hacia adentro del mismo soporte, que es el propósito de la invención del expediente No. 12 164200. 29 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17.

Diga el Perito si un experto en el arte hubiese podido derivar el producto y el método de la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 en vista de las enseñanzas de D1. Respuesta: Un experto en la materia habría podido derivar el producto y el método de la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 en vista de las enseñanzas de D1 solamente en caso de haber desarrollado una actividad inventiva.

Efectivamente, D1 no contiene indicación acerca de cómo funcionalizar un polímero hidrosoluble que contiene funciones hidroxilo, de las que por lo menos algunas se han hecho reaccionar previamente con una molécula orgánica que contiene una función vinílica y una función aldehído (en forma de un hemiacetal o de un acetal): y cómo efectuar esto mediante un procedimiento basado en agua, antes de que se forme la película en el soporte de celulosa Por lo contrario, D1 divulgó un proceso en el cual se injerta una molécula orgánica en el soporte de celulosa que ya había sido recubierto previamente con un material compuesto que contenía pigmentos, aglutinante hidrosoluble, látex y otros aditivos comunes.

Además, el proceso de injerto de la molécula orgánica en el soporte de celulosa se lleva a cabo en un solvente orgánico. Por lo tanto, el producto y el método de la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 no habrían sido derivados de manera evidente en vista de las enseñanzas de D1. 18. Diga el Perito si un experto en el arte esperaría obtener el producto y el método de la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 en vista de la combinación de las enseñanzas de D1 y D2.

Respuesta: No. En ninguno de los documentos D1 y D2 se encuentran indicaciones precisas para utilizar un polímero hidrosoluble funcionalizado, con funciones hidroxilo que se hayan hecho reaccionar previamente con una molécula orgánica que contiene una función vinílica y una función aldehido (en forma de un hemiacetal o de un acetal) para recubrir un soporte a base de celulosa; y para efectuar esto mediante un procedimiento basado en agua, antes de que se forme la película en el soporte de celulosa.

Como ya indiqué en el presente cuestionario, el documento D1 divulgó un soporte a base de fibra de celulosa, recubierto previamente con una composición de varios materiales que incluyen látex y otros, al cual se injertó una molécula orgánica que está provista con un grupo funcional capaz de formar un enlace covalente con los grupos OH libres de la celulosa.

En la invención tramitada en Colombia bajo el expediente No. 12 164200, una molécula orgánica, que contiene al menos una función vinílica y también tiene una función aldehido, se injertó a un polímero soluble en agua y luego el soporte se recubre con este polímero funcionalizado (con la molécula injertada). Como también ya indiqué en el presente cuestionario, el documento D2 divulgó un componente para encolar superficies de papel donde el componente para encolar contiene polivinil butiral preparado a partir de poli (alcohol vinílico) mediante butiración, u otro polivinil acetal preparado mediante acetilación, el cual es hidrosoluble y/o capaz de dispersarse fácilmente en agua y el componente para encolar se caracteriza porque contiene polivinil butiral cationizado.

Este método, y el soporte de celulosa obtenido a partir del mismo, se diferencia del método, y del soporte de celulosa obtenido a partir del mismo divulgados en la solicitud 30 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co colombiana radicada bajo el número 12 164200, en que el polivinilacetal empleado en D2 no contiene la molécula orgánica especifica (aldehido undecilénico) reivindicada en la solicitud colombiana y, además, debe estar cationizado, lo cual aleja al experto en la materia de las enseñanzas de la solicitud de patente colombiana en cuestión. También es importante anotar que el objeto del documento D2 no resuelve de ninguna manera el problema de una reticulación óptima de la siliconal y de reducción de la penetración de la silicona hacia adentro del soporte.

Esto último es importante porque no pueden compararse los resultados obtenidos en la solicitud colombiana en cuestión con los obtenidos por los autores de D2, luego el efecto sorprendente de la solicitud colombiana no se desvirtúa. Por otra parte, en D1 no hay indicación, explicita ni implícita, de que en lugar de injertar la molécula orgánica que tiene un grupo funcional capaz de formar un enlace covalente con grupos OH, se utilice polivinil butiral del documento D2 para recubrir directamente el soporte de celulosa.

Conclusión: un experto en la materia no habría derivado de manera evidente el objeto de la solicitud colombiana en cuestión a partir de los documentos D1 y D2, individualmente ni combinados. 47. De lo expuesto por el señor Baracaldo en el peritaje aportado, la Sala destaca las siguientes conclusiones: 47.1. Respecto al contenido y propósito de la invención sostuvo que la invención consiste en un soporte de fibra de celulosa recubierto con una capa de polímero soluble en agua (como PVA, almidón o CMC) funcionalizado con una molécula orgánica que posee una función vinílica y una función aldehído (hemiacetal o acetal).

Su objetivo técnico es lograr una fijación eficiente y una reticulación óptima de la silicona, evitando su penetración excesiva en el soporte. También se reivindica el método de fabricación, que implica la formación del papel, la funcionalización del polímero y el recubrimiento en medio acuoso. 47.2. Sobre el documento D1 manifestó que describe un soporte de fibra de celulosa en el cual se injerta una molécula orgánica con un grupo funcional vinílico y otro capaz de reaccionar con los grupos OH de la celulosa (haluros de ácido, aldehídos, anhidridos, etc.).

Señaló además que su propósito también es evitar la penetración de la silicona, no obstante: i) no enseña funcionalización previa de un polímero soluble en agua, sino un injerto directo sobre el soporte; ii) usa solventes orgánicos, no un medio acuoso; iii) no especifica ventajas del uso de aldehídos ni su empleo en medios acuosos; y iv) el recubrimiento y el injerto se realizan en etapas separadas.

Por lo 31 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co anterior precisó que el documento D1 no anticipa ni sugiere el método basado en agua ni la funcionalización previa del polímero que caracterizan la invención. 47.3.

Afirmó que el documento D2 revela un componente para encolar papel, elaborado a partir de polivinil butiral (PVB) cationizado, derivado del PVOH acetalizado y que este busca mejorar la hidrofobicidad del papel y evitar absorción irregular de silicona, reduciendo consumo y defectos de siliconado, no obstante mencionó que i) su propósito es distinto (mejorar el encolado del papel, no optimizar reticulación y fijación de silicona); ii) requiere procesos más complejos y prolongados (butiración, cationización, mezcla con otros polímeros); y iii) aunque menciona la acetalización del PVOH, no enseña el uso de aldehídos específicos como el undecenal ni su funcionalización previa en medio acuoso.

Por lo anterior indicó que el documento D2 no aborda el mismo problema técnico ni proporciona indicaciones que conduzcan a la solución de la solicitud colombiana. 47.4. Manifestó que la invención propuesta usa PVA funcionalizado con una molécula vinílica y aldehído en agua antes del recubrimiento, proceso más simple, rápido y ecológico, mientras que en el documento D1 se injerta sobre soporte ya recubierto, en medio orgánico y sin enseñar funcionalización previa y en el documento D2 usa el encolado con PVB cationizado, cumple un propósito distinto y su reacción es más compleja. 47.5.

Por lo anterior estimó que: i) un experto en la materia no podría derivar el producto o método de la solicitud de los documentos D1 ni de D2, ni de la combinación de ambos; ii) en los documentos D1 y D2 no se sugiere funcionalizar un polímero hidrosoluble con una molécula que contenga funciones vinílica y aldehído ni aplicar el procedimiento en medio acuoso; iii) el documento D2 aleja al experto de la invención al usar PVB cationizado, no compatible con el enfoque de la solicitud; y iv) que el resultado técnico de la invención, esto es la fijación y reticulación simultáneas con baja penetración de silicona, no se logra ni se anticipa en los documentos citados. 47.6.

Concluyó entonces que la invención propuesta por la demandante en la actuación administrativa propone una solución novedosa y no evidente al problema técnico de fijar y reticular silicona en soportes de celulosa, mediante un proceso 32 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acuoso más simple y eficiente, que el documento D1 no enseña ni sugiere el uso de aldehídos hidroinsolubles ni la funcionalización previa del polímero, que el documento D2 trata un problema distinto, con un proceso más complejo y con polímeros diferentes y que ni individual ni combinadamente, D1 y D2 permiten derivar de forma evidente el producto ni el método de la invención. 48.

En segundo lugar, la Sala trae a colación la prueba consistente en el concepto técnico elaborado por la señora Mayra Quintero Valbuena en calidad de examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio en el que concretamente se pronunció sobre lo expuesto en el peritaje relacionado supra de la siguiente manera: 49.

Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 1 del peritaje consistente en “[…] 1. Diga el Perito brevemente de qué trata la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena señaló: “[…] A pesar de identificar de forma parcial el problema que se plantea con la solicitud denegada, se recuerda que a la parte que se le hace el análisis de nivel inventivo es a cada una de las reivindicaciones tal y como están escritas.

En conclusión, el perito no identifica que la invención que reclama el demandante se encuentra contenida en las reivindicaciones […]”. 50. Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 2 del peritaje consistente en “[…] Diga el Perito brevemente de qué trata la invención revelada en el documento WO 2005/071161 (denominado D1 de aquí en adelante) […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena precisó: “[…] Se aclara que el perito se limitó únicamente a los ejemplos del documento D1, lo cual no es correcto.

Se insiste que para el análisis de nivel inventivo realizado a lo largo del trámite, se tomaron apartes del documento D1, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, y por tanto no es necesario limitarse solo a los ejemplos. […]”. 51. Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 3 del peritaje consistente en “[…] 3. Diga el Perito, ¿cuáles son los grupos funcionales de la molécula orgánica sugeridos por el documento D1 capaz de crear un compuesto covalente con los grupos 33 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co funcionales OH libres de la celulosa y dónde se encuentra dicha información? […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena afirmó: “[…] Si bien es cierto el documento D1 menciona diferentes tipos de grupos funcionales, dentro de los cuales está el grupo aldehído, se recuerda que se realizó un análisis de nivel inventivo y las características esenciales de la solicitud no deben ser iguales a las de documento D1.

El documento D1 nos permite establecer que se puede seleccionar el aldehído y al final el soporte obtenido posee las mismas características que el de la solicitud y no existe evidencia que sea el aldehído el que proporcione un beneficio o un efecto sorprendente […]”. 52. Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 4 del peritaje consistente en “[…] 4.

Diga el Perito si existe una sugerencia especifica en D1 para usar un aldehído no soluble en agua como un grupo funcional para crear un enlace covalente en un medio acuoso, dentro del resto de los grupos funcionales sugeridos en dicho documento […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena refirió: “[…] Al respecto, si bien es cierto que no se menciona de forma explícita un medio acuoso en D1, en las reivindicaciones analizadas no se menciona que el aldehído presente o no solubilidad en agua, por lo tanto dicho argumento no es relevante, puesto que se recuerda que en el análisis de patentabilidad se analiza lo que se encuentre en las reivindicaciones como características esenciales.

Además es conocido por la persona versada en la materia que la solubilidad de un aldehído depende de la longitud de la cadena […]”. 53. Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 5 del peritaje consistente en “[…] 5. Diga el Perito si D1 enseña que el uso de un aldehído como grupo funcional para crear un enlace covalente provee cualquier beneficio sobre el resto de los grupos funcionales sugeridos en dicho documento […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena mencionó: “[…] Si bien es cierto que en D1 no hay apartes que indiquen que el grupo funcional aldehído es preferido o que conlleve a efectos técnicos superiores sobre lo existente, tampoco existe evidencia que en la solicitud sea el grupo aldehído el que traiga algún beneficio, quizás comparando diferentes grupos funcionales y evidenciando así la ventaja del grupo aldenido sobre los otros.

En conclusión, a lo largo de la solicitud no se menciona el efecto mejorado o sorprendente de escoger aldehído del listado sugerido por D1 […]”. 34 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54. Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 7 del peritaje consistente en “[…] 7.

Diga el Perito si el grupo funcional haluro de ácido enseñado en D1 permite obtener un producto de reacción que puede ser usado directamente para el recubrimiento de un soporte a base de fibra de celulosa […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena resaltó: “[…] Se aclara que, si bien son ciertas las afirmaciones respecto a la reivindicación 15 del documento D1, no hay que olvidar que también D1 menciona que dicho grupo puede ser seleccionado de una serie de grupos funcionales donde se encuentra el grupo aldehído mencionado en la presente solicitud, tal como se mencionó en el párrafo anterior.

Además respecto a que el soporte de celulosa tiene otros componentes, el capítulo reivindicatorio no excluye la presencia de que la celulosa tenga otros componentes porque el término comprende no es limitativo. Por lo tanto, D1 si afecta el nivel inventivo, puesto que el haluro acido puede ser o no seleccionado y la reivindicación no es limitativa o excluye algún componente adicional […]”. 55.

Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 11 del peritaje consistente en “[…] 11. Diga el Perito de qué trata la invención revelada en el documento WO 2004/101887 (denominado D2 de aquí en adelante) […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena indicó: “[…] Se aclara que el perito se limitó únicamente al objeto del documento D2, lo cual no es correcto.

Se insiste que para el análisis de nivel inventivo realizado a lo largo del trámite, se tomaron apartes del documento D2 donde se mencionaba la reacción del PVA con un aldehído […]”. 56. Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 13 del peritaje consistente en “[…] 13. Diga el Perito si D2 enseña la acetalización o funcionalización del PVOH […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena manifestó: “[…] Se reitera que si bien es cierto que en el documento D2 se mencione la acetilazacion o funcionalización del alcohol polivinílico, este documento es empleado en el análisis inventivo porque permite evidenciar que ya es conocida la reacción del PVA con un aldehído, este documento no se emplea porque mencione todas las características esenciales de la reivindicación referente al soporte o al método de elaboración. Puesto que lo que se toma de Dz es que se menciona que el PVA reacciona con un compuesto que tiene aldehído, el hecho que en D2 se realicen procesos adicionales como la cationización o que no se menciona compuesto de encolado para papel allí divulgado funcione o conserve sus propiedades o si se elimina esta etapa de cationización, es irrelevante puesto que ni las. reivindicación referente al soporte o la del proceso es limitativa a que no se 35 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presente otra etapa adicional, sumado a que se conserven las propiedades no hace parte de las características esenciales ni del proceso ni del sopone. […]”. 57.

Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 14 del peritaje consistente en “[…] 14. Diga el Perito si el proceso descrito en la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 es más simple y requiere menos tiempo que la reacción descrita en D2 […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena adujo: “[…] Como se ha mencionado en párrafos anteriores el documento D2 no se empleó para comparar cada una de las características esenciales del método, adicionalmente dichas observaciones de tiempo y numero de etapas no hacen parte de las características esenciales del método.

Por lo tanto respecto al método se mencionó que este no se encontraba bien definido y que de igual forma se mantenía la combinación del documento D1 con D2, siendo D1 el documento de la técnica más cercano a la solicitud […]”. 58. Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 15 del peritaje consistente en “[…] 15. Diga el Perito si el propósito de D2 es obtener un sustrato de papel hidrofóbico […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, la señora Quintero Valbuena estimó: “[…] Si bien es cierto que el propósito del D2 pueda ser diferente al de la solicitud, tal como lo afirma el perito, se reitera que esta oficina no lo menciono como el documento más cercano al estado de la técnica sino con el fin de subsanar la diferencia de la solicitud presentada con el documento D1.

Además se reitera que D2 no es ajeno al campo técnico de la solicitud, puesto que en D2 se menciona el tratamiento a las superficies para la elaboración de papel recubierto (Pág. 4, líneas 17 - 20) […]”. 59. Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 16 del peritaje consistente en “[…] 16. Diga el Perito si el propósito del documento D2 se relaciona con la presente invención […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena expuso: “[…] Esta oficina reitera que el documento D2 no es empleado para analizar todas las características de las reivindicaciones referentes al soporte o al método, sino que simplemente D2 fue empleado como el documento que contiene el elemento diferente, planteado entre la solicitud y el documento D1, para que a raíz de la combinación de D1 con D2 la reivindicación resulte obvia.

Por lo tanto si bien es cierto que D2 no menciona el mecanismo del anclaje de la silicona, esto no hace parte de las características esenciales del capítulo reivindicatorio, D2 nos permite 36 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecer que el PVA reacciona con un aldehído, además D1 en la reivindicación 15 menciona "Un proceso de fabricación de un soporte basado en fibras de celulosa, según el cual, sobre los grupos funcionales OH libres del soporte se injerta al menos una molécula orgánica que tiene un grupo funcional vinilico y estando provisto de un grupo funcional haluro de ácido capaz de crear un enlace covalente vínculo con dichos grupos funcionales OH libres después de la liberación del haluro de hidrógeno, el injerto se lleva a cabo en uno o dos lados antes o después de una posible calandrado o supercalandradura " con la diferencia del haluro acido, subsanado en D2 […]”. 60.

Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 17 del peritaje consistente en “[…] 17. Diga el Perito si un experto en el arte hubiese podido derivar el producto y el método de la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 en vista de las enseñanzas de D1 […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena sostuvo: “[…] Se reitera que el nivel inventivo no se realiza solo con un documento sino que es la combinación de D1 con D2, puesto que tal como se mencionó en la resolución N° 56365 el documento D1 es claro en sugerir que un aldehído podría también ser utilizado para la funcionalización del PVA.

Se aclara que basta con una única mención en el mismo contexto para que el técnico medio versado en la materia se viera motivado a realizar dicho cambio e implícitamente modificar el proceso en sí. Y esta motivación es aún más clara cuando se tiene en cuenta: primero, las enseñanzas del documento D2 en lo que respecta a reaccionar PVA con un aldehído y segundo la poca concisión de la reivindicación 1, recordemos que la reivindicación indica que la molécula orgánica puede ser cualquier aldehído.

Al igual el hecho que se mencione que el soporte de celulosa tenga componentes adicionales no es determinante, puesto que las reivindicaciones de la presente solicitud no excluyen que se puedan presentar dichos componentes […]”. 61. Respecto a la respuesta a la pregunta núm. 18 del peritaje consistente en “[…] 18. Diga el Perito si un experto en el arte esperaría obtener el producto y el método de la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 en vista de la combinación de las enseñanzas de D1 y D2 […]” la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena advirtió: “[…] Contrario a lo anteriormente expuesto esta oficina reitera que si es posible derivar la presente solicitud a partir de combinar las enseñanzas de D1 junto con las de D2, puesto que D1 menciona un grupo funcional de la molécula orgánica capaz de crear un compuesto covalente con un grupo funcional OH libre de la celulosa, donde grupo funcional es escogido de haluro acido, haluro alquil, anhídrido acido, aldehído, entre otros (Pág. 6, líneas 18 - 24); y aunque en Di el grupo funcional puede ser aldehído, se buscó el documento D2 que mencionaba emplear un aldehído con PVA y que hace referencia al tratamiento de superficies basadas igualmente en tibras celulósicas, para la elaboración de papel recubierto. 37 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además se aclara que las características esenciales comparadas de la solicitud son las que se encuentran en el capítulo reivindicatorio, donde no se menciona que el método presente menor tiempo o menos etapas ni que la reacción se lleven en un medio acuoso […]”. 62.

En tercer lugar, la Sala trae resalta lo expuesto por la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena en la audiencia de pruebas en los siguientes términos: "[ ] La solicitud cita varias tablas donde efectivamente compara contra un papel estándar y hace unos ensayos para evaluar la eficiencia de fijación y reticulación de la silicona, que se llama ensayo de frotación y ensayo de poli-test, el documento [D1] que es el documento más cercano citado por la Superintendencia también hace este tipo de ensayos para evaluar la fijación y la reticulación de la silicona.

Específicamente hace un ensayo de poli-test y un ensayo de frotación. Como ya lo mencione la diferencia fundamental es la selección del aldehído, entonces la solicitud en este ejemplo en específico utiliza un aldehído un-deshilenico, mientras que el documento de uno en este ejemplo en específico utiliza un cloruro de ácido un-deshilenico donde la diferencia fundamental es el grupo funcional en uno es un aldehído y en el otro es un cloruro ácido el largo de la cadena es el mismo, el doble enlace al final es el mismo y curiosamente observamos que la eficiencia en la fijación en la reticulación es mayor a lo mencionado por la solicitud como se observa (ver documentos aportados), el ensayo de fijación para este cloruro ácido da de 98,6% y este mismo ensayo de frotación para la invención da del 62% y del 93% y si nos fijamos en el ensayo de poli-test, en el documento de uno está en el 96,6% y el 97% y en la solicitud es del 96%, realmente no se mejoró la fijación y la reticulación de la silicona.

Efectivamente la solicitud tiene otros ejemplos, pero quise comparar con el más cercano al documento de uno y donde se estuviera analizando el mismo ensayo, en este caso el de poli-test y el ensayo de frotación, para evidenciar que el efecto técnico que se le atribuye a la diferencia no es sorprendente, ya que no es mayor de lo que ya se mencionaba en el documento de uno. […] Quiero resaltar que la Superintendencia siguió el trámite administrativo sin violar el debido proceso debido a que emite un artículo 45: el primero de octubre de 2013, haciendo observaciones de claridad concisión y sustento de las reivindicaciones, hizo un análisis de patentabilidad mediante nivel inventivo con el documento [D1] y [D2], posteriormente en la negación se hizo un cambio en el capítulo reivindicatorio pero el solicitante omitió las observaciones de claridad concisión y sustento, se hizo la negación por nivel inventivo con los mismos documentos [D1] y [D2] que ya se habían citado en el artículo 45.

Posteriormente en el recurso, no hubo un cambio en el capítulo reivindicatorio, se negaron las mismas reivindicaciones, se confirmó en el recurso las mismas 11 reivindicaciones presentadas en la negación [ ] La Superintendencia estableció que la diferencia es la selección de la función aldehído en la molécula orgánica mencionada en la reivindicación uno, Ya que el documento [D1] también es un soporte de base de fibra celulosa que tiene un polímero hidrosoluble con funciones hidroxilo, que se puede seleccionar de almidón, polivinilo alcohol entre otros y donde dichas funciones hidroxilo, reaccionan con la molécula orgánica que tienen la función vinílica y también tienen la función, en este caso no tiene la función aldehído, si no que menciona diferentes 38 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co grupos funcionales dentro de los cuales está el aldehído, específicamente es verdad no se menciona el aldehido, pero menciona que se puede seleccionar de un grupo funcionales.

El documento [D2] pertenece al mismo estado de la técnica ya que también es para la elaboración de papel. [ ] APODERADA DE LA SIC: Gracias doctora Mayra, con respecto al objeto de la reivindicación. ¿El tipo de soporte, entendiendo el soporte como el papel de la solicitud es el mismo tipo de soporte que nos presenta el documento [D1]? PERITO: así es, la solicitud cita un soporte a base de fibra de celulosa y el documento de uno también menciona un soporte de fibra de celulosa tanto en sus reivindicaciones. como en la descripción. APODERADA DE LA SIC: Doctora Mayra teniendo en cuenta que el nivel inventivo de un producto reivindicado, se da cuando tal producto es un adelanto o aporta en el estado de la técnica, en este caso particular el producto de la solicitud presenta algún efecto superior a lo que ya encontramos en el estado de la técnica.

PERITO: De acuerdo a lo plasmado en el expediente no presenta un efecto técnico asociado a la diferencia que identifico la Superintendencia y como puede exponer en las tablas de eficiencia en la fijación y reticulación de la silicona ya el documento de uno es el más cercano mencionado a valores superiores a los citados a la presente solicitud.

APODERADA DE LA SIC: Gracias Doctora Mayra, con su respuesta anterior podemos concluir entonces que el producto objeto de la solicitud de patente no tiene el efecto sorprendente que se requiere para que establezcamos que la patente solicitada tiene nivel inventivo. PERITO: Según el análisis de nivel inventivo que hace la Superintendencia, basado reitero en el capítulo reivindicatorio que presenta el solicitante, no es posible establecer un efecto técnico sorprendente asociado a dicha diferencia resaltando que se evalúa lo que esta mencionado en el capítulo reivindicatorio. [ ] [C]uál sería para usted el efecto mejorado o sorprendente.

PERITO: Como lo dije el nivel inventivo evalúa la diferencia asociada, la diferencia fue la selección del grupo funcional aldehído y respecto a esta diferencia fue que se estableció el efecto técnico, mencioné que la solicitud no había evidencia de esto. En la solicitud no se prueban deferentes grupos técnicos para funcionalizar y entonces ahí ver una ventaja técnica en cuanto a las mismas pruebas que presenta la solicitud que como lo son la fijación y la reticulación de la silicona, esas serían las pruebas que evidenciarían que ese aldehído proporciona algo diferente en el soporte, como bien lo hace el de uno hace diferentes análisis de los grupos funcionales variando el grupo funcional al funcionalizar en el soporte de celulosa y de esta forma se podría establecer en esos mismos parámetros que citan la solicitud de fijación de articulación de silicona, si estos valores son mayores a lo ya mencionado por el documento entonces hablamos de un efecto técnico sorprendente, pero en este caso no es así. Por eso no fue un efecto técnico sorprendente [ ].” 63.

En cuarto lugar, la Sala destaca lo manifestado por el perito Rafael Alonso Baracaldo Guzmán en la audiencia de pruebas en los siguientes términos: “[…] [L]a invención se trata realmente de un papel, un papel que normalmente le aplican una capa de silicona para que pueda usarse en productos de higiene. Puede ser una curita, cuando uno destapa una cura tiene unos papelitos que son como semitransparentes, ese papelito semitransparente es ese papel siliconado. 39 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al que se le ha aplicado silicona de la presente invención. ¿Entonces la invención de que se trata? La invención se trata de que en el que en el momento que le vayan a echar silicona a ese papel, tratar de que sea lo menos posible de silicona porque es una materia prima costosa.

En el procedimiento de siliconado también se utiliza un catalizador que contiene platino, el otro objeto es también disminuir esa cantidad de ese catalizador de platino porque también es muy costoso y obviamente que mantenga unas características de calidad razonables en la medida que, por ejemplo, si ese papel se va a usar en otros tipos de aplicaciones. […] ese es uno de los objetivos de la invención, de que la silicona se mantenga, esto quiere decir que la silicona ha sufrido un proceso de reticulación se llama, reticulación en química tiene que ver con polímeros, los polímeros se entrelazan, en si son unas macromoléculas, […], se trata entonces de que, al aplicarle esa silicona al papel se agarre lo más posible se adhiera, por un proceso que se llama reticulación. […] La invención consiste entonces, en que en ese papel que se va a siliconizar, se va a utilizar aparte de la silicona, una película de un polímero que es soluble en agua, pero ese polímero (como les explicó los polimeros son sustancias compuestas de macromoléculas), ese polímero antes de utilizarlo hay que darle unas funciones.

En química eso que significa, que por medio de un conjunto de átomos hacen que se comporte de una manera específica. A este polímero soluble en agua, que puede ser alcohol polivinílico, almidón, alginato, carboximetil celulosa. Se le da una función, se hace reaccionar ese polímero con una sustancia que tiene dos funciones químicas, una función vinílica, de vinilo.

(En química la función vinilo es, dos átomos de carbono unidos por un doble enlace y se le da otra función que es la función aldehído) […] la Superintendencia objeta el nivel inventivo de la invención cita dos documentos, un documento de uno que es vía PCT y un documento de dos que también viene con una solicitud vía PCT. Entonces el primer documento que se cita es citado por el propio inventor, en la página 6, y él dice de que se trata, se trata de un papel de cristal, así es que se llama esos papeles siliconados de los que comentaba, los que se le ponen a las curitas, a los productos de higiene femenina.

Dice: es un papel cristal que está recubierto por un material compuesto constituido en su mayoría por alcohol polínico, ¿pero entonces donde está la diferencia? De que, en el documento de uno, ellos lo primero que hacen esos inventores es hacer reaccionar el papel con la sustancia. Es decir, ellos no toman el alcohol polinílico y le da las dos funciones de las que les comentaba, si no que injertan una molécula orgánica a un soporte basado en celulosa, es decir en el papel directamente y esa molécula orgánica tiene un grupo funcional capaz de crear un enlace covalente, entonces esa es la diferencia fundamental de las dos invenciones. […] Cuál es la otra diferencia de que en este documento de uno, estos procedimientos se llevan a cabo en éter de petróleo, primero esto es un disolvente orgánico que al manejarlo a nivel industrial tiene problemas de costos, porque es mucho más costoso que el agua, segundo tienen que manejarlo de alguna manera porque no pueden botarlo al alcantarillado, pues no es que sea venenoso pero tampoco es saludable trabajar con eso, ni aspirar esos vapores. […] El siguiente documento citado por la Superintendencia, también es una solicitud de patente vía PCT, documento de dos, se llama.

Habla de un material para encolar, se refiere a aplicar una cola un adhesivo que se le va aplicar a un papel, ese elemento para encolar, se le va a echar al papel. Pero esta solicitud en ningún momento da datos de que eso vaya a servir para una mejor siliconado, para bajar la cantidad de silicona, en ningún momento dice que eso va a ayudar a ahorrar platino, no dice que la silicona vaya a adherirse de una manera más firme al papel.

Etc No dice nada de eso. Lo que dice es que hacen reaccionar un alcohol polínico con un butiral, con una sustancia química que tiene una de las dos funciones que fue usada por el inventor de la presente solicitud. El inventor de esta solicitud denegada, él utilizó una sustancia que tiene dos grupos funcionales, grupo vinílico y grupo acetato.

En esto documento de uno, apenas utiliza para funcionalizar el 40 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co polímero una sustancia que tiene uno solo de los dos grupos. Entonces mi opinión como perito era que, en ninguno de los dos documentos encuentro una sugerencia que me diga: utilice una sustancia que tiene dos funciones químicas diferentes, haga reaccionar con eso el alcohol polinílico y después recubra el papel con eso para lograr un mejor siliconado.

Ninguno de los dos documentos me dice eso […] La invención si tiene objetivo en la medida de que corrige varias cosas, corrige el tema de disolvente orgánico, corrige el tema del ahorro de silicona, corrige el tema del catalizador, corrige el tema o lo mantiene de las características del papel siliconado, las mantiene o están un poquito mejor, o están en el mismo orden.

Entonces en realidad yo no veo cómo combinando estas dos enseñanzas, alguien que conozca del tema pueda llegar a esa conclusión de que no tiene nivel inventivo. […] en el documento de uno en lugar de la función aldehído utilizan un cloruro, una función cloruro que es un guion de cloro que tiene un problema y es que si se llega a manejar con agua se obtiene ácido clorhidríco y ese ácido es muy difícil manejarlo a nivel industrial y fuera de eso al hacer reaccionar el cloruro con agua, comienzan a formarse otros compuestos que ya no van a lograr el cometido inicial de mejorar el siliconado. […] Me parece que en el examen de la Superintendencia no se siguió los mismos lineamentos que ellos tienen.

Los lineamentos que tiene la Superintendencia dicen, en alguno de los dos documentos tiene que haber una referencia, una sugerencia explicita de cómo combinar esas enseñanzas para llegar a la invención que se va a denegar, eso está ahí y en ningún momento, ninguno de los papeles que yo he observado de la Superintendencia ellos dicen cómo se combina o dónde está esa sugerencia, yo no la encontré. […] APODERADA DE LA SIC: Gracias doctor Baracaldo.

De otra parte, la reivindicación independiente uno menciona que la reacción se de en un sistema acuoso o se menciona que el aldehído empleado sea insoluble en agua. PERITO: En el capítulo reivindicatorio no menciona que el aldehído o-la función aldehído, en forma semi-acetal o acetal, sea acuoso. […] Se menciona que el polímero que se va a aplicar al papel es soluble en agua y no dice nada si la molécula orgánica con la que se va a funcionalizar el polímero tiene función aldehído o no. […] A mi modo de ver, el resultado más importante es que no se tiene que trabajar con un disolvente orgánico, no se tiene que trabajar con una función haluro, disminuye la cantidad de silicona, disminuye la cantidad de platino, es un resultado bastante rápido la reacción de funcionalizar el alcohol polinílico, es una reacción rápida, dura minutos y se mantienen las características de calidad que da el estado de la técnica. […] En el caso que nos ocupa la solicitud trata de un pape que se va a siliconar para que se pueda despegar fácilmente de un adhesivo.

En el documento de uno, los inventores de ese documento lo que hacen es injertar directamente en el papel unas sustancias químicas una molécula especifica y después le aplican el polímero encima, la película el alcohol polinílico. Mientras que, en la solicitud denegada por la Superintendencia, antes de que se vaya a aplicar ese alcohol polinílico el inventor lo que hizo fue modificarlo, lo hizo reaccionar con una sustancia muy especifica que tiene doble naturaleza, vinílica y acetal.

Esa es la diferencia. Pero en general a todos los papeles hay que aplicarles algún tipo de película de encolado, algún tipo de aditivo para poderlo dirigir a un propósito especifico puede ser papel para imprimir, papel de empaque, papel plastificado o un papel siliconado que te va a servir para usuario en otros estratos adhesivos, que se pueda despegar fácilmente y que el adhesivo original llegue al usuario de la mejor forma, un ejemplo especifico es que uno se pueda pegar la curita y funcione […]”. 64.

Del análisis de las pruebas relacionadas y de lo manifestado en la audiencia de pruebas por la señora Mayra Quintero Valbuena, examinadora de patentes de la 41 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio, y el señor Rafael Alonso Baracaldo Guzmán, perito de la parte demandante, la Sala advierte que la creación "SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE" no cumple con el requisito de nivel inventivo por cuanto: 64.1.

Contrario a lo expuesto por el perito Rafael Alonso Baracaldo Guzmán, la invención no representa un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, por el contrario, se deriva de manera evidente del estado de la técnica, resultando obvio para un experto versado en la materia. Se concluye lo anterior porque la única diferencia identificada entre la solicitud y el documento D1 es la selección del grupo funcional aldehído en lugar de un cloruro de ácido; sin embargo, ambas moléculas tienen la misma longitud de cadena y el mismo doble enlace.

Por lo anterior, se considera que la variación del grupo funcional no implica un cambio significativo en la estructura o comportamiento del producto 64.2. No se evidenció un efecto técnico mejorado o sorprendente, pues las pruebas de fijación y reticulación, medidos a través de los ensayos de frotación y poli-test, muestran que los resultados de la solicitud no superan los del documento D1 ya que en el documento D1 el ensayo de fijación da un resultado de 98,6%, mientras que en la solicitud da un resultado de 62% y 93% y en el ensayo de poli-test, el documento D1 obtiene resultados de 96,6%–97%, y la solicitud de 96%.

Por tanto, la mejora en la eficiencia técnica alegada por el perito no se encuentra acreditada. 64.3. El efecto atribuido no está probado, pues la demandante no acreditó en la actuación administrativa que el uso del aldehído produzca un efecto distinto o superior; tampoco se presentan comparaciones con otros grupos funcionales que permitan concluir una ventaja técnica derivada del aldehído.

Por ello, no hay evidencia de un “efecto técnico sorprendente” asociado a la diferencia. Es por ello que la Sala encuentra adecuado lo expuesto por la parte demandada en la Resolución núm. 21293 de 31 de marzo de 2014, acto acusado en el caso sub examine, de la siguiente manera: “[…] El efecto técnico que logra dicha diferencia radica en que al utilizar el derivado aldehído el proceso se puede llevar a cabo en un medio acuoso, no obstante, cabe aclarar que el producto final, es decir, el soporte basado en celulosa sigue siendo el mismo.

Se sigue obteniendo una superficie funcionalizada que comprende en parte, grupos funcionales vinílicos libres, indispensables en el proceso de siliconación. Más aún, los estudios presentados para los soportes conocidos desde 42 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co D1 tiene el mismo buen comportamiento que los estudios presentados para el soporte de esta solicitud, el producto como tal tiene la misma eficiencia en la fijación y reticulación de la silicona […]” 64.4.

Así también, contrario a lo afirmado por el perito en relación a que un experto en el arte no obtendría el producto y el método de la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, la Sala considera que se acreditó que el soporte descrito en la solicitud ya es conocido en el estado de la técnica, pues tanto la solicitud como el documento D1 usan un soporte a base de fibra de celulosa con polímeros hidrosolubles (como PVA o almidón), por lo que el tipo de material y su aplicación ya existían.

No sobra decir, además, que también el documento D2 pertenece al mismo campo técnico, esto es, papel funcionalizado. 64.5. Es procedente igualmente manifestar que de las pruebas y del expediente administrativo surge que la invención no está claramente delimitada en las reivindicaciones, lo que impide tener certeza acerca del cumplimiento del requisito de patentabilidad referido al nivel inventivo, porque lo que el solicitante describe no coincide con lo que jurídicamente reclama en sede administrativa y jurisdiccional.

Esto implica falta de claridad y de soporte técnico en las reivindicaciones, lo que afecta la valoración del nivel inventivo. 64.6. Sobre lo anterior la Sala advierte que en la actuación administrativa la Superintendencia de Industria y Comercio mediante oficio núm. 18499 requirió a la parte demandante para que se pronunciara sobre las observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la patente y, si bien el demandante en vía administrativa dio respuesta a dichas observaciones mediante comunicación de 6 de febrero de 2014, esta no resultó suficiente para subsanar lo observado y permitir determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo. 64.7.

Es por ello que la Sala considera que la vía judicial no es la instancia procedente para subsanar las carencias de carácter técnico advertidas en la actuación administrativa sobre las reivindicaciones de la solicitud, tal como lo pretende la parte demandante a través de su escrito de demanda y el peritaje aportado al exponer 43 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ventajas adicionales para sustentar el nivel inventivo de la invención, ventajas que no fueron descritas oportunamente en las reivindicaciones durante el proceso administrativo. 64.8.

El método propuesto no está definido con precisión en las reivindicaciones (por ejemplo, no se especifican condiciones, etapas o entorno de reacción). Esto impide demostrar una diferencia técnica clara, así como una ventaja en simplicidad o tiempo de proceso, debilitando aún más el nivel inventivo. 64.9. Por último, se reitera que no asiste razón al perito al exponer que el producto y el método de la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 no habrían sido derivados de manera evidente en vista de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, pues la Sala observa, mediante la valoración conjunta de las pruebas que obran en el expediente, que el producto y el método son resultado evidente de la combinación de estos en la medida que: i) el documento D1 ya sugiere el aldehído como opción; y ii) el documento D2 enseña la reacción de PVA con aldehído en soportes celulósicos.

Por tanto, un experto tendría suficiente motivación para llegar a la invención, lo que refuerza la obviedad. Lo anterior también fue motivado por la parte demandada en la Resolución núm. 21293 de 31 de marzo de 2014, acto acusado en el caso sub examine, de la siguiente así: No obstante, la posibilidad de reemplazar el cloruro del ácido undecilénico por su equivalente derivado aldehído undicilénico, resulta ser una opción que se deriva de manera evidente del estado del arte, no solo porque el mismo documento D1 había sugerido la posibilidad de reemplazar el haluro por un derivado aldehído e implícitamente poder utilizar un proceso en medio acuoso, dado la menor reactividad del grupo aldehído frente al agua, sino además, porque ya existían otras referencias donde se reaccionaban derivados aldehídos con los grupos OH libres del soporte basado en fibras de celulosa en medio acuoso, para la misma tecnología de tratamiento de superficies basadas en celulosa.

Así por ejemplo, el documento D2 divulga la obtención de una superficie basada en celulosa modificada, en donde se hace reaccionar los grupos OH del PVA con un aldehído (butanal) para obtener una superficie modificada y mejorar los procesos posteriores de siliconización. La enseñanza fundamental y complementaria del documento D2 radica en que este (ya había divulgado procesos llevados a cabo en medio acuoso donde se reacciona el PVA y un grupo aldehído).

Nótese que en el documento D2 la reacción entre el PVA y el aldehído es previa al tratamiento del papel, igual que en esta solicitud […]”. 65. Por lo anterior la Sala concluye que la creación denominada SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE 44 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no cumple con el requisito de nivel inventivo, dado que no introduce un avance técnico ni un salto cualitativo frente al estado de la técnica representado por los documentos D1 y D2.

La diferencia identificada, esto es, la sustitución del grupo funcional cloruro de ácido por un aldehído, no genera una variación significativa en la estructura ni en el comportamiento del producto, ni demuestra un efecto técnico mejorado o sorprendente. Además, el soporte y los materiales empleados ya eran conocidos, las reivindicaciones carecen de claridad y precisión para delimitar adecuadamente el alcance de la invención, y el método propuesto no presenta condiciones o ventajas técnicas verificables.

En conjunto, estos factores evidencian que la invención resulta obvia para un experto en la materia, al derivarse de manera evidente de la combinación de los documentos del estado de la técnica. 66. Ahora bien, en cuanto al argumento de la demandante que indica que una persona medianamente versada en la materia no buscaría solucionar el problema técnico de la solicitud del caso sub examine con la implementación del documento D2, la Sala considera, en primer lugar, lo expuesto por el señor Rafael Alonso Baracaldo Guzmán en el peritaje aportado con el escrito de la demanda en los siguientes términos: “[…] 11.

Diga el Perito de qué trata la invención revelada en el documento WO 2004/101887 (denominado D2 de aquí en adelante). Respuesta: El documento D2 trata de un componente para encolar capaz de dispersarse o de disolverse en agua, el cual contiene polivinil butiral cationizado o algún otro polivinil acetal gas cationizado, para mejorar las propiedades superficiales del papel o de otro producto equivalente.

El componente para encolar puede usarse, por ejemplo, para encolar la superficie de papel base en la formación de una capa barrera sobre la superficie de papel. (Véase el resumen). Los problemas que pretende solucionar el objeto del documento D2 son: en encolados de superficie pueden necesitarse el uso de altas cantidades de aglutinante hidrosoluble, tal como almidón, lo cual puede conducir a formación de peligrosas, lo cual a su vez causa fácilmente problemas de maquinabilidad y debilitamiento de la calidad.

Encolar mal una superficie de papel base puede conducir a una absorción demasiado alta de silicona en el papel por lo cual el consumo de silicona y del catalizador usado para siliconación es innecesariamente alto. Además, la silicona puede absorberse en el papel de manera no uniforme, por lo cual la maduración de silicona puede volverse desigual y el resultado es una propiedad de liberación desigual.

La calidad final de los productos auto adhesivos sufre si no se puede lograr una superficie de silicona uniforme, estable y fuerte. (Véase la página tres, renglones 1-8 del documento D2.) […] 45 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13.

Diga el Perito si D2 enseña la acetalización o funcionalización del PVOH. Respuesta: Las enseñanzas de D2 se refieren a la preparación de polivinibutiral a partir del PVOH mediante butiración (página 4, renglón 24 de D2). En la página 5, renglones 5 a 7, se indica que un polivinil butiral significa un producto preparado a partir de alcohol polivinílico en el cual al menos parte de los grupos hidroxilo del alcohol polivinílico han sido butirados o acetalizados de otra manera.

Por lo tanto, el documento D2 menciona la acetalización del PVOH para producir polivinil butiral el cual es un componente para encolar superficies de papel. 14. Diga el Perito si el proceso descrito en la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 es más simple y requiere menos tiempo que la reacción descrita en D2. [ ] [M]ientras que en el expediente No. 12 164200 se disuelve poli (alcohol vinílico) (o PVA) en agua y se hacer reaccionar con undecenal para luego preparar las formulaciones del polímero modificado con pigmentos de arcilla y aplicar como capa seca sobre el papel, en el documento D2 se debe preparar polivinil butiral a partir de poli (alcohol vinílico), cationizar el polivinil butiral y luego hacer una composición a base de polivinil butiral que contiene PVA, aglutinantes hidrosolubles y otros polímeros sintéticos.

Por lo tanto, puede decirse que el proceso descrito en la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 es más simple y requiere menos tiempo que la reacción descrita en D2 15. Diga el Perito si el propósito de D2 es obtener un sustrato de papel hidrofóbico. Respuesta: Sí. Véase la página 1, renglón 6, renglón 16, página 6, renglón 28 del documento D2, donde se afirma que una de las propiedades apreciadas del papel es la de ser hidrofóbico y se mencionan algunos componentes hidrofóbicos para la composición de encolado del papel. 16.

Diga el Perito si el propósito del documento D2 se relaciona con la presente invención. Respuesta: No. El propósito del documento D2 es la preparación de un componente para encolar papel. En ninguna parte del citado documento se plantea el problema de cómo permitir simultáneamente una fijación eficiente y una reticulación óptima de la silicona y reducir en el mayor grado posible la penetración de dicha silicona hacia adentro del mismo soporte, que es el propósito de la invención del expediente No. 12 164200. […] 18.

Diga el Perito si un experto en el arte esperaría obtener el producto y el método de la solicitud tramitada bajo el expediente No. 12 164200 en vista de la combinación de las enseñanzas de D1 y D2. Respuesta: No. En ninguno de los documentos D1 y D2 se encuentran indicaciones precisas para utilizar un polímero hidrosoluble funcionalizado, con funciones hidroxilo que se hayan hecho reaccionar previamente con una molécula orgánica que contiene una función vinilica y una función aldehido (en forma de un hemiacetal o de un acetal) para recubrir un soporte a base de celulosa; y para 46 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co efectuar esto mediante un procedimiento basado en agua, antes de que se forme la película en el soporte de celulosa. […] Como también ya indiqué en el presente cuestionario, el documento D2 divulgó un componente para encolar superficies de papel donde el componente para encolar contiene polivinil butiral preparado a partir de poli (alcohol vinílico) mediante butiración, u otro polivinil acetal preparado mediante acetilación, el cual es hidrosoluble y/o capaz de dispersarse fácilmente en agua y el componente para encolar se caracteriza porque contiene polivinil butiral cationizado.

Este método, y el soporte de celulosa obtenido a partir del mismo, se diferencia del método, y del soporte de celulosa obtenido a partir del mismo divulgados en la solicitud colombiana radicada bajo el número 12 164200, en que el polivinilacetal empleado en D2 no contiene la molécula orgánica especifica (aldehido undecilénico) reivindicada en la solicitud colombiana y, además, debe estar cationizado, lo cual aleja al experto en la materia de las enseñanzas de la solicitud de patente colombiana en cuestión. También es importante anotar que el objeto del documento D2 no resuelve de ninguna manera el problema de una reticulación óptima de la siliconal y de reducción de la penetración de la silicona hacia adentro del soporte.

Esto último es importante porque no pueden compararse los resultados obtenidos en la solicitud colombiana en cuestión con los obtenidos por los autores de D2, luego el efecto sorprendente de la solicitud colombiana no se desvirtúa […]” 67. En segundo lugar, la Sala destaca lo expuesto por la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio Mayra Quintero Valbuena en la audiencia de pruebas en cuanto precisó lo siguiente: “[…] APODERADO DE MUNKSJO OYJ: Gracias señor magistrado.

Mayra le voy a plantear la pregunta que se le hizo a Rafael en ese dictamen. ¿Diga si el proceso descrito en la solicitud tramitada bajo el expediente 12164200, es más simple y requiere menos tiempo que en la reacción descrita en de dos? PERITO: Yo entiendo cuál es la pregunta, en cuanto si el proceso es más simple o requiere menos tiempo, pero quiero resaltar que ese no es el objeto que hace la Superintendencia porque como lo he resaltado lo que la institución hace es una comparación del capítulo reivindicatorio y eso es lo que compara con el documento de uno y de dos y resalto que el documento de dos no se empleó como el documento más cercano al estado de la técnica, se empleó para suplir la diferencia y la diferencia era la presencia de ese grupo de aldehído el cual reaccionaba con el poli-vinil alcohol, por lo tanto esa fue mi respuesta en el dictamen […]” 68.

La Sala considera en este punto que, a pesar de que en el peritaje aportado por la parte demandante se consideró que el contenido del documento D2, i) no enseña o sugiere el uso de un polímero hidrosoluble funcionalizado con una molécula orgánica que contenga simultáneamente una función vinílica y una función aldehído para recubrir soportes de celulosa.

Por ello, un experto en la materia no llegaría de 47 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co forma evidente a la invención colombiana a partir del documento D2; y ii) el documento D2 no anticipa ni sugiere la solución técnica propuesta en la solicitud colombiana.

Además, no afecta la validez del efecto técnico sorprendente alegado en dicha solicitud, ya que los objetivos y resultados técnicos son distintos. 69. Lo cierto es que de las pruebas recaudadas aparece que el documento D1 fue el señalado como el más cercano al estado de la técnica, razón por la que la Sala considera que la demandante no puede pretender encontrar en el documento D2 la solución del problema técnico que consiste en la necesidad de obtener un soporte basado en celulosa mejorado que permita una fijación eficiente y una reticulación óptima de silicona y que permita ser tratado con procesos convencionales de superficie de papel basados en agua, máxime cuando tanto en los actos administrativos acusados como en la declaración de la examinadora de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionada supra, se precisó que el documento D2 cumple la función de suplir la diferencia entre el estado de la técnica y la creación solicitada consistente en la presencia de ese grupo de aldehído, el cual reaccionaba con el poli-vinil alcohol. 70.

Finalmente la Sala considera que los actos administrativos acusados que negaron la solicitud de patente de la invención denominada “SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE”, se ajustaron a lo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, en tanto concluyeron que la materia de la invención resultaba obvia para un experto medio porque su contenido se derivaba de manera evidente del estado de la técnica y no contaba con un efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un salto cualitativo en la técnica, razón por la cual el requisito de nivel inventivo se encontraba afectado. 71.

En este sentido, la Sala considera que en el caso sub examine, la parte demandada, al expedir los actos administrados acusados, no violó del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que la solicitud de patente presentada por la parte demandante carece de nivel inventivo, por lo que el cargo analizado no prospera. Del cargo de la violación del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 48 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 72.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el caso sub examine, al hacer referencia al artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, mencionó: “[…] Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. […]”. 73.

Esta Sala considera que, en efecto, una vez definido que los actos acusados no violaron el artículo 18 de la Decisión 486 relativo al requisito de nivel inventivo, es claro entonces que tampoco vulneraron el artículo 14 de la Decisión 486, por cuanto existe una obligación para los Países Miembros de otorgar patentes para invenciones que sea nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. 74.

Adicionalmente, en lo relacionado con el argumento de la parte demandante sobre el cumplimiento de los requisitos de novedad y aplicación industrial, la Sala considera que para conceder la patente solicitada es menester el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual no es procedente conceder una patente con el lleno de solamente alguno o varios de los requisitos pues la norma es muy clara en el sentido de la obligación de cumplir la totalidad.

Como ya se señaló, la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo, por lo que resulta innecesario el análisis del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial. 75. Por lo anterior la Sala considera que la parte demandada, al negar la solicitud de patente de la invención denominada “SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE” a través de los actos acusados, no violó el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

Del cargo de violación del artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 76. La parte demandante afirmó que la SIC vulneró el artículo 80 del CPACA y sostuvo que la entidad demandada incumplió su deber de estudiar la totalidad de los argumentos y documentos que reposan en el expediente de la solicitud de patente y no dio el valor justo a las pruebas aportadas en la actuación administrativa. 49 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 77.

Al respeto la Sala reitera lo considerado en líneas anteriores, en el sentido de determinar que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme al marco normativo aplicable y a los criterios técnicos establecidos para la evaluación del nivel inventivo, toda vez que el examen se realizó sobre la base de las reivindicaciones formuladas en la solicitud de patente elevada en su momento por el demandante y no sobre las ventajas descritas en la demanda o por el perito, las cuales carecen de sustento en el capítulo reivindicatorio, lo cual se acredita con las pruebas recaudadas, en especial la referida a la actuación administrativa surtida ante la demandada. 78.

Adicionalmente, la Sala observa que la actuación administrativa se desarrolló de manera completa y conforme a las etapas previstas en la normativa aplicable. En efecto, la solicitante presentó el 21 de septiembre de 2012 la solicitud de patente de invención denominada “SOPORTE BASADO EN FIBRA DE CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE”, la cual fue publicada el 1º de octubre de 2013 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 663, sin que se presentaran oposiciones de terceros. 79.

Posteriormente, mediante oficio núm. 18499, notificado en lista el mismo día, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló observaciones técnicas sobre la patentabilidad del invento, las cuales fueron respondidas por la solicitante mediante comunicación del 6 de febrero de 2014. 80. Tras el análisis de la respuesta y de los documentos aportados, la autoridad concluyó en la Resolución núm. 21293 del 31 de marzo de 2014 que: i) la única diferencia técnica entre la solicitud y el documento D1 es que este último emplea cloruro de ácido undecilénico, mientras que la solicitud usa aldehído undecilénico para la funcionalización del PVA; ii) sobre el efecto técnico atribuido concluyó que el uso del aldehído permite realizar la reacción en medio acuoso, pero no modifica el producto final, pues ambos soportes presentan igual funcionalización y eficiencia en la fijación y reticulación de la silicona; iii) sobre la obviedad de la invención sostuvo que la sustitución del cloruro de ácido por un aldehído se deriva de manera evidente del estado de la técnica, ya que el propio documento D1 sugiere esa posibilidad, considerando la menor reactividad del grupo aldehído en agua.

Además, otras referencias previas ya mostraban la reacción de derivados aldehídos con grupos OH del soporte celulósico en medio acuoso; iv) que el documento D2 divulga la reacción 50 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del PVA con un aldehído (butanal) para modificar superficies de celulosa y mejorar procesos de siliconización y enseña que la reacción entre PVA y el aldehído se realiza en medio acuoso, antes del tratamiento del papel, igual que en la solicitud. 81.

En consecuencia, negó la patente solicitada a través de la resolución relacionada supra. 82. La parte demandada interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 21293 de 31 de marzo de 2014, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 56365 de 23 de septiembre de 2014 de manera suficiente y motivada, pronunciándose sobre la totalidad de los argumentos planteados por el entonces recurrente, es decir el demandante. 83.

De lo anterior se concluye que la autoridad demandada surtió todas las etapas procedimentales correspondientes y valoró los argumentos técnicos expuestos por la interesada, mientras que en sede judicial la parte actora se limitó a cuestionar las conclusiones técnicas relativas a la falta de nivel inventivo, sin aportar nuevos elementos o pruebas experimentales que permitieran desvirtuar los fundamentos del examen técnico realizado por la entidad. 84.

En este sentido, la Sala considera que en el caso sub examine, la parte demandada, al expedir los actos administrados acusados, no violó del artículo 80 de la Decisión 486 de 2000. 85. En suma, ante la carencia de vocación de los cargos propuestos, la Sala negará las pretensiones de la demanda. Condena en costas 86. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201218, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. 18 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 51 Número único de radicación: 11001032400020150011100 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO NAVARRO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.