CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Número único de radicación:11001032400020140062100 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Foto Japonesa POVE S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros interesados: Foto Japón una Hora Limitada;

Foto Moto Limitada; Foto del Rosario Limitada; Foto Noventa Limitada; Estudio San Victorino Limitada; Estudio Venecia Limitada; y Foto Lourdes Limitada Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Foto Japonesa Pove S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 75310 de 30 de noviembre de 2012 y 25877 de 23 de abril de 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 1. Foto Japonesa POVE S.A.S., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 75310 de 30 de noviembre de 2012, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y 25877 de 23 de abril de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto FOTO JAPONESA POVE, que pretende identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] Primera: Declarar nula la Resolución No. 75310 del 30 de Noviembre de 2012 expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se negó el registro de la marca a la sociedad FOTO JAPONESA POVE S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Declarar la nulidad de la Resolución No. 25877 del 23 de Abril de 2014, proferida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la citada entidad, la cual decidió el recurso de apelación interpuesto contra la primera, en el sentido de confirmarla. Tercera: Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgar el registro de la marca FOTO JAPONESA POVE, para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación de Niza tales como: aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores. 1 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 41 a 47 3 Prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero 2011 “por la cual se expide Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folio 41 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 Cuarta: Ordenar la publicación de la sentencia que decida este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Presentó, el 20 de septiembre de 2011, solicitud de registro como marca del signo mixto FOTO JAPONESA POVE para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 15 de marzo de 2012, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 640, siendo objeto de oposición por la parte de: i) FOTO JAPÓN UNA HORA LIMITADA como opositor licenciante; y, como opositores licenciatarios: ii) FOTO MOTO LIMITADA; iii) FOTO DEL ROSARIO LIMITADA; iv) FOTO NOVENTA LIMITADA; v) ESTUDIO SAN VICTORINO LIMITADA; vi) ESTUDIO VENECIA LIMITADA; y, vii) FOTO LOURDES LIMITADA, en adelante, terceros con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en las marcas mixta y nominativa FOTOJAPON, que identifican servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 75310 de 30 de noviembre de 2012: i) declaró fundadas las oposiciones presentadas; ii) negó el registro como marca del signo mixto FOTO JAPONESA POVE para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; iii) declaró la notoriedad de la marca FOTOJAPON, para identificar servicios relacionados con la fotografía, especialmente revelado e impresiones de fotografías, así como comercialización de instrumentos fotográficos, para el periodo comprendido entre enero de 2004 y agosto de 2011. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 75310 de 30 de noviembre de 2012. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 25877 de 23 de abril de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 75310 de 30 de noviembre de 2012.

Normas violadas 5. La parte demandante manifestó la vulneración del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; así como los artículos 2, 6, 13 y 25 de la Constitución Política. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Afirmó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, a su juicio, el signo FOTO JAPONESA POVE, posee una gran fuerza de recordación en la mente del consumidor, teniendo en cuenta su trayectoria y experiencia en el mercado, su seriedad, calidad y honestidad que ha generado gran credibilidad, respaldo y confianza, lo cual se refleja en su estabilidad comercial y la fidelidad de sus clientes.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.2. Manifestó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez no aplicó correctamente las reglas de comparación o cotejo de signos distintivos similares. Ello, comoquiera que el registro como marca del signo FOTO JAPONESA POVE no puede inducir al público consumidor a error o confusión, más aún cuando la comparación ha de referirse respecto a todo su conjunto marcario sin que sea fraccionado. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 6.3.

Adujo que el signo solicitado está provisto de terminaciones, extensiones, gráficos, colores, formas y de una palabra de fantasía, que le imprimen la suficiente distintividad y lo hacen apto para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que con ello se genere similitud o identidad, con otras marcas del mercado. 6.4.

Agregó que, a la fecha, se advierte la coexistencia pacífica entre los signos distintivos en conflicto, sin que se pueda argumentar riesgo de confusión, por cuanto los elementos que los componen, le imprimen suficiente distintividad. Violación de los artículos 2, 6, 13 y 25 de la Constitución Política 6.5. Señaló que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó los artículos 2 y 6 de la Constitución Política, toda vez que el ejercicio y puesta en práctica de un objeto lícito, a través de actividades legales, propender generar oportunidades económicas y aportar una calidad de vida que conlleva al fortalecimiento del aspecto social, generando empleo, aportando impuestos y contribuciones para el fortalecimiento y sostenimiento del Estado. 6.6.

Mencionó que, en tal sentido, es responsabilidad del Estado un trato en condiciones de igualdad, pues la sociedad que solicitó el registro de su marca, nunca se ha visto incursa en actos de competencia desleal o en otras actividades que pretendan menoscabar los derechos y actividades de su competencia, sin embargo, ahora se ve castigada por el hecho de pretender proteger y hacer crecer su empresa, sin que ello constituya un agravio a la ley y a nuestra norma de normas. 6.7.

Explicó que la parte demandada violó el artículo 13 de la Constitución Política comoquiera que, en el mercado, se encuentran marcas similares que distinguen productos dentro de una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza y que coexisten en forma pacífica. 6.8. Sostuvo que el artículo 25 de la Constitución Política prevé al derecho al trabajo, como una obligación social que goza de la protección del Estado y, a su vez, considerándolo como una actividad útil para contribuir al bienestar social. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 6.9.

Añadió que hace más de 20 años permanece en el mercado, destacándose por su calidad, competitividad, reconocimiento, modernidad, posicionamiento en el mercado, generación de empleo y desarrollando su actividad de forma pacífica bajo los condicionamientos de la libre y leal competencia. Contestación de la demanda 7. La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1.

Sostuvo que no se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo solicitado FOTO JAPONESA POVE carece de distintividad, teniendo en cuenta que contiene semejanzas susceptibles de causar confusión o riesgo de confusión con las marcas previamente registradas. Ello, porque reproduce el elemento con mayor carga distintiva de la marca previamente registrada, esto es, la unión de las expresiones FOTO JAPON - FOTO JAPONESA. 7.2.

Agregó que no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que los signos distintivos cotejados son confundibles, por cuanto, al realizar un análisis en su conjunto, se puede concluir que estos son ortográfica, fonética y conceptualmente similares, toda vez que, el signo solicitado reproduce la misma idea creativa que la marca previamente registrada. 7.3.

Indicó que los signos distintivos objeto de estudio presentan similitud en la expresión “FOTO”, la cual esta seguida de expresiones que evocan alguna relación con el Japón, como lo son “JAPON” y “JAPONESA“, generando con esto una idea de asociación entre los productos y servicios que se distinguen, y llevando erróneamente al consumidor a considerar que estos son ofrecidos por un mismo 5 Actuando por intermédio de apoderado.

Cfr. Folio 127 a 130 6 Cfr. Folios 112 a 126 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 empresario y que las diferencias existentes en los elementos gráficos obedecen a innovación hecha por la marca registrada previamente es decir FOTOJAPON. 7.4. Añadió que de conformidad con el estudio de irregistrabilidad realizado, en el cual se tuvo en cuenta todas y cada una de las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso para fundar su oposición, se pudo establecer que la marca previamente registrada FOTOJAPON tiene carácter notorio, por cuanto, dicha marca, ha sido difundida a través de medios publicitarios y la acreditación de su elaboración tiene la capacidad de demostrar el conocimiento del servicio en el mercado. 7.5.

Agregó que el signo solicitado FOTO JAPONESA POVE no podría ser registrado toda vez que podría generar una confusión, tanto directa como indirecta, en los consumidores, por motivo de la identidad o semejanza con la marca FOTOJAPON registrada previamente, lo cual impidió su registro. 7.6. Concluyó que los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante.

Terceros con interés directo en el resultado del proceso 8. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso7 a pesar de haberse notificado debidamente, no se pronunciaron en esta etapa procesal. Audiencia inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de febrero de 20208: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se realizó el 17 de febrero de 20209, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto 7 Cfr. Folios 134 a 229 y 250 a 252 8 Cfr. Folios 254 a 255 9 Cfr. Folios 269 a 277 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad y declaró suspendido el proceso para efectos de elaborar y remitir la documentación requerida para efectos de la interpretación judicial.

Interpretación Prejudicial 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 187-IP-2020 de 4 de marzo de 202110, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 (Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente. No procede realizar la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro. De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 136 (literal h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486, para tratar el tema de la marca notoriamente conocida […]”. 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso, audiencia de pruebas y alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de mayo de 202111: i) decretó la reanudación del proceso; ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas; y iii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 10 Cfr. Índice 49 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Cfr. Índice 51 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 13.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. El Ministerio Público y los terceros con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal12. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 187-IP-2020 de 4 de marzo de 2021; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201913, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 17.

Los actos administrativos acusados son los siguientes14: 17.1. La Resolución núm. 75310 de 30 de junio de 201215, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó 12 Cfr. Índice 51 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 14 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 15 Cfr. Folio 3 a 18 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 el registro como marca del signo mixto FOTO JAPONESA POVE para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y declaró la notoriedad de la marca FOTOJAPON para el periodo comprendido entre enero de 2004 y agosto de 2011. 17.2.

La Resolución núm. 25877 de 23 de abril de 201416, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 75310 de 30 de noviembre de 2012.no El problema jurídico 18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma por parte de la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 18.1.

Si las resoluciones núms. 75310 de 30 de noviembre de 2012 y 25877 de 23 de abril de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto FOTO JAPONESA POVE, para identificar “aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores”, productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registros de las Marcas vulneran el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000; y los artículos 2, 6, 13 y 25 de la Constitución Política. 19.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado a registro FOTO JAPONESA POVE, que pretende identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es la parte demandante, y las marcas registradas FOTOJAPON que 16 Cfr. Folio 19 a 26 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 identifican servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es FOTO JAPON UNA HORA LIMITADA y cuyos licenciatarios autorizados son FOTO MOTO LIMITADA, FOTO DEL ROSARIO LIMITADA, FOTO NOVENTA LIMITADA, ESTUDIO SAN VICTORINO LIMITADA, ESTUDIO VENECIA LIMITADA Y FOTO LOURDES LIMITADA, terceros con interés directo en el resultado del proceso. 20.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de Decisión la 486 de 2000, y, de oficio, interpretó el literal h) del artículo 136 y los artículos 224, 228 y 230 ibidem. 21. De igual manera, la Sala advierte la parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el presente asunto, no interpretó el artículo 134 ibidem “[…] por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro […]”. 22. En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por lo que no se incluyen en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 ibidem. 23.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena17, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 17 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200018 de la Comisión de la Comunidad Andina19.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina20. 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina21 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 18 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 19 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 20 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 21 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 Interpretación Prejudicial 187-IP-2020 de 4 de marzo de 2021 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso22: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo FOTO JAPONESA POVE (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con las marcas FOTOJAPON (denominativa y mixtas), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo FOTO JAPONESA POVE (mixto) y las marcas FOTOJAPON (mixtas), es necesario que se verifique la comparación entre estos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento –sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si 22 Cfr. Índice 49 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro FOTO JAPONESA POVE (mixto) y la marca FOTOJAPON (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 3.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado con el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 3.3 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciado en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. […] 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto, y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro FOTO JAPONESA POVE (mixto) y la marca FOTOJAPON (denominativa). 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado FOTO JAPONESA POVE (mixto) resultaría confundible la marca notoria FOTOJAPON cuya titularidad pertenece a Foto Japón una Hora Ltda., se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 4.23.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente con base en las pruebas presentadas. […] 4.28.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca FOTOJAPON cuya titularidad pertenece a Foto Japón una Hora Ltda., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo FOTO JAPONESA POVE (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 34.

Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 de 2000 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 35. De conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 36.

Visto el artículo 226 de la Decisión 486 de 2000, entiende que el uso de un signo notoriamente conocido en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que aplique.

Asimismo, constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: i) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; ii) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, iii) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. Análisis del caso concreto 37.

Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 38.

En este sentido, el signo y las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO MIXTO SOLICITADO23 24 Solicitante: FOTO JAPONESA POVE S.A.S Clase 9ª: “aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores”.

MARCAS OPOSITORAS25 MARCA MIXTA FOTOJAPON MARCA MIXTA FOTOJAPON MARCA NOMINATIVA FOTOJAPON FOTOJAPON Certificado: 155221 Certificado: 287618 Certificado: 155220 23 Marca mixta cuyo registro fue negado por los actos administrativos acusados. Cfr. Folio 6 24 La Sala precisa que en la solicitud de registro como marca del signo no se incluyeron las letras FJ.

Cfr. Folios 22 y 23 Anexo 1 25 Cfr. Folio 6 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 Titular: FOTO JAPON UNA HORA LTDA. Titular: FOTO JAPON UNA HORA LTDA. Titular: FOTO JAPON UNA HORA LTDA. Clase 40: “todos. especialmente servicios fotográficos relacionados con el revelado de películas. Clase 40: “especialmente servicios fotográficos, relacionados con el revelado de películas.” Clase 40: “todos Especialmente servicios fotográficos relacionados con el revelado de películas. 39.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos y marcas mixtas; y en lo relacionado con la protección de signos distintivos notoriamente conocidos.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 40. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

Esta Sección26, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”27. 26 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 42.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”28. 43.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”29. 44. Sobre el particular, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellas, considerando, además, la situación de los usuarios. 45.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si el signo mixto FOTO JAPONESA POVE solicitado a registro por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. Lo anterior, con respecto a las marcas mixtas y nominativa previamente registradas FOTOJAPON que identifican servicios en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es FOTO JAPON UNA HORA LIMITADA y cuyos licenciatarios autorizados son FOTO MOTO LIMITADA, FOTO DEL ROSARIO LIMITADA, FOTO NOVENTA LIMITADA, ESTUDIO SAN VICTORINO LIMITADA, ESTUDIO VENECIA LIMITADA Y FOTO LOURDES LIMITADA, siendo todos terceros con interés directo en el resultado del proceso.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 29 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 46.

De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los mismos. Al respecto, la Sala advierte que, por un lado, el signo solicitado a registro FOTO JAPONESA POVE es mixto. Y, por el otro, las marcas previamente registradas FOTOJAPON, corresponden a una nominativa y a dos mixtas, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos distintivos. 47.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”30.

(Destacado de la Sala) 48. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y unas marcas mixtas y nominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo distintivo mixto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 49.

En este sentido, la Sala considera que, observando cada signo distintivo mixto, en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que 30 Cfr. Índice 49 del aplicativo web “SAMAI”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 187-IP-2020 de 4 de marzo de 2021, pág. 6 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto o servicio de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 50. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo y las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de signos distintivos mixtos y nominativos en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. […]. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”31.

(Destacado de la Sala) 51. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”32.

(Destacado de la Sala) 52. Para la Sala es evidente que los signos distintivos en controversia se encuentran conformados por elementos nominativos, por cuanto están representados por palabras pronunciables, es decir, la sola lectura es la que trae a la mente del consumidor las palabras que distingue y determina la impresión general que suscitaría en los consumidores. 31 Cfr. Índice 49 del aplicativo web “SAMAI”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 187-IP-2020 de 4 de marzo de 2021, págs. 8, 9, 11 y 12. 32 Cfr. Índice 49 del aplicativo web “SAMAI”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 187-IP-2020 de 4 de marzo de 2021, pág. 5 y 6 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 53.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto FOTO JAPONESA POVE que fue solicitado por la parte demandante y las marcas mixtas y nominativa FOTOJAPON previamente registradas, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 54.

Es menester mencionar que la Sala ha precisado33 que no se puede realizar el estudio del signo y las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos distintivos no son recibidos de manera separada. Comparación Ortográfica 55. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza del signo solicitado y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 56.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de las marcas, se evidencia que el signo solicitado a registro reproduce de manera íntegra a las marcas registradas, como se muestra a continuación: SIGNO SOLICITADO F O T O J A P O N E S A P O V E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 F O T O J A P O N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 57.

En efecto, se evidencia que ambas denominaciones empiezan con la misma palabra “FOTO”, seguida de las palabras “JAPON” y “JAPONESA”, compartiendo prácticamente las mismas expresiones iniciales, lo que permite concluir que tienen una secuencia vocálica y consonántica similar. 58. La diferencia que se encuentra en los signos cotejados es que la denominación del signo solicitado está compuesta por tres (3) palabras (FOTO-JAPONESA- POVE), en las cuales se observa la inclusión de las letras “E-S-A” en la segunda palabra (JAPONESA), y de la palabra “POVE”; mientras que las marcas previamente registradas, están compuestas por una (1) sola palabra “FOTOJAPON”. 59.

De lo anterior, se advierte que la inclusión de las letras “E-S-A” en la palabra “JAPONESA”, no elimina la similitud con la palabra JAPON; Asimismo, la inclusión de la palabra “POVE”, no resulta ser suficientemente distintiva para lograr un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica para diferenciarse de las marcas registradas, y así mismo, identificar su origen empresarial. 60.

Es preciso recalcar, que las mencionadas diferencias no son suficientes para diluir las semejanzas, teniendo en cuenta que la fuerza distintiva del signo solicitado recae en las palabras “FOTO JAPONESA”, el cual reproduce totalmente la denominación de las marcas previamente registradas, FOTOJAPON. 61. Lo anterior, teniendo en cuenta que, según los criterios jurisprudenciales establecidos en materia de derecho de marcas, la fuerza distintiva de las marcas nominativas compuestas recae en los elementos ubicados al inicio de las denominaciones, ya que la forma de leer las oraciones es de izquierda a derecha, así que las palabras fijadas al inicio de las denominaciones permiten al consumidor tener un primer contacto con la marca. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 62.

Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas teniendo en cuenta la fuerte identidad ortográfica entre ambas. Comparación Fonética 63. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo al pronunciar el signo y las marcas enfrentadas, de manera que para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino. 64.

En este punto, se reitera que el hecho de que el signo solicitado a registro contenga elementos denominativos adicionales no logra eliminar las similitudes existentes entre los signos cotejados, en la medida en que comparten el mismo orden de vocales y consonantes en el aparte en el que recae la fuerza diferenciadora de las denominaciones, es decir en las expresiones FOTO JAPONESA – FOTO JAPON: FOTO JAPONESA POVE - FOTOJAPON - FOTO JAPONESA POVE - FOTOJAPON - FOTO JAPONESA POVE FOTO JAPONESA POVE - FOTOJAPON - FOTO JAPONESA POVE - FOTOJAPON - FOTO JAPONESA POVE FOTO JAPONESA POVE - FOTOJAPON - FOTO JAPONESA POVE - FOTOJAPON - FOTO JAPONESA POVE 65.

En el presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente las palabras comparadas son similares, esto se refleja también en la comparación fonética. Ello, al pronunciar los signos distintivos enfrentados en voz alta y en forma sucesiva, se genera una impresión de similitud. Comparación Ideológica 66. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”34, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 67.

En el caso sub examine, la Sala encuentra que la palabra FOTO según consta en el Diccionario de la Real Academia Española35, hace referencia al acortamiento o abreviación de la palabra FOTOGRAFÍA36 que a su vez se define como el “[…] Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor […]”, o a una “[…] Imagen obtenida por medio de la fotografía […]”, o a una “[…] Representación o descripción de gran exactitud […]”. 68.

Por su lado, la palabra JAPÓN es un sustantivo37 que hace referencia al nombre de un país ubicado en Asía38, y la palabra JAPONESA39 es un adjetivo que indica que algo o alguien es “[…] Natural del Japón, país de Asía […]” o “[…] Perteneciente o relativo al Japón o a los japoneses […]”. Por último, se tiene que la palabra POVE no tiene un significado en específico en castellano ni en otro idioma. 69.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que, aunque las marcas en conflicto contienen palabras con significado en el idioma castellano, son denominaciones sugestivas toda vez que suministran cierta información relacionada con los productos y servicios que identifican. En este sentido, si bien la palabra “FOTO” resulta genérica para identificar productos y servicios relacionados con la fotografía, y por lo tanto inapropiable en exclusiva, al estar combinada con otras palabras como JAPON /JAPONESA POVE, se tiene como resultado la presencia de denominaciones distintivas. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 35 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/foto.

Consultado el 20 de enero de 2023. 36 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/fotograf%C3%ADa#7z5EURG. Consultado el 16 de enero de 2023. 37 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/sustantivo#otras. Consultado el 16 de enero de 2023. 38 Sitio web oficial del Gobierno de Japón: https://www.japan.go.jp/japan/index.html.

Consultado el 16 de enero de 2023. 39 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/japon%C3%A9s?m=form. Consultado el 16 de enero de 2023. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 70. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que “[…] Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combianadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro […]”40. 71.

En consecuencia, dando plena aplicación a los criterios suscitados en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente caso, se observa que los signos distintivos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, siendo la palabra JAPON la base y el elemento que no cambia aun cuando se presenta una derivación como JAPONESA, generando un significado altamente similar entre las marcas en conflicto, y siendo estos apartes los que le otorgan distintividad a las marcas cotejadas. 72.

Asimismo, es preciso mencionar que, cuando el consumidor de productos y servicios relacionados con fotografías encuentre las denominaciones FOTOJAPON y FOTO JAPONESA POVE en el mercado, fácilmente podrá relacionar el mismo concepto en su mente y atribuirle los mismos productos y servicios, así como el mismo origen empresarial. 73. Se reitera en este punto, que la palabra POVE no logra diluir la similitud conceptual del signo solicitado respecto de las marcas registradas, toda vez que cuando el consumidor encuentra el signo FOTO JAPONESA POVE en el mercado, hace un ejercicio mental de relacionar las palabras FOTO JAPONESA con algún producto, servicio u origen empresarial, siendo las palabras que conoce y entiende y respecto de las cuales puede obtener una idea específica, idea que resulta altamente similar al concepto que evoca de las marcas FOTOJAPON. 74.

Por último, comoquiera que el signo solicitado FOTO JAPONESA POVE está conformado por una expresión de fantasía, esto es, POVE, se considera que el signo y marcas enfrentados no pueden cotejarse desde este aspecto. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 8 de mayo de 2020, proceso 322 – IP – 2020.

M.P.: Luis Rafael Vergara Quintero. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 75. Así, teniendo en cuenta que tanto las marcas como el signo solicitado contienen una denominación similar, la Sala concluye que son confundibles. 76. De esta forma, una vez realizada la comparación de los signos de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando los signos en su conjunto, la Sala considera que entre las marcas registradas FOTOJAPON y el signo solicitado FOTO JAPONESA POVE, existe identidad ortográfica, fonética y conceptual.

De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos comparados. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 77. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala advierte que, para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y las marcas cotejadas, es necesario que los productos y servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 78.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y la marca en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión. 79.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los productos y servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. 80. Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos y servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas 30 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos y servicios identificados por las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. 81.

Al efecto, la Sala, mediante sentencia proferida el 14 de febrero de 201941, adoptó los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y consideró: “[…] el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva así: “a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.” b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020150012200 31 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 3.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. - Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.” Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión […]”.

(Destacado de la Sala). 82. En este sentido, para hacer el análisis del segundo criterio previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, entre el signo y las marcas cotejadas y determinar si existe conexidad competitiva, es necesario partir del análisis de los productos y servicios que el signo solicitado pretende identificar y los que las marcas 32 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 registradas identifican, ambos en el marco de la Clasificación Internacional de Niza, y dentro de la clase específica. 83.

En el caso sub examine, el signo nominativo FOTO JAPONESA POVE fue solicitado para distinguir los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores”. 84.

Por su parte, las marcas mixtas y nominativa FOTOJAPON, fueron registradas para distinguir los siguientes servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza: “[ ] “Todos, especialmente servicios fotográficos relacionados con el revelado de películas. […]”. 85. Teniendo en cuenta las reglas citadas supra, la Sala considera que entre los productos de la Clase 9ª y los servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, existe presenta complementariedad.

Ello, en la medida que la prestación de un servicio fotográfico, relacionado con el revelado de películas, implica el uso de aparatos e instrumentos fotográficos, en razón a que, para poder realizar el revelado de películas, se requiere de una cámara fotográfica en la que se haya creado la película que se va a revelar. 86. En este mismo sentido, los productos que pretende amparar el signo solicitado y los servicios que amparan las marcas previamente registradas, hacen referencia a la comercialización de instrumentos fotográficos, los cuales comparten los mismos canales de comercialización y publicidad. 87.

De igual forma, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de estos productos y servicios pueda asumir que los mismos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 88.

En efecto, teniendo en cuenta la similitud entre el signo y las marcas en conflicto, el consumidor de los servicios identificados con las marcas registradas podría razonablemente asumir que los productos a identificarse con el signo solicitado, si bien distintos, pueden provenir de un mismo empresario que está ampliando su oferta de productos o servicios, o que distintos empresarios, teniendo cada uno su propio negocio, comparten una vinculación o relación comercial para la oferta de los productos de cada uno. 89.

Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos de las Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende identificar el signo solicitado FOTO JAPONESA POVE, y los servicios de la Clase 40 ibidem, que identifican las marcas mixtas y nominativa previamente registradas FOTOJAPON, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 90.

Por último, se considera que los productos y servicios identificados con los signos distintivos cotejados también podrían compartir canales de aprovisionamiento, distribución y comercialización, en razón a que, por la naturaleza de estos productos y servicios, los consumidores pueden encontrarlos en los mismos establecimientos y/o plataformas de comercio, configurando de manera clara el riesgo de confusión y/o asociación que se podría presentar. 91.

De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Del cargo de violación los artículos 2, 6 13 y 25 de la Constitución Política 92. La parte demandante manifestó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, vulneró: i) los principios constitucionales que caracterizan al Estado Social de Derecho por no permitirle “[…] involucrarse en el desarrollo económico y social del país […] (Art. 2) […]”; ii) el principio de legalidad previsto en el artículo 6 ibidem; iii) el derecho fundamental a la igualdad; iv) el derecho al trabajo; argumentando, por un lado, que “[…] encontramos marcas similares que coexisten en forma pacífica dentro del mercado, por tanto se hace 34 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 evidente la desigualdad (Art.13 C.P.C), si se tiene en cuenta que existen varias marcas registradas a nombre de distintos titulares, para distinguir productos dentro de una misma clase y siendo similares, su registro no fue negado[…]”. 93.

Y, por el otro, que “[…] Ampara nuestra Constitución en su artículo 25 el derecho al trabajo, como obligación social que goza de la protección del Estado, considerado como una actividad útil para contribuir al bienestar social, la sociedad aquí demandante desde hace más de 20 años permanece en el mercado, destacándose por su calidad, competitividad, reconocimiento, modernidad, posicionamiento en el mercado, generación de empleo […]”. 94.

Al respecto, la Sala considera que los actos administrativos acusados están debidamente motivados, ello teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el análisis efectuado supra y, por lo tanto, la parte demandada, con su expedición, no le han desconocido ningún precepto constitucional a la demandante. 95. Asimismo, la Sala advierte que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha violado el derecho a la igualdad de la parte demandante, debido a que el análisis de registrabilidad se debe hacer en cada caso en particular para determinar si su registro cumplió o no la normativa aplicable42, por lo que, no se puede homologar lo ocurrido en las marcas registradas indicadas a manera de ejemplo por la parte demandante. 96.

Sobre el particular, la Sala ha considerado que: “[…] el examen de registrabilidad [se debe hacer] analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares […]”43. 42 v. gr.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admirativo, Sección Primera, sentencia de 25 de septiembre de 1997, C.P.: Libardo Rodríguez Rodríguez, núm. único de radicación: 3611; sentencia de 26 de julio 2012, C.P.: María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00001-00; sentencia de 10 de mayo de 2007, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00216-01. 43 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00133-00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 97. Cabe resaltar que en reiterada la jurisprudencia de la Sección ha considera do que el análisis de confundibilidad debe circunscribirse a los supuestos fácticos y jurídicos traídos al caso concreto, dado que las razones que se adoptaron para el registro de signos parecidos o similares fueron plasmadas en actuaciones administrativas distintas a las que originaron los actos administrativos acusados en este proceso. 98.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, por un lado, se respetaron los principios propios del Estado Social de Derecho, como lo es el principio de legalidad toda vez que las decisiones estuvieron ajustadas a lo previsto en la ley y, por el otro, se respetó el derecho a la igualdad y al trabajo, motivo por el cual los cargos estudiados no tienen vocación de prosperidad.

Conclusión 99. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto FOTO JAPONESA POVE solicitado por la parte demandante, para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en los literales a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; esto, comoquiera que se cumplen los requisitos previstos en la causal en mención al presentarse una similitud ortográfica, fonética e ideológica con las marcas mixtas y nominativa FOTOJAPON, y, adicionalmente, al presentarse una relación de conexidad competitiva entre los productos y servicios que cada una de las marcas identificaría en el mercado. 100.

Asimismo, la Sala advierte que, en el caso sub lite, los actos administrativos acusados no desconocieron los derechos fundamentales de orden constitucional a la parte demandante. 101. En este orden de ideas, ante la falta de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de nulidad y de restablecimiento del derecho de la parte demanda. 36 Núm. único de radicación: 11001032400020140062100 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.