CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Disney Enterprises, Inc. Tema: Registro como marca del signo “K KHAN PRO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 28 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 23206 de 4 de mayo de 2017 1 y 77065 de 24 de noviembre de 20172 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “K KHAN PRO” para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 28 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Oscar Eduardo Morales Orjuela.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. El señor Oscar Eduardo Morales Orjuela, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 23206 de Mayo 04 de 2017, notificada el 05 de Mayo de 2017, emitida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 16111643 mediante la cual se negó el registro de la marca KHAN PRO (Mixta), en las clases 18 y 28 internacional. 2.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 77065 de Noviembre 24 de 2017, notificada el 27 de Noviembre de 2017, emitida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 16111643, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Señor OSCAR EDUARDO MORALES 1 Folios 5 a 10 C pp.
“[…] Por la cual se niega una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 11 a 19 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 47 a 64 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio ORJUELA, confirmando la negación del registro de la marca KHAN PRO (Mixta), en las clases 18 y 28 internacional, a nombre del Señor OSCAR EDUARDO MORALES ORJUELA. 3.
Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente determinadas, ordenarle registrar la marca KHAN PRO (MIXTA), con vigencia de diez años, para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 28 Internacional, a nombre del señor OSCAR EDUARDO MORALES ORJUELA, a título de restablecimiento del derecho. 4.
Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industrie y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 5. Se reconozcan, determinen, liquiden y paguen los perjuicios materiales y morales, que se hayan ocasionado por estas actuaciones […]”.4 (negrilla y mayúsculas del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Disney Enterprises, Inc. registró la marca mixta “SHERE KHAN”6 para identificar productos y servicios de las clases 3ª, 9ª, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 3 “[…] LOCIONES PARA DESPUÉS DE LA AFEITADA;
ANTI- PERSPIRANTES; ACEITES DE AROMATERAPIA; PESTAÑAS Y UÑAS ARTIFICIALES; ACEITES PARA BEBÉS; TOALLITAS PARA BEBÉS; GELES DE BAÑO; POLVO DE BAÑO; MÁSCARAS DE BELLEZA; RUBOR; CREMAS, LOCIONES Y POLVOS PARA EL CUERPO; LOCIONES PARA REFRESCAR EL ALIENTO; BAÑO DE ESPUMA; COLONIAS; COSMÉTICOS; DENTÍFRICOS; DESODORANTES; POLVO DE TALCO;
ACEITES ESENCIALES PARA EL USO PERSONAL; DELINEADOR DE OJOS; SOMBRAS PARA OJOS; LÁPICES PARA CEJAS; POLVO FACIAL; CREMAS FACIALES; LOCIONES FACIALES; MÁSCARAS FACIALES; EXFOLIANTES FACIALES; MECHAS QUE EMITEN FRAGANCIAS EN LOS CUARTOS; FRAGANCIAS PARA USO PERSONAL; GEL PARA CABELLO; ACONDICIONADORES PARA EL CABELLO; CHAMPÚ PARA EL CABELLO;
ESPUMA PARA EL CABELLO; CREMAS PARA EL CABELLO; LACA PARA EL CABELLO; CREMA DE MANOS; LOCIONES PARA LAS MANOS; JABONES PARA LAS MANOS; BÁLSAMO PARA LABIOS; LÁPIZ DE LABIOS; PORTALÁPIZ DE LÁPIZ PARA LABIOS; BRILLO LABIAL; JABONES LÍQUIDOS; MAQUILLAJE; RIMEL O PESTAÑINA; ENJUAGUE; 4 Folio 48 C pp. 5 Folios 50 a 56 C pp. 6 Certificado 458.863 Versión 10. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DE LAS UÑAS;
BRILLO DE UÑAS; ENDURECEDORES DE UÑAS; ABRILLANTADOR DE UÑAS; ARTÍCULOS DE ASEO NO MEDICADOS; PERFUMES; POPURRÍ (FLORES SECAS AROMÁTICAS); FRAGANCIAS PARA LA ALCOBA; CREMA DE AFEITAR; JABÓN PARA LA PIEL; POLVOS DE TALCO; AGUA DE TOCADOR; CREMAS PARA LA PIEL; CREMA HIDRATANTE PARA LA PIEL; BLOQUEADOR SOLAR; PANTALLA SOLAR […]”. Clase 9 “[…] DISCOS DE AUDIO;
GRABACIONES DE AUDIO; GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO; ALTAVOCES DE AUDIO; BINOCULARES; CALCULADORAS; VIDEOCÁMARAS; CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; CD-ROM; LECTORES DE CD-ROM (COMO PARTE DEL COMPUTADOR); ESCRITORES DEL CD-ROM (COMO PARTE DEL COMPUTADOR); TELÉFONOS CELULARES; ACCESORIOS PARA TELÉFONOS CELULARES; ESTUCHE PARA TELÉFONOS CELULARES;
CHIPS QUE CONTIENEN GRABACIONES MUSICALES; PLACAS FRONTALES O CARCASAS PARA TELÉFONOS CELULARES; REPRODUCTORES DE DISCO COMPACTO; GRABADORAS DE DISCO COMPACTO; DISCOS COMPACTOS; PROGRAMAS DE JUEGO DE COMPUTADORA; CARTUCHOS Y DISCOS DE JUEGO DE COMPUTADORA; COMPUTADORAS; EQUIPOS DE COMPUTADOR; TECLADOS PARA COMPUTADOR; MONITORES DE COMPUTADOR;
RATÓN PARA EL COMPUTADOR; LECTORES DE DISCO DEL COMPUTADOR; SOFTWARE O PROGRAMAS DE COMPUTADOR; TELÉFONOS INALÁMBRICOS; IMANES DECORATIVOS; CÁMARAS DIGITALES; REPRODUCTORES DIGITALES DE AUDIO Y VIDEO; DVDS; REPRODUCTORES DE DVD; GRABADORES DE DVD; DISCOS DIGITALES VERSÁTILES; DISCOS VIDEO DIGITALES; DISCOS ÓPTICOS Y MAGNETO- ÓPTICOS PREGRABADOS;
REPRODUCTORES Y GRABADORES DE DISCOS ÓPTICOS Y MAGNETO-ÓPTICOS PARA AUDIO, VIDEO Y DATOS DE COMPUTADOR; CABLES ELÉCTRICOS Y ÓPTICOS; ORGANIZADORES PERSONALES ELECTRÓNICOS; ESTUCHE PARA GAFAS; GAFAS; REGLAS GRADUADAS PARA OFICINA Y PAPELERÍA PARA ESCRITORIO; AURICULARES; MÁQUINAS DE KARAOKE; MICRÓFONOS; REPRODUCTORES DE MP3; MÓDEMS (COMO PARTE DE UN COMPUTADOR);
ALMOHADILLAS PARA RATÓN; PELÍCULAS; GRABACIONES MUSICALES; PAGINADORES; ESTÉREOS PERSONALES; AYUDANTES DIGITALES PERSONALES; IMPRESORAS; RADIOS; GAFAS PARA EL SOL; TELÉFONOS; TELEVISORES; CÁMARAS DE VIDEO; GRABADORAS DE VIDEO CASSETTE; REPRODUCTORES DE VIDEO CASSETTE; CARTUCHOS PARA VIDEO JUEGOS; DISCOS PARA VIDEO JUEGOS; VIDEO CASSETTES;
VIDEOTELÉFONO; GRABACIONES DE VIDEO; INTERCOMUNICADORES; SOPORTE PARA MUÑECA Y BRAZO PARA EL USO DE COMPUTADORES […]”. Clase 14 “[…] DESPERTADORES; HEBILLAS PARA CINTURÓN DE METALES PRECIOSOS (PARA VESTIR); CORDONES CORBATA CON SUJETADORES DE METALES PRECIOSOS; PULSERAS; BUSTOS HECHOS DE METALES PRECIOSOS; APAGADORES DE VELA DE 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio METALES PRECIOSOS;
CANDELEROS DE METALES PRECIOSOS; AMULETOS; RELOJES; ARETES; JOYERÍA; ESTUCHES PARA JOYERÍA DE METALES PRECIOSOS; CADENAS DE JOYERÍA; LLAVEROS DE METALES PRECIOSOS; ALFILERES DE SOLAPA; ABRECARTAS DE METALES PRECIOSOS; CADENAS PARA EL CUELLO; COLLARES; SUJETADORES DE CORBATINES; MONEDAS NO MONETARIAS; ALFILERES ORNAMENTALES; DIJES;
ANILLOS; DESLIZADORES PARA CORDONES CORBATA; CRONÓMETROS; CLIPS PARA CORBATA; SUJETADORES DE CORBATA; TACHUELAS DE CORBATA; RELOJES DE PARED; CINTAS DE RELOJ; ESTUCHES PARA RELOJ; CADENAS DE RELOJ; CORREAS DE RELOJ; RELOJES; CINTAS DE BODA; RELOJES DE PULSERA […]”. Clase 16 “[…] LIBRETAS DE DIRECCIONES; ALMANAQUES; APLIQUES EN FORMA DE CALCOMANÍAS;
LIBRO DE CITAS; IMPRESIONES DE ARTE; KITS DE PINTURA PARA TRABAJAR ARTE Y ARTESANÍAS; LIBROS DE AUTÓGRAFOS; LIBROS PARA BEBÉS; BOLÍGRAFOS; TARJETAS DE BÉISBOL; CARPETAS; SUJETALIBROS; MARCADORES; LIBROS; CALCOMANÍAS PARA EL CARRO; CALENDARIOS; TIRAS DE HISTORIETAS; CRAYONES O CRAYOLAS; TARJETAS DE NAVIDAD; TIZA; TIZA PARA TABLEROS;
LIBROS PARA ACTIVIDADES INFANTILES; PORTAVASOS HECHOS DE PAPEL; ÁLBUM DE MONEDAS; LIBROS PARA COLOREAR; PÁGINAS PARA COLOREAR; LÁPICES DE COLORES; LIBROS DE HISTORIETAS; HISTORIETAS; LIBROS DE CUPÓN; CALCOMANÍAS; CENTROS DE MESA DE PAPEL DECORATIVO; DIARIOS; PAÑALES DESECHABLES PARA BEBÉS; REGLAS PARA DIBUJO; BORRADORES SECOS PARA TABLEROS;
SOBRES; BORRADORES; PLUMAS DE FIELTRO; FICHAS BIBLIOGRÁFICAS; TARJETAS DE REGALO; PAPEL DE REGALO; GLOBOS; TARJETAS DE SALUDO; LIBROS DE INVITADOS; REVISTAS; MAPAS; MARCADORES; BLOCK DE NOTAS; ARCILLA PARA MOLDEAR; BOLETINES; PERIÓDICOS; PAPEL DE NOTAS; CUADERNOS; LIBRETA DE NOTAS; PINTURAS; BANDERAS DE PAPEL; SORPRESAS DE PAPEL PARA FIESTA;
GORROS DE PAPEL PARA FIESTA; DECORACIONES DE PAPEL PARA TORTA; PAPEL DECORADO PARA FIESTA; SERVILLETAS DE PAPEL; BOLSAS DE PAPEL PARA FIESTA; PISAPAPELES; ARCOS DE PAPEL PARA REGALO; BANDERINES DE PAPEL; ESTERAS DE PAPEL; MANTELES DE PAPEL; CUBIERTAS PLÁSTICAS PARA MESA; BOLSOS PLÁSTICOS PARA FIESTA; PORTA- ESFEROS O PORTA-LÁPICES; LÁPICES;
TAJALÁPIZ; ESTUCHES Y CAJAS PARA ESFEROS Y LÁPICES; ESFEROS; PERIÓDICOS; ÁLBUMES DE FOTOGRAFÍA; FOTOGRAFÍAS; IMPRESIONES ILUSTRADAS; LIBRO DE PINTURAS; MATERIALES PLÁSTICOS PARA ENVOLVER ( NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES); PORTA-RETRATOS; POSTALES; CARTELES; CONDECORACIONES IMPRESAS; CERTIFICACIONES IMPRESAS; INVITACIONES IMPRESAS; MENÚS IMPRESOS;
LIBRO DE RECETAS; ESTAMPILLAS DE CAUCHO; BOLSAS PARA SÁNDWICH; TARJETAS DE PUNTAJE; ÁLBUM DE ESTAMPILLAS; PAPELERÍA PARA ESCRITORIO; GRAPADORA; CALCOMANÍAS; TARJETAS COMERCIALES; REGLAS SIN GRADUAR; PAPEL PARA ESCRITURA; IMPLEMENTOS DE ESCRITURA […]”. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clase 18 “[…] BOLSOS DE USO MÚLTIPLE PARA DEPORTE;
BOLSOS DEPORTIVOS; CARGADORES PARA BEBÉS; MOCHILAS; BOLSOS DE PLAYA; BOLSAS PARA LIBROS; ESTUCHES PARA TARJETAS PARA LLAMAR; BOLSOS DE CAMBIO; MONEDEROS; BOLSAS PARA PAÑALES; BOLSOS DE TELA GRUESA; CANGUROS; BOLSOS PARA GIMNASIO; BOLSOS DE MANO; MORRALES; LLAVEROS; LLAVEROS DE CUERO; SOSTENEDORES DE LÁPIZ LABIAL; EQUIPAJE; ETIQUETAS PARA EQUIPAJE;
MALETINES; CARTERAS; SATCHELS (BOLSAS AROMATIZADAS); BOLSOS DE COMPRAS; BOLSOS GRANDES; PARAGUAS; CANGUROS; BILLETERAS […]”. Clase 20 “[…] COLCHONES INFLABLES PARA ACAMPAR; CANASTAS DE MIMBRE; CAMAS; BANCAS; ESTANTES PARA LIBROS, GABINETES; ASIENTOS; CLIPS PARA SOSTENER Y EXPONER FOTOGRAFÍAS; PERCHEROS; MUEBLES PARA COMPUTADORES; BANDEJAS PARA TECLADOS DE COMPUTADOR;
CATRES; CUNAS; DIVANES; ESCARCHA DECORATIVA; MÓVILES DECORATIVOS; ESCRITORIOS; PITILLOS; PLACAS GRABADAS Y CORTADAS EN PIEDRA; FIGURINES Y ESTATUAS HECHAS DE HUESO, YESO, PLÁSTICO, CERA, O MADERA; ASTAS DE BANDERA; TABURETES; MUEBLES; DECORACIONES DE EMPAQUES DE REGALOS HECHAS DE PLÁSTICO; VENTILADORES MANUALES; ESPEJOS DE MANO; ESTUCHES PARA JOYAS NO HECHOS DE METAL;
LLAVEROS NO HECHOS DE METAL; MUEBLES PARA EL JARDÍN; BANCOS PARA ENAMORADOS; REVISTEROS; COLCHONES; ESPEJOS; ORNAMENTOS NO NAVIDEÑOS HECHOS DE HUESO, YESO, PLÁSTICO, CERA O MADERA; OTOMANAS; ADORNOS DE PLÁSTICO PARA FIESTAS; PEDESTALES; MARCOS PARA FOTOS; ALMOHADAS; SOPORTES PARA PLANTAS HECHOS DE ALAMBRE O METAL; PLACAS DECORATIVAS PARA PAREDES;
BANDERAS DE PLÁSTICO; INSIGNIAS DE PLÁSTICO PARA NOMBRES; PLACAS DE PLÁSTICO NOVEDOSAS; BANDERINES DE PLÁSTICO; DECORACIONES DE PLÁSTICO PARA TORTAS; CONCHAS MARINAS; TALEGOS PARA DORMIR (SLEEPING BAGS); MESAS; MUEBLES PARA JUGUETES; SOPORTES PARA SOMBRILLAS; PERSIANAS VENECIANAS; CAMPANAS QUE SUENAN CON EL VIENTO […]”. Clase 21 “[…] GUANTES PARA BARBECUE;
UTENSILIOS PARA BEBIDAS; UTENSILIOS DE VIDRIO PARA BEBIDAS; CASAS PARA PÁJAROS; TAZONES; ESCOBAS; BANDEJAS PARA PONQUÉS: MOLDES PARA PONQUÉS; SERVIDORES PARA PONQUÉ; CANDELABROS NO HECHOS DE METALES PRECIOSOS; APAGADORES DE VELA; CANTIMPLORAS; FIGURINES DE CERÁMICA; PORTAVASOS NO HECHOS DE PAPEL Y QUE NO FORMAN PARTE DE LENCERÍA DE MESA;
CAJAS PLEGABLES PARA USO EN EL HOGAR; TARROS DE GALLETAS; CORTADORES DE GALLETAS; DESCORCHADORES; TAZAS; RIELES DE CORTINA; BOLSAS DECORATIVAS PARA CONFITERÍA; PRISMAS DE CRISTAL DECORATIVOS; VASOS DECORATIVOS; PLATOS DECORATIVOS; PLATOS; FIGURINES HECHOS DE PORCELANA, CRISTAL, LOZA, VIDRIO, FLOREROS; CEPILLOS PARA EL CABELLO; PEINILLAS PARA EL 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CABELLO;
RECIPIENTES AISLANTES DE CALOR; RECIPIENTES CONTENEDORES AISLANTES PARA BEBIDAS; LONCHERAS; MUGS (TAZAS); PORTA-SERVILLETAS O SERVILLETEROS; ANILLOS PARA SERVILLETAS NO HECHOS DE METALES PRECIOSOS; GUANTES PARA EL HORNO; TAZAS DE PAPEL; PLATOS DE PAPEL; MOLDES PARA PIE; SERVIDORES DE PIE; TAZAS PLÁSTICAS; BOTELLAS PLÁSTICAS PARA AGUA;
PLATOS; JABONERAS; TETERAS; JUEGOS DE TÉ; CONTENEDORES AISLANTES TÉRMICOS PARA COMIDA O BEBIDAS; CEPILLOS DE DIENTES; BANDEJAS; SALVAMANTELES O LENCERÍA DE MESA; BOTELLAS AL VACÍO; CANECAS PARA BASURA […]”. Clase 24 “[…] AFGANOS O MANTAS; GUANTES PARA BARBECUE; LENCERÍA PARA BAÑO; TOALLAS PARA BAÑO; MANTAS PARA LA CAMA; DOSELES; ROPA DE CAMA;
SÁBANAS; FALDAS PARA CAMAS; COBIJAS; COBIJAS PARA PONER SOBRE EL CUBRECAMA O CUBRELECHO; CALICÓ; COBIJAS PARA NIÑOS; PORTAVASOS DE TELA; PAÑITOS DE ADORNO; BANDERAS DE TELA; BANDERINES DE TELA; EDREDONES; PARACHOQUES PARA CUNAS; CORTINAS; BANDERAS DE TELA; BANDERINES DE FIELTRO; TOALLAS PARA GOLF; TOALLAS DE MANOS; PAÑUELOS; TOALLAS CON CAPUCHA;
ROPA DE CAMA; TOALLAS PARA COCINA; GUANTES PARA EL HORNO; FUNDAS PARA ALMOHADAS; CUBIERTAS PARA ALMOHADAS; COJEOLLAS; EDREDONES ACOLCHADOS; COBIJAS PARA RECIBIR; MANTAS DE SEDA; MANTELES; SERVILLETAS DE TELA; INDIVIDUALES DE TELA; ROPA DE MESA EN TELA; MANTAS DECORATIVAS; TOALLAS; TRAPOS PARA LAVAR; COBIJAS DE LANA […]”. Clase 25 “[…] ZAPATOS ATLÉTICOS;
PAÑOLETAS O BANDANAS; GORRAS DE BASEBALL; BATAS PARA LA PLAYA; ROPA DE PLAYA; CINTURONES; BABEROS; BIKINIS; BLAZERS O CHAQUETAS; BOTAS; CORBATINES; BRASIERES O CORPIÑOS; GORRAS; CHAPARRERAS; BABEROS DE TELA; ABRIGOS; VESTIDOS; OREJERAS; CALZADO; GUANTES; CAMISAS PARA GOLF; DISFRACES PARA HALLOWEEN; SOMBREROS; BINCHAS O BANDAS PARA EL CABELLO;
ACCESORIOS DE TELA PARA LA CABEZA; CORSETERÍA; ROPA PARA NIÑOS; CHAQUETAS; JEANS; JERSEYS O SACOS; PAÑOLETAS; MALLAS O LEOTARDOS; CALENTADORAS PARA LAS PIERNAS; MITONES; CORBATAS; CAMISAS PARA DORMIR; BATAS PARA DORMIR O PIJAMAS; OVEROLES O MAMELUCOS; PIJAMAS; PANTALONES; MEDIA PANTALÓN; CAMISETAS; PONCHOS; GABARDINAS; BATAS; SANDALIAS;
BUFANDAS; CAMISAS; ZAPATOS; FALDAS; PANTALONETAS; PANTALONES; PANTUFLAS; ROPA PARA DORMIR; MEDIAS; MEDIAS VELADAS; SACOS; PANTALONES DE SUDADERA; BUSOS O SACOS DE SUDADERA; VESTIDOS DE BAÑO; TOPS; BICICLETEROS O PANTALONETAS AJUSTADAS; CAMISETAS; ROPA INTERIOR; CHALECOS; MANILLAS O PULSERAS PARA SER USADOS EN LA MUÑECA […]”. Clase 28 “[…] JUEGOS DE HABILIDAD DE ACCIÓN;
FIGURAS DE ACCIÓN Y ACCESORIOS PARA ÉSTOS; JUEGOS DE MESA; JUEGOS DE CARTAS; 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MÚLTIPLES JUGUETES DE ACTIVIDAD DE NIÑOS; JUEGOS DE BÁDMINTON; GLOBOS; BATES DE BÉISBOL; PELOTAS DE BALONCESTO;
JUGUETES DE BAÑO; PELOTAS DE BÉISBOL; PELOTAS DE PLAYA; BOLSOS RELLENOS DE FRÍJOL; MUÑECAS RELLENAS DE FRÍJOL; BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN; PELOTAS DE BOLOS; VARITAS QUE HACEN BURBUJAS Y MEZCLAS PARA BURBUJAS; GUANTES DE BÉISBOL; JUEGOS DE AJEDREZ; COSMÉTICOS DE JUEGO DE NIÑOS; MEDIAS NAVIDEÑAS; DECORACIONES DE ÁRBOL DE NAVIDAD; FIGURAS COLECCIONABLES DE JUGUETE;
MÓVILES PARA LA CUNA; JUGUETES DE CUNA; JUGUETES DE LANZAMIENTO DE DISCO; MUÑECAS; ROPA PARA MUÑECA; ACCESORIOS PARA MUÑECA; JUEGOS DE JUGUETE PARA MUÑECA; JUGUETES DE ACCIÓN ELÉCTRICOS; EQUIPO VENDIDO COMO UNA UNIDAD PARA JUEGOS DE CARTAS; APAREJO DE PESCA; PELOTAS DE GOLF; GUANTES DE GOLF; MARCADORES DE PELOTA DE GOLF; UNIDAD SOSTENIDA PARA JUGAR JUEGOS ELECTRÓNICOS;
PELOTAS DE HOCKEY; JUGUETES INFLABLES; ROMPECABEZAS; CUERDAS PARA SALTAR; COMETAS; TRUCOS DE MAGIA; CANICAS; JUEGOS MANIPULADORES; JUGUETES MECÁNICOS; JUGUETES DE CAJA DE MÚSICA; JUGUETES MUSICALES; JUEGOS DE SALA; JUEGOS SORPRESAS PARA FIESTAS CON JUGUETES PEQUEÑOS; JUEGOS PARA FIESTAS; JUEGO DE CARTAS; JUGUETES DE FELPA; SACOS DE ARENA;
MARIONETAS; PATINES DE RUEDAS; PELOTAS DE GOMA; MONOPATINES; TABLAS PARA NIEVE; GLOBOS DE NIEVE; PELOTAS DE FÚTBOL; TROMPOS; JUGUETES APRETABLES; MUÑECOS DE PELUCHE; MESAS DE TENIS DE MESA; JUEGOS DE TIRO AL BLANCO; OSITOS DE FELPA; PELOTAS DE TENIS; FIGURAS DE JUGUETE DE ACCIÓN; CUBO DE JUGUETE Y JUEGOS DE PALA; MÓVILES DE JUGUETE; VEHÍCULOS DE JUGUETE;
MOTONETAS DE JUGUETE; COCHES DE JUGUETE; MODELO DE JUGUETE EQUIPOS PARA AFICIONADOS; FIGURAS DE JUGUETES; BANCOS DE JUGUETE; CAMIONES DE JUGUETE; RELOJES DE JUGUETE; JUGUETES QUE LANZAN CHORROS DE AGUA; JUGUETES PARA SOPLAR; YOYOS […]”. Clase 29 “[…] QUESO; COMBINACIONES DE QUESO Y GALLETA; QUESO PARA UNTAR; FRUTA CONFITADA; LECHE ACHOCOLATADA;
PRODUCTOS LÁCTEOS EXCLUYENDO EL HELADO, HELADOS DE LECHE Y YOGUR CONGELADO; SALSAS PARA UNTAR; FRUTAS SECAS; BEBIDA DE YOGURES; COMIDAS CONGELADAS QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN LA CARNE, PESCADO, AVES DE CAZA O VERDURAS; CONSERVAS DE FRUTA; ALIMENTO DE PASABOCA A BASE DE FRUTA; MERMELADAS; JALEAS; BEBIDAS DE LECHE CON ALTO CONTENIDO DE LECHE;
CARNES; NUECES; MANTEQUILLA DE MANÍ; PATATAS FRITAS; PRODUCTOS DE PASABOCAS A BASE DE PATATA; LECHE EN POLVO; PASAS; MEZCLA DE PASABOCAS QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN FRUTAS PROCESADAS, NUECES Y/O PASAS PROCESADAS; SOPA; MEZCLAS DE SOPA; POSTRES DE GELATINA AZUCARADOS; YOGUR […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Clase 30 “[…] BÁGELS;
BASES PARA HACER BATIDOS DE LECHE; BIZCOCHOS; PAN; CEREAL PARA EL DESAYUNO; PREPARACIONES HECHAS DE CEREAL; GOMA DE MASCAR; PONQUÉS; MEZCLAS PARA HACER PONQUÉS; CARAMELOS O DULCES; DECORACIONES DE PONQUÉ HECHAS DE CARAMELO O DULCE; SALSA DE TOMATE; BARRAS DE PASABOCAS A BASE DE CEREAL; GOMA DE MASCAR; CHOCOLATE; BEBIDAS A BASE DE CHOCOLATE;
BEBIDAS A BASE DE CACAO; CONOS PARA HELADO; CONFITERÍA; GALLETAS; PASABOCAS HECHOS A BASE DE MAÍZ; GALLETAS DE SAL; EMPAREDADOS DELIKATESSEN; POSTRES DE GELATINA AZUCARADOS Y SABORIZADOS; CONFITES CONGELADOS; COMIDAS CONGELADAS QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN PASTAS O ARROZ; YOGURT CONGELADO; MIEL; HELADO; HELADO DE LECHE; REGALIZ;
MASMELOS; MAYONESA; MUFFINS; MOSTAZA; FIDEOS; HOJUELAS DE AVENA; PANCAKES; MEZCLA PARA HACER PANCAKES; PASTAS; PASTELES; JARABE DE HOJUELA (SYRUP); TARTAS O PIE; PIZZA; PALOMITAS DE MAÍZ; PRETZELS (GALLETAS SALADAS); PUDINES; ARROZ; ROLLOS; ALIÑOS O SALSAS PARA ENSALADA; SALSAS; SORBETES; ESPECIAS; TÉ; TORTILLAS; WAFFLES […]”. Clase 32 “[…]AGUA POTABLE;
BEBIDAS ENERGIZANTES; AGUAS SABORIZADAS; JUGOS DE FRUTAS; BEBIDAS SABORIZADAS DE FRUTA; CONCENTRADOS A BASE DE JUGOS; LIMONADA; PONCHE; BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, A SABER, BEBIDAS CARBONATADAS; BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS QUE CONTIENEN JUGOS DE FRUTAS; BEBIDAS DE FRUTAS; AGUA CON GAS; BEBIDAS DEPORTIVAS; JARABES PARA HACER REFRESCOS; AGUA MINERAL;
JUGOS DE VEGETALES […]”. Clase 41” […] PRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, Y ALQUILER DE PELÍCULAS; PRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, Y ALQUILER DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO; PRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, Y ALQUILER DE GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO; INFORMACIÓN DE ENTRETENIMIENTO; ENTRETENIMIENTO INTERACTIVO EN LÍNEA;
PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS DE ENTRETENIMIENTO Y PROGRAMAS INTERACTIVOS PARA DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE TELEVISIÓN, CABLE, SATÉLITE, MEDIOS DE AUDIO Y VIDEO, CARTUCHOS, DISCOS LÁSER, DISCOS DE COMPUTADOR Y MEDIOS ELECTRÓNICOS; PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE ENTRETENIMIENTO, NOTICIAS, E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE REDES DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADOR;
SERVICIOS DE PARQUES DE DIVERSIÓN Y PARQUES TEMÁTICOS; SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO PRESTADOS EN O EN RELACIÓN CON PARQUES TEMÁTICOS; ESPECTÁCULOS EN ESCENARIOS EN VIVO; PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VIVO; PRODUCCIONES DE TEATRO; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO O ANIMACIÓN […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.
Manifestó que, el 2 de mayo de 2016, el señor Oscar Eduardo Orjuela solicitó el registro como marca del signo mixto “K KHAN PRO” para distinguir productos de las clases 18 y 287, estos son: “[…] PRODUCTOS ELABORADOS EN MATERIALES COMO CUERO E IMITACIONES DE CUERO U OTRAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES TALES COMO: MORRALES EN LONA, MALETINES DEPORTIVOS, MALETINES PORTA DOCUMENTOS, MORRALES, MALETAS, MALETINES EJECUTIVOS, CARTERAS, MALETÍN PARA PORTÁTIL, MALETÍN PARA VIAJE, CANGURO (MALETÍN DE CINTURA), MALETÍN CON RODACHINES, MALETINES EJECUTIVOS PARA PORTÁTIL […]”.
“[…] CANILLERAS, CINTURONES PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS, GUANTES PARA ARQUERO, BÉISBOL Y BOXEO, BANDAS PARA CAPITÁN, BALONES, PELOTAS PARA PILATES, CONOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RODILLERAS, TACOS DE SALIDA PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS, MALLAS PARA FUTBOL, MESAS PARA FÚTBOL DE MESA Y BALONCESTO, RAQUETA, MESAS PARA TENIS DE MESA, JUEGOS Y JUGUETES DIDÁCTICOS […]”. 5.
Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud en la gaceta de la propiedad industrial 761 de 20 de mayo de 2016, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 6. Anotó que, a través de la Resolución 23206 de 4 de mayo de 2017, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo mixto “K KHAN PRO” para distinguir productos de las mencionadas clases 18 y 28, frente a lo cual la sociedad demandante presentó recurso de apelación. 7.
Aseveró que, mediante la Resolución 77065 de 24 de noviembre de 2017, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 23206. I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamento de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del 7 Versión 10. 8 Folios 57 a 59 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio signo mixto “K KHAN PRO” para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 28 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que era similarmente confundible con la marca mixta “SHERE KHAN” que ampara productos y servicios de las clases 3ª, 9ª, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41. 10.
Argumentó que el signo solicitado es distintivo, por lo que es registrable de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000, esto es, al no ser un signo genérico y descriptivo, además es susceptible de representación gráfica. 11. Particularmente, explicó que, a su juicio, el signo “K KHAN PRO” y la marca “SHERE KHAN” no son confundibles, comoquiera que al pronunciarlas no suenan igual, pues no contienen la misma secuencia vocálica, ni comparten la mayoría de sus letras.
Es así como, si bien el signo reproduce la palabra KHAN, contiene elementos adicionales que lo hacen distintivo. 12. Manifestó que el elemento gráfico del signo mixto es el predominante, por lo que no existe confundibilidad entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 13.
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 14. Explicó que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem, pues, al reproducir la expresión de fantasía KHAN, es ortográfica y fonéticamente similar a la marca “SHERE KHAN”, sin que la supresión de la expresión SHERE y la inclusión del término PRO le otorguen distintividad. 15.
Sostuvo, en relación con los productos amparados en clase 28 del nomenclátor internacional por los signos distintivos cotejados, que hay identidad, pues incorporan en su cobertura balones, pelotas y juegos didácticos como el ajedrez. II.2. Intervención de la sociedad Disney Enterprises, Inc. 16. La sociedad Disney Enterprises, Inc., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada10 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. 9 Folios 84 a 88 vto C pp. 10 Folios 72, 78 y 93 C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III.
TRÁMITE DEL PROCESO 17. El señor Oscar Eduardo Morales Orjuela presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 19 de septiembre de 201711 en contra de las Resoluciones 23206 de 4 de mayo de 2017 y 77065 de 24 de noviembre de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 18. Por auto de 22 de mayo de 201812 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Disney Enterprises, Inc. El 1° de junio de 201813 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 19.
A través de providencia de 19 de octubre de 201714 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 16 de febrero de 201815. 20. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 21.
Mediante auto de 30 de septiembre de 201916 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 547-IP-2019 de 28 de febrero de 202017 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151.
Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b) ibidem, en la cual dicho tribunal consideró que: “[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, el Literal b) del Artículo 135 y el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente. 2.
No es procedente la interpretación del Artículo 134 ni del Literal b) del Artículo 135 De la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no 11 Folio 1 C pp. 12 Folios 68 y 69 C pp. 13 Folio 69 vto C pp. 14 Folio 175 C pp. 15 Folios 184 a 191 C pp. 16 Folios 123 a 126 C pp. 17 Folios 136 a 149 C pp. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio es objeto de controversia el concepto de marca, ni la distintividad intrínseca del signo solicitado. 3.De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.
Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […] 3. Marcas de fantasía […] 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3.2.
Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] 4.Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 4.4.
Para determinar sí existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 23.
Mediante auto de 13 de julio de 202018 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 24. En el término para alegar de conclusión, el señor Oscar Eduardo Morales Orjuela19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, la sociedad Disney Enterprises, Inc. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 25. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 26. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 23206 de 4 de mayo de 2017 y 77065 de 24 de noviembre de 2017, expedidas por la 18 Folio 152 C pp. 19 Folios 169 y 170 C pp. 20 Folios 157 a 161 C pp. 21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.
De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca al signo mixto “K KHAN PRO” para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 28 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor Oscar Eduardo Morales Orjuela. 27.
La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “K KHAN PRO” solicitado para identificar productos en las clases 18 y 28 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta “SHERE KHAN”22 para identificar productos y servicios de las clases 3ª, 9ª, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 28.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 29. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 23206 de 4 de mayo de 201723 y 77065 de 24 de noviembre de 201724 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “K KHAN PRO” para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 28 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Oscar Eduardo Morales Orjuela.
IV.4. Análisis del caso concreto 30. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “K KHAN PRO” para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 28, estos son: “[…] PRODUCTOS ELABORADOS EN MATERIALES COMO CUERO E IMITACIONES DE CUERO U OTRAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES TALES COMO: MORRALES EN LONA, MALETINES DEPORTIVOS, MALETINES PORTA DOCUMENTOS, MORRALES, MALETAS, MALETINES EJECUTIVOS, CARTERAS, MALETÍN PARA PORTÁTIL, MALETÍN PARA VIAJE, CANGURO (MALETÍN DE CINTURA), MALETÍN CON RODACHINES, MALETINES EJECUTIVOS PARA PORTÁTIL […]”.
“[…] CANILLERAS, CINTURONES PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS, GUANTES PARA ARQUERO, BÉISBOL Y BOXEO, BANDAS PARA CAPITÁN, BALONES, PELOTAS PARA PILATES, CONOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RODILLERAS, TACOS DE SALIDA PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS, 22 Certificado 458.863 Versión 10. 23 Folios 5 a 10 C pp. “[…] Por la cual se niega una solicitud de registro marcario […]”. 24 Folios 11 a 19 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MALLAS PARA FUTBOL, MESAS PARA FÚTBOL DE MESA Y BALONCESTO, RAQUETA, MESAS PARA TENIS DE MESA, JUEGOS Y JUGUETES DIDÁCTICOS […]”. 31.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca mixta “SHERE KHAN” del tercero con interés en el resultado del proceso. Ello, por cuanto el signo contiene elementos adicionales que lo hacen distintivo. 32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 547- IP-2019 de 28 de febrero de 202025 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, y, de oficio, el artículo 151.
Asimismo, no interpretó los artículos 134 y 135 literal b), comoquiera que no es asunto controvertido el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo. 33. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación adujo que el signo solicitado no resultaba similarmente confundible con la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso, esto es, alegó que no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la mencionada decisión26. 34.
Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 35. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
“[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. 25 Folios 136 a 149 C pp. 26 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 36.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor27: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 37.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la parte demandante28 (mixto) Clases 18 y 28 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 27 Folio 141 C pp. 28 Folios 6 y 23 C pp. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso29 SHERE KHAN (nominativa) Clases 3ª, 9ª, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 38.
Como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “K KHAN PRO” solicitado por la parte demandante y la marca nominativa “SHERE KHAN” del tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 39.
En efecto, de la revisión del signo mixto se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 40.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 41.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”30. 42.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que en el signo mixto solicitado el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 29 Folio 6 C pp. 30 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 43. En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 44.
Sobre el particular, la Sala advierte que las partículas “PRO” y “K” que hacen parte del signo solicitado, resultan ser de uso común en las clases 18 y 28 del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados31: “PRO” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. SHAFT PRO HELMET SHOP S.A.S. 18 445.785 FIELDLINE PRO SERIES THE OUTDOOR RECREATION GROUP HOLDINGS, LLC 18 498.101 PROQUINAL PROQUINAL S.A.S. 18 274.624 DOODLE PRO MATTEL, INC. 28 285.977 AB KING PRO INTERNATIONAL EDGE, INC. 28 380.577 PROLICOR COMERCIALIZADORA PROLICOR S.A. 28 177.20 “K” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. K KEEN, INC. 18 351.524 K KROKODEILOS KROKODEILOS S.A.S 18 375.959 K WAY K-Way S.p.A. 18 412.862 VILLA K´NINA VILLA K NINA E.U 18 410.021 K KREISEL AVI KREISEL 28 429.461 Y & K SKATE FABIO VESGA NIÑO 28 450.025 31 Consulta realizada el 16 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio K SOREMARTEC S.A. 28 481.608 K KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) 28 509.145 45.
De allí que las partículas “PRO” y “K” no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, por lo que deben ser excluidas del cotejo. Ello, atendiendo a que no reducen las denominaciones de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, ni las fracciona. 46.
No ocurre lo mismo con las expresiones “KHAN” y “SHERE” que hacen parte del signo y la marca, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para las clases 3ª, 9ª, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41, razón por la cual no deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 47.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo “KHAN”, para las clases 18 y 28 del nomenclátor internacional, y la marca “SHERE KHAN” del tercero con interés en el resultado del proceso, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 48.
Por lo anterior, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Signo solicitado K H A N 1 2 3 4 Marca previamente registrada S H E R E K H A N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 49.
De la revisión de los signos distintivos, la Sala observa que, aunque las marcas presentan diferencias en cuanto a la extensión, también lo es que existen elementos comunes que permiten concluir una similitud entre las mismas. 50. En efecto, el signo solicitado está compuesto por 1 palabra, 4 letras, 1 sílaba, 3 consonantes “K-H-N” y 1 vocal (“A”), mientras que la marca registrada consta de 2 palabras, 9 letras, 3 sílabas, 6 consonantes “S-H-R-K-H-N” y 3 vocales “E-E-A”.
A pesar de las diferencias en su composición, se tiene que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “KHAN”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva. 51. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es similar, debido a que, como se precisó, ambas coinciden en la denominación “KHAN”, siendo este el único elemento del signo cuestionado. 52.
Al respecto, en sentencia de 18 de junio de 202032, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 53. En efecto, en el caso sub examine, el signo no cuenta con elementos adicionales diferentes al elemento distintivo de la marca previamente registrada, esto es, la expresión KHAN. 32 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 54. Desde el punto de vista fonético, la semejanza entre los signos es evidente, toda vez que ambos comparten la secuencia sonora “KHAN”, pronunciada de forma idéntica en el signo solicitado y en el componente final de la marca registrada “SHERE KHAN”.
Dado que “KHAN” es una palabra corta, de una sola sílaba, con un sonido fuerte y su repetición en ambos signos impide que el consumidor promedio establezca una diferenciación auditiva clara entre ellos. 55. Así, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal semejanza: KHAN – SHERE KHAN – KHAN – SHERE KHAN – KHAN – SHERE KHAN KHAN – SHERE KHAN – KHAN – SHERE KHAN – KHAN – SHERE KHAN KHAN – SHERE KHAN – KHAN – SHERE KHAN – KHAN – SHERE KHAN KHAN – SHERE KHAN – KHAN – SHERE KHAN – KHAN – SHERE KHAN 56.
Nótese, entonces, que la sonoridad entre los signos comparados es altamente similar, al punto de no percibirse diferencias sustanciales cuando se pronuncian en voz alta. Esta similitud se debe, principalmente, a que el signo solicitado incorpora por completo la marca “KHAN”, sin elementos adicionales de suficiente fuerza diferenciadora. 57.
Es así como, la Sala, en sentencia de 29 de mayo de 202533, criterio que se prohíja en el caso sub examine, al cotejar un signo solicitado mediante los actos acusados en ese caso, la cual reproducía en su totalidad una marca previamente registrada, consideró: “[…] Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala considera que, si bien las marcas confrontadas presentan diferencias en su estructura global, esto es, al componerse de distinta cantidad de palabras, letras y sílabas, presentan una similitud relevante derivada de la reproducción íntegra de la expresión “WIZARD” en el signo solicitado.
Esta palabra, que constituye el núcleo distintivo de las marcas previamente registradas. En cuanto al análisis fonético, la Sala observa que la pronunciación de los signos “WIZARD”, “BRICK WIZARD” y “BRICK WIZARD SAGA” no presenta diferencias sustanciales desde la perspectiva sonora, en tanto todos comparten el término “WIZARD”, cuya acentuación en la primera sílaba le otorga una fuerza auditiva distintiva dentro del conjunto.
Las expresiones adicionales “BRICK” y “SAGA” no introducen variaciones fonéticas relevantes que le resten esa similitud. […] 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de mayo de 2025. Rad.: 2021-00142-00. M.P.: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Es así como, la Sala, en sentencia de 23 de noviembre de 202334, al cotejar la marca concedida mediante los actos acusados en ese caso, la cual reproducía en su totalidad una marca previamente registrada, consideró: “[…] en cuanto a la composición ortográfica de la marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso, se tiene que comparte la misma conformación que la segunda palabra de la marca previamente registrada (LUMILUX) y, en ese sentido, contiene una reproducción de la misma.
De allí que, la Sala advierte que existe semejanza ortográfica entre las marcas cotejadas, toda vez que la palabra LUMILUX, en la marca previamente registrada, es la que posee la fuerza distintiva dentro del conjunto marcario y, en ese sentido, al ser reproducida totalmente por la marca concedida mediante los actos administrados acusados, se crea una similitud en este criterio.
Asimismo, la Sala precisa que, si bien la marca previamente registrada cuenta con la expresión OSRAM, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que, como se expuso supra, la carga distintiva recae sobre la expresión que se reproduce por completo en la marca concedida, esto es, LUMILUX, lo que determina que dicha marca no sea suficientemente distintiva y diferente a la marca previamente registrada respecto del criterio ortográfico.
De otro lado, la Sala advierte que, la marca concedida, no cuenta con otras expresiones adicionales que permitan diferenciarla de la marca previamente registrada, pues se encuentra conformada por la expresión LUMILUX, la cual es, se reitera, la expresión con fuerza distintiva dentro del conjunto marcario de la marca previamente registrada […]” (negrilla fuera de texto). […] En el caso sub examine, esta Sala prohíja el criterio expuesto supra y considera que existe semejanza orográfica y fonética entre el signo y las marcas cotejadas, pues el signo reproduce la partícula de mayor fuerza distintiva de las marcas previamente registradas sin denominaciones adicionales que le otorguen una carga semántica particulizadora […]” (negrilla fuera de texto). 58.
Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que los signos distintivos en conflicto contienen expresiones que se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202335, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de noviembre de 2023. Rad.: 2016-00492-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 59. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.
(negrilla fuera del texto). 60. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 61.
Descendiendo al caso sub examine, Se observa que, el término “KHAN” proviene del “Del fr. khan, y este del turco ant. jān,” y corresponde al “título que en distintos países ha designado al soberano”36; y la expresión “SHERE” viene de la palabra “SHER” que, en hindi, traduce “león”37. Sin embargo, su significado no es conocido por el consumidor medio colombiano, por lo que la Sala considera que su significado no forma parte del conocimiento común y, por lo tanto, se consideran como signos de fantasía. 62.
Teniendo en cuenta lo anterior la Sala considera que el signo y la marca corresponden a una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores y, por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque38. 63. De esta manera, teniendo en cuenta la similitud en la composición de “KHAN” y “SHERE KHAN”, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 64.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre el signo y la marca previamente registrada. 65. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 66.
La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 67. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201839 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. 36 https://dle.rae.es/kan.Consultado el 16 de junio de 2025. 37 https://dictionary.cambridge.org/es/translate/ Consultado el 16 de junio de 2025. 38 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 68. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 69.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 70. En el caso sub examine, el signo “K KHAN PRO” fue solicitado para proteger los siguientes productos de las clases 18 y 28: “[…] PRODUCTOS ELABORADOS EN MATERIALES COMO CUERO E IMITACIONES DE CUERO U OTRAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES TALES COMO: MORRALES EN LONA, MALETINES DEPORTIVOS, 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MALETINES PORTA DOCUMENTOS, MORRALES, MALETAS, MALETINES EJECUTIVOS, CARTERAS, MALETÍN PARA PORTÁTIL, MALETÍN PARA VIAJE, CANGURO (MALETÍN DE CINTURA), MALETÍN CON RODACHINES, MALETINES EJECUTIVOS PARA PORTÁTIL […]”.
“[…] CANILLERAS, CINTURONES PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS, GUANTES PARA ARQUERO, BÉISBOL Y BOXEO, BANDAS PARA CAPITÁN, BALONES, PELOTAS PARA PILATES, CONOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RODILLERAS, TACOS DE SALIDA PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS, MALLAS PARA FUTBOL, MESAS PARA FÚTBOL DE MESA Y BALONCESTO, RAQUETA, MESAS PARA TENIS DE MESA, JUEGOS Y JUGUETES DIDÁCTICOS […]”. 71.
Por su parte, la marca previamente registrada “SHERE KHAN” ampara productos y servicios de las clases 3ª, 9ª, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 3 “[…] LOCIONES PARA DESPUÉS DE LA AFEITADA; ANTI- PERSPIRANTES; ACEITES DE AROMATERAPIA; PESTAÑAS Y UÑAS ARTIFICIALES;
ACEITES PARA BEBÉS; TOALLITAS PARA BEBÉS; GELES DE BAÑO; POLVO DE BAÑO; MÁSCARAS DE BELLEZA; RUBOR; CREMAS, LOCIONES Y POLVOS PARA EL CUERPO; LOCIONES PARA REFRESCAR EL ALIENTO; BAÑO DE ESPUMA; COLONIAS; COSMÉTICOS; DENTÍFRICOS; DESODORANTES; POLVO DE TALCO; ACEITES ESENCIALES PARA EL USO PERSONAL; DELINEADOR DE OJOS; SOMBRAS PARA OJOS;
LÁPICES PARA CEJAS; POLVO FACIAL; CREMAS FACIALES; LOCIONES FACIALES; MÁSCARAS FACIALES; EXFOLIANTES FACIALES; MECHAS QUE EMITEN FRAGANCIAS EN LOS CUARTOS; FRAGANCIAS PARA USO PERSONAL; GEL PARA CABELLO; ACONDICIONADORES PARA EL CABELLO; CHAMPÚ PARA EL CABELLO; ESPUMA PARA EL CABELLO; CREMAS PARA EL CABELLO; LACA PARA EL CABELLO; CREMA DE MANOS;
LOCIONES PARA LAS MANOS; JABONES PARA LAS MANOS; BÁLSAMO PARA LABIOS; LÁPIZ DE LABIOS; PORTALÁPIZ DE LÁPIZ PARA LABIOS; BRILLO LABIAL; JABONES LÍQUIDOS; MAQUILLAJE; RIMEL O PESTAÑINA; ENJUAGUE; PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DE LAS UÑAS; BRILLO DE UÑAS; ENDURECEDORES DE UÑAS; ABRILLANTADOR DE UÑAS; ARTÍCULOS DE ASEO NO MEDICADOS; PERFUMES;
POPURRÍ (FLORES SECAS AROMÁTICAS); FRAGANCIAS PARA LA ALCOBA; CREMA DE AFEITAR; JABÓN PARA LA PIEL; POLVOS DE TALCO; AGUA DE TOCADOR; CREMAS PARA LA PIEL; CREMA HIDRATANTE PARA LA PIEL; BLOQUEADOR SOLAR; PANTALLA SOLAR […]”. Clase 9 “[…] DISCOS DE AUDIO; GRABACIONES DE AUDIO; GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO; ALTAVOCES DE AUDIO; BINOCULARES;
CALCULADORAS; VIDEOCÁMARAS; CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; CD-ROM; LECTORES DE CD-ROM (COMO PARTE DEL COMPUTADOR); ESCRITORES DEL CD-ROM (COMO PARTE DEL COMPUTADOR); TELÉFONOS CELULARES; ACCESORIOS PARA TELÉFONOS CELULARES; ESTUCHE PARA TELÉFONOS CELULARES; CHIPS QUE CONTIENEN GRABACIONES MUSICALES; PLACAS 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio FRONTALES O CARCASAS PARA TELÉFONOS CELULARES;
REPRODUCTORES DE DISCO COMPACTO; GRABADORAS DE DISCO COMPACTO; DISCOS COMPACTOS; PROGRAMAS DE JUEGO DE COMPUTADORA; CARTUCHOS Y DISCOS DE JUEGO DE COMPUTADORA; COMPUTADORAS; EQUIPOS DE COMPUTADOR; TECLADOS PARA COMPUTADOR; MONITORES DE COMPUTADOR; RATÓN PARA EL COMPUTADOR; LECTORES DE DISCO DEL COMPUTADOR; SOFTWARE O PROGRAMAS DE COMPUTADOR;
TELÉFONOS INALÁMBRICOS; IMANES DECORATIVOS; CÁMARAS DIGITALES; REPRODUCTORES DIGITALES DE AUDIO Y VIDEO; DVDS; REPRODUCTORES DE DVD; GRABADORES DE DVD; DISCOS DIGITALES VERSÁTILES; DISCOS VIDEO DIGITALES; DISCOS ÓPTICOS Y MAGNETO- ÓPTICOS PREGRABADOS; REPRODUCTORES Y GRABADORES DE DISCOS ÓPTICOS Y MAGNETO-ÓPTICOS PARA AUDIO, VIDEO Y DATOS DE COMPUTADOR;
CABLES ELÉCTRICOS Y ÓPTICOS; ORGANIZADORES PERSONALES ELECTRÓNICOS; ESTUCHE PARA GAFAS; GAFAS; REGLAS GRADUADAS PARA OFICINA Y PAPELERÍA PARA ESCRITORIO; AURICULARES; MÁQUINAS DE KARAOKE; MICRÓFONOS; REPRODUCTORES DE MP3; MÓDEMS (COMO PARTE DE UN COMPUTADOR); ALMOHADILLAS PARA RATÓN; PELÍCULAS; GRABACIONES MUSICALES; PAGINADORES;
ESTÉREOS PERSONALES; AYUDANTES DIGITALES PERSONALES; IMPRESORAS; RADIOS; GAFAS PARA EL SOL; TELÉFONOS; TELEVISORES; CÁMARAS DE VIDEO; GRABADORAS DE VIDEO CASSETTE; REPRODUCTORES DE VIDEO CASSETTE; CARTUCHOS PARA VIDEO JUEGOS; DISCOS PARA VIDEO JUEGOS; VIDEO CASSETTES; VIDEOTELÉFONO; GRABACIONES DE VIDEO; INTERCOMUNICADORES; SOPORTE PARA MUÑECA Y BRAZO PARA EL USO DE COMPUTADORES […]”.
Clase 14 “[…] DESPERTADORES; HEBILLAS PARA CINTURÓN DE METALES PRECIOSOS (PARA VESTIR); CORDONES CORBATA CON SUJETADORES DE METALES PRECIOSOS; PULSERAS; BUSTOS HECHOS DE METALES PRECIOSOS; APAGADORES DE VELA DE METALES PRECIOSOS; CANDELEROS DE METALES PRECIOSOS; AMULETOS; RELOJES; ARETES; JOYERÍA; ESTUCHES PARA JOYERÍA DE METALES PRECIOSOS;
CADENAS DE JOYERÍA; LLAVEROS DE METALES PRECIOSOS; ALFILERES DE SOLAPA; ABRECARTAS DE METALES PRECIOSOS; CADENAS PARA EL CUELLO; COLLARES; SUJETADORES DE CORBATINES; MONEDAS NO MONETARIAS; ALFILERES ORNAMENTALES; DIJES; ANILLOS; DESLIZADORES PARA CORDONES CORBATA; CRONÓMETROS; CLIPS PARA CORBATA; SUJETADORES DE CORBATA; TACHUELAS DE CORBATA;
RELOJES DE PARED; CINTAS DE RELOJ; ESTUCHES PARA RELOJ; CADENAS DE RELOJ; CORREAS DE RELOJ; RELOJES; CINTAS DE BODA; RELOJES DE PULSERA […]”. Clase 16 “[…] LIBRETAS DE DIRECCIONES; ALMANAQUES; APLIQUES EN FORMA DE CALCOMANÍAS; LIBRO DE CITAS; IMPRESIONES DE ARTE; KITS DE PINTURA PARA TRABAJAR ARTE Y ARTESANÍAS; LIBROS DE AUTÓGRAFOS; LIBROS PARA BEBÉS;
BOLÍGRAFOS; TARJETAS DE 28 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio BÉISBOL; CARPETAS; SUJETALIBROS; MARCADORES; LIBROS; CALCOMANÍAS PARA EL CARRO; CALENDARIOS; TIRAS DE HISTORIETAS; CRAYONES O CRAYOLAS; TARJETAS DE NAVIDAD;
TIZA; TIZA PARA TABLEROS; LIBROS PARA ACTIVIDADES INFANTILES; PORTAVASOS HECHOS DE PAPEL; ÁLBUM DE MONEDAS; LIBROS PARA COLOREAR; PÁGINAS PARA COLOREAR; LÁPICES DE COLORES; LIBROS DE HISTORIETAS; HISTORIETAS; LIBROS DE CUPÓN; CALCOMANÍAS; CENTROS DE MESA DE PAPEL DECORATIVO; DIARIOS; PAÑALES DESECHABLES PARA BEBÉS; REGLAS PARA DIBUJO;
BORRADORES SECOS PARA TABLEROS; SOBRES; BORRADORES; PLUMAS DE FIELTRO; FICHAS BIBLIOGRÁFICAS; TARJETAS DE REGALO; PAPEL DE REGALO; GLOBOS; TARJETAS DE SALUDO; LIBROS DE INVITADOS; REVISTAS; MAPAS; MARCADORES; BLOCK DE NOTAS; ARCILLA PARA MOLDEAR; BOLETINES; PERIÓDICOS; PAPEL DE NOTAS; CUADERNOS; LIBRETA DE NOTAS; PINTURAS; BANDERAS DE PAPEL;
SORPRESAS DE PAPEL PARA FIESTA; GORROS DE PAPEL PARA FIESTA; DECORACIONES DE PAPEL PARA TORTA; PAPEL DECORADO PARA FIESTA; SERVILLETAS DE PAPEL; BOLSAS DE PAPEL PARA FIESTA; PISAPAPELES; ARCOS DE PAPEL PARA REGALO; BANDERINES DE PAPEL; ESTERAS DE PAPEL; MANTELES DE PAPEL; CUBIERTAS PLÁSTICAS PARA MESA; BOLSOS PLÁSTICOS PARA FIESTA; PORTA- ESFEROS O PORTA-LÁPICES;
LÁPICES; TAJALÁPIZ; ESTUCHES Y CAJAS PARA ESFEROS Y LÁPICES; ESFEROS; PERIÓDICOS; ÁLBUMES DE FOTOGRAFÍA; FOTOGRAFÍAS; IMPRESIONES ILUSTRADAS; LIBRO DE PINTURAS; MATERIALES PLÁSTICOS PARA ENVOLVER ( NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES); PORTA-RETRATOS; POSTALES; CARTELES; CONDECORACIONES IMPRESAS; CERTIFICACIONES IMPRESAS; INVITACIONES IMPRESAS;
MENÚS IMPRESOS; LIBRO DE RECETAS; ESTAMPILLAS DE CAUCHO; BOLSAS PARA SÁNDWICH; TARJETAS DE PUNTAJE; ÁLBUM DE ESTAMPILLAS; PAPELERÍA PARA ESCRITORIO; GRAPADORA; CALCOMANÍAS; TARJETAS COMERCIALES; REGLAS SIN GRADUAR; PAPEL PARA ESCRITURA; IMPLEMENTOS DE ESCRITURA […]”. Clase 18 “[…] BOLSOS DE USO MÚLTIPLE PARA DEPORTE; BOLSOS DEPORTIVOS;
CARGADORES PARA BEBÉS; MOCHILAS; BOLSOS DE PLAYA; BOLSAS PARA LIBROS; ESTUCHES PARA TARJETAS PARA LLAMAR; BOLSOS DE CAMBIO; MONEDEROS; BOLSAS PARA PAÑALES; BOLSOS DE TELA GRUESA; CANGUROS; BOLSOS PARA GIMNASIO; BOLSOS DE MANO; MORRALES; LLAVEROS; LLAVEROS DE CUERO; SOSTENEDORES DE LÁPIZ LABIAL; EQUIPAJE; ETIQUETAS PARA EQUIPAJE; MALETINES;
CARTERAS; SATCHELS (BOLSAS AROMATIZADAS); BOLSOS DE COMPRAS; BOLSOS GRANDES; PARAGUAS; CANGUROS; BILLETERAS […]”. Clase 20 “[…] COLCHONES INFLABLES PARA ACAMPAR; CANASTAS DE MIMBRE; CAMAS; BANCAS; ESTANTES PARA LIBROS, GABINETES; ASIENTOS; CLIPS PARA SOSTENER Y EXPONER FOTOGRAFÍAS; PERCHEROS; MUEBLES PARA COMPUTADORES; BANDEJAS PARA 29 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TECLADOS DE COMPUTADOR;
CATRES; CUNAS; DIVANES; ESCARCHA DECORATIVA; MÓVILES DECORATIVOS; ESCRITORIOS; PITILLOS; PLACAS GRABADAS Y CORTADAS EN PIEDRA; FIGURINES Y ESTATUAS HECHAS DE HUESO, YESO, PLÁSTICO, CERA, O MADERA; ASTAS DE BANDERA; TABURETES; MUEBLES; DECORACIONES DE EMPAQUES DE REGALOS HECHAS DE PLÁSTICO; VENTILADORES MANUALES; ESPEJOS DE MANO; ESTUCHES PARA JOYAS NO HECHOS DE METAL;
LLAVEROS NO HECHOS DE METAL; MUEBLES PARA EL JARDÍN; BANCOS PARA ENAMORADOS; REVISTEROS; COLCHONES; ESPEJOS; ORNAMENTOS NO NAVIDEÑOS HECHOS DE HUESO, YESO, PLÁSTICO, CERA O MADERA; OTOMANAS; ADORNOS DE PLÁSTICO PARA FIESTAS; PEDESTALES; MARCOS PARA FOTOS; ALMOHADAS; SOPORTES PARA PLANTAS HECHOS DE ALAMBRE O METAL; PLACAS DECORATIVAS PARA PAREDES;
BANDERAS DE PLÁSTICO; INSIGNIAS DE PLÁSTICO PARA NOMBRES; PLACAS DE PLÁSTICO NOVEDOSAS; BANDERINES DE PLÁSTICO; DECORACIONES DE PLÁSTICO PARA TORTAS; CONCHAS MARINAS; TALEGOS PARA DORMIR (SLEEPING BAGS); MESAS; MUEBLES PARA JUGUETES; SOPORTES PARA SOMBRILLAS; PERSIANAS VENECIANAS; CAMPANAS QUE SUENAN CON EL VIENTO […]”. Clase 21 “[…] GUANTES PARA BARBECUE;
UTENSILIOS PARA BEBIDAS; UTENSILIOS DE VIDRIO PARA BEBIDAS; CASAS PARA PÁJAROS; TAZONES; ESCOBAS; BANDEJAS PARA PONQUÉS: MOLDES PARA PONQUÉS; SERVIDORES PARA PONQUÉ; CANDELABROS NO HECHOS DE METALES PRECIOSOS; APAGADORES DE VELA; CANTIMPLORAS; FIGURINES DE CERÁMICA; PORTAVASOS NO HECHOS DE PAPEL Y QUE NO FORMAN PARTE DE LENCERÍA DE MESA;
CAJAS PLEGABLES PARA USO EN EL HOGAR; TARROS DE GALLETAS; CORTADORES DE GALLETAS; DESCORCHADORES; TAZAS; RIELES DE CORTINA; BOLSAS DECORATIVAS PARA CONFITERÍA; PRISMAS DE CRISTAL DECORATIVOS; VASOS DECORATIVOS; PLATOS DECORATIVOS; PLATOS; FIGURINES HECHOS DE PORCELANA, CRISTAL, LOZA, VIDRIO, FLOREROS; CEPILLOS PARA EL CABELLO; PEINILLAS PARA EL CABELLO;
RECIPIENTES AISLANTES DE CALOR; RECIPIENTES CONTENEDORES AISLANTES PARA BEBIDAS; LONCHERAS; MUGS (TAZAS); PORTA-SERVILLETAS O SERVILLETEROS; ANILLOS PARA SERVILLETAS NO HECHOS DE METALES PRECIOSOS; GUANTES PARA EL HORNO; TAZAS DE PAPEL; PLATOS DE PAPEL; MOLDES PARA PIE; SERVIDORES DE PIE; TAZAS PLÁSTICAS; BOTELLAS PLÁSTICAS PARA AGUA;
PLATOS; JABONERAS; TETERAS; JUEGOS DE TÉ; CONTENEDORES AISLANTES TÉRMICOS PARA COMIDA O BEBIDAS; CEPILLOS DE DIENTES; BANDEJAS; SALVAMANTELES O LENCERÍA DE MESA; BOTELLAS AL VACÍO; CANECAS PARA BASURA […]”. Clase 24 “[…] AFGANOS O MANTAS; GUANTES PARA BARBECUE; LENCERÍA PARA BAÑO; TOALLAS PARA BAÑO; MANTAS PARA LA CAMA; DOSELES; ROPA DE CAMA;
SÁBANAS; FALDAS PARA CAMAS; COBIJAS; COBIJAS PARA PONER SOBRE EL CUBRECAMA O CUBRELECHO; 30 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CALICÓ; COBIJAS PARA NIÑOS; PORTAVASOS DE TELA; PAÑITOS DE ADORNO; BANDERAS DE TELA; BANDERINES DE TELA;
EDREDONES; PARACHOQUES PARA CUNAS; CORTINAS; BANDERAS DE TELA; BANDERINES DE FIELTRO; TOALLAS PARA GOLF; TOALLAS DE MANOS; PAÑUELOS; TOALLAS CON CAPUCHA; ROPA DE CAMA; TOALLAS PARA COCINA; GUANTES PARA EL HORNO; FUNDAS PARA ALMOHADAS; CUBIERTAS PARA ALMOHADAS; COJEOLLAS; EDREDONES ACOLCHADOS; COBIJAS PARA RECIBIR; MANTAS DE SEDA; MANTELES;
SERVILLETAS DE TELA; INDIVIDUALES DE TELA; ROPA DE MESA EN TELA; MANTAS DECORATIVAS; TOALLAS; TRAPOS PARA LAVAR; COBIJAS DE LANA […]”. Clase 25 “[…] ZAPATOS ATLÉTICOS; PAÑOLETAS O BANDANAS; GORRAS DE BASEBALL; BATAS PARA LA PLAYA; ROPA DE PLAYA; CINTURONES; BABEROS; BIKINIS; BLAZERS O CHAQUETAS; BOTAS; CORBATINES; BRASIERES O CORPIÑOS; GORRAS;
CHAPARRERAS; BABEROS DE TELA; ABRIGOS; VESTIDOS; OREJERAS; CALZADO; GUANTES; CAMISAS PARA GOLF; DISFRACES PARA HALLOWEEN; SOMBREROS; BINCHAS O BANDAS PARA EL CABELLO; ACCESORIOS DE TELA PARA LA CABEZA; CORSETERÍA; ROPA PARA NIÑOS; CHAQUETAS; JEANS; JERSEYS O SACOS; PAÑOLETAS; MALLAS O LEOTARDOS; CALENTADORAS PARA LAS PIERNAS; MITONES;
CORBATAS; CAMISAS PARA DORMIR; BATAS PARA DORMIR O PIJAMAS; OVEROLES O MAMELUCOS; PIJAMAS; PANTALONES; MEDIA PANTALÓN; CAMISETAS; PONCHOS; GABARDINAS; BATAS; SANDALIAS; BUFANDAS; CAMISAS; ZAPATOS; FALDAS; PANTALONETAS; PANTALONES; PANTUFLAS; ROPA PARA DORMIR; MEDIAS; MEDIAS VELADAS; SACOS; PANTALONES DE SUDADERA; BUSOS O SACOS DE SUDADERA;
VESTIDOS DE BAÑO; TOPS; BICICLETEROS O PANTALONETAS AJUSTADAS; CAMISETAS; ROPA INTERIOR; CHALECOS; MANILLAS O PULSERAS PARA SER USADOS EN LA MUÑECA […]”. Clase 28 “[…] JUEGOS DE HABILIDAD DE ACCIÓN; FIGURAS DE ACCIÓN Y ACCESORIOS PARA ÉSTOS; JUEGOS DE MESA; JUEGOS DE CARTAS; MÚLTIPLES JUGUETES DE ACTIVIDAD DE NIÑOS; JUEGOS DE BÁDMINTON;
GLOBOS; BATES DE BÉISBOL; PELOTAS DE BALONCESTO; JUGUETES DE BAÑO; PELOTAS DE BÉISBOL; PELOTAS DE PLAYA; BOLSOS RELLENOS DE FRÍJOL; MUÑECAS RELLENAS DE FRÍJOL; BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN; PELOTAS DE BOLOS; VARITAS QUE HACEN BURBUJAS Y MEZCLAS PARA BURBUJAS; GUANTES DE BÉISBOL; JUEGOS DE AJEDREZ; COSMÉTICOS DE JUEGO DE NIÑOS; MEDIAS NAVIDEÑAS;
DECORACIONES DE ÁRBOL DE NAVIDAD; FIGURAS COLECCIONABLES DE JUGUETE; MÓVILES PARA LA CUNA; JUGUETES DE CUNA; JUGUETES DE LANZAMIENTO DE DISCO; MUÑECAS; ROPA PARA MUÑECA; ACCESORIOS PARA MUÑECA; JUEGOS DE JUGUETE PARA MUÑECA; JUGUETES DE ACCIÓN ELÉCTRICOS; EQUIPO VENDIDO COMO UNA UNIDAD PARA JUEGOS DE CARTAS; APAREJO DE PESCA; PELOTAS DE GOLF;
GUANTES DE GOLF; MARCADORES DE PELOTA DE GOLF; UNIDAD SOSTENIDA PARA JUGAR 31 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio JUEGOS ELECTRÓNICOS; PELOTAS DE HOCKEY; JUGUETES INFLABLES; ROMPECABEZAS; CUERDAS PARA SALTAR; COMETAS;
TRUCOS DE MAGIA; CANICAS; JUEGOS MANIPULADORES; JUGUETES MECÁNICOS; JUGUETES DE CAJA DE MÚSICA; JUGUETES MUSICALES; JUEGOS DE SALA; JUEGOS SORPRESAS PARA FIESTAS CON JUGUETES PEQUEÑOS; JUEGOS PARA FIESTAS; JUEGO DE CARTAS; JUGUETES DE FELPA; SACOS DE ARENA; MARIONETAS; PATINES DE RUEDAS; PELOTAS DE GOMA; MONOPATINES; TABLAS PARA NIEVE;
GLOBOS DE NIEVE; PELOTAS DE FÚTBOL; TROMPOS; JUGUETES APRETABLES; MUÑECOS DE PELUCHE; MESAS DE TENIS DE MESA; JUEGOS DE TIRO AL BLANCO; OSITOS DE FELPA; PELOTAS DE TENIS; FIGURAS DE JUGUETE DE ACCIÓN; CUBO DE JUGUETE Y JUEGOS DE PALA; MÓVILES DE JUGUETE; VEHÍCULOS DE JUGUETE; MOTONETAS DE JUGUETE; COCHES DE JUGUETE; MODELO DE JUGUETE EQUIPOS PARA AFICIONADOS;
FIGURAS DE JUGUETES; BANCOS DE JUGUETE; CAMIONES DE JUGUETE; RELOJES DE JUGUETE; JUGUETES QUE LANZAN CHORROS DE AGUA; JUGUETES PARA SOPLAR; YOYOS […]”. Clase 29 “[…] QUESO; COMBINACIONES DE QUESO Y GALLETA; QUESO PARA UNTAR; FRUTA CONFITADA; LECHE ACHOCOLATADA; PRODUCTOS LÁCTEOS EXCLUYENDO EL HELADO, HELADOS DE LECHE Y YOGUR CONGELADO;
SALSAS PARA UNTAR; FRUTAS SECAS; BEBIDA DE YOGURES; COMIDAS CONGELADAS QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN LA CARNE, PESCADO, AVES DE CAZA O VERDURAS; CONSERVAS DE FRUTA; ALIMENTO DE PASABOCA A BASE DE FRUTA; MERMELADAS; JALEAS; BEBIDAS DE LECHE CON ALTO CONTENIDO DE LECHE; CARNES; NUECES; MANTEQUILLA DE MANÍ; PATATAS FRITAS; PRODUCTOS DE PASABOCAS A BASE DE PATATA;
LECHE EN POLVO; PASAS; MEZCLA DE PASABOCAS QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN FRUTAS PROCESADAS, NUECES Y/O PASAS PROCESADAS; SOPA; MEZCLAS DE SOPA; POSTRES DE GELATINA AZUCARADOS; YOGUR […]”. Clase 30 “[…] BÁGELS; BASES PARA HACER BATIDOS DE LECHE; BIZCOCHOS; PAN; CEREAL PARA EL DESAYUNO; PREPARACIONES HECHAS DE CEREAL; GOMA DE MASCAR; PONQUÉS;
MEZCLAS PARA HACER PONQUÉS; CARAMELOS O DULCES; DECORACIONES DE PONQUÉ HECHAS DE CARAMELO O DULCE; SALSA DE TOMATE; BARRAS DE PASABOCAS A BASE DE CEREAL; GOMA DE MASCAR; CHOCOLATE; BEBIDAS A BASE DE CHOCOLATE; BEBIDAS A BASE DE CACAO; CONOS PARA HELADO; CONFITERÍA; GALLETAS; PASABOCAS HECHOS A BASE DE MAÍZ; GALLETAS DE SAL; EMPAREDADOS DELIKATESSEN;
POSTRES DE GELATINA AZUCARADOS Y SABORIZADOS; CONFITES CONGELADOS; COMIDAS CONGELADAS QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN PASTAS O ARROZ; YOGURT CONGELADO; MIEL; HELADO; HELADO DE LECHE; REGALIZ; MASMELOS; MAYONESA; MUFFINS; MOSTAZA; FIDEOS; HOJUELAS DE AVENA; PANCAKES; MEZCLA PARA HACER PANCAKES; PASTAS; PASTELES; JARABE DE HOJUELA (SYRUP);
TARTAS O PIE; PIZZA; PALOMITAS DE 32 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MAÍZ; PRETZELS (GALLETAS SALADAS); PUDINES; ARROZ; ROLLOS; ALIÑOS O SALSAS PARA ENSALADA; SALSAS; SORBETES; ESPECIAS; TÉ; TORTILLAS; WAFFLES […]”.
Clase 32 “[…]AGUA POTABLE; BEBIDAS ENERGIZANTES; AGUAS SABORIZADAS; JUGOS DE FRUTAS; BEBIDAS SABORIZADAS DE FRUTA; CONCENTRADOS A BASE DE JUGOS; LIMONADA; PONCHE; BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, A SABER, BEBIDAS CARBONATADAS; BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS QUE CONTIENEN JUGOS DE FRUTAS; BEBIDAS DE FRUTAS; AGUA CON GAS; BEBIDAS DEPORTIVAS; JARABES PARA HACER REFRESCOS;
AGUA MINERAL; JUGOS DE VEGETALES […]”. Clase 41” […] PRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, Y ALQUILER DE PELÍCULAS; PRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, Y ALQUILER DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO; PRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, Y ALQUILER DE GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO; INFORMACIÓN DE ENTRETENIMIENTO; ENTRETENIMIENTO INTERACTIVO EN LÍNEA;
PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS DE ENTRETENIMIENTO Y PROGRAMAS INTERACTIVOS PARA DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE TELEVISIÓN, CABLE, SATÉLITE, MEDIOS DE AUDIO Y VIDEO, CARTUCHOS, DISCOS LÁSER, DISCOS DE COMPUTADOR Y MEDIOS ELECTRÓNICOS; PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE ENTRETENIMIENTO, NOTICIAS, E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE REDES DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADOR;
SERVICIOS DE PARQUES DE DIVERSIÓN Y PARQUES TEMÁTICOS; SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO PRESTADOS EN O EN RELACIÓN CON PARQUES TEMÁTICOS; ESPECTÁCULOS EN ESCENARIOS EN VIVO; PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VIVO; PRODUCCIONES DE TEATRO; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO O ANIMACIÓN […]”. 72. En el caso sub examine, la Sala encuentra que los productos amparados por el signo solicitado en las clases 18 y 28 no presentan relación de conexidad competitiva con los productos y servicios de las clases 3ª, 9ª, 14, 16, 20, 21, 24, 29, 30, 32 y 41 cubiertos por la marca previamente registrada.
En efecto, se trata de bienes que atienden a finalidades y sectores de mercado diferentes, lo que excluye la posibilidad de confundibilidad por parte del consumidor. No existe entre ellos una relación de intercambiabilidad, complementariedad ni razonabilidad comercial, en tanto no satisfacen las mismas necesidades ni se comercializan a través de los mismos canales. 73.
Así, no puede predicarse conexidad competitiva entre morrales, maletines y canguros (clase 18) o implementos deportivos como balones y conos (clase 28), y productos cosméticos y de aseo personal (clase 3); dispositivos electrónicos y software (clase 9); joyería (clase 14); artículos escolares y de papelería (clase 16); muebles y artículos de decoración (clase 20); utensilios de cocina y artículos para el hogar (clase 21); ropa de cama y lencería (clase 24); productos alimenticios (clases 29 y 30); bebidas no alcohólicas (clase 32); ni servicios de entretenimiento (clase 41). 33 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 74.
No ocurre lo mismo con las clases 18, 25 y 28, respecto de las cuales sí se configura una conexidad competitiva con el signo solicitado, dado que los productos coinciden en su naturaleza, finalidad y público consumidor. En cuanto a la intercambiabilidad, es claro que artículos como morrales, maletines deportivos o carteras (clase 18) del signo solicitado cumplen funciones análogas a las de bolsos, mochilas y equipaje (clase 18) de la marca registrada, lo que permite que el consumidor elija cualquiera de ellos para satisfacer necesidades similares de transporte de objetos personales. 75.
En efecto, los bolsos de uso múltiple para deporte, bolsos de gimnasio o de mano y morrales o carteras (clase 18), puede ser utilizados al igual que los morrales de lona, maletas, maletines (clase 18), pues tiene la misma función de empacar y transportar cosas. 76. Los cinturones para el levantamiento de pesas (clase 25) son un tipo de cinturones (clase 25), por lo que, si bien pueden no tener la misma finalidad, hacen parte de una sus categorías, quién vende cinturones podría fabricar cinturones para levantar pesas. 77.
Los juegos didácticos (clase 28) se pueden intercambiar por juegos de habilidad de acción, juegos de mesa, como el ajedrez; y los implementos para educación física, (clase 28) como balones, con pelotas de baloncesto, beisbol o playa. 78. En lo que respecta a la complementariedad, la Sala recuerda que esta se presenta cuando el uso de un producto fomenta directa y funcionalmente el uso de otro, generando una percepción de interdependencia en el consumidor.
Tal es el caso entre los productos deportivos del signo solicitado (maletines deportivos, cinturones, conos, tacos de salida, pelotas y guantes) y aquellos cubiertos por la marca registrada en las clases 25 y 28 (ropa deportiva, gorras, zapatos atléticos, juegos y artículos de deporte). 79. Nótese que, la utilización morrales, específicamente el uso de maletines deportivos (clase 18), y los cinturones para levantar pesas, conos para educación física, tacos de salida para competiciones deportivas (clase 28), es complementario al uso de zapatos atléticos, gorras de baseball, camisas de golf, pantalones de sudadera (25), y pelotas de baseball, baloncesto, hockey, juegos de Badminton (clase 28).
Lo anterior, en tanto que corresponden al área del deporte y la actividad física. Asimismo, se considera que, particularmente, el uso de mesas para fútbol es complementario a las pelotas de fútbol. 80. En consecuencia, se considera que existe una relación directa o indirecta con los productos de las clases 18, 25 y 28, amparados por los signos distintivos cotejados, en tanto permite concluir que existe una relación de intercambiabilidad y complementariedad que puede inducir al consumidor a considerar que provienen del mismo origen empresarial. 34 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 81.
En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos distintivos, toda vez que comparten finalidades, en tanto puede utilizarse, unos para actividades deportivas, y otros, en el ámbito de los juegos didácticos y de mesa. Por ello, se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como tiendas deportivas o empresas de retail destinadas a los productos relacionados con el ejercicio físico o los juegos de mesa.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 82. En conclusión, la similitud entre los productos de las clases 18, 25 y 28 identificados por los signos distintivos, sumada a la similitud en su denominación incrementa sustancialmente la posibilidad de que el consumidor medio considere que el signo “K KHAN PRO” y la marca “SHERE KHAN” corresponden a líneas de productos de una misma empresa o a marcas relacionadas comercialmente. 83.
Así, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a las similitudes significativas mencionadas anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos de las marcas confrontados provienen del mismo titular, esto es, de fabricantes relacionados económicamente. 84.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201540, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel 40 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 35 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 85.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales41: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 86. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y la marca analizada, conexión competitiva entre los productos de las clases 18, 25 y 28 que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem.
IV.5. Conclusión 87. En suma, la Sala considera que la decisión de la SIC de no conceder el registro de la marca “K KHAN PRO” para los productos de las clases 18 y 28 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, no se acreditó el desconocimiento de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem.
Por consiguiente, se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 88. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 36 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2018-00109-00 Demandante: Oscar Eduardo Morales Orjuela Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.