CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025) Número único de radicación: 11001032400020160042800 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Inverluna y CIA. S. en C.A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Global Investing & Trading Management y Servientrega S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.
Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Inverluna y CIA. S. en C.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 85435 de 30 de octubre de 2015 y 11563 de 14 de marzo de 2016. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1 Cfr. Folios 79 a 80 La Sala, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 1. Inverluna y CIA. S. en C.A., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 85435 de 30 de octubre de 20155 “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y, la Resolución núm. 11563 de 14 de marzo de 20166, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo signo mixto RED SERVI para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.
La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 85435 de fecha 30 de octubre de 2015, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, declara fundada la oposición presentada por GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, y en consecuencia negó el registro del signo mixto RED SERVI en la clase 36 internacional.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 11563 de fecha 14 de marzo de 2016, proferida por el Superintendente Delegado Para La Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución número 85435 de octubre 30 de 2015, confirmándola. […]”7. 2 Por intermedio de apoderado.
Cfr. Folios 2 a 3 3 Cfr. Folios 34 a 53 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Cfr. Folios 19 a 33 6 Cfr. Folios 8 a 18 7 Cfr. Folios 35 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 4.
A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a titulo de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de marca mixta RED SERVI en favor de la sociedad Inverluna y Cia S en CA; para distinguir servicios de la clase 36 de la clasificación de marcas. CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 del C.C.A. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial. […]”8.
Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó, el 6 de abril de 2015, el registro como marca del signo mixto RED SERVI para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. La solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial, siendo objeto de oposición por parte de Servientrega y por Global Investment & Trading Management, en adelante terceros con interés directo en el resultado del proceso, con base en las marcas SERVIENTREGA y SERVIRED. 5.3.
La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 85435 de 30 de octubre de 2015, declaró fundada la oposición presentada por Global Investment & Trading Management y negó el registro como marca del signo mixto RED SERVI, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con sus marcas nominativas SERVIRED que identifican servicios de las Clases 35 y 36 ibidem. 8 Ibidem 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 5.4.
Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 85435 de 30 de octubre de 2015. 5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 11563 de 14 de marzo de 2016, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 85435 de 30 de octubre de 2015, en el sentido de confirmarla.
Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1 El literal a) del artículo 136 y el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000. 6.2. Los artículos 29 y 58 de la Constitución Política. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así9: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1.
El signo solicitado RED SERVI se encontraba registrado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca opositora SERVIRED y, por ende, gozaba de distintividad, por lo que no hay riesgo de confusión con la marca opositora SERVIRED. 7.2. En este caso el signo solicitado pertenece a una familia de marcas que contiene un rasgo distintivo, el cual ya está registrado, la denominación REDSERVI. 9 Cfr. Folios 37 a 52 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 7.3.
No hay un derecho preexistente que se hubiere vulnerado con la solicitud de registro del signo RED SERVI. Violación del artículo 168 de la Decisión 486 de 2000 7.4. El artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, le da un efecto retrospectivo al derecho preferente que surge de la cancelación por no uso de una marca, pues se trata de un derecho que prevalece incluso sobre soluciones anteriores, pero no es un derecho que prevalezca sobre derechos ya adquiridos.
Violación del artículo 58 de la Constitución Política 7.5. Con la expedición de los actos acusados se violó el artículo 58 de la Constitución Política pues, por un lado, se violó el derecho de propiedad, ya que se le impidió que registrara una marca extremadamente similar a las que ya tiene registradas y, por otro, se violó el precepto que proscribe la retroactividad, pues se desconoció el status del derecho adquirido que tenía sobre la marca SERVI RED. Violación del artículo 29 de la Constitución Política 7.6.
La parte demandada violó el debido proceso al argumentar que cada caso es igual e ignorando la preexistencia del signo RED SERVI, creando con ello una inseguridad jurídica. Contestación de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 10 Actuando por intermedio de apoderado.
Cfr. Folio 183 11 Cfr. Folios 162 a 181 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 8.1. El signo y la marca estudiados RED SERVI y SERVIRED, en su conjunto, presentan similitudes capaces de generar confusión en el público consumidor. 8.2. Haciendo la comparación y el estudio del signo y la marca cotejados, en su visión en conjunto, se pueden constatar que son visual, ortográfica y fonéticamente idénticos, pues el signo solicitado reproduce la marca previamente registrada. 8.3.
Ambos signos distintivos buscan proteger los mismos servicios en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es obvio que existe una estrecha conexión competitiva al ser idénticos. 8.4. El registrar como marca el signo RED SERVI, no solo generaría un riesgo de confusión, sino que además se podría crear un riesgo de asociación, pues no sería extraño pensar que los consumidores de la marca SERVIRED considerarían que existe una vinculación o relación económica entre ambas marcas, lo cual dista de la realidad. 8.5.
En cuanto a la violación del artículo 68 de la Constitución Política, no se evidencia registro alguno de la marca RED SERVI para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, por el contrario, los signos distintivos cotejados se encuentran ubicados en la misma clase e identifican servicios iguales. 8.6.
Los actos acusados están debidamente motivados y ajustados a la normatividad en temas marcarios, y, por lo tanto, no están llamados a ser declarados nulos como lo solicita la parte demandante. Tercero con interés directo en el resultado del proceso - Global Investment & Trading Management 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso12 contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 12 Actuando por intermedio de apoderado.
Cfr. Folios 237 a 238. 13 Cfr. Folios 225 a 236. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 9.1. Tiene la prelación del registro marcario sobre la expresión “SERVIRED”, en relación con los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que en su momento solicitó y obtuvo la cancelación de dicha marca siendo, en ese momento, de titularidad del Banco de Bogotá S.A. 9.2.
La parte demandante no tiene un derecho adquirido, previo o superior como pretende hacer ver, mediante una supuesta familia marcaria, pues los argumentos de la demanda carecen de valor factico y jurídico para desvirtuar la legalidad de los actos acusados, de cara a los antecedentes de la solicitud de registro de la marca que ahora pretende obviar. 9.3.
Con relación a la violación del artículo 58 de la Constitución Política, los argumentos de la parte demandada carecen de validez, pues resultan posteriores a la solicitud de registro que presentó, y no están en capacidad de evitar la negación de la marca objeto de la presente demanda. 9.4. No existe en el presente caso vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que la negación de la marca solicitada no busca afectar los derechos del demandante, sino que se obtuvo como resultado del análisis del signo frente a las marcas similarmente confundibles.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso - Servientrega S.A 10. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, guardó silencio en esta oportunidad procesal14. Procedencia de la sentencia anticipada 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de octubre de 202415: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 14 Cfr. Folio 314 15 Cfr. Índice 57 del aplicativo web “SAMAI”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 201116 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; ii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias Interpretación Prejudicial 12.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de noviembre de 202417: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial18: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP- 2020, 391-IP-2022, 111-IP-2019, 735-IP-2018 y 217-IP-2018 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 13.
La parte demandante19 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 14. La parte demandada20 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 16 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 17 Cfr. Índice 462del aplicativo web “SAMAI”. 18 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 19 Cfr. Índice 67 del aplicativo web “SAMAI”. 20 Cfr. Índice 70 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 15.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso Global Investment & Trading Management21, reiteró los argumentos contenidos en la contestación de la demanda. 16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso Servientrega S.A. 22, no se pronunció en esta oportunidad procesal. Concepto del Ministerio Público 17.
El Ministerio Público23 guardó silencio en este momento procesal. II. CONSIDERACIONES 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre el derecho preferente; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 19. Vistos i) el numeral 8.º del artículo 14924 de la Ley 1437 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201925, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 21 Cfr. Índice 68 del aplicativo web “SAMAI”. 22 Cfr. Índice núm. 71 aplicativo web SAMAI 23 Ibidem 24 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 25 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 20.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a decidir el caso sub examine. Los actos acusados 21. Los actos acusados son los siguientes: 21.1 La Resolución núm. 85435 de 30 de octubre de 201526, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto RED SERVI para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2 La Resolución núm. 11563 de 14 de marzo de 201627, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 85435 de 30 de octubre de 2015.
El problema jurídico 22. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio, y la Interpretación Prejudicial, determinar: 23. Si las resoluciones las resoluciones núms. 85435 de 30 de octubre de 2015 y 11563 de 14 de marzo de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto RED SERVI para identificar “[…]SERVICIOS DE GESTIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS, SERVICIOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE RED ELECTRÓNICA, SERVICIOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SERVICIOS DE OPERACIONES DE CAMBIOS, SERVICIOS DE OPERACIONES FINANCIERAS MONETARIAS, 26 Cfr. Folios 19 a 33 27 Cfr. Folios 8 a 18 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS EN LÍNEA, SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE TRANSACCIONES EN LÍNEA. […]”, servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran: el literal a) del artículo 136 y artículo 168 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y los artículos 29 y 58 de la Constitución Política de Colombia y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 24.
En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado y las marcas nominativas SERVIRED que identifican servicios de las clases 35 y 36 de la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Global Investment & Trading Management Inc., para determinar si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena28, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 28 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200029 de la Comisión de la Comunidad Andina30.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina32. 29 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 30 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 31 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 32 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 27.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 Interpretaciones Prejudiciales 208-IP-2020 de 4 de marzo de 202133, 391-IP- 2022 de 13 de marzo de 202334, 111-IP-2019 de 29 de julio de 202035, 735-IP- 2018 de 29 de julio de 202036 y 217-IP-2018 de 13 de diciembre de 201937 33.
La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del literal a) del artículo 136 literal y el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 34. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200038: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. […] 33 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 34 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 35 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4057 de 28 de agosto de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 36 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4053 de 28 de agosto de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 37 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3903 de 20 de febrero de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 38 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza […] 2.8. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9.
Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto. […] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.
Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”. 35.
Respecto del artículo 168 de la Decisión 486 de 2000: 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 “[…] 5. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada […] 5.2. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486. 5.3.
Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras y, a veces, con total exclusión de ellas. * 5.4. El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obteneria 5.5.
De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. 5.6. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicile su registro 5.7.
Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.
Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada. 5.8. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación. 5.9.
Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro-se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente.
Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro. […].”. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 36.
Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre el derecho preferente 37.
Visto el artículo 168 ibidem, la persona que obtenga una resolución favorable en una acción de cancelación marcaria tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.
Análisis del caso concreto 38. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 39. En este sentido, el signo y la marca objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADA 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 RED SERVI39 (mixta) SERVIRED40 (nominativas) Titular: INVERLUNA Y CIA S.A.S Titular: Global Investment &Trading Management INC. Certificados núms. 496273 y 510199 Clase 36: “servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros a través de red electrónica, servicios de información financiera, servicios de operaciones de cambios, servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea.” Clase 36: “servicios de cambio de divisas y de transferencia de dinero; servicios de transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia de dinero en línea; servicios de giro postal; servicios de envío de fondos; servicios de divisas extranjeras; servicios de emisión de cheques de viaje; servicios de transferencia de fondos” Clase 35: “servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.”. 40.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas nominativas y mixtas. 41. La Sala procederá a realizar a continuación el estudio de los cargos de nulidad formulados en la demanda.
Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto RED SERVI solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos 39 Cfr. Folio 12 40 Cfr. ibidem 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 43.
De conformidad con lo indicado en el en acápite supra providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 44.
Esta Sección41, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”42. 45.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”43. 46.
El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y 41 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”44. 47.
Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, grafica o figurativa y conceptual o ideológica, b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los 44 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no riesgo de confusión o asociación respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […]”. 48.
La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 446-IP-2018, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 a) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”45.
(Destacado fuera del texto). 49. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y unas marcas nominativas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de la marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 50.
En este sentido, la Sala considera que, observando el signo mixto, resulta claro que prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar servicios de que se trate.
Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 51. Con fundamento en lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 4. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”46.
(Destacado fuera del texto). 52. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre las marcas denominativa SERVIRED, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y el signo mixto RED SERVI, solicitado por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.
Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 53. La Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre las marcas nominativas SERVIRED y el signo mixto RED SERVI, cada uno en su conjunto.
Comparación ortográfica 54. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y las marcas previamente registradas, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 55. La comparación ortográfica del signo y las marcas confrontadas es como sigue: SIGNO SOLICITADO R E D S E R V I 1 2 3 4 5 6 7 8 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS S E R V I R E D 1 2 3 4 5 6 7 8 56.
Al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que el signo solicitado RED SERVI está compuesta por dos palabras (RED – SERVI) tiene cinco consonantes (R-D-S-R-V) y tres vocales (E-E-I); en tanto que las marcas previamente registradas SERVIRED están compuestas por una palabra (SERVIRED), tienen cinco consonantes (S-R-V-R-D) y tres vocales (E-I-E). 57.
Al revisar el signo RED SERVI y las marcas previamente registradas SERVIRED, la Sala encuentra evidentes similitudes, que pueden inducir a confusión, teniendo en cuenta que están conformadas por palabras idénticas, pero en orden inverso (RED-SERVI - SERVI-RED). 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 58.
En ese sentido, esta Sala prohíja las consideraciones expuestas por esta Sección en la Sentencia del 21 de septiembre de 202347, en la cual se determinó: “[…] Respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “RED SERVI” y las marcas previamente registradas, “SERVIRED”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que están conformadas por palabras idénticas, pero en orden inverso (RED-SERVI/ SERVI-RED), mismo número de sílabas (3), letras (8), consonantes (5) y vocales (3); y que, a pesar de que se encuentren en diferente disposición y/o ubicación, su longitud y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos son iguales.
En efecto, la Sala considera que el intercambio en el orden de las palabras que conforman al signo cuestionado “RED” y “SERVI”, no es suficiente para diluir las semejanzas anteriormente observadas, lo que permite concluir que existe similitud ortográfica entre ellos. […]”. 59. De otro lado, el signo solicitado RED SERVI no cuenta con otros elementos adicionales que le aporten una carga semántica particularizadora que permitan darle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas SERVIRED. Comparación Fonética 60.
La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI – SERVIRED RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI – SERVIRED RED SERVI – SERVIRED – RED SERVI – SERVIRED 61.
La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, el signo y las marcas cotejados tienen elementos similares, lo que no permite que se 47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 21 de septiembre de 2023 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 11001- 03-24-000-2015-00016-00. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 diferencien fonéticamente el uno del otro y que no se genere una impresión distinta en el público consumidor. 62.
Al respecto, en la Sentencia del 21 de septiembre de 202348, que se prohíja, la Sala consideró: “[…]Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación del signo y las marcas cotejadas es similar, por razón a la identidad de vocablos y letras que los integran, así como por la transposición de los elementos integrantes de las expresiones comparadas. […]”.
Comparación Ideológica 63. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”49, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 64.
Al respecto, la Sala advierte que, por un lado, la palabra RED que conforma el signo solicitado tiene el siguiente significado según el Diccionario de la Real Academia50: “[…]1. f. Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujeta, etc. […]”. Y, por el otro, la expresión SERVI es evocativa de la palabra “servicios”. 65.
Por lo que, la expresión SERVIRED, en su conjunto, es de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que el público general podría no asociar directamente el nombre con sus funciones o características y, en consecuencia, no procede su análisis desde este punto de vista. 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 21 de septiembre de 2023 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 11001- 03-24-000-2015-00016-00. 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 50 Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 20 de enero de 2025, https://dle.rae.es/red 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 66.
De esta forma, una vez realizada la comparación del signo y las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando los conjuntos marcarios en su conjunto, la Sala considera que entre el signo RED SERVI y las marcas SERVIRED existe identidad ortográfica y fonética de la cual se puede derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Segundo supuesto: Conexidad de los servicios que identifican el signo solicitado y las marcas 67. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y las marcas cotejadas, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 68.
Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 69.
La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201851, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.
La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que 51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018;
C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 70.
Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. Así lo expuso la Interpretación Prejudicial 290-IP-2019 de 11 de diciembre de 2019: “[…] 4.5.
Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. […]”52. 71. En el caso sub examine, las marca nominativas SERVIRED registradas por el del tercero con interés directo en el resultado del proceso distinguen los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de cambio de divisas y de transferencia de dinero; servicios de transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia de dinero en línea; servicios de giro postal; servicios de envío de fondos; servicios de divisas extranjeras; servicios de emisión de cheques de viaje; servicios de transferencia de fondos […]” y los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. 72.
Por su parte, el signo mixto solicitado por la parte demandante identifica los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros a través de red electrónica, servicios de información financiera, servicios de operaciones de cambios, servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea”. 73.
De acuerdo a lo anterior, la Sala advierte que el signo solicitado pretende identificar servicios que pertenecen a la misma Clase de una de las marcas previamente registradas, por lo que los consumidores al encontrarlos en el mercado tendrían dificultad para identificar los productos de su preferencia. 74. Lo anterior, por cuanto los servicios comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, pues están dirigidos al sector financiero, pertenecen al mismo género de negocios mercantiles o comerciales y se con ellos 52 Cfr. Folios 131 a 132 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 se efectúan servicios de operaciones de cambios, servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea, entre otros. 75.
Adicionalmente, del análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los servicios pueda asumir que estos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios. 76. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria el signo solicitado, y al existir con las marcas previamente registradas identidad, así como conexidad competitiva de los servicios que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. 77.
Asimismo, la Sala considera, respecto del argumento de la parte demandante relacionado con que el signo solicitado es una marca derivada, la Sala prohíja las consideraciones expuestas por esta Sección en la Sentencia del 21 de septiembre de 202353, en la cual se determinó: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que el signo cuestionado no es una derivación de las marcas nominativas “RED SERVI”, previamente registradas, de las cuales es titular la actora, por cuanto, a pesar de contener la misma estructura gramatical, los servicios amparados por estas en las clases 3821 y 4522 de la Clasificación Internacional de Niza, eran disimiles.
Respecto de la perteneciente a la registrada en misma clase 39 ibidem, el signo cuestionado presentó cambios sustanciales en relación con esta y con sus elementos accesorios, esto es, en la estructura del signo, exactamente en la distribución de las palabras en su interior y la composición con un elemento gráfico y colores distintivos adicionales alusivos a su razón social. […]. 78.
La Sala advierte que la parte demandante argumentó que el signo REDSERVI pertenece a una familia de marcas. Al respecto, al revisar la página web de la parte 53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 21 de septiembre de 2023 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 11001- 03-24-000-2015-00016-00. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 demandada54 figuraban las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos acusados que se encontraban registradas en la Clase 36 de la Clasificación de Niza que contenían la expresión SERVI: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SERVIPAGOS BANCO DE BOGOTA 254203 36 SERVIEFECTIVO SERVIEFECTIVO S.A.S. 263581 36 UPS FREIGHT SERVICES UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC 264994 36 BANCO DE CREDITO HELM FINANCIAL SERVICES HELM LLC 278210 36 SERVIPUNTOS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVIPUNTOS S.A. 358955 36 SERVIARRENDAMIENTOS SERVIARRENDAMIENTOS LTDA. 343907 36 SERVICREDITO SERVICREDITO S.A. 464083 36 SERVIVALORES BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 390784 36 79.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la partícula “SERVI”, que forma parte del signo es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen registros marcarios de otras personas, en la misma Clase y utilizando la citada partícula; y, por ello, dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 80.
En este sentido, la Sala considera que no puede impedirse que otros empresarios utilicen el termino SERVI para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues el elemento distintivo no identifica plenamente los servicios que comercializa su titular en la citada Clase 36. 54 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 81.
Adicionalmente, la Sala advierte que la parte demandante argumentó que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, violó el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la solicitud de registro del signo solicitado se efectuó con anterioridad a la fecha de la concesión de las marcas SERVIRED. Al respecto, la Sala advierte que dichas marcas ya se encontraban registradas, teniendo como titular al Banco de Bogotá desde el año 200355, con vigencia hasta el año 2013, fecha en la cual, al efectuarse el trámite de cancelación por no uso, por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se solicitó el registro en las mismas Clases. 82.
Asimismo, la Sala advierte que la parte demandante, con la expedición de los actos acusados se violó el artículo 58 de la Constitución Política pues, a su juicio, se violó el derecho de propiedad, ya que se le impidió que registrara una marca extremadamente similar a las que ya tiene registradas. Al respecto, la Sala considera que la parte demandada, al negar el registro del signo solicitado, no vulneró dicha disposición comoquiera que, en el estudio de registrabilidad del signo solicitado, realizó el cotejo y, lo encontró incurso en la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo que procedía negar su registro como se expuso en acápite supra de esta providencia. 83.
Finalmente, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que los actos acusados vulneran el artículo 29 de la Constitución Política. Al respecto, la Sala considera que el cargo no prospera, en tanto que la fundamentación de la decisión administrativa fue real y adecuada, al encontrarse que entre las marcas en conflicto existe riesgo de confusión. Asimismo, no se encuentra acreditado que en el desarrollo del trámite administrativo se haya violó el debido proceso de la parte demandante pues se realizó el examen de registrabilidad teniendo en cuenta el signo solicitado y las marcas previamente registradas.
Conclusión 55 https://sipi.sic.gov.co, consultada el 20 de enero de 2025. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 84. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto RED SERVI, solicitado para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad con las marcas nominativas SERVIRED registradas por el del tercero con interés directo en el resultado del proceso, así como conexidad competitiva entre los servicios identificados, por lo que no se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 85.
En este orden de ideas, ante la falta vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala no declarará la nulidad de los actos acusados. Condena en costas 86. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 34 Núm. único de radicación: 11001032400020160042800 TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.