11001032400020090004400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: CREDISERVICIOS S.A. TESIS: EL BANCO DE BOGOTÁ S.A. USÓ DE MANERA REAL Y EFECTIVA LA MARCA “CREDISERVICE” (MIXTA), PARA IDENTIFICAR SERVICIOS DE LA CLASE 36 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, EN LOS TRES (3) AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CREDISERVICIOS S.A., mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 09554 de 30 de marzo de 2007, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca”, 20638 de 23 de junio de 2008, "Por la cual se resuelve 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 29572 de 20 de agosto de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente el certificado de registro núm. 253.514 de la marca mixta “CREDISERVICE”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 6 de mayo de 2005, presentó solicitud de cancelación total por no uso del registro de la marca mixta “CREDISERVICE”, que distingue 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios comprendidos en la Clase 362 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, cuyo titular es la sociedad BANCO DE BOGOTÁ S.A. 2°: Que una vez la SIC corrió el traslado de ley, dicha sociedad dio respuesta a la acción de cancelación por no uso, argumentando que el signo “CREDISERVICE” (mixto) había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso, esto es, durante el período comprendido entre el 6 de mayo de 2002 al 6 de mayo de 2005. 3º: Que mediante la Resolución núm. 9554 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 de la SIC, denegó la cancelación total por no uso del registro de la marca “CREDISERVICE”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución la actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero, a través de la Resolución núm. 20638 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y los 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes servicios: “[…] servicios de negocios financieros y monetarios. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co segundos, mediante Resolución núm. 29572 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: - Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 165 y 166, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que la cancelación total por no uso de una marca es procedente si el titular no hace uso de ella durante tres años consecutivos y anteriores a la solicitud, en al menos uno de los países miembros, pero no basta con la sola intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe realizarse externa y públicamente y no simplemente formal o simbólico.

Sostuvo que incumplir con el uso de la marca en el mercado, sin motivo justificado, conduce a que un tercero interesado solicite la cancelación del registro y, consecuentemente, la extinción en perjuicio del titular del derecho a su uso exclusivo. Agregó que la sociedad BANCO DE BOGOTÁ S.A. no demostró el cumplimiento de los elementos de forma, intensidad, temporalidad y 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio que se exigen para la demostración del uso efectivo de la marca “CREDISERVICE”.

Advirtió que la sociedad BANCO DE BOGOTÁ S.A. no cumplió con la carga de la prueba, porque no demostró el uso efectivo de la marca “CREDISERVICE” en el mercado, para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, conforme lo exige la normatividad vigente, en razón a que únicamente aportó un manual de crédito, un formato para la aprobación de cupo, el reglamento del producto y la presentación del portafolio preferente, en tres versiones diferentes, documentos que se envían al solicitante, por medio electrónico, cuando se activa su línea de crédito.

Indicó que los documentos relacionados en el párrafo antecedente no son suficientes para ser tenidos como prueba, toda vez que únicamente demuestran la intensión de uso de la marca mixta “CREDISERVICE”, pero no su uso real y efectivo. Sostuvo que la sociedad BANCO DE BOGOTÁ S.A. también adjuntó como prueba una constancia suscrita por el Revisor Fiscal de la compañía, en la que certifica tres períodos relacionados con los activos de cartera y unos cupos rotativos de varios créditos, (una del año 2002 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y dos del año 2005), documentos que, a su juicio, no pueden ser considerados como plena prueba del uso de una marca cuando se está solicitando la cancelación de su registro por no uso.

Concluyó que, dentro de las pruebas aportadas al proceso, no se evidenciaron documentos que demostraran el uso real y efectivo de la marca, tales como las facturas de venta o de los contratos suscritos entre la sociedad BANCO DE BOGOTÁ S.A y sus clientes, ni tampoco se halló en la página web de la entidad financiera un link que hiciera referencia o publicitara los servicios distinguidos por la marca mixta “CREDISERVICE”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Agregó que la marca “CREDISERVICE” cumple con los elementos de intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios, que demuestran su uso eficaz y real, dentro de los tres años anteriores a la solicitud de cancelación. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseveró que el titular de la marca objeto de cancelación puede aportar cualquier medio probatorio que considere conveniente para evidenciar el uso real y efectivo de la misma; y que para ello, en el caso bajo examen, el tercero con interés directo en las resultas del proceso allegó: i) el Título II Capítulo 9 del Manual de Crédito del Banco de Bogotá, incluido el formato de aprobación para el cupo del crédito y el reglamento del producto; ii) el portafolio preferente del Banco de Bogotá, color azul (versión 2002), color blanco (versión 2003) y color azul y blanco (versión 2004); iii) Ayuda ventas CREDISERVICE (versión 2005); y iv) Certificación expedida por el Revisor Fiscal de la compañía, el señor PEDRO JULIO FLOREZ, de fecha 14 de julio de 2005.

Que en los actos administrativos acusados se determinó que dichos elementos materiales probatorios evidenciaban que la marca “CREDISERVICE” se utilizó de forma real y eficaz, comprobando que la misma se encontraba disponible en el mercado para el período comprendido entre el 6 de marzo de 2002 y 6 de mayo de 2005. Insistió en que la certificación expedida por el revisor fiscal demuestra que el BANCO DE BOGOTÁ S.A. posee un activo considerable entre el período en mención, en la que se evidencia el uso y disposición de la marca “CREDISERVICE”, en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que en relación con el cierre del año de 2005, conforme consta en la certificación antes referida, la entidad bancaria ha proveído 6.555 cupos a sus clientes y registra dentro de los activos de cartera de créditos un saldo de $43.630.000.000, lo que demuestra que ha hecho utilización de la marca cuestionada durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación, en un modo y cantidad característico del tipo de servicios que la misma identifica.

Sostuvo que del Manual de Crédito del BANCO DE BOGOTÁ S.A. se puede deducir la naturaleza del servicio identificado con la marca “CREDISERVICE”, que consiste en una línea de crédito. II.2. La sociedad BANCO DE BOGOTÁ S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, sí acreditó el uso real, efectivo y serio de la marca cuestionada “CREDISERVICE”, para servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que de conformidad con lo establecido en la Decisión 486 y en el Código de Procedimiento Civil, existe libertad probatoria para 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acreditar el uso de una marca que ha sido objeto de una acción de cancelación por no uso, como la presentada en este caso por la actora.

Aseguró que el Manual de Crédito del Banco de Bogotá es un documento original, diseñado por ella, con el único objeto de poner a disposición del público los servicios financieros que presta, en una forma adecuada y uniforme. Mencionó que para la prestación de un servicio, los proveedores de los mismos deben establecer condiciones claras y que el apego a esas normas, sin lugar a dudas, deja entrever la intención clara y efectiva de poner el servicio a disposición del consumidor, el cual es un hecho que logró demostrar en el presente proceso.

Arguyó que la declaración rendida por el Revisor Fiscal de la compañía sí puede ser tenida como prueba de uso del signo cuestionado, habida cuenta que la Ley y el artículo 167 de la Decisión 486 permiten que éstos certifiquen hechos propios dentro del ámbito de su profesión. Señaló que debido a la naturaleza de los servicios distinguidos por la marca “CREDISERVICE” es imposible presentar como pruebas de uso productos o envases en los que se imprima la marca, por lo que los 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manuales y certificaciones allegados son legales, pertinentes, conducentes y útiles.

Que los numerales 2 y 3 de la certificación expedida por el Revisor Fiscal muestran: i) una cifra consolidada de todos los cupos rotativos de “CREDISERVICE”, dentro de un período comprendido entre el 2002 y mayo de 2005; y ii) el saldo de cartera por la prestación de servicios identificados con la marca cuestionada, por valor de $16.411.000.000, a razón de 3.921 cupos rotativos al cierre de diciembre de 2002.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal la entidad demandada, en su alegato de conclusión, insistió en los argumentos expuestos en la contestación en el sentido de que los elementos probatorios aportados por el tercero con interés directo en las resultas del proceso daban cuenta de la comercialización de los servicios identificados con la marca 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “CREDISERVICE”, los cuales no solo reportan la explotación económica de su titular, sino que además permiten vislumbrar el esfuerzo realizado por el empresario para posicionar su marca en el mercado.

Tanto la actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1.1.

En vista que, en el proceso interno Crediservicios S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca CREDISERVICE (mixta), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o 5 Proceso 71-IP-2019. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 2.

El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 2.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 2.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirse- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 2.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización. […] 2.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo que el Banco de Bogotá S.A. no ha logrado acreditar el uso de la marca CREDISERVICE (mixta), resulta necesario desarrollar los alcances del artículo 167 de la Decisión 486. 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3 El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 09554 de 2007, denegó la cancelación total, por no uso, presentada por la actora en contra del registro de la marca mixta “CREDISERVICE”, cuyo titular es el BANCO DE BOGOTÁ S.A., que distingue los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios de negocios financieros y monetarios […]”, al estimar que de la valoración en conjunto de las pruebas aportadas era posible determinar el uso real y efectivo de la marca, en tanto acreditaban que la misma había sido puesta a disposición de los consumidores en relación con los servicios reivindicados por su registro. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la actora alegó que el BANCO DE BOGOTÁ S.A. no cumplió con la carga de la prueba, porque no demostró el uso efectivo de la marca “CREDISERVICE” en el mercado, para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como lo exige la normatividad vigente, en razón a que únicamente aportó un manual de crédito, un formato para la aprobación de cupo, el reglamento del producto y la presentación del portafolio preferente, en tres versiones diferentes, documentos que se envían al solicitante, por medio electrónico, cuando se activa su línea de crédito.

Indicó que los documentos relacionados en el párrafo antecedente no son suficientes para ser tenidos como prueba, toda vez que únicamente demuestran la intensión de uso de la marca mixta “CREDISERVICE”, pero no su uso real y efectivo. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 1676 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”. 6 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros […]”.

Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si el tercero con interés directo en las resultas del proceso ha usado o no la marca “CREDISERVICE” (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación7, se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se 7 La solicitud de cancelación de la marca mixta “CREDISERVICE” fue presentada el 6 de mayo de 2005 por la sociedad CREDISERVICIOS S.A. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que ésta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. En igual sentido, es menester traer a colación lo señalado por la referida Interpretación Prejudicial en relación con la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, a saber: 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 2.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […] 3.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuando se ha acreditado dicho uso. 3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. […] 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere -o quiso referirse- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […] 3.10.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. […] 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 3.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos o servicios, que identifica la marca, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Así las cosas, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si el BANCO DE BOGOTÁ S.A. ha usado o no la marca “CREDISERVICE” (mixta), para distinguir los servicios de “[…] negocios financieros y monetarios [ ]”, de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación8, esto es, en el período comprendido entre el 6 de mayo de 2002 y 6 de mayo de 2005, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

De las pruebas allegadas, para demostrar el uso de dicha marca en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, se destacan las siguientes: 1- Certificación de 14 de julio de 2005, expedida por el Revisor Fiscal del BANCO DE BOGOTÁ S.A., el señor PEDRO JULIO FLÓREZ, miembro de KPMG LTDA, en la cual manifestó: “[…] El suscrito Revisor Fiscal del Banco de Bogotá, a solicitud de la Gerencia Jurídica y la División de Mercadeo del Banco de Bogotá y de acuerdo con la información registrada en los Aplicativos de Cartera moneda legal del Banco de Bogotá, CERTIFICA: 1.

Que al cierre de junio 30 de 2005, el Banco registra dentro de los activos por cartera de créditos, un saldo de $43.630 millones de pesos, correspondiente a utilizaciones sobre 6.555 cupos rotativos de CREDISERVICE. 2. Que al cierre de diciembre de 2002, el saldo de cartera por este mismo producto fue de $16.411 millones de pesos, representado en utilizaciones de 3.921 cupos rotativos; y 8 La solicitud de cancelación de la marca “CREDISERVICE” fue presentada el 6 de mayo de 2005 por la sociedad CREDISERVICIOS S.A. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.

Que al 11 de julio de 2005, el Banco ha registrado 9.745 cupos rotativos de CREDISERVICE por un monto autorizado de $94.637 millones de pesos, de los cuales 9.040 cupos rotativos por $89.198 millones de pesos se encuentran en estado activo, los cuales pueden ser utilizados por los clientes en cualquier momento. […]”9. 2- Copia del Título II, Capítulo 9 del Manual de Crédito del BANCO DE BOGOTÁ S.A.10, en el que se observa lo siguiente: “[…] TÍTULO II CAPÍTULO 9 CREDISERVICE 1.

DEFINICIÓN Crediservice es una línea de crédito destinada a proveer de liquidez a personas naturales, que en el momento de efectuar la solicitud estén o no vinculadas al banco, para que atiendan necesidades de consumo. Esta línea se otorga mediante un cupo rotativo de crédito, en el cual el saldo cambia en la medida en que se efectúen utilizaciones y se reciban pagos.

El cupo de CREDISERVICE puede ser utilizado mediante desembolso total o parcial del cupo siempre que cuente con cupo disponible. El saldo disponible por utilizar, en el cupo de CREDISERVICE está dado por la siguiente ecuación: Este crédito está diseñado para ser utilizado únicamente a través de la SERVILINEA. Para el efecto el beneficiario del crédito dará las instrucciones, por este medio, para que con cargo a su cipo de crédito se efectúen los abonos a su cuenta corriente o de ahorros. 9 Folio 50 del C. Anexo 1. 10 Versión 2005. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.

A QUIEN VA DIRIGIDO 3. […]

4. CONDICIONES FINANCIERAS  Esta es una operación de préstamos ordinarios que estará registrada bajo la línea CREDISERVICE, Código 014.  Cupo entre dos y cuarenta millones de pesos ($2.000.000 - $4.000.000).  El plazo total par el pago de cualquier utilización es de 36 meses, es decir, cada utilización se divide en 36 cuotas mensuales iguales y consecutivas de capital.  La liquidación de los intereses de las operaciones otorgadas por esta modalidad crediticia se efectuará sobre saldos, a la tasa vigente equivalente mes vencido.  Esta línea de crédito exige tomar el seguro de vida.  El saldo adeudado por el usuario del crédito está representado por las utilizaciones, más los intereses corrientes y de mora, cuando se generen, seguro de vida y costos por papelería y portes. […] 10.

SERVICIOS El sistema está en capacidad de generar extracto y se entregará al cliente cuando éste lo solicite. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cualquier día hábil del mes el cliente podrá consultar por Servilinea, el estado de su CREDISERVICE, con corte a la fecha de consulta. […]”11.

Junto con dicho documento, se allegaron dos anexos consistentes en un formato de aprobación del cupo CREDISERVICE y el reglamento del producto12. 3- Copia de las presentaciones del portafolio preferente del BANCO DE BOGOTÁ S.A., correspondiente para los años 2002 (color azul), 2003 (color blanco) y 2004 (color azul y blanco).13 En dichas presentaciones, figura la siguiente información: “[…] CREDISERVICE Características Crédito rotativo en el que se libera cupo a medida que va pagando su cuota.

Cupos hasta 40 millones según capacidad de pago. Posibilidad de elegir como fecha de corte mensual para el pago el día 1 o 16 de cada mes. Utilización parcial o total de su cupo de crédito a través de Servilínea o Internet. El plazo de cada utilización es de 36 meses pagadero mes vencido con tasa fija. Los pagos se realizan mediante débito automático o por los canales electrónicos.

Puede realizar pagos extra ordinarios. […]”. 11 Folios 51 a 55 del C Anexo 1. 12 Folios 56 a 58 del C Anexo 1. 13 Folios 59 a 62 del C. Anexo 1. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4- Copia del documento titulado “AYUDAVENTAS CREDISERVICE”, en su versión del año 200514. 5- Impresiones de la página web www.bancodebogota.com15.

Sobre dichas pruebas, la Sala considera que las impresiones de la página web de “www.bancodebogota.com”, allegados al expediente, no constituyen prueba de una actividad publicitaria de la marca efectuada por la parte demandante en la Comunidad Andina ni una puesta a disposición de los servicios bajo la marca cuestionada. Se precisa, en torno a ello, que la existencia de una página de internet y las visitas que el público haga a la misma no implica un ejercicio activo de publicidad en cabeza del servidor o productor, o del empresario que promociona el servicio o producto al consumidor, sino del consumidor que visita la página desde cualquier parte del mundo.

En este sentido, la página de internet no es prueba del uso de la marca “CREDISERVICE” por parte de su titular, específicamente, en algún Estado Miembro de la Comunidad Andina. 14 Folio 63 del C. Anexo 1. 15 Folios 64 del C. Anexo 1. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así razonó esta Sección, en la sentencia de 29 de octubre de 202016, cuando al efecto indicó: “[…] 65.

Por último, en relación con las impresiones de la página de internet www.bassshoes.com y las impresiones de Google Analytics, la Sala considera que las mismas no son prueba de la comercialización de la marca BASS en los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en la medida en que no informan sobre las ventas de los productos bajo la marca BASS.

Tampoco constituyen prueba de una actividad publicitaria de la marca efectuada por la parte demandante en la Comunidad Andina ni una puesta a disposición de los productos bajo la marca en esta región, comoquiera que la existencia de una página de internet y las visitas que el público haga a la misma no implica un ejercicio activo de publicidad en cabeza del productor o empresario que promociona el producto al consumidor, sino del consumidor que visita la página desde cualquier parte del mundo.

En este sentido, la página de internet y las visitas a la misma no son prueba del uso de la marca BASS por parte de su titular, específicamente, en algún Estado Miembro de la Comunidad Andina. […]” (Destacado fuera de texto). No obstante lo anterior, para la Sala las demás pruebas antes relacionadas son pertinentes17 y conducentes18 para demostrar el uso real y efectivo de la marca “CREDISERVICE” por su titular, la sociedad BANCO DE 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00200-00. 17 Alude a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00]. 18 “[…] El medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho, es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: i) que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y ii) que ese medio probatorio solicitado no esté‚ prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar […]”.

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02). 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co BOGOTÁ S.A., durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación. En primer lugar, se observa que las pruebas demuestran el período dentro del cual debía probarse el uso de la citada marca, esto es, entre el 6 de mayo de 2002 al 6 de mayo de 2005, es decir, prueban la época y la regularidad en que fueron comercializados los servicios amparados con aquella, máxime si se tiene en cuenta que para frustrar la acción de cancelación, “[…] basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca […]”, según lo señaló la Interpretación prejudicial, rendida en este proceso.

En efecto, tanto en la certificación expedida por el Revisor Fiscal, señor PEDRO JULIO FLÓREZ, como en las copias de las presentaciones del portafolio preferente de la actora, se especificó el período de uso de la marca cuestionada “CREDISERVICE” por parte del BANCO DE BOGOTÁ S.A., que correspondíó entre el 6 de mayo de 2002 y el 6 de mayo de 2005.

Respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del servicio, la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con lo afirmado por la parte actora en cuanto a que el estudio del uso debe ser acorde con la 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co forma como se realiza la comercialización de servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

En segundo lugar, las pruebas demuestran la efectiva puesta a disposición en el mercado de los servicios, distinguidos con la marca cuestionada, pues se acreditó su comercialización en el mercado con la certificación expedida por el Revisor Fiscal del BANCO DE BOGOTÁ S.A., en la cual se certificó que dicha entidad bancaria presentaba saldos de cartera por la línea de créditos “CREDISERVICE” para los años 2002 y 2005, por valores, respectivamente, de $ 16.411.000.000 y $ 43.630.000.000, correspondientes a utilizaciones de 3.291 y 6.555 cupos rotativos.

Al respecto, y contra lo afirmado por la actora, debe precisarse que las certificaciones expedidas por los revisores fiscales resultan ser pruebas idóneas, en virtud de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, en tanto este dispone que “[…] el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca […]”19. 19 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, se observa que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, en el período relevante efectuó operaciones de créditos con más de 9.000 cupos rotativos y activos por cartera de los mismos por valor de aproximadamente $ 90.000.000.000, entre los años 2002 y 2005, identificados con la marca “CREDISERVICE”, los cuales, a juicio de la Sala, resultan altamente significativos.

Adicionalmente, se pone de presente que si bien es cierto que en la mencionada certificación del Revisor Fiscal se incluyeron los meses de junio y julio de 2005, los cuales resultan irrelevantes para el período en estudio, también lo es que tanto el número de cupos rotativos otorgados, como el valor de activos en cartera por el crédito distinguido con la marca “CREDISERVICE”, demuestran con suficiencia la presencia de dicho signo por parte de su titular en el mercado de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período relevante.

Y en cuanto a los citados valores de activos en cartera, debe tenerse en cuenta que el uso real y efectivo de la marca en el mercado no supone un éxito del producto o servicio identificado con ella, pues si 2010-00188-00. Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2012-00033-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co bien se puede afirmar que un nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado seriamente en el mercado, también lo es que no puede pensarse que un nivel de ventas bajo demuestra lo contrario.20 Asimismo, cabe resaltar lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, en sus numerales 2.8 y 2.10, cuando al efecto, sostuvo: “[…] 2.8.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. […] 2.10.

En tercer lugar, de las pruebas documentales denominadas “[…] Formato de aprobación del cupo CREDISERVICE […]”, “[…] Título II, Capítulo 9 del Manual de Crédito del BANCO DE BOGOTÁ S.A. 20En sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090055400, la Sala señaló: “[…] En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que para efectos de este estudio, es lo que se da por probado […].

Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00033-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]”, “[…] AYUDAVENTAS CREDOSERVICE […]”, “[…] Portafolio preferente del BANCO DE BOGOTÁ S.A. (versiones 2002, 2003 y 2004) […]” y “[…] Reglamento del Producto […]”, se constatan una serie de ejemplos de cómo se publicitaba y se ponía a disposición del público consumidior la marca “CREDISERVICE”, así como la forma en que se efectuaba su presentación en el mercado, pues a pesar de que no demuestran el uso continuo dentro del período relevante, sí prueban la forma en que se presentan y publicitan los servicios que se identifican con la marca “CREDISERVICE” en el mercado. 21 Ello, atendiendo a la naturaleza de los servicios que distingue el mencionado signo, esto es, negocios financieros y monetarios, que se caracterizan por estar dirigidos especialmente a consumidores que desean adquirir servicios que le permitan un ahorro de dinero o la obtención de algún crédito.

Al respecto, es importante traer a colación el Manual de Crédito del BANCO DE BOGOTÁ S.A., pues allí se explica en qué consiste “CREDISERVICE”: “[…] Es una línea de crédito destinada a proveer de liquidez a personas naturales, que en el momento de efectuar la solicitud estén o no vinculadas al banco, para que atiendan necesidades de 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

Núm. Único de radicación 2013-00193-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumo. Esta línea se otorga mediante un cupo rotativo de crédito, en el cual el saldo cambia en la medida en que se efectúen utilizaciones y se reciban pagos.

El cupo de CREDISERVICE puede ser utilizado mediante desembolso total o parcial del cupo siempre que cuente con cupo disponible […]”.22 Lo anterior guarda relación con lo afirmado por la entidad demandada, cuando en la Resolución núm. 09554 de 2007, acusada, sostuvo: “[…] Para el caso concreto, los documentos aportados, incluida la publicidad y el capítulo del manual de crédito que maneja el Banco de Bogotá, describen el producto “CREDISERVICE” como “una línea de crédito destinada a proveer de liquidez a personas naturales, que en el momento de efectuar la solicitud estén o no vinculadas al Banco, para que atiendan necesidades de consumo.

Esta línea se otorga mediante un cupo rotativo de crédito, en el cual el saldo cambia en la medida en que se efectúen utilizaciones y se reciban pagos” …Adicionalmente, se incluye un formato de carta que se envía al solicitante del crédito cuando se activa su línea de crédito CREDISERVICE y un formato de contrato que suscriben el Banco y el cliente que accede al servicio de crédito CREDISERVICE, prestado por el banco.

En esa medida, los documentos mencionados evidencian que se encuentra montada una plataforma para el funcionamiento de un servicio de crédito denominado CREDISERVICE, cuyo objeto coincide con la cobertura otorgada al registro 253514 en la Clase 36 (negocios financieros y monetarios) […]” (Destacado fuera de texto). Adicionalmente, no puede perderse de vista que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señaló que el uso 22 Folio 50 del Anexo núm. 1. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de las marcas se podrá demostrar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional, de la siguiente manera: “[…] El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable […]”. (Destacado fuera de texto) Así las cosas, del análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, contra lo afirmado por la actora, la Sala concluye que la sociedad BANCO DE BOGOTÁ S.A. ha usado de manera real y efectiva la marca mixta “CREDISERVICE”, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, en tanto las pruebas acreditan que los servicios que ella distingue fueron puestos en el comercio o se encontraban disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios y la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, por lo que le asistió razón a la 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIC al negar la cancelación total de la marca mixta “CREDISERVICE”, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 25 de agosto de 2022. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00044-00 Actora: CREDISERVICIOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.