CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001032400020120036000 Actor: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros interesados: Societé Des Produits Nestlé S.A. - Quala S.A. Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó el señor Hugo Orlando Acosta Velásquez en contra de las Resoluciones Nos. 28386 de 23 de noviembre de 2004, 2712 de 11 de febrero de 2005 y 31636 de 27 de septiembre de 2007, a través de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «RICOLOR» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Societé Des Produits Nestlé S.A.. 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial del señor Hugo Orlando Acosta Velásquez, obrando en ejercicio de la acción de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, solicitó que se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 2.1.
Declarar la nulidad de la Resolución No 31636 de septiembre 27 de 2007, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 04-012474, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en las Resoluciones No. 2712 de febrero 11 de 2005 y No. 28386 de noviembre 23 de 2004. 1 Folios 68 a 100 del cuaderno principal. 2 Folio 68 cuaderno principal. 2 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.2.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 2712 de febrero 11 de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 04-012474, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición, confirmando la susodicha Resolución No. 28386 de noviembre 23 de 2004. 2.3.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 28386 de noviembre 23 de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, acto administrativo proferido dentro del expediente administrativo No. 04-012474, mediante la cual resolvió negativamente la oposición interpuesta por el accionante, y se concedió el registro de la marca RICOLOR (M) para identificar productos de la clase 29 Internacional, a favor de la Societé Des Produits Nestlé S.A. 2.4.
Que como consecuencia de la anterior declaración, se DECRETE la nulidad y se ORDENE la cancelación del Certificado de Registro no. 355896 correspondiente a la marca RICOLOR (M) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional, otorgado a Societé Des Produits Nestlé S.A. […]». 1.2. Los hechos 2.
El apoderado de la sociedad demandante manifestó que la Societé Des Produits Nestlé S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca «RICOLOR» (mixta) para amparar productos incluidos en la clase 29 del nomenclátor internacional. 3. Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el señor Hugo Orlando Acosta Velásquez (con base en las marcas «TRICOLOR» y en el lema comercial «OLOR, SABOR Y COLOR TUS AMIGOS TRICOLOR») y la sociedad Quala S.A. presentaron escritos de oposición a la mencionada solicitud. 4.
Señaló que, mediante la Resolución No. 28386 de 23 de noviembre de 2004, la Division de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundadas las oposiciones y, en consecuencia, concedió el registro de la marca «RICOLOR» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la compañía Societé Des Produits Nestlé S.A. 5.
Contra la mencionada decisión, los opositores interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones Nos. 2712 de 11 de febrero de 2005 y 31636 de 27 de septiembre de 2007, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado que concedió el registro marcario. 3 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.3.
Fundamentos de derecho y concepto de violación3 6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a) y b), 155, 224, 225, 226, 227,228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 y 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.
Sostuvo que el signo «RICOLOR» no es distintivo, pues reproduce siete de las ocho letras que componen el signo «TRICOLOR», por lo que conforme a los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000, no podría registrarse como marca. 8. Adujo que, al realizar la comparación fonética, encuentra que existe un alto riesgo de confusión entre las marcas «RICOLOR» y «TRICOLOR», las cuales difícilmente podrán ser diferenciadas por el consumidor promedio. 9.
Mencionó que la entidad demandada no tuvo presente que ambos signos comparten la expresión “RICOLOR”, que es la previamente concedida en registro, y que a excepción de la letra “T”, es casi la totalidad de la expresión del signo opositor. 10. Indicó que la ostensible similitud de los signos y la naturaleza de los productos que identifican, crearán una necesaria y errada asociación de su origen empresarial, dado que se está frente a marcas que pretenden distinguir de la clase 29 del nomenclátor internacional. 11.
Concluyó señalando que la SIC debió negar el registro de la marca «RICOLOR» con fundamento en la marca «TRICOLOR», no solo en razón a su confundibilidad sino por la notoriedad de la marca previamente registrada.
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Superintendencia de Industria y Comercio 12. La apoderada judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las normas comunitarias. 13.
Manifestó que el signo solicitado «RICOLOR» al cual se le concedió el registro, no carece de distintividad como erróneamente argumenta la parte actora, toda vez que cuenta con la fuerza distintiva necesaria que permite su diferenciación y recordación por parte de los consumidores, dada la forma novedosa en que se presenta el signo. 3 Folios 111 a 121 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2011-00455-00. 4 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 14.
Afirmó que la combinación de las palabras “RICO-COLOR” o “RICO-OLOR”, no resulta ni descriptiva ni genérica, pues no hace referencia a las características propias del producto ni le generan al consumidor una idea clara de forma simple. 15. Mencionó que la marca objeto de debate comparte elementos gráficos adicionales que diluyen las posibles semejanzas existentes, por lo que el consumidor que se enfrenta a las dos marcas apreciándolas en su conjunto, podrá determinar su origen empresarial de cada una y no las confundirá. 16.
Concluyó que esa entidad siempre atendió los postulados legales y supranacionales y adoptó sus decisiones en derecho conforme con la jurisprudencia y las reglas jurídicas aplicables en materia de propiedad industrial. 2.2. Intervención de los terceros interesados – Societé Des Produits Nestlé S.A. y Quala S.A. 17. Las sociedades Societé Des Produits Nestlé S.A. y Quala S.A. terceras interesadas en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificadas en debida forma de la demanda y del auto admisorio de la misma, no se pronunciaron dentro de esta etapa procesal.
3. AUDIENCIA INICIAL 18. Conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el día 12 de julio de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial, a la cual asistió la apoderada del señor Hugo Orlando Acosta Velásquez como parte demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad demandada. Los terceros intervinientes, el Ministerio Publico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistieron a la audiencia. 19.
En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, donde se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486. 20. Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: “El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hace, consiste en determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de la expedición de las Resoluciones 28386 de 23 de noviembre de 2004, 2712 de 11 de febrero de 2005 y 31636 de 27 de septiembre de 2007, por medio de las cuales de concedió el registro de la marca RICOLOR (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Societé Des Produits Nestlé llegó a quebrantar los artículos 134,135 literales a) y b), 136 literales b) y h), 5 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 155,224,225,226,227,228,229,230,231, 232, 233, 234 y 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina,así como los artículos 35 y 59 del Decreto 01 de 1984 -CCA, por cuanto se realizó presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad de la marca antes señalada, por considerar que la misma NO se encuentra incursa en causal alguna de irregistrabilidad.”. 21.
En lo relacionado a la fijación del litigio las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 22. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendría como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones. 23.
Teniendo en cuenta que las pruebas aportadas dentro del proceso son de carácter documental, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPCA. 24. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 25.
Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 466-IP-2019 de fecha 11 de diciembre de 2020, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre los artículos135 literal b), 136 literal h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio interpretó los artículos 136 literales a) y c), 151,175, 177, 178 y 179 de la misma Decisión. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, arribó a las siguientes conclusiones: […] 1.8.
En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. (…) 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta 6 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.
(…) 3.4. Si bien elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.4 3.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico. (…) 4.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo solicitado a registro RICOLOR (mixto) y la marca TRICOLOR (denominativa) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
(…) 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, en el caso concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad, complementariedad o la posibilidad razonable del mismo empresario. (…) 6.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 6.6.
De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad.5 (…) 7.27. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro conde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 4 Ver Interpretación Prejudicial número 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 2755 de fecha 11 de julio de 2016. 5 Ver interpretación Prejudicial No 132-IP-2004 de fecha 1 de diciembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 1146 del 1 de diciembre de 2004. 7 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 7.28.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca TRICOLOR (denominativa) y el lema comercial SABOR Y COLO TUS AMIGOS TRICOLOR de titularidad de HUGO ORLANDO ACOSTA VELASQUEZ, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo RICOLOR (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […].
5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 27. Mediante auto de 23 de febrero de 2021, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante y demandada, reiteraron los argumentos presentados en la demanda y su contestación. Por su parte, los terceros intervinientes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia 28. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 de 20116 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019.. 6.2. El problema jurídico 29. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad la sociedad señor Hugo Orlando Acosta Velásquez en contra de las Resoluciones Nos. 28386 de 23 de noviembre de 2004, 2712 de 11 de febrero de 2005 y 31636 de 27 de septiembre de 2007, a través de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «RICOLOR» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Societé Des Produits Nestlé S.A.. 30.
La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca «RICOLOR» (mixta) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas por el señor Hugo Orlando Acosta Velásquez. 6.3. Causales de irregistrabilidad. 31. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para efectos de resolver el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135 literal b), 136 literales a), c) y h), 6 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 8 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 151,175,177,178,179, 224,228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, normas cuyo tenor literal es el siguiente: “[…] Artículo 135- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 151- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] 9 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 175- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. […] Artículo 177- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Artículo 178- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. Artículo 179- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. […] Artículo 224- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 10 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]” 6.4 Caso concreto 32. Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «RICOLOR» (mixta), con registro marcario número 355896, clase 29, otorgada a favor de Societé Des Produits Nestlé S.A. -la cual es objeto de litigio-, se encuentra caducada. 33.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 23 de noviembre de 20147, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, debiendo resaltarse que dentro del periodo de gracia no se solicitó su renovación, por lo que la SIC determinó que estaba caducado. 34. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto 8 de junio de 2023, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «RICOLOR» (mixta) En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 27 de junio de 2023, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: - Registro No. 355896: 7 Certificado de registro No. 355896. 11 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 35.
Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal. Reza la norma: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]». 36.
Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.
(…) La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.». (Se destaca) 37. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 8 de junio de 2023, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. 12 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 355896, correspondiente a la marca mixta «RICOLOR», cuyo titular es la sociedad Sociètè Des Produits Nestlé S.A.., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022.
Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 38. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 39.
En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 40.
Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 13 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 41.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» 42.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 43. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 44.
Nótese que, para efectos de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, pierden sustento los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional. 45.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 46. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro núm. 355896 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por el señor Hugo Orlando Acosta Velásquez, dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 47.
Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable, entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas 14 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio del proceso (Societé Des Produits Nestlé S.A), el registro de la marca «RICOLOR» (mixta). 48.
En este contexto, se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20198, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(destacado y subrayado fuera de texto) 49. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular -en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos-, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya9. 50.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que deba ser protegido. 51.
En tal sentido, esta Sala de Decisión10, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200.
Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 9 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 15 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
(…) […]». (destacado fuera de texto) 52. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202011, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.
Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 53.
En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 54. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500.
Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 16 Radicación: 11001032400020120036000 Demandante: Hugo Orlando Acosta Velásquez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 7. Conclusión 55. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que caducó el registro núm. 355896 de la marca Societé Des Produits Nestlé S.A. por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado (Ausente con excusa) ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (29)