CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Cervecería del Valle S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Industria de Licores del Valle Temas: Comparación entre signos distintivos mixtos con elemento nominativo compuesto.

Elementos de uso común, genéricos, descriptivos y evocativos. Signos débiles. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cervecería del Valle S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33264 de 29 de agosto de 2008, 43336 de 30 de octubre de 2008 y 51249 de 28 de noviembre de 2008.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Cervecería del Valle S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33264 de 29 de agosto de 2008, “Por el cual se decide una solicitud de registro de marca”; 43336 de 30 de octubre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 51249 de 28 de noviembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el 1 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 1 2 Cfr. Folios 84 a 114. 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 2 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 33264 del 29 de agosto de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 23 de septiembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 07-093.640, mediante la cual se negó a la sociedad CERVECERÍA DEL VALLE S.A. el registro de la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) en la clase 35 internacional, y se declaró fundada la oposición presentada por la empresa INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. 2.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 43336 de octubre de 2008 y notificada por fijación en lista del 4 de noviembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 07-093.640, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 33264 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por CERVECERÍA DEL VALLE S.A. 3.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 51249 del 28 de noviembre de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 26 de diciembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 07-093.640, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por CERVECERÍA DEL VALLE S.A. contra la Resolución No. 33264, confirmando la decisión contenida en la misma rechazando así el registro de la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) en la clase 35 internacional a nombre de la sociedad CERVECERÍA DEL VALLE S.A. y declarando fundada la oposición presentada por INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. 4.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: i) Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos conceder el registro de la marca solicitada CERVECERÍA DEL VALLE (MIXTA) en clase 35 internacional, a nombre de CERVECERÍA DEL VALLE S.A. ii) Se declare infundada la oposición presentada por la empresa INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE contra la solicitud de registro de la marca CERVECERÍA DEL VALLE (MIXTA) en la clase 35 internacional a nombre de CERVECERÍA DEL VALLE S.A. tramitada bajo expediente N. 07- 093.640. 5.

Que se ordena a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 4 Cfr. Folios 84 y 85 3 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. Solicitó, el 11 de septiembre de 2007, el registro como marca del signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 31 de octubre de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 581, la cual fue objeto de oposición por Industria de Licores del Valle, tercero con interés directo en las resultas del proceso, con fundamento las siguientes marcas de las cuales es titular: Marca Tipo6 Clase Ron Trapiche del Valle Nominativa 33 Marqués del Valle Nominativa 33 Trapiche del Valle Mixta 33 Aguardiente del Valle Blanco Extrafino Mixta 33 Aguardiente Blanco del Valle del Cauca Mixta 33 Ron Trapiche Premium del Valle del Cauca Mixta 33 Aperitivo Blanco del Valle del Cauca Mixta 33 Ron Viejo Trapiche del Valle Nominativa 33 Aguardiente del Valle Blanco Mixta 33 Aguardiente del Valle Amarillo Mixta 33 Ron Añejo Premium Trapiche del Valle del Cauca Mixta 33 Ron del Valle Gold Mixta 33 Ron del Valle Silver Mixta 33 Blanco del Valle Nominativa y Mixta 33 Aguardiente Blanco del Valle Nominativa 33 La Casa Blanco del Valle Nominativa 35 Aguardiente Blanco del Valle Ice Nominativa 33 I.L.V. Mixta 33 Aguardiente del Valle Mixta 33 4.3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 33264 de 29 de agosto de 2008, declaró fundada la oposición presentada Industria de Licores del Valle; y negó el registro como marca del signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 33264 de 29 de agosto de 2008. 5 Cfr. Folios 86 a 93 6 Las marcas mixtas se encuentran representados en la forma en que se observa a folios 87 a 89 del expediente. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 43336 de 30 de octubre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33264 de 29 de agosto de 2008 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 51249 de 28 de noviembre de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33264 de 29 de agosto de 2008.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina7, en adelante la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1.

Señaló que las marcas opositoras y el signo CERVECERÍA DEL VALLE no son similarmente confundibles8, comoquiera que: i) el único elemento común era la expresión denominativa DEL VALLE y, en consecuencia, a su juicio, no es un elemento suficiente para considerar que había riesgo de confusión marcaria; ii) Las marcas opositoras habían coexistido pacíficamente en el mercado con la marca DEL VALLE propiedad de JUGOS DEL VALLE S.A. DE C.V. para identificar productos de la en Clase 32 internacional, por lo que, a su juicio, no existe un riesgo de confusión en el mercado respecto del uso de la expresión denominativa DEL VALLE9. 6.2.

Sostuvo, respecto de la expresión denominativa DEL VALLE, que, a su juicio, no conceder el registro solicitado, era un tratamiento discriminatorio, máxime cuando era claro su uso reiterado en el mercado10. Asimismo, adujo que el signo solicitado a registro contiene elementos adicionales que no habían sido tenidos en cuenta al realizar el estudio de confundibilidad y que dotaban al conjunto de distintividad11. 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 8 Cfr. Folio 96 9 Cfr. Folios 103 y 104 10 Cfr. Folio 105 11 Ibidem. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.3.

Adujo que, a su juicio, no era factible otorgar derechos exclusivos de explotación, respecto de la expresión denominativa DEL VALLE, comoquiera que esta corresponde al lugar de prestación de los servicios y al origen empresarial del producto12. Asimismo, indicó que dicha expresión es de uso común entre los comerciantes y, en ese sentido, los elementos adicionales del signo eran suficientes para dotar al conjunto de distintividad13.

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada14 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas15, así: 7.1. Manifestó que existía riesgo de confusión entre los signos distintivos cotejados comoquiera que existe identidad en los sientes criterios: i) visual, por contener una palabra u expresión que era asociable con el mismo origen empresarial; ii) conceptual, comoquiera que evocan una idea idéntica o semejante; y iii) fonética, por componerse de letras que, al ser pronunciadas, emitían sonidos que son percibidos por los consumidores de modo muy similar16. 7.2.

Agregó que la expresión CERVECERÍA era descriptiva de los productos de la “[…] Clase 32(sic) […]”17 de la Clasificación Internacional de Niza y, en ese sentido, no era suficiente para evitar el riesgo de confusión marcaría que causaba la reproducción parcial de la expresión denominativa DEL VALLE, en la medida, que era esta última la que genera un mayor impacto en la mente del consumidor.18.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso19 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas20, así: 8.1. Afirmó que, en el signo solicitado como marca, CERVECERÍA DEL VALLE, la expresión denominativa CERVECERÍA no es susceptible de ser apropiada y, en ese sentido, existían semejanzas de tipo ortográfico y fonético con sus marcas previamente registradas21. 12 Cfr. Folio 106 13 Cfr. Folio 109. 14 Mediante de apoderado.

Cfr. Folio 424 15 Cfr. Folio 147 16 Cfr. Folio 151 17 Ibidem. 18 Ibidem. 19 Mediante apoderado. 20 Cfr. Folio 153 21 Cfr. Folio 180 6 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.2. Indicó el signo solicitado a registro como marca cuenta con una parte gráfica pero no es lo suficientemente distintivo como para diluir el riesgo de confusión derivado de las similitudes existentes en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales de sus marcas previamente registradas22.

Por lo expuesto anteriormente, a su juicio, permitir el registro como marca del signo solicitado a registro crearía un riesgo de confusión en el mercado y afectaría sus derechos sobre la expresión denominativa DEL VALLE23. 8.3. Precisó, respecto de los productos identificados por los signos distintivos cotejados, que existe conexidad competitiva comoquiera que comparten: i) canales de publicidad y promoción utilizados por la demandante y la demandada; ii) canales de comercialización y iii) finalidad como son las bebidas alcohólicas24.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1 de diciembre de 201425, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 536-IP-2015 de 23 de junio de 201626, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que se indicó: “[…] 1.

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente, debido a que los requisitos para constituir una marca, a los que se refiere la norma citada, no son materia de la controversia discutida ante la Corte consultante. 3.

Por lo tanto, solo procede la interpretación del artículo 136 (literal a) de la Comisión de la Comunidad Andina […]” 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1 de diciembre de 201427, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. 22 Cfr. Folio 184 23 Cfr. Folio 192 24 Cfr. Folio 196 25 Cfr. Folio 223 26 Cfr. Folio 261 27Cfr. Folio 221 7 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reanudación del proceso 13.

El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 30 de septiembre de 202028, por un lado, reanudó el trámite procesal y, por el otro, declaró el desistimiento tácito de unas pruebas y corrió traslado de otras. Alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 5 de marzo de 202129, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 15.

Durante el término legal, la parte demandante30 y el tercero con interés directo en las resultas del proceso31 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación. 16. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 536-IP-2015 de 23 de junio de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto. 28 Cfr. Folio 285 29 Cfr. Folio 295 30 Cfr. Índice 50 del aplicativo SAMAI 31 Cfr. Índice 51 del aplicativo SAMAI 8 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 18.

Visto el artículo 128 numeral 7.º32 del Código Contencioso Administrativo33, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30834 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201135, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1336 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201937, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 20.1. La Resolución núm. 33264 de 29 de agosto de 200838 mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por Industrias de Licores del Valle y negar el registro como marca del signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 20.2.

La Resolución núm. 43336 de 30 de octubre de 200839 mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33264 de 29 de agosto de 2008. 20.3. La Resolución núm. 51249 de 28 de noviembre de 200840 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de 32 “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 33 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 34 “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 35 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 36 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 37 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 38 Cfr. Folios 16 a 29 39 Cfr. Folios 30 a 39 40 Cfr. Folios 22 a 26 9 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33264 de 29 de agosto de 2008.

El problema jurídico 21. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 21.1. Si las resoluciones núms. 33264 de 29 de agosto de 2008, 43336 de 30 de octubre de 2008 y 51249 de 28 de noviembre de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE, para identificar “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, vulneran el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina. 21.2.

En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión entre el signo mixto solicitado y las marcas enunciadas en el numeral 4.2. supra, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 21.3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 536-IP-2015 de 23 de junio de 2016, en la cual interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y no interpretó el artículo 134 ibidem. 22.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena41, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. 41 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200042 de la Comisión de la Comunidad Andina43.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina44 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina45 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el 42 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 43 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 44 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 45 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 536-IP-2015 de 23 de junio de 2016 31. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso46: “[…]1.

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículo 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente, debido a que los requisitos para constituir una marca, a los que se refiere la norma citada, no son materia de la controversia discutida ante la Corte consultante. 3.

Por lo tanto, solo procede la interpretación del artículo 136 (literal a) de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 1.3. La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto 46 Cfr. Folios 260 a 279 12 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas 2.1. Como la controversia radica en la confusión de un signo mixto CERVECERÍAS DEL VALLE y los signos denominativos MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, BLANCO DEL VALLE APERITIVO, RON TRAPICHE DEL VALLE, RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE DEL CAUCA, es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos 13 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, Iconos, etc. […] 2.5.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos CERVECERÍAS DEL VALLE (mixto) y los signos denominativos MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, BLANCO DEL VALLE APERITIVO, RON TRAPICHE DEL VALLE, RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE DEL CAUCA.

Para su análisis, la Corte consultante debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. […] 4.7. Le corresponde a la Corte consultante establecer si existe algún elemento descriptivo o de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en las Clases 35 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas.

De ser el caso, y advertir elementos de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […] 5.3. La Corte consultante debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 5.6.

En el caso concreto, la Corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Intemacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado CERVECERÍAS DEL VALLE (mixta) y, los productos de la Clase 33 de la referida Clasificación, que distinguen las marcas registradas base de la oposición de conformidad con Io desarrollado en los puntos precedentes. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad 32. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de un tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 33.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 34. El signo solicitado y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: SIGNO MIXTO47 Solicitante: Cervecería del Valle S.A. Clase 35: "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina" MARCAS OPOSITORAS48 Titular: Industria de Licores del Valle 47 El presente signo solicitado no obtuvo registro. 48 Marcas tomadas de la Resolución núm. 33264 de 29 de agosto de 2008, “Por el cual se decide una solicitud de registro de marca” y del escrito de demanda. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35.

Las marcas mixtas antes citadas supra, se encuentran representadas de la siguiente manera: 16 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad.

Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 37. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se adujo la violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; ii) la parte demandante sustentó la vulneración de las normas citadas aduciendo que el signo solicitado a registro tiene distintividad extrínseca; y iii) que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida en el caso sub examine interpretó el literal a) del artículo 136 y no interpretó el artículo 134 ibidem. 38.

La Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de la presunta violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el cargo de violación aduce que los signos distintivos cotejados no son similarmente confundibles y, en consecuencia, el signo solicitado cuenta con características propias y diferenciadoras que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca y reivindicar servicios de la Clase 35 de la Clasificación de Niza.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 39. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, prevé unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Esta Sección49, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”50. 49 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”51. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”52. 43. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos distintivos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellas, considerando, además, la situación de los usuarios. 44.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto CERVECERIA DEL VALLE solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o, si, por el contrario, procede su registro como marca. 45.

Con el fin de realizar el cotejo entre el signo y las marcas previamente registradas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 52 Ibidem. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”53. 46.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”54. 47.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo y unas marcas mixtas y nominativas, respecto del signo y las marcas mixtas es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo distintivo. 48. En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y las marcas mixtas en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto de que se trate. 49.

Atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, la Sala, con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, observará las reglas indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, en la cual se definieron los criterios a tener en cuenta, así: “[…] 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las 53 Cfr. Folio 269 54 Ibidem. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”55 (Destacado del texto). 50. La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen cada uno de los signos objeto de comparación antes de proceder al cotejo56, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”57. 51.

Respecto de las marcas nominativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 568-IP-2015 el 7 de julio de 2016, consideró que “[…] los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual […]”58. 52.

Atendiendo que el signo y las marcas objeto de análisis están formados por dos o más palabras, es decir, son signos compuestos, es menester analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, para lo cual, esta Sala tendrá en cuenta los parámetros que reiteró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida para el caso sub examine, así: “[…] 2.4.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto, La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.

Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 55 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 565-IP-2015 de 19 de agosto de 2016, pág. 8 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 58 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 568-IP-2015 de7 de julio de 2016. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto […]”59.

(Destacado del texto). 53. Adicionalmente, la Sala advierte que, en el escrito de demanda, la parte demandante indicó que la expresión DEL VALLE es de uso común y, en consecuencia, no es de titularidad de nadie en particular por lo que, a su juicio, es registrable. Asimismo, la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso afirmaron que la expresión CERVEZA era genérica para los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo anterior, la Sala deberá analizar si los signos distintivos cotejados contienen elementos descriptivos, o de uso común al momento de realizar el cotejo. 54. Para el efecto, la Sala ha considerado que las expresiones genéricas son aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. 55.

Sobre las expresiones descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que son aquellas que informan de una característica del producto, como su: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y en ese sentido deberían ser excluidas del del cotejo marcario. 59 Cfr. folio 271 21 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 56.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen60. 57.

Por lo expuesto anteriormente, es preciso señalar que: 58. De conformidad con la consulta realizada en el aplicativo SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio61, la expresión DEL VALLE era un término de uso común respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, ara el momento en que la parte demandante solicitó el registro del signo negado mediante los actos administrativos acusados, comoquiera que se advierte su uso reiterado por distintas empresas, como se enuncia a continuación: MARCA TIPO NUM. TITULAR Cementos del Valle Nominativa 297373 Cementos Argos S.A. La Casa Blanco del Valle Nominativa 298873 Industria de Licores del Valle E.V. Espumas del Valle Mixta 311428 Espumas del Valle S.A. Concentrados del Valle Mixta 397027 Concentrados del Valle E.A.T La Margarita del Valle Mixta 377197 Diego León Rebellón Marmolejo Harinera del Valle Nominativa 161183 Harinera del Valle S.A. Drogas del Valle Nominativa 3633 Drogas del Valle Ltda. Productos Sabor del Valle Nominativa 6157 Jesús Arnulfo Calderón Bolaños Corporación Financiera del Valle Nominativa 181576 Corporación Financiera del Valle S.A. Corfivalle S.A. 59.

Ahora bien, respecto del signo solicitado a registro, la Sala considera que la expresión denominativa CERVECERÍA no es genérica respecto de los servicios de “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, que corresponden a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior comoquiera que al formularse la pregunta “¿qué es?” ningún consumidor va a indicar que dichas expresiones hacen referencia a los mencionados servicios. 60 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 61 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 23 de agosto de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 22 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 60.

Asimismo, respecto de las marcas previamente registradas, la Sala considera, que las expresiones como RON, AGUARDIENTE BLANCO, AGUARDIENTE BLANCO EXTRAFINO, RON, RON PREMIUN, RON VIEJO TRAPICHE, AGUARDIENTE AMARILLO, RON TRAPICHE, RON TRAPICHE PREMIUM y RON AÑEJO PREMIUM, que conforman los conjuntos marcarios, son genéricas respecto de los productos de la clase 33.

Ello toda vez que, al formularse la misma pregunta, necesariamente el consumidor va a utilizar dichos términos para hacer referencia al producto que identifica. 61. La Sala considera, frente a los elementos descriptivos contenidos en las marcas previamente registradas, los cuales corresponden a las expresiones BLANCO, AMARILLO y EXTRAFINO, cuando están acompañados del elemento genérico AGUARDIENTE y, el caso de VIEJO y AÑEJO, cuando dichas expresiones están acompañadas del elemento genérico RON, informan de manera directa características de los productos que identifican, a saber, la forma de preparación, el periodo y lugar de añejamiento, entre otros. 62.

Adicionalmente, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que, a su juicio, no era factible otorgar derechos exclusivos de explotación, respecto de la expresión denominativa DEL VALLE, comoquiera que esta corresponde al lugar de prestación de los servicios y al origen empresarial del producto62. 63. Al respecto, la Sala considera, en relación con la expresión denominativa DEL VALLE, la cual es compartida por el signo solicitado y las marcas previamente registradas, que no es descriptiva para los productos que de la Clase 33 ni de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican los signos distintivos respectivamente.

Lo anterior comoquiera que la denominación DEL VALLE no hace referencia a un sitio en particular, sino a una denominación topográfica63, que no puede asociarse directamente con la fabricación de licores ni la prestación de servicios de publicidad. 64. Ahora bien, se advierte que la expresión mencionada supra puede ser evocativa en la medida en que no trasmite de manera directa al consumidor una característica del respectivo producto o servicio, sino que le exige hacer uso de la 62 Cfr. Folio 106 63“[…] valle Del lat. vallis. 1. m. Llanura entre montes o alturas. 2. m. Cuenca de un río. 3. m. Conjunto de lugares, caseríos o aldeas situados en un valle. […]” consultada, la página https://dle.rae.es/valle, el 30/08/2023 23 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co imaginación con el fin de establecer una relación sin que implique, necesariamente, que corresponde a una de las características. 65.

Al respecto, la Sala advierte que, mediante sentencia de 31 de mayo de 201864, reiterando la posición asumida en sentencia de 17 de marzo de 201665, se consideró que la expresión DEL VALLE es evocativa y no descriptiva, en la medida en que puede referirse a un lugar o a un apellido, al respecto la Sala preciso: “[…] No obstante lo anterior, la expresión DEL VALLE, evocativa de la mencionada idea, no constituye argumento suficiente para impedir el registro de la marca solicitada por la parte actora, si se tiene en cuenta que tal expresión constituye una indicación de procedencia geográfica que, como tal, no es apropiable en exclusiva por ningún empresario.

Este carácter de inapropiable fue reconocido por la Superintendencia en la Resolución 51228 de 28 de noviembre de 2008, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí demandante, no obstante lo cual fundó su decisión de negar el registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE precisamente en el hecho de que ésta reproduce la expresión DEL VALLE, presente en los signos opositores y en el que fue encontrado de oficio en el examen de registrabilidad (marca DEL VALLE).

Sobre el particular el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó en la Interpretación Prejudicial 08 de 2014 que “el artículo 135 literal e) de la Decisión 48666 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos”, y que “[u]na indicación de procedencia es descriptiva del lugar de origen de los productos y, por tal motivo, no puede ser apropiada por ningún particular en exclusiva”.

De otro lado, la expresión DEL VALLE también podría ser evocativa de un apellido y, como tal, tampoco sería apropiable de forma exclusiva por un empresario […]” 66. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que: i) El signo solicitado está conformado por una expresión común, a saber, DEL VALLE, para los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) Las marcas previamente registradas, excepto MÁRQUEZ DEL VALLE, ILV, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y TRAPICHE DEL VALLE, están conformadas por expresiones genéricas para los productos de la Clase 3367 y, algunas de ellas, por expresiones descriptivas68; y iii) Tanto el signo solicitado como las marcas previamente registradas contienen la expresión evocativa DEL VALLE. 64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 31 de mayo de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, Núm. Único de radicación 11001032400020090022400. 65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 17 de marzo de 2016;

C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, Núm. Único de radicación 11001032400020090022200. 66 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. 67 A saber, las expresiones.

RON, AGUARDIENTE BLANCO, AGUARDIENTE BLANCO EXTRAFINO, RON, RON PREMIUN, RON VIEJO TRAPICHE, AGUARDIENTE AMARILLO, RON TRAPICHE, RON TRAPICHE PREMIUM y RON AÑEJO PREMIUM 68 A saber, BLANCO, AMARILLO, EXTRAFINO, GOLD, SILVER, VIEJO. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 67.

Por lo expuesto anteriormente, en principio, procedería excluirlas del cotejo marcario69, no obstante, de hacerlo se imposibilitaría la realización del mismo. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características ( descriptivas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” 68.

Así las cosas y de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala70, así como lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina71, esta Sala considera que podrá de modo excepcional hacerse el cotejo considerando dichos componentes, en cuyo caso, se deberá analizar los signos en su conjunto. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos Comparación Ortográfica 69.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración, es decir, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 69 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 70 Consejo De Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00226-00; 11 de noviembre de 2021 71 36-IP2022 de 15 de diciembre de 2022 Signo solicitado C E R V E C E R I A D E L V A L L E R O N T R A P I C H E D E L V A L L E A G U A R D I E N T E D E L V A L L E B L A N C O A G U A R D I E N T E D E L V A L L E B L A N C O E X T R A F I N O A G U A R D I E N T E B L A N C O D E L V A L L E D E L C A U C A A G U A R D I E N T E B L A N C O D E L V A L L E T R A P I C H E D E L V A L L E R O N V I E J O T R A P I C H E R O N V I E J O T R A P I C H E D E L V A L L E R O N T R A P I C H E V I E J O P R E M I U M D E L V A L L E A G U A R D I E N T E D E L V A L L E A M A R I L L O R O N V I E J O G O L D A G U A R D I E N T E B L A N C O R O N D E L V A L L E S I L V E R A G U A R D I E N T E B L A N C O D E L V A L L E I C E R O N D E L V A L L E P R E M I U M A G U A R D I E N T E D E L V A L L E M A R Q U E Z D E L V A L L E A P E R I T I V O B L A N C O D E L V A L L E D E L C A U C A B L A N C O D E L V A L L E I L V I N D U S T R I A D E L I C O R E S D E L V A L L E Marcas previamente registradas 25 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 70.

De la confrontación que se hace entre el signo mixto solicitado CERVECERÍA DEL VALLE y las marcas mixtas y nominativas previamente registradas, la Sala advierte que: i) Todos los signos distintivos, excepto por I.L.V, contiene elementos denominativos compuestos; ii) Los signos distintivos difieren en su extensión o longitud de forma significativa; iii) Hay marcas previamente registradas que llegan a estar conformadas por 8 palabras y hasta por 28 caracteres, mientras que el signo solicitado está conformado por 3 palabras y 18 caracteres; iv) Las marcas previamente registradas que comparten el mismo número de palabras que el signo, como es el caso de MARQUÉS DEL VALLE y AGUARDIENTE DEL VALLE, difieren en su extensión; y v) La marca VIEJO TRAPICHE, conformada por el mismo número de palabras que el signo solicitado, no comparte ningún elemento con el signo solicitado a nivel ortográfico comoquiera que no reproduce ninguno de sus elementos. 71.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no existe similitud ortográfica entre el signo solicitado a registro y las marcas previamente registradas. Comparación Fonética 72. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina. 73.

Atendiendo a la conformación del signo y las marcas, en especial, lo indicado supra respecto de la comparación ortográfica, y que, como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los signos compuestos son las primeras palabras, esto es CERVECERÍA, RON, AGUARDIENTE TRAPICHE e INDUSTRIA, las que tienen un mayor impacto en la mente del consumidor, la Sala considera que entre el signo solicitado y las marcas opositoras no existen similitudes desde la perspectiva fonética.

Comparación Ideológica 26 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 74. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”72, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 75.

Atendiendo a que el signo y las marcas están conformados, según sea el caso, por elementos de uso común, genéricos, descriptivos o evocativos, la Sala considera que pueden generar una idea similar en los consumidores, esto es, que se trata de bebidas alcohólicas que se producen en algún lugar. 76. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación del signo y las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y la existencia de elementos comunes, genéricos, descriptivos y evocativos en su conformación, la Sala considera que: compartir, en algunos casos, la expresión denominativa DEL VALLE no genera una similitud entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas.

Ello comoquiera que, al ser una expresión común para los servicios de la Clase 35 y evocativa para otros productos, no es apropiable ni se puede impedir que terceros la usen, siendo una expresión débil. 77. Esta Sala, respecto de la confundibilidad entre el signo CERVECERÍA DEL VALLE y las marcas de las cuales es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante sentencia de 31 de mayo de 201873, consideró que no existía similitud y, en ese sentido, no se cumplía con el primer supuesto para la configuración de la causal, con fundamento en las siguientes consideraciones: “[…] Al respecto y en primer lugar, la Sala advierte que de la estructura de los signos enfrentados y de su análisis de conjunto, esto es, como una unidad marcaria, se puede concluir que aunque desde el punto de vista gráfico aquellos tienen algunas similitudes, ya que de forma específica comparten las palabras DEL y VALLE, su distinta composición fonética y configuración visual suponen una impresión diferente para cada uno de ellos, tal y como se observa a continuación: CERVECERÍA DEL VALLE Vs. RON TRAPICHE DEL VALLE CERVECERÍA DEL VALLE Vs. AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO CERVECERÍA DEL VALLE Vs. CERVECERÍA DEL VALLE Vs. 72 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 73 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, núm. único de radicación 11001032400020090022400, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TRAPICHE DEL VALLE AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA CERVECERÍA DEL VALLE Vs. RON VIEJO TRAPICHE CERVECERÍA DEL VALLE Vs. AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO CERVECERÍA DEL VALLE Vs. RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE CERVECERÍA DEL VALLE Vs. AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE CERVECERÍA DEL VALLE Vs. RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE CERVECERÍA DEL VALLE Vs. AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO CERVECERÍA DEL VALLE Vs. RON VIEJO GOLD CERVECERÍA DEL VALLE Vs. AGUARDIENTE BLANCO CERVECERÍA DEL VALLE Vs. RON DEL VALLE SILVER CERVECERÍA DEL VALLE Vs. AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE CERVECERÍA DEL VALLE Vs. RON DEL VALLE PREMIUM CERVECERÍA DEL VALLE Vs. AGUARDIENTE DEL VALLE CERVECERÍA DEL VALLE Vs. APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA CERVECERÍA DEL VALLE Vs. MARQUEZ DEL VALLE CERVECERÍA DEL VALLE Vs. BLANCO DEL VALLE CERVECERÍA DEL VALLE Vs. I.L.V. CERVECERÍA DEL VALLE Vs. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE Ahora bien, es preciso destacar que en la marca solicitada por la parte actora existe, además de las palabras DEL y VALLE, otra expresión que le otorga suficiente distintividad al signo y que hace que no sea confundible con los signos opositores.

En efecto, en la marca cuestionada también se observa la expresión CERVECERÍA la que, aunque es genérica, confiere al signo la suficiente distintividad para permitir que unida con los demás elementos de éste sea diferente sustancialmente frente a los signos enfrentados, más aun si se tiene en cuenta que, contrario a lo que se afirma en los actos demandados, en el signo negado el elemento que más se destaca es precisamente la palabra CERVECERÍA y no las expresiones DEL y el VALLE, según se advierte claramente al observar el conjunto marcario.

Veamos: 28 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe advertir que en este análisis no se debe excluir la expresión CERVECERIA, pues si bien es genérica, como se precisó, resulta registrable como quiera la misma hace parte del nombre comercial de la sociedad actora y, por ende, hace referencia al origen empresarial del producto, razón por la que el mismo no puede ser fraccionado para del cotejo marcario y, mucho menos, cuando es utilizada junto con expresiones que le otorgan distintividad.

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado74 en un caso de similares supuestos de hecho y de derecho pero en donde se analizó el registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), para la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, consideró lo siguiente: “[…] De otro lado, es preciso señalar que en este análisis no se debe excluir de entrada la expresión CERVECERIA, pues si bien es genérica resulta registrable cuando quiera que es utilizada junto con expresiones distintivas como la antes mencionada […]” (negrillas y subrayado fuera de texto).

En consecuencia, vistos en conjunto, no podrían confundirse los signos enfrentados. De otra parte, la distinta estructura de los signos confrontados implica que tampoco desde el punto de vista fonético existan entre ellos similitudes sustanciales. Para apreciar ese grado de diferencia basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, tal como lo recomienda el Tribunal Andino: […] Desde el punto de vista ideológico o conceptual, la Sala considera que, en principio, puede existir una similitud entre los signos en conflicto, por cuanto evocan una idea semejante, consistente en que se trata de bienes producidos en una región del país, esto es, en el Departamento del Valle del Cauca, tal y como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 30350 de 25 de agosto de 2008.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la expresión DEL VALLE es evocativa de la mencionada idea, también lo es que no constituye argumento suficiente para impedir el registro de la marca solicitada por la parte actora, si se tiene en cuenta que tal expresión constituye una indicación de procedencia geográfica que, como tal, no es apropiable en exclusiva por ningún empresario. […] El análisis precedente permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el registro marcario. […] 74 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de marzo de 2016. Rad.: 2009 – 00222. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala.Proceso en el cual se discutió el registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), pero en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así pues, teniendo en cuenta que los signos enfrentados son denominativos, y están compuestos en su totalidad por expresiones que no admiten apropiación exclusiva, la Sala concluye que son débiles; lo anterior implica que la empresa Industria de Licores del Valle no puede pretender apropiarse de esas expresiones, consecuencia de lo anterior no le asiste razón para oponerse, por la presencia elementos de esa naturaleza. […] Así las cosas, el signo CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), cumple con los requisitos exigidos por la normativa andina para ser registrado como marca, esto es, ser perceptible, susceptible de representación gráfica, y gozar de suficiente distintividad Además, que respecto de él no se configura la causal de irregistrabilidad alegada, es decir, ser un signo idéntico o que se asemeje a una marca o un nombre comercial anteriormente registrado por un tercero […]” (Destacado fuera de texto). 78.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que no se cumple con el primer supuesto para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que el signo solicitado para identificar servicios de la Clase 35 es distintivo y, por ende, diferenciable con las marcas opositoras que identifican productos de las Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; al tiempo que permite atribuirle un origen empresarial, en la medida en que su elemento nominativo corresponde a la razón social de su titular.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 79. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, en tanto no existen, en una visión en conjunto, semejanzas de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos y servicios que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 80.

Por todo lo anterior, la Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por lo que el cargo de nulidad prospera y, en consecuencia, se declarará la nulidad de los actos administrativos acusados. Conclusión 81. La Sala, considera que: i) el signo solicitado está conformado por una expresión común para los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, DEL VALLE; ii) la mayoría de las marcas opositoras están conformadas por 30 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresiones genéricas75 para los productos de la Clase 33 y algunas de ellas por expresiones descriptivas76; y iii) tanto el signo como las marcas contienen la expresión evocativa DEL VALLE. 82.

En este sentido, la Sala considera que la expresión DEL VALLE al ser evocativa es un elemento no apropiable por ningún empresario y, en ese sentido, no puede ser utilizado para impedir que terceros hagan uso de él en la conformación de sus signos y marcas, siempre y cuando tenga elementos adicionales que hagan el conjunto marcario distintivo y diferenciable. 83.

Asimismo, la Sala considera que, en relación con el signo solicitado, el elemento que más impacta en la mente del consumidor por la ubicación de las palabras y la sonoridad de las mismas es la expresión CERVECERÍA, el cual dota de distintividad el conjunto marcario del signo solicitado comoquiera que hace referencia expresa a la razón social de la parte demandante, permitiendo a los consumidores identificar el origen empresarial de los servicios reivindicados. 84.

Adicionalmente, en las marcas opositoras, el elemento que más impacta en la mente del consumidor es, por un lado, las expresiones AGUARDIENTE y RON, y, por el otro, las palabras BLANCO, AMARILLO y EXTRAFINO, GOLD, SILVER, VIEJO y AÑEJO y, en ese sentido, se considera que no existe semejanza entre las marcas previamente registradas y el signo solicitado. 85.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que el signo mixto solicitado es extrínsecamente distintivo para identificar “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y, en ese sentido, procede su registro como marca. 86.

Así las cosas, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenará a la parte demandada que conceda el registro como marca del signo mixto CERVECERÍA DEL 75 A saber, RON, AGUARDIENTE BLANCO, AGUARDIENTE BLANCO EXTRAFINO, RON, RON PREMIUN, RON VIEJO TRAPICHE, AGUARDIENTE AMARILLO, RON TRAPICHE, RON TRAPICHE PREMIUM y RON AÑEJO PREMIUM 76 A saber, BLANCO, AMARILLO, EXTRAFINO, GOLD, SILVER, VIEJO. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VALLE, para identificar “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones núms. 33264 de 29 de agosto de 2008, “Por el cual se decide una solicitud de registro de marca”; y 43336 de 30 de octubre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 51249 de 28 de noviembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro como marca del signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE, solicitado por la parte demandante para identificar “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, expida el respectivo certificado; por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020090022300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LOPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.