CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: GRENDENE S/A TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LA MARCA “MELISSA ZARAMA”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “MELISSA”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GRENDENE S/A, y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 1472 de 22 de enero de 2015, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 24393 de 15 de mayo de 2015, “Por la cual se resuelve un 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º- Que el 15 de octubre de 2010 la señora MELISSA ZARAMA CLARKSON presentó solicitud de registro como marca del signo “MELISSA ZARAMA” (nominativo), para identificar productos comprendidos en la Clase 254 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, formuló oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad que presentaba con su marca previamente registrada “MELISSA”, que también ampara productos de la citada Clase 25. 4 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] vestidos, calzados, sombrerería […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 1472 de 2015, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo “MELISSA ZARAMA”, para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Manifestó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 24393 de 2015, emanada del Superintendente Delegado (E) para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: - Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, en concordancia con el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, toda vez que no tuvo en cuenta que existía una marca anterior, esto es, “MELISSA”, con mejor derecho, la cual le hace perder la distintividad requerida al signo cuestionado “MELISSA ZARAMA”.
Adujo que la marca objeto de controversia no cumple con el requisito de representación gráfica, entendido como la capacidad que tiene un signo de expresarse a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el mismo, como puede suceder con las palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, entre otros. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que las marcas “MELISSA” y “MELISSA ZARAMA” son similares y confundibles, por lo que esta última no cumple con el requisito de distintividad extrínseca. - Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que la marca cuestionada “MELISSA ZARAMA” (nominativa), reproduce por completo su marca previamente registrada “MELISSA”, lo que generaría confusión en el público consumidor.
Manifestó que, a su juicio, las similitudes que se presentan entre las marcas enfrentadas son evidentes, toda vez que dada su estructura se observa que lo que se destaca en ambas es la expresión “MELISSA”, las cuales presentan una conformación ortográfica y pronunciación idéntica. Indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia marcaria, deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre los signos confrontados, lo que lleva a la conclusión de que las marcas comparadas son confundibles.
Trajo a colación la sentencia de 14 de junio de 2007, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se determinó que 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las marcas “NINA” y “NINA RICCI”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, eran confundibles, toda vez que existía una reproducción total de la expresión “NINA”.
Sostuvo que por el simple hecho de ser un nombre propio no implica que debe ser registrado como marca; y que, en efecto, existe la homonimia cuando se refiere al nombre de las personas, por lo que consistir en la marca cuestionada un nombre propio NO implica que ésta sea registrable, como lo argumentó, erradamente, la entidad demandada, pues, de conformidad con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este tipo de signos pueden ser registrados siempre y cuando no generen riesgo de confusión y/o asociación en el mercado, situación que no ocurre en el caso bajo examen. - Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 154 de la Decisión 486, en concordancia con los artículos 3º, inciso 3º, del CPACA y 29 y 61 de la Constitución Política, habida cuenta que concedió una marca que resulta similar con su marca previamente registrada “MELISSA”, de manera que no se protegió la propiedad intelectual y se le otorgó un privilegio al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el cual no le correspondía, ya que ella es quien ostenta derechos exclusivos respecto de la partícula “MELISSA”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.
La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que la marca cuestionada corresponde al nombre y apellido de su titular, esto es, “MELISSA ZARAMA”, por lo que cuenta con elementos adicionales suficientes para diferenciarse de la marca previamente registrada “MELISSA”, de manera que el consumidor podría identificar y reconocer cada marca y asociarlas a un origen empresarial determinado.
Adujo que tradicionalmente las marcas llevan el nombre de su dueño como signo distintivo, por lo que es coherente permitir que la titular que lleva su mismo nombre pueda utilizarlo como marca, resultando, por ende, que la marca “MELISSA ZARAMA” es susceptible de registro. Agregó que los nombres aisladamente considerados pueden ser utilizados por cualquier empresario, siempre y cuando no sea idéntico o similar a una marca previamente registrada, como ocurre con la combinación “MELISSA ZARAMA” que resulta diferente a la marca previamente registrada “MELISSA”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.
La señora MELISSA ZARAMA CLARKSON, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 10 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 6 Índice 20 del expediente digital. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 1472 de 22 de enero de 2015 y 24393 de 15 de mayo de ese año, mediante las cuales la SIC concedió el registro como marca del signo “MELISSA ZARAMA” (nominativo) a nombre de la señora MELISSA ZARAMA CLARKSON, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 134, 135, literal b), 136, literal a) y 154 de la Decisión 486; 3º, inciso 3º, del CPACA; y 29 y 61 de la Constitución Política.
Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.
La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. En efecto, manifestó que la marca cuestionada “MELISSA ZARAMA” reproduce totalmente su marca “MELISSA”, sin que la adición de la partícula “ZARAMA” sea suficiente para diferenciarlas. Alegó que el consumidor puede fácilmente pensar que la marca cuestionada se trata de una nueva de su propiedad en la que se le incluyó el apellido, por lo que habría un riesgo de confusión inminente.
IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en su escrito de contestación. En efecto, sostuvo que en el presente caso estamos frente a un nombre y un apellido que identifican a una persona natural que ha consentido su registro como marca haciendo uso de uno de los atributos de la personalidad, más aun teniendo en cuenta que en el régimen marcario, en el que tradicionalmente las marcas llevan el nombre de su dueño como signo distintivo, resulta coherente permitir que la titular que lleva su mismo nombre pueda utilizarlo como marca, resultando, por ende, que el signo distintivo “MELISSA ZARAMA” es susceptible de registro marcario. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.
El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 366, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten las partículas “MELISSA”, también lo es que al ser pronunciadas generan una sonoridad diferente, formando así un nivel distintivo que hace que no se presente confusión entre las expresiones en conflicto.
Adujo que la marca cuestionada “MELISSA ZARAMA” cuenta con elementos suficientes que evitan el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, por lo que puede convivir pacíficamente en el mercado con la marca previamente registrada "MELISSA”. IV.-4. En esta etapa procesal el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violada en la demanda, en los siguientes términos8: 8 Proceso 232-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020160001000, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 261-IP-2022, 344-IP-2022 y 243- IP- 2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; 5154 del 12 de abril de 2023; y, 5187 del 22 de mayo de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 1472 de 22 de enero de 2015 y 24393 de 15 de mayo de ese año, concedió el registro como marca del signo nominativo “MELISSA ZAMARA” a la actora, para amparar los siguientes productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] vestidos, calzados, sombrerería […]”. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la demandante, la marca cuestionada “MELISSA ZARAMA” (nominativa), reproduce por completo su marca previamente registrada “MELISSA”, lo que generaría confusión en el público consumidor.
Manifestó que, a su juicio, las similitudes que se presentan entre las marcas enfrentadas son evidentes, toda vez que dada su estructura se observa que lo que se destaca en ambas es la expresión “MELISSA”, las cuales presentan una conformación ortográfica y pronunciación idéntica. Por su parte, la SIC señaló que la marca cuestionada corresponde al nombre y apellido de su titular, esto es, “MELISSA ZARAMA”, por lo que cuenta con elementos adicionales suficientes para diferenciarse de la marca previamente registrada “MELISSA”, de manera que el consumidor podría identificar y reconocer cada marca y asociarlas a un origen empresarial determinado.
Adujo que tradicionalmente las marcas llevan el nombre de su dueño como signo distintivo, por lo que es coherente permitir que la titular que lleva su mismo nombre pueda utilizarlo como marca, resultando, por ende, que la marca “MELISSA ZARAMA” es susceptible de registro. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 232-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 261-IP-20229, 344-IP-202210 y 243-IP-202211 y en las que se interpretaron los artículos 135, literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486.
Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 134, 135, literal b), 136, literal a), y 154 de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación de los mismos adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso resultaba similarmente confundible con su marca previamente registrada; es decir, alegó la falta de cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem12.
En efecto, la parte demandante argumentó que la marca cuestionada “MELISSA ZARAMA” (nominativa), reproduce por completo su marca previamente registrada “MELISSA”, lo que generaría confusión en el público consumidor. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 del 22 de mayo de 2023. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135, literal b), ibidem, se excluyen del problema jurídico a resolver13, comoquiera que en el presente asunto no se debate el concepto de marca, ni la distintividad intrínseca de un signo. Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en las interpretaciones prejudiciales traídas a colación en el presente asunto, así: 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: MELISSA ZARAMA SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO14 MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA15 14 Folio 44 del cuaderno físico principal. 15 Folio 9 (vuelto) del expediente físico. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, “MELISSA ZARAMA”, como lo es la cuestionada, con una marca mixta “MELISSA”, previamente registrada por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta previamente registrada, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales traídas a colación en este proceso enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “MELISSA ZARAMA” y “MELISSA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo distintivo solicitado “MELISSA ZARAMA” y la marca opositora “MELISSA”, cuentan con diferentes número de palabras y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “MELISSA ZARAMA”, se conforma por dos (2) palabras, seis (6) sílabas (ME-LI-SSA-ZA- RA-MA), trece (13) letras, siete (7) consonantes (M-L-S-S-Z-R-M) y seis (6) vocales (E-I-A-A-A-A), mientras que la marca previamente registrada “MELISSA” está compuesta por una (1) palabra, tres (3) sílabas (ME-LI-SSA), tres (3) letras, cuatro (4) consonantes (M-L-S-S) y tres (3) vocales (E-I-A).
En efecto, a diferencia de la marca previamente registrada, el signo solicitado cuenta con un elemento adicional “ZARAMA”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hace registrable a la cuestionada, “MELISSA ZARAMA”, frente a la marca previamente registrada “MELISSA” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.
Se observa, entonces, que la marca concedida al estar acompañada en su final por la palabra “ZARAMA” genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas.
En otras palabras, la palabra “ZARAMA” del signo distintivo cuestionado, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”16.
En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la palabra “ZARAMA”, que hace parte del signo cuestionado, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a la marca previamente registrada, más aún cuando la entonación de sus consonantes y vocales en cada marca es clara.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MELISSA ZARAMA – MELISSA – MELISSA ZARAMA – MELISSA MELISSA ZARAMA – MELISSA – MELISSA ZARAMA – MELISSA MELISSA ZARAMA – MELISSA – MELISSA ZARAMA – MELISSA MELISSA ZARAMA – MELISSA – MELISSA ZARAMA – MELISSA De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos y letras distintas le aportan una fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.17 En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “MELISSA”, que comparten las marcas cotejadas, no tiene un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dicha palabra no resulta del todo desconocida, dado que se refiere al nombre propio “MELISSA”, que es utilizado por algunas personas en Colombia. 17 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.
Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, resulta pertinente poner de presente que sobre los nombres propios, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal señaló lo siguiente: “[…] 4.3.
Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2.
Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.
Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]” (Destacado fuera de texto).
En tratándose de nombres propios, de naturaleza débil y de marcas que no se encuentran acompañadas de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 201518, en la cual la Sala precisó lo siguiente: “[…] 7.3.
Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).
Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.
En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.
En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010- 00150-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.
Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. […].
La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” En el caso bajo examen, el nombre propio “MELISSA”, como tal, es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es del caso destacar que la marca cuestionada, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el nombre propio “MELISSA”, sí se encuentra acompañada de un elemento que contribuye a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, máxime si se tiene en cuenta que la otra palabra que la acompaña, “ZARAMA”, es un término que si bien es cierto corresponde al apellido, también lo es que para el común de los consumidores no es conocido, razón por la cual debe tenerse como una partícula de fantasía y altamente distintiva.
Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo distintivo cuestionado, “MELISSA ZARAMA”, es lo suficientemente distintivo y diferente de las marcas previamente registradas.
Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, a juicio de la actora, también se incurrió en violación del artículo 154 de la Decisión 486, en concordancia con los artículos 3º, inciso 3º, del CPACA; y 29 y 61 de la Constitución Política, habida cuenta que se concedió una marca que resulta similar a su marca previamente registrada “MELISSA”, de manera que no se protegió la propiedad intelectual y se le otorgó un privilegio al tercero con interés directo en las resultas del proceso el cual no le correspondía, ya que ella es quien ostenta derechos exclusivos respecto de la partícula “MELISSA”.
Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón, ya que, como se vio en líneas anteriores, la partícula “MELISSA” corresponde a un nombre propio que resulta inapropiable de manera exclusiva y, por lo tanto, no le asisten derechos exclusivos respecto de dicho nombre, porque éste puede ser utilizado por cualquier persona, junto con elementos adicionales, tal y como ocurrió en el caso sub examine, para conformar sus marcas. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y el hecho de haber llegado a la conclusión de que dicho signo sí era registrable como marca, no desconoce lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Política, de manera que sí se atendió el deber del Estado de proteger la Propiedad Intelectual.
Finalmente, la Sala advierte que la sentencia de 14 de junio de 2007, traída a colación por la actora, en la que se determinó que las marcas “NINA” y “NINA RICCI”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, eran confundibles, toda vez que existía una reproducción total de la expresión “NINA”, resulta distinta en cuanto a los supuestos de hecho y de derecho frente al caso aquí analizado, ya que en esa oportunidad el cotejo era inverso, es decir, la marca previamente registrada tenía una partícula complementaria que le daba mayor distintividad (“NINA RICCI”), lo que, por ende, condujo a determinar que esta última era la marca que debía protegerse, habida cuenta que al suprimir “RICCI” sí se presentaba confundibilidad con la marca cuestionada “NINA”.
En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como transgredidas; y que le asistió razón a la SIC al 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conceder la marca “MELISSA ZARAMA”, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00010-00 Actora: GRENDENE S/A Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de septiembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.