Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020110026300 Demandante: Hisense Electronics Industry Holdings Co.

Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Industrias Termotronic C.A. Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Hisense Electronics Industry Holdings Co.

Ltd. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 15927 de 20 de junio de 2006. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1. Hisense Electronics Industry Holdings Co. Ltd. en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 4. 2 Cfr. Folios 68 a 99. 2 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 15927 de 20 de junio de 2006 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa KISENSE que identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 1.

Que se declare nula la Resolución número 15927 expedida el 20 de junio de 2006 por la Directora (sic) de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca KISENSE (Nominativa) en clase 11 a nombre de Industrias Termotronic, C.A. 2. Que, con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca nominativa KISENSE en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el Expediente No. 05.112.944. 3.

Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 5.

Que se condene en costas a la entidad demandada. […]. Presupuestos fácticos 3 Cfr. 80, Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial.” 4 Cfr. Folios 68 a 69 3 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.

La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Industrias Termotronic C.A., tercero con interés directo en el resultado en el proceso, solicitó el registro como marca del signo nominativo KISENSE para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La solicitud se publicó el 30 de diciembre de 2005, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 559, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 15927 de 20 de junio de 2006, concedió el registro de la marca nominativa KISENSE para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1 El literal h) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 6 Bis del Convenio de París. 5.2 El artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 en concordancia con el artículo 6 Bis del Convenio de París. 4 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.1.

La parte demandada debió rechazar el registro como marca del signo nominativo KISENSE, por ser similarmente confundible con la marca notoriamente conocida HISENSE de su propiedad. 6.2. La marca concedida KISENSE reproduce, casi en su totalidad, la marca notoria HISENSE, cambiando solamente la letra inicial, lo cual sin duda genera una semejanza gráfica, fonética y visual. 6.3.

La marca HISENSE es una marca notoriamente conocida a nivel mundial en el mercado de productos para el hogar, teniendo presencia en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Italia, Malasia, Hungría, entre otros. 6.4. Las normas de protección marcaria le conceden al titular de una marca notoria, el derecho a oponerse al uso de signos similarmente confundibles con sus marcas notorias y a impedir actos tales como la fabricación, aplicación y colocación de dichos signos similarmente confundibles con las marcas registradas. 6.5.

La marca KISENSE se comercializa en el mismo mercado en que se comercializan los productos de la parte demandante, y por lo tanto al público consumidor se le crea una confusión directa o indirecta, ya que pensaría que esta es una línea de productos de los que comercializa. 6.6. Al tratarse de productos idénticos los que amparan las marcas en conflicto, sin duda se creara un riesgo de confusión y asociación en el consumidor, lo cual permite que la marca posteriormente registrada se aproveche de la reputación y prestigio de la marca previamente registrada. 6.7.

Al concederse la marca KISENSE se está facilitando la dilución de la marca HISENSE, a través del hecho de permitir la coexistencia de ambas marcas, por tratarse de una imitación de la marca notoria. 6.8. Al haberse concedido la marca mixta HISENSE, no se otorgó la protección especial que gozan las marcas notorias conforme a lo establecido en el literal h) 5 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 6 Bis del Convenio de Paris.

Violación del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 6.9. Teniendo en cuenta que la parte demandada es reconocida a nivel mundial por desarrollar productos y prestar servicios en el mercado de los productos para el hogar, se puede inferir la mala fe del tercero con interés directo en el resultado en el proceso, al imitar su marca y aprovecharse del nombre y posicionamiento de esta en el mercado de los productos para el hogar.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 7.1. Al expedir el acto acusado, no hubo violación a las leyes y normas de propiedad Industrial en el tema marcario; y mucho menos violación al literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 6 Bis del Convenio de París, por lo cual este cargo no se encuentra llamado a prosperar. 7.2.

No se encuentra que se haya violado el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, pues la parte demandante no se opuso al registro de la marca cuestionada, con el fin de demostrar en la actuación administrativa, la mala fe argumentada. 7.3. la solicitud de la marca nominativa KISENSE concedida por la parte demandada cumple con los requisitos de validez, previstos por la norma comunitaria y no se encuentra incursa en las prohibiciones contempladas en la Decisión 486 de 2000. 5 Actuando por intermedio de apoderado. 6 Cfr. Índice núm. 56 aplicativo web “SAMAI”. 6 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tercero con interés directo en el resultado del proceso. 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal7. Auto de pruebas 9. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 26 de julio de 20248, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de septiembre de 20249: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial10: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms.49-IP-2018, 225-IP-2021, 177-IP-2016, 114-IP-2019, 250-IP-2021 y 311- IP-2021, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; iii) corrió traslado para alegar; e iv) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 11.

La parte demandante11 guardó silencio en este momento procesal. 7 Cfr. Índice núm. 57 aplicativo web “SAMAI”. 8 Cfr. Índice núm. 61 aplicativo web “SAMAI”. 9 Cfr. Índice 72 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 11 Cfr. Índice 79 del aplicativo web “SAMAI”. 7 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.

La parte demandada12 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 13. El tercero con interés directo en el resultado del proceso13 guardó silencio en este momento procesal. Concepto del Ministerio Público 14. El Agente del Ministerio Público14 rindió concepto en los siguientes términos: 14.1. En el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la parte actora no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. 14.2.

No es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, el acto censurado, esto es, la Resolución 15927 de 20 de junio de 2006, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “KISENSE” para distinguir productos en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, habrá de permanecer incólume. 15.

El Despacho sustanciador, mediante auto de 15 de octubre de 202415, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 317510 de la marca nominativa KISENSE que identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 16.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación16 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e 12 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 79 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice núm. 76 aplicativo web SAMAI 15 Cfr. Índice núm. 80 aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice núm. 83 aplicativo web “SAMAI”. 8 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co intervinientes por el término de tres (3) días, las cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal17.

II. CONSIDERACIONES 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales; viii) el marco normativo sobre la primacía del derecho andino; ix) el marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca; x) desarrollos jurisprudenciales; y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo18, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201920, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. El acto acusado 20. El acto acusado es el siguiente: 17 Cfr. Índice núm. 89 aplicativo web “SAMAI”. 18 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 19 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 20 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.1 Resolución núm. 15927 de 20 de junio de 2006, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos, concedió el registro de la marca nominativa KISENSE que identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala determinar: 21.1 Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad de registro marcario núm. 317510 de la marca nominativa KISENSE que identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el, tercero con interés directo en el resultado del proceso; y 21.2 En caso de no serlo, si la Resolución núm. 15927 de 20 de junio de 2006, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa KISENSE que identifica "[ ] APARATOS DE ALUMBRADO, DE CALEFACCIÓN, DE PRODUCCIÓN DE VAPOR, DE COCCIÓN, DE REFRIGERACIÓN, DE SECADO, DE VENTILACIÓN, DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA E INSTALACIONES SANITARIAS […]” productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el literal h) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 6 Bis del Convenio de París y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de 10 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cartagena21, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200022 de la Comisión de la Comunidad Andina23.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 21 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 22 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 23 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 24 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros26. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 26 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 12 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretaciones Prejudiciales 30. La Sala procede a resaltar que, en el caso sub examine, es procedente seguir los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms.49- IP-2018, 225-IP-2021, 177-IP-2016, 114-IP-2019, 250-IP-2021 y 311-IP- 2021, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Marco normativo sobre la primacía del derecho andino 31.

Vistos los artículos 1° y 4 del Tratado modificatorio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establece que el ordenamiento jurídico comprende: i) el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; ii) el Tratado Tratado y sus Protocolos Modificatorios; iii) las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; iv) las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y v) los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.

De igual forma, señala que los países miembros no podrán adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. 32. Atendiendo a los criterios jurisprudenciales señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha considerado27 que: “[…] El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de 27 Interpretación Prejudicial Proceso 2-IP-90 13 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros […] En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno. […]”, posición que ha sido reiterada en múltiples interpretaciones prejudiciales 28. Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 33. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca 34. Vistos: i) el inciso 1.° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, sobre la cancelación del registro, dispone que la oficina nacional competente cancelará un registro marcario cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado, en al menos uno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; y ii) el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, sobre cancelación del registro por notoriedad, que prevé que en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a petición del titular legítimo, cuanto esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 28 1 Interpretaciones Prejudiciales 300-IP-2017 de 16 de julio de 2017; 268-IP-2019 de 21 de junio de 2021. 14 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática29.

Consejo de Estado 36. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”30. 37.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia31, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro32. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 30 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 15 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 38.

De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación del registro marcario núm. 317510 de la marca nominativa KISENSE que identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 39.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI -, registro marcario núm. 317510 de la marca nominativa KISENSE, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra cancelado33. 40.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la consecuencia jurídica de la cancelación del registro de una marca genera que los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso se hayan extinguido. 41. Finalmente, la Sala advierte que la parte demandante solicitó la aplicación de lo previsto en el artículo 6º Bis del Convenio de París. Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, de conformidad con el marco normativo indicado supra, sobre la primacía del derecho andino, debe darse prevalencia a su aplicación, sobre las demás normas internacionales. 42.

Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que la marca nominativa KISENSE, con registro marcario núm. 317510, que identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra cancelada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas 33 Cfr. Índice núm. 83 aplicativo web “SAMAI”. 16 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 43.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración del literal h) del artículo 136 y del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, y el artículo 6 Bis del Convenio de Paris, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 44.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas 45. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 17 Número único de radicación: 11001032400020110026300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.