Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020130012300 Demandante: Honda Motor Co Ltda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Temas: Requisitos para otorgar el registro de un diseño industrial.

Novedad. Reiteración de Jurisprudencia. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Honda Motor Co Ltda contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 75329 de 22 de diciembre de 2011, 34610 de 31 de mayo de 2012, y 57542 de 28 de septiembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y; iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Esta Sala, mediante auto de 31 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.

Honda Motor Co Ltda.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 75329 de 22 de diciembre de 2011 “por la cual se niega un registro de diseño industrial”; 34610 de 31 de mayo de 2012 “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el director de nuevas creaciones; y 57542 de 28 de septiembre de 2012 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como diseño industrial de la creación denominada MOTOCICLETA, para identificar productos de la Clase 12-11 del Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales de 8 de octubre de 1968, en adelante Clasificación de Locarno, a favor de la parte demandante.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1. Que se decrete la Nulidad de las siguientes Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1. Resolución No. 75329 del 22 de diciembre de 2011, mediante la cual se negó el registro de diseño industrial para: "MOTOCICLETA-. 2.1.2.

Resolución No. 34610 del 31 de mayo de 2012. que resolvió desfavorablemente el Recurso de Reposición interpuesto por mi representada, contra la Resolución No. 75329 del 22 de diciembre de 2011, mediante la cual se confirmó en su totalidad la última resolución citada y se concedió el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.1.3.

Resolución No. 57542 del 28 de septiembre de 2012, que resolvió desfavorablemente el Recurso de Apelación interpuesto por mi representada, contra la Resolución No. 75329 del 22 de diciembre de 2011, mediante la cual se confirmó en 2 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 7-16. 3 Cfr. Folios 17-32. 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Cfr. Folio 199. 3 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su totalidad la última resolución citada y se declaró agotado el trámite de la vía gubernativa. 2.2.

Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de Restablecimiento del Derecho: 2.2.1 Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del diseño industrial para 'MOTOCICLETA" a favor de la sociedad HONDA MOTOR CO., LTD., contenida en el expediente administrativo No. 11.045.084, por cuanto cumple con todos los requisitos para ser objeto de registro de diseño industrial consagrados en la ley para tales efectos. 2.2.2 Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la asignación e inscripción del Certificado de Registro de Diseño Industrial a nombre de la sociedad HONDA MOTOR CO., LTD., en el Registro de la Propiedad Industrial. 2.2.3 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]” Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 12 de abril de 2011, ante la parte demandada el registro como diseño industrial de la creación denominada MOTOCICLETA, para productos de la Clase 12- 11 del Acuerdo de Locarno, reivindicando como fecha de prioridad el 12 de octubre de 2010. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 20 de octubre de 2011, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 633, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. El Director de Nuevas Creaciones, mediante la Resolución núm. 75329 de 22 de diciembre de 2011, negó el registro como diseño industrial de la creación denominada MOTOCICLETA, solicitada por la parte demandante, para productos de la Clase 12- 11 del Acuerdo de Locarno. 4.4.

Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 75329 de 22 de diciembre de 2011. 4 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.5. El Director de Nuevas Creaciones, mediante la Resolución núm. 34610 de 31 de mayo de 2012, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución 75329 de 22 de diciembre de 2011. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 57542 de 28 de septiembre 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 75329 de 22 de diciembre de 2011. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Manifestó, que, al referirse a un diseño de una motocicleta, era normal que se encontraran múltiples elementos comunes, pero que esto no necesariamente afectaba la novedad de la creación. Primer cargo: violación del artículo 115 Decisión 486 de 2000 6.2.

Señaló que el diseño industrial solicitado, en su conjunto, tenía diferencias sustanciales de diseño respecto de las anterioridades traídas por la parte demandada en el procedimiento administrativo7. 6.2.1. Indicó que las líneas de diseño de la creación cuyo registro se solicita, están inclinadas en dirección vertical en comparación de las líneas de los diseños citados como anterioridades.

Ello, comoquiera que: i) en D1 las líneas de diseño son 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Cfr. Folio 26. 5 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co horizontales; y ii) D2 tiene la existencia de otros elementos adicionales que da la sensación de una motocicleta más larga8. 6.2.2.

Señaló, respecto de las diferencias en la superficie lateral de la motocicleta, que las líneas de base del tanque del combustible son distintas. Ello, comoquiera que: i) en D1 no existe una línea de base por cuanto su corte recto lo funciona visualmente con el asiento; y ii) en D2, las marcas que se hacen superan a altura del sillón. Asimismo, indicó que hay diferencias respecto de la forma de la cubierta lateral, en tanto, su diseño es una figura triangular invertida mientras en las anterioridades es una figura trapezoidal invertida9. 6.2.3.

Refirió, respecto de la zona cercana a la parte trasera de la motocicleta, que la cubierta posterior, en el diseño solicitado, se encuentra cubierta, mientras que en D1 y D2 es visible, y que la luz trasera, en la creación solicitada para registro, la farola se encuentra cubierta mientras que en las anterioridades la luz se proyecta desde la superficie de la parte posterior de la cubierta trasera10.

Segundo cargo: violación del artículo 113 Decisión 486 de 2000 6.3. Concluyó que, a su juicio, comoquiera que la parte demandada había desconocido la novedad del registro solicitado, esto representaba una violación de los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo 113 de la Decisión 486 de 200011. Contestación de la demanda 7.

La parte demandada12 contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8 Cfr. Folio 25. 9 Cfr. Folio 26-28. 10 Cfr. Folio 28-30. 11 Cfr. Folio 31. 12 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 78. 13 Cfr. Folios 65-77. 6 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1.

Explicó que las diferencias entre el diseño solicitado y las anterioridades son secundarias, hecho que se reforzaba en la necesidad de la parte demandante de resaltar, mediante la inclusión de acercamientos y de líneas punteadas en las imágenes, hechos que no son evidentes a simple vista14. 7.2. Resaltó que las diferencias entre el diseño solicitado y las anterioridades citadas por la parte demandada, consistían en forma exclusiva en: i) la curvatura del tanque; ii) el vértice de la tapa lateral; y iii) la forma y en especial el ángulo de la luz trasera.

Mientras que se asimilaban en i) los radios tangenciales en las llantas; ii) la forma del amortiguador; iii) la forma de los guardafangos; iv) la forma y estructura del tubo de escape; v) la configuración del sistemas de luces delantera; vi) la configuración del panel de control sobre la luz delantera; vii) la configuración del conjunto entre la dirección y los espejos; viii) forma del tanque; ix) la forma trapezoidal de la tapa lateral; x) la luz del freno con su forma trapezoidal voluminosa y recta; xi) la disposición de las luces direccionales respecto del guardafango; y xii) la forma de la silla15. 7.3.

Concluyó que, a su juicio, si bien las motocicletas presentan diferencias, éstas no cambian la impresión general al ser sustancialmente iguales en cuanto a su configuración desde las perspectivas estructurales y de interacción con el ser humano. Solicitud de interpretación prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de abril de 201416, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 9.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 512-IP-2015 de 28 de noviembre de 201617, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedente. 14 Cfr. Folio 70-71. 15 Cfr. Folios 71-72 16 Cfr. Folios 207-208. 17 Cfr. Folios 221-235. 7 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De oficio se interpretará el Artículo 124 de la Decisión 486 pues en el proceso interno la Oficina Nacional Competente denegó de oficio la solicitud de diseño industrial sobre la base de considerar que el mismo carecía manifiestamente de novedad. […]” 10.

En la interpretación referida supra expuso las reglas y criterios previstos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del trámite procesal 11. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 8 de abril de 201918, por un lado, reanudó el proceso, y por el otro, convocó a las partes para la realización de la audiencia inicial.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, realizó la audiencia inicial el 6 de mayo de 201919, en la que: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iii) fijó el objeto del litigio; iv) declaró precluida la posibilidad de conciliación; v) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vi) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas y vii) realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas y audiencia de alegaciones y juzgamiento 13. El Despacho Sustanciador mediante auto de fecha 28 de noviembre de 201920: i) prescindió de la audiencia de pruebas; ii) declaró saneado el proceso; ii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; y iv) ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 18 Cfr. Folios 246-247. 19 Cfr. Folios 508 a 523. 20 Cfr. Folios 403-405. 8 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14.

Dentro del término legal, las partes demandante21 y demandada22 reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación respectivamente. 15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) la Interpretación Prejudicial 512-IP-2015 de 28 de noviembre de 2016; vi) marco normativo sobre la protección de diseños industriales y el requisito de novedad; y vii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201923, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados son los siguientes: 21 Cfr. Folios 410-421. 22 Cfr. Folios 422-428. 23 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19.1.

La Resolución núm. 75329 de 22 de diciembre de 201124, mediante la cual el Director de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como diseño industrial de la creación denominada MOTOCICLETA. 19.2. La Resolución núm. 34610 de 31 de mayo de 201225, mediante la cual el Director de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 75329 de 22 de diciembre de 2011. 19.3.

La Resolución núm. 57542 de 28 de septiembre de 201226, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 75329 de 22 de diciembre de 2011. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestación de la misma y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1 Si las resoluciones núms. 75329 de 22 de diciembre de 2011, 34610 de 31 de mayo de 2012 y 57542 de 28 de septiembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el diseño industrial denominado MOTOCICLETA, vulneran los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho. 20.2 En este sentido, se analizará, si para el 12 de octubre de 2012, el diseño industrial solicitado ya había sido accesible al público a través de las divulgaciones previas contenidas en los documentos: i) D1: 00-91772, publicada el 29 de abril de 2002; y 24 Cfr. Folios 41-43. 25 Cfr. Folios 44-47. 26 Cfr. Folios 48-51. 10 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) D2: 98-47800, publicada el 31 de mayo de 1999; y 20.3 Si el diseño industrial cumple con el requisito de NOVEDAD previsto en la Decisión 486 de 2000. 21.

La Sala precisa, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 512-IP-2015 en la que interpretó los artículos 113, 115 Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 124 ibidem. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena27, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 27 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200028 de la Comisión de la Comunidad Andina29.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 28 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 29 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 30 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 31 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 512-IP-2015 de 28 de noviembre de 2016 13 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso32: “[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedente.

De oficio se interpretará el Artículo 124 de la Decisión 486 pues en el proceso interno la Oficina Nacional Competente denegó de oficio la solicitud de diseño industrial sobre la base de considerar que el mismo carecía manifiestamente de novedad. […] D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Definición y naturaleza del diseño industrial.

Requisitos y efectos de su registro […] 1.3. Por lo que, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de lineas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, pues si la innovación se realiza respecto de la "finalidad" del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial sino la de un modelo de utilidad.

En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 1.4. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. 1.5. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industria. 1.6.

Requisitos y efectos de su registro. La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. 32 Cfr. Folios 475 a 484. 14 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.9.

Por otra parte, el Artículo 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en: a. Protección de la moral y el orden público. Esta causal prohibe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público.

Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohiba o que regule dicha explotación. b. Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1.

Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 1.10. En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto especifico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser "visualmente apreciados". Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por "utilización normal" se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin 15 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía 2. La novedad como requisito de registrabilidad. […] 2.5. Como se mencionó precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto diseño industrial. 2.6. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrinal establece los siguientes criterios: 2.6.1. Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; 2.6.2. Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; 2.6.3.

Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. 16 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el primer criterio, entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial.

En el segundo criterio, sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial, mientras que en el tercer criterio, un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado. […] 2.9.

Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. […] Las diferencias secundarias […] 2.14. Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha manifestado" que, en este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes y, por lo tanto, se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. […] 2.16 Se debe tener en cuenta que las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas cuando la impresión general, que produzca en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.

Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética. […]” 17 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre la protección de diseños industriales y el requisito de novedad Noción de Diseño Industrial y Objeto de Protección 32.

Visto el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, un diseño industrial es la apariencia particular de un producto, correspondiente a cualquier forma externa que no cambia la finalidad del producto. El objeto de la protección de los diseños industriales es conferir un derecho temporal de exclusiva sobre aquellas creaciones que enriquecen el patrimonio de las formas aplicables a la industria.

De ahí que solo resulten protegibles por este medio las creaciones que involucren un aporte de valor agregado a dicho patrimonio. 33. Visto el artículo 128 ibidem, la protección sobre un diseño industrial es esencialmente temporal, para permitir que las creaciones lleguen al dominio público para su aprovechamiento por parte de la comunidad en general.

Requisito de Registrabilidad: Novedad 34. Visto el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, procede la protección de un diseño industrial siempre que sea nuevo. Requiere entonces la valoración del aporte que significa la creación frente al estado de las formas estéticas aplicables a la industria. Novedad Objetiva 35. La novedad depende de dos circunstancias previstas en el artículo 115 citado.

Por una parte, la denominada novedad objetiva33, según la cual nuevo es todo aquello que no ha sido hecho accesible al público. 36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en sostener sobre la novedad objetiva lo siguiente: “[…] El requisito esencial para el registro de un 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 187-IP-2014. 18 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio […]”34. 37.

Encuentra la Sala en consecuencia que se trata de un concepto de novedad análogo a la novedad aplicable a las patentes de invención o de modelo de utilidad, y en consecuencia, para su análisis, corresponde verificar si el diseño se ha hecho o no conocido o accesible al público con antelación a su solicitud de registro. 38. El caso concreto no involucra una discusión sobre novedad objetiva, comoquiera que las partes enfocan sus argumentos en las diferencias existentes entre las creaciones objeto de análisis.

Al aceptar que existen diferencias, las partes reconocen que la creación denominada “MOTOCICLETA” no se hizo accesible al público con anterioridad a la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud del registro en Colombia35. Novedad Subjetiva 39. La norma también hace referencia a la denominada novedad subjetiva36, y prevé que no es nuevo aquello que solamente presenta diferencias secundarias frente a realizaciones anteriores. 40.

De manera reiterada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, que para el análisis de las diferencias secundarias se deben aplicar los siguientes criterios: “[…] Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.

Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias 34 Ver: Interpretación Prejudicial 71-IP-2005, reiterada en las Interpretaciones Prejudiciales: 187-IP-2014, 208-IP- 2015 y 542-IP-2016. 35 11 de noviembre de 2011 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 187-IP-2014. 19 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales […]"37 41.

Le corresponderá a la Sala determinar si la parte demandada analizó adecuadamente las diferencias existentes entre la creación denominada MOTOCICLETA y la anterioridad D1, en particular, si tales diferencias dotan a dicha creación de novedad subjetiva, o si, por el contrario, se trata de diferencias secundarias. Los requisitos de protección de diseños industriales: estudio de derecho comparado 42.

La Sala, con el fin de brindar mayores elementos de juicio, realizará un breve estudio de derecho comparado sobre los aspectos relativos a: i) los requisitos de protección de los diseños industriales y ii) los criterios de análisis para la novedad subjetiva. Requisitos de Protección 43. Frente a los diseños industriales, la Sala advierte que el ordenamiento jurídico comunitario europeo, para la armonización de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, adoptó la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 “[…] sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos […]”, en la que se previó que los ordenamientos nacionales de los Estados 37 Ver: Interpretación Prejudicial 71-IP-2005, reiterada en las Interpretaciones Prejudiciales: 187-IP-2014, 208-IP- 2015 y 542-IP-2016. 20 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co miembros dispondrían que un diseño industrial, denominado dibujo o modelo industrial, es protegido sujeto a dos requisitos: la novedad38 y el carácter singular39. 44.

Igualmente, dicho ordenamiento dispone de la protección de dibujos y modelos comunitarios, hoy en día regulados por el Reglamento núm. 06/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001, “[…] sobre los dibujos y modelos comunitarios […]”, en el que igualmente se establecieron, en términos análogos, los mismos requisitos de novedad40 y carácter singular41.

Novedad 45. Tanto en la normativa comunitaria andina como en la Directiva 98/71/CE y el Reglamento núm. 06/2002, se hace referencia a la novedad del diseño industrial como requisito fundamental de protección42. Sin duda, ambos ordenamientos se basan en el concepto de novedad objetiva al que hace referencia la jurisprudencia andina citada supra. 38 “[…] Artículo 4º.

Novedad. Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes. […]” 39 “[…] Artículo 5º.

Carácter Singular. 1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2.

Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo. […]” 40 “[…] Artículo 5º. Novedad. 1. Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico: a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez; b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2.

Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan solo en detalles insignificantes. […]” 41 “[…] Artículo 6º. Carácter singular. 1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público: a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez; b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad. 2.

Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo […]” 42 La novedad establecida en el artículo 4º de la Directiva 98/71/CE hace referencia a que es nuevo el diseño que “[…] no se haya puesto a disposición del público […]”. Es un texto paralelo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 115 de la Decisión 486, que califica que es nuevo aquel diseño que no “[…] se hubiere hecho accesible al público […]”. 21 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 46.

No ocurre lo mismo con la novedad subjetiva. Por un lado, el ordenamiento jurídico comunitario europeo estableció una presunción de identidad43 por diferencias en detalles irrelevantes y un requisito independiente al que denomina carácter singular44, dictado por la impresión general del diseño. Por el otro, en el ordenamiento jurídico comunitario andino, no se establece una presunción de identidad ni un requisito de carácter singular, pero se establece que no es nuevo un diseño que “[…] presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores […]”45 y se guardó silencio sobre los criterios de análisis a considerarse en la evaluación de tales diferencias secundarias.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, ha manifestado que “[…] las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad […]”. 47.

La Sala advierte que, si bien existe una divergencia respecto de los textos normativos indicados, en su esencia, la jurisprudencia andina la ha decantado para identificar elementos comunes relevantes entre ambos ordenamientos, en la medida que la identificación de las diferencias secundarias exige de la Sala acudir a la impresión general del diseño en los círculos interesados. 48.

Resulta por lo tanto relevante tener en cuenta que, si bien el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 guardó silencio sobre los elementos de juicio de la novedad subjetiva, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado relevante acudir a la impresión general del diseño en los círculos interesados del público consumidor para realizar dicho análisis.

Criterios de análisis para la novedad subjetiva 49. La Sala considera que acudir a la impresión general del diseño en los círculos interesados exige la aplicación de criterios de análisis sobre el perfil del consumidor a 43 El artículo 4º de la Directiva 98/71/CE establece que dos diseños se considerarán idénticos “[…] cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes […]” y, adicionalmente, 44 “[…] cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro […]”. 45 Artículo 115, Decisión 486 de 2000. 22 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co partir del cual se analiza dicha impresión general y la realidad del sector de la industria al que corresponde el círculo respectivo. i) El consumidor informado 50.

La parte demandada, en relación con el perfil del consumidor para el análisis de diseños industriales, invocó el concepto de “consumidor informado”46, que define como: “[…] Persona que, sin ser un experto técnico, tiene cierto grado de conocimiento sobre un producto y los elementos que normalmente contiene dicho producto y, que por su interés profesional o personal en el sector al que pertenece el objeto que comprende el Diseño Industrial, presta un grado de atención elevado al adquirirlo.

Esta persona difiere del concepto de consumidor promedio asociado a las marcas. En España se le denomina “usuario informado”. […]”47. 51. Este concepto parte igualmente del ordenamiento jurídico comunitario europeo que, para el análisis de las diferencias existentes entre el diseño industrial y el arte previo, ha desarrollado su definición así: “[…] el Reglamento nº 6/2002 no contiene una definición del concepto de «usuario informado» que utiliza dicho Tribunal.

Sin embargo, debe entenderse como un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de «usuario informado» puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate […]”48. 52.

Por último, en la Interpretación Prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina49 afirma que: i) la apariencia especial “[…] hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial […]”; y ii) la impresión general para apreciar las diferencias secundarias entre un diseño y 46 Cfr. Folio 93 47 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio.

Manual de Diseños Industriales. Bogotá, 2012. Pág. 7. Disponible en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Manual_Dise%C3%B1o_indutrial_FI NAL_IMPRESION.pdf 48 Cfr. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 28 de febrero de 2011. Asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P. Párrafo 53.

Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128647&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req& dir=&occ=first&part=1&cid=7038607 49 Cfr. Folio 146 23 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el patrimonio de las formas estéticas es aquella que “[…] produzca el diseño industrial en círculos interesados del público consumidor […]” (Destacados de la Sala). 53.

En conclusión, a diferencia del consumidor medio al que se acude en la comparación de marcas para el análisis del riesgo de confusión, o del experto medio en el análisis del nivel inventivo de patentes de invención, en materia de diseños industriales la Sala considera que el concepto de consumidor informado invocado por la parte demandada encuentra soporte no solamente como referencia de derecho comparado en el ordenamiento jurídico comunitario europeo, sino que resulta afín a los criterios sentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, bajo los cuales las diferencias existentes entre una creación solicitada a registro como diseño industrial y el estado del arte deben tener en cuenta la impresión general que genera la creación para los círculos interesados del público consumidor, es decir, los círculos que agrupan consumidores informados, que conocen los productos del sector y aplican un particular grado de atención a la apariencia de la creación, para identificar diferencias y así definir sus preferencias estéticas. ii) El sector de la industria 54.

La Sala también encuentra que el diseño industrial no protege única y necesariamente creaciones que rompan significativamente con las tendencias existentes o totalmente disruptivas en el círculo interesado. Tal protección abarca igualmente diseños cuyos aportes al patrimonio de las formas estéticas pueden ser incrementales, apariencias que de forma inmediata y desprevenida son diferenciables de las formas ya conocidas.

La novedad exige que se trate de creaciones que aportan estética u ornamento a la apariencia de un producto. 55. La relevancia del sector industrial marca sin duda el grado de libertad del diseñador y el nivel de variaciones caprichosas exigible en un diseño industrial para considerar que presenta una impresión general diferenciable del arte previo.

Al respecto, el ordenamiento jurídico comunitario europeo establece como premisa que: “[…] la valoración del carácter singular debe basarse en si la impresión general producida a un usuario informado que examine el dibujo o modelo difiere claramente de la producida por el corpus existente de dibujos o modelos, habida cuenta de la 24 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co naturaleza del producto al que se aplica o incorpora el dibujo o modelo, y concretamente del sector industrial al que éste pertenezca y del grado de libertad del autor a la hora de desarrollarlo; […]”50. 56.

En consecuencia, se deberá tener en cuenta la realidad del círculo interesado, es decir, el sector correspondiente de la industria, las tendencias marcadas por hábitos de consumo y la libertad de creación del diseñador. De no existir marcadas tendencias que limiten la actividad creativa del diseñador, existirá un mayor grado de libertad para este y, por lo tanto, mayor puede ser la exigencia al examinar las diferencias entre el diseño y el arte previo.

Por lo contrario, de existir tendencias que limiten las alternativas disponibles para el diseñador en su proceso creativo, existirá un menor grado de libertad y menor deberá ser la exigencia de diferencias que rompan con tales tendencias. 57. Por lo tanto, la realidad del sector específico de la industria marca la relevancia de las variaciones incorporadas en el diseño y permite al examinador verificar si, conocedor de los elementos marcados por las tendencias del círculo interesado, el consumidor realizará o no un proceso selectivo de las apariencias analizadas e identifica diferencias en aspectos ornamentales o estéticos del producto para definir sus preferencias. 58.

Por último, por la naturaleza misma de los diseños industriales, como nuevas creaciones cuya razón de protección es la apariencia que le brindan al producto, y que es ajena a las funciones técnicas que aportan las invenciones o a la distintividad que se protege con las marcas, la Sala considera necesario alejarse de una apreciación meramente subjetiva de las diferencias entre el arte previo y un nuevo diseño, para acoger una metodología que, acudiendo a la impresión general de los círculos interesados y con base en el conocimiento de dichos círculos, permita apreciar si existen tales diferencias y así poder verificar el valor estético ornamental que aporta o no una creación que pretenda ser protegida como diseño industrial. 59.

Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis de los cargos planteados por la parte demandante. 50 En: Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. En: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:1998:289:TOC (Consultado el 29 de mayo de 2019) 25 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 60.

De conformidad con el marco normativo desarrollado supra, sobre la protección de los diseños industriales y el requisito de novedad; y los argumentos de las partes demandante demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 61. La Sala precisa que la creación denominada MOTOCICLETA y las anterioridades citadas por la parte demandada como D1 y D2, correspondientes respectivamente a las publicaciones COL 00 91772 de 29 de abril de 2002 y COL 984700 de 31 de mayo de 1999, son como se muestran a continuación: Creación solicitada51 Solicitante: Honda Motor Co., Ltd. 51 Cfr. Folios 126 a 130.

Esta es la creación solicitada como diseño industrial denegada en los actos administrativos acusados. 26 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co D1: publicación COL 009177252 Titular: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha 52 Cfr. Folio 144.

Imágenes tomadas del expediente núm. 00 91772 que está disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637355332490773046. Consultado: 12 de septiembre de 2020. 27 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co D2: publicación COL 98 4780053 Titular: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha 53 Imágenes tomadas del expediente núm. 98 47800 está disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637355332490773046.

Consultado: 12 de septiembre de 2020. 28 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis del requisito de novedad para el registro de diseños industriales.

Cargo de nulidad por violación del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 63. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 prevé el requisito de novedad como presupuesto de registrabilidad de un diseño industrial, novedad que está determinada 29 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por los siguientes supuestos fácticos: i) que antes de la fecha de solicitud o prioridad debidamente invocada no se hubiere hecho accesible al público; y ii) que presente diferencias sustanciales con respecto a realizaciones anteriores. 64.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, la Sala, al estudiar el requisito de novedad, analizará si para la fecha de radicación de la solicitud o de prioridad debidamente invocada, la creación solicitada a registro como diseño industrial denominada MOTOCICLETA: i) se había hecho accesible al público; ii) presentaba diferencias sustanciales con respecto a las realizaciones anteriores D1, publicación 00 91772 de 29 de abril de 2002 y D2, publicación 98 47800 de 31 de mayo de 1999.

Primer supuesto: que antes de la fecha de solicitud o prioridad debidamente invocada no se hubiere hecho accesible al público 65. Esta Sección ha considerado en jurisprudencia reciente54 que el requisito de novedad previsto por la normativa comunitaria andina depende del cumplimiento de los supuestos normativos previstos en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000.

Por un lado, la denominada novedad objetiva y, por el otro, la denominada novedad subjetiva. 66. Respecto de la novedad objetiva, esta Sala ha considerado55 que: “[…] 39. La novedad depende de dos circunstancias establecidas en el artículo 115 citado. Por una parte, la denominada novedad objetiva, según la cual nuevo es todo aquello que no ha sido hecho accesible al público. 40.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en sostener sobre la novedad objetiva lo siguiente: “[…] El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de 54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 110001032400020130049700. 55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 110001032400020130049700 30 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio […]”. 41.

Encuentra la Sala en consecuencia que se trata de un concepto de novedad análogo a la novedad aplicable a las patentes de invención o de modelo de utilidad, y en consecuencia, para su análisis, corresponde verificar si el diseño se ha hecho o no conocido o accesible al público con antelación a su solicitud de registro.[…]” 67. Respecto de la novedad subjetiva, esta Sala ha considerado56 que: “[…]43.

La norma también hace referencia a la denominada novedad subjetiva, y establece que no es nuevo aquello que solamente presenta diferencias secundarias frente a realizaciones anteriores. 44. De manera reiterada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido, que para el análisis de las diferencias secundarias se deben aplicar los siguientes criterios: “[…] Las diferencias secundarias solo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.

Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.

Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales […]” 56 Ibidem 31 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68.

El requisito de novedad objetiva se encuentra contenido en el segundo inciso del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, al respecto, la Sala ha considerado que “[ ] se trata de un concepto de novedad análogo a la novedad aplicable a las patentes de invención o de modelo de utilidad y, en consecuencia, para su análisis, corresponde verificar si el diseño se ha hecho o no conocido o accesible al público con antelación a su solicitud de registro […]”57. 69.

Conforme lo anterior, la Sala advierte que el requisito de novedad objetiva previsto en segundo inciso del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 requiere, para su configuración, que existan diferencias entre el diseño solicitado a registro y el estado del arte. En otras palabras, un diseño solicitado a registro solamente se verá afectado frente al requisito de novedad objetiva cuando sea idéntico a un diseño que se encuentre en el estado del arte.

Cualquier diferencia, por mínima que sea, no afecta el requisito de novedad objetiva. 70. Ahora bien, atendiendo a que tanto la parte demandante como la parte demandada concuerdan en que existen diferencias entre la creación MOTOCICLETA y las anterioridades D1 y D2 y, en este sentido, no existe debate respecto de este punto, la Sala considera que la creación cuyo registro se solicita cumple con el requisito de novedad objetiva.

Segundo supuesto: que presente diferencias sustanciales con respecto a realizaciones anteriores 71. Frente a la segunda modalidad de novedad, la prevista en el tercer inciso del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, esta Sala consideró, en la misma sentencia citada supra, que este inciso del señalado artículo 115 ibidem corresponde a la denominada novedad subjetiva58. 72.

La Sala consideró que “[…] si bien el artículo 115 de la Decisión 486 guardó silencio sobre los elementos de juicio de la novedad subjetiva, el Tribunal de Justicia 57 Ibidem 58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 110001032400020130049700.

Párrafo 43. 32 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina ha considerado relevante acudir a la impresión general del diseño en los círculos interesados del público consumidor para realizar dicho análisis […]”59. 73.

Así las cosas, corresponde a esta Sala analizar si las diferencias entre el diseño solicitado y las anterioridades D1 y D2 son secundarias o sustanciales y si estas le imprimen al diseño una impresión general diferente. Para lo cual, siguiendo lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina60 estudiará si, para un consumidor, adquirir cualquiera de los dos productos le es indistinto o si, por el contrario, preferiría uno los dos productos por ser más atractivo estéticamente. 74.

Para tal fin, la Sala procederá con el análisis así: i) definirá quién es el consumidor relevante para el presente caso y definirá sus características; ii) analizará la impresión general que el diseño solicitado y las anterioridades citadas causen en el consumidor; y iii) determinará si las diferencias encontradas son sustanciales o secundarias.

Consumidor informado 75. La Sala, respecto de las características de un consumidor para efectos de determinar la impresión general de un diseño industrial, considera que se debe tener en cuenta la figura del consumidor informado, al que hizo referencia en la sentencia de 18 de julio de 201961, en que indicó: “[…] 57. En conclusión, a diferencia del consumidor medio al que se acude en la comparación de marcas para el análisis del riesgo de confusión, o del experto medio en el análisis del nivel inventivo de patentes de invención, en materia de diseños industriales la Sala considera que el concepto de consumidor informado invocado por la parte demandada encuentra soporte no solamente como referencia de derecho comparado en el ordenamiento jurídico comunitario europeo, sino que resulta afín a los criterios sentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, bajo los cuales las diferencias existentes entre una creación solicitada a registro como diseño industrial y el estado del arte deben tener en cuenta la impresión general que genera la creación para los círculos interesados del público consumidor, es decir, los círculos que agrupan consumidores informados, que conocen los productos del sector y aplican un particular grado de atención a la apariencia de la creación, para 59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 110001032400020130049700.

Párrafo 52. 60 Cfr. Folio 232. 61 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; 18 de Julio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Número único de radicación. 11001-03-24-000-2013-00497-00 33 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificar diferencias y así definir sus referencias estéticas.[…]” (Resalto por la Sala). 76.

La Sala advierte que tanto la creación solicitada a registro como las anterioridades citadas se clasifican dentro sector de las motocicletas y, por lo tanto, los círculos interesados a los que pertenece el consumidor en este caso corresponderían a los usuarios finales o potenciales de motocicletas. 77. En la medida que el presente caso involucra al consumidor o usuario de motocicletas, sector de demanda y oferta masiva en el mercado, la Sala encuentra que en su criterio de selección para identificar diferencias entre diseños y definir sus preferencias estéticas, el consumidor de motocicletas aplicará los mismos conocimientos y criterios estéticos y ornamentales que el consumidor de cualquier tipo de vehículo puede aplicar en un proceso selectivo, tal como se consideró en la sentencia 8 de julio de 201962, en que se indicó: “[…] la Sala tendrá en cuenta que más del 25% de los hogares en Colombia han manifestado ser usuarios de motocicletas, que el círculo interesado está principalmente compuesto de adultos y jóvenes, y que el principal uso de este tipo de vehículos es como alternativa para el transporte cotidiano de los usuarios, especialmente entre sus hogares y sus lugares de trabajo.

Por lo tanto, es relevante tener en cuenta que el tipo de motocicletas utilitario o urbano resulta ser el de mayor presencia y demanda en este mercado. Dentro de ese contexto, no se hace necesario para la Sala acudir a discusiones técnicas o científicas para encontrar dicho criterio, sino que considera suficiente colocarse en la posición de un cliente potencial del mercado de vehículos, que se encuentre dentro del círculo interesado en motocicletas en particular. […]” 78.

En ese sentido, la Sala, en jurisprudencia reciente, consideró que “[…] la relevancia del sector industrial marca sin duda el grado de libertad del diseñador y el nivel de variaciones caprichosas exigible en un diseño industrial para considerar que presenta una impresión general diferenciable del arte previo […]”63. Por lo tanto, esta Sala también atenderá a la realidad del sector de la industria. 79.

Asimismo, en la sentencia referida supra, en un caso de similares características, se consideró, sobre el sector de industrial de las motocicletas, que: 62 ibidem 63 ibidem 34 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…].

Se trata de un sector industrial en auge, si se tiene en cuenta que el parque automotor en lo que refiere a motocicletas en Colombia supera los ocho millones de motocicletas en circulación, cifra que equivale al 57% del parque automotor total en circulación en Colombia. Es decir, se trata de un mercado muy amplio en donde la oferta de nuevas formas o diseños de motocicletas será calificada por un sector creciente y masivo de consumidores. 74.

La Sala encuentra no existe razón para discutir que la principal característica de las motocicletas comunes es la presencia de dos ruedas, y que lo mismo sucede con el manubrio, el tubo de escape, el asiento, los espejos, luces y direccionales, guardafangos y motor, las cuales pueden ser calificadas como características esenciales de este tipo de vehículos.

No obstante, la Sala también encuentra que existen motocicletas que comparten, además de sus características esenciales, otras características atadas a un estilo o clase de motocicleta determinado. Identifica la Sala que existen estilos o clases de motocicletas que incluyen las motocicletas urbanas o utilitarias, crucero, hasta deportivas de velocidad o de enduro, tipo “scooter”, entre muchos otros, sobre los cuales existe conocimiento en los círculos interesados.

Finalmente, más allá del estilo o clase a la que pertenece un diseño particular, el mismo puede presentar variaciones en características particulares y perceptibles para dichos círculos, que resultarían ser sus características ornamentales. […]”64 80. Así las cosas, para esta Sala, el consumidor relevante para el presente estudio corresponde a un consumidor de motocicletas, quién tiene un conocimiento y una percepción corrientes y la presencia de una industria en auge en que se cuenta no solo con unas características comunes al vehículo sino al tipo de motocicleta en particular.

Percepción general 81. Para el caso concreto la Sala tendrá en cuenta que la creación MOTOCICLETA y las anterioridades D1 y D2 responden a un mismo estilo o clase de motocicleta de carácter utilitario y urbano, respecto del el cual la Sala considerado en jurisprudencia reciente que tiene los siguientes rasgos comunes: “[…] su motor, amortiguadores y manubrio, se encuentran a la vista del consumidor, su farola frontal es de forma circular, cuentan con un asiento extendido para permitir un pasajero adicional, una canastilla sobre la parte posterior del asiento y el tubo de escape está dispuesto en forma paralela al suelo […]”65. 64 ibidem 65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 110001032400020130049700.

Párrafo 77. 35 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 82. En ese sentido, en cuanto a las diferencias entre el diseño solicitado a registro y las anterioridades D1 y D2, esta Sala, de conformidad con lo señalado en la demanda y en la contestación, así como lo evidenciado en las pruebas documentales allegadas, advierte que las diferencias entre la creación solicitada a registro denominada MOTOCICLETA y las anterioridades D1 y D2 son: 82.1.

Respecto a D1, se evidencia que: i) las vistas frontal y trasera permiten ver un protector de piernas rectangular, mientras que el diseño solicitado no tiene dicho protector; ii) desde una vista lateral, se advierte que el guardafangos delantero de D1 es más redondeado que el del diseño solicitada; iii) la parte inferior del tanque de combustible en D1 es horizontal y forma una línea continua con la parte inferior del asiento, mientras que en el diseño solicitado es más alto y curvo; iv) la cubierta lateral en D1 está formada por una figura trapezoidal, mientras que en el diseño solicitado tiene una forma triangular invertida; v) D1 tiene una caja de herramientas rectangular debajo del combustible, la cual no se encuentra en el diseño solicitado; vi) D1 tiene una canastilla lateral en la rueda posterior, la cual no se encuentra en el diseño solicitado; vii) la luz trasera en D1 tiene un ángulo diferente que la creación solicitada; viii) D1 genera una impresión compacta horizontal que da sensación de rigidez; y ix) estabilidad, mientras que el diseño solicitado tiene una impresión de flexibilidad, ligereza y de ser aerodinámica. 82.2.

Respecto a D2, se evidencia que: i) desde la vista lateral, la cubierta lateral en D2 tiene una forma trapezoidal, mientras que en el diseño solicitado tiene forma triangular invertida; ii) en D2 el tubo de escape es más largo que en el diseño solicitado; iii) en D2 la línea inferior de la luz frontal se encuentra a la misma altura que la línea superior del tanque de combustible, mientras en el diseño solicitado la línea inferior de la luz frontal se encuentra más abajo que la línea superior del tanque de combustible; y iv) en D2 el tanque de combustible tiene una curvatura más pronunciada a los lados, lo cual es perceptible desde una vista superior y frontal.

Impresión general de la creación solicitada en comparación con las anterioridades D1 y D2 36 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 83. La Sala, ubicándose en la posición de un consumidor de motocicletas a la fecha de reivindicación de la prioridad, el cual corresponde a un potencial comprador de motocicletas quién tiene una percepción corriente y carece de conocimientos técnicos, encuentra que el diseño solicitado a registro otorga al consumidor una impresión general y conjunta diferente a la impresión que genera el diseño de la anterioridad D1.

Sin acudir al análisis minucioso de detalles, un consumidor diferenciaría los dos diseños enfrentados, encontrando que las líneas de la creación solicitada le otorgan a la creación una apariencia más liviana, versátil y aerodinámica, mientras que la anterioridad D1 genera una impresión de ser una motocicleta más pesada y estable. 84.

En cuanto a D2, la Sala, ubicándose en la posición de un consumidor a la fecha de reivindicación de la prioridad, el cual corresponde a un potencial comprador de motocicletas con una percepción corriente y carente de conocimientos técnicos, encuentra que la impresión general y conjunta dichas creaciones responden de forma general al tipo de motocicleta que se está comparando, esto es una motocicleta utilitaria urbana que tiene elementos que son comunes a todos los diseños de línea, entre otros que su motor, amortiguadores y manubrio, se encuentran a la vista del consumidor, su farola frontal es de forma circular, cuentan con un asiento extendido para permitir un pasajero adicional, y el tubo de escape está dispuesto en forma Diseño solicitado D1 Diseño solicitado D2 37 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co paralela al suelo66, razón por la cual, al ser propias de este tipo de vehículos no pueden ser tomadas como elementos que resten novedad a los productos, pues no deberán estudiarse desde la generalidad de las motocicletas sino desde la independencia de cada estilo, al respecto esta Sala consideró: “[…] Si bien la parte demandada afirmó que “[…] las únicas características invariables en su FORMA por su NATURALEZA, son: dos ruedas (toroidales).

Todas las demás formas son modificables […]”, la Sala encuentra que dicha afirmación se limitó a las características esenciales de cualquier motocicleta. Adicionalmente, la Sala encuentra que las imágenes aportadas también dan cuenta de los diferentes estilos o clases de motocicletas y de características dictadas por tales estilos o clases, que permitirían agrupar las diferentes imágenes en tipos o clases atados a su estilo, uso o configuración. […]”67 Determinación de las diferencias como sustanciales o secundarias 85.

Así las cosas, la Sala considera que un consumidor, comprador potencial de motocicletas que tiene una percepción corriente, encontrará que el diseño MOTOCICLETA y el diseño de D1 le otorgan una impresión general diferente, la cual generará una percepción estética distinta que, en últimas, influenciará su decisión de compra por uno u otro producto. 86.

Particularmente, la Sala considera que: i) el aspecto horizontal y recto de la silla y el tanque de combustible de D1, frente al aspecto curvo del tanque de combustible y la silla de la creación solicitada, son diferencias sustanciales; ii) la posición del motor y la caja de herramientas en D1 y la posición del motor y ausencia de la caja de herramientas de la creación solicitada son diferencias sustanciales; iii) el protector de piernas rectangular que se encuentra en D1 y es inexistente en el diseño solicitado es una diferencia sustancial; la canastilla lateral al lado de la rueda posterior que se encuentra en D1 y es inexistente en el diseño solicitado, es una diferencia sustancial. 87.

En cuanto a las diferencias secundarias, las cuales según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] solo podrán ser medidas cuando la 66 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia De 18 De Julio De 2019; C.P: Hernando Sánchez Sánchez; Número Único De Radicación: 11001-03-24-000-2013-00497-00 67 ibidem 38 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co impresión general, que produzca en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño […]”68, esta Sala considera que las demás diferencias encontradas son secundarias. 88.

En consecuencia, la Sala considera que entre el diseño solicitado a registro denominado MOTOCICLETA y la anterioridad citada D1 existen diferencias que no son meramente secundarias y, por consiguiente, frente a D1 el diseño solicitado a registro tiene novedad subjetiva, de conformidad con el inciso segundo del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000. 89.

A su vez, en relación con D2, la Sala encuentra que la impresión general y conjunta de la creación solicitada presenta las siguientes diferencias respecto a D2: i) desde la vista lateral, la cubierta lateral en D2 tiene una forma trapezoidal, mientras que en el diseño solicitado tiene forma triangular invertida; ii) en D2 el tubo de escape es más largo que en el diseño solicitado; iii) en D2 la línea inferior de la luz frontal se encuentra a la misma altura que la línea superior del tanque de combustible, mientras en el diseño solicitado la línea inferior de la luz frontal se encuentra más abajo que la línea superior del tanque de combustible; y iv) en D2 el tanque de combustible tiene una curvatura más pronunciada a los lados, lo cual es perceptible desde una vista superior y frontal. 90.

Al respecto, esta Sala de Sección, en sentencia de 18 de julio de 201969, consideró que: “[…]Para la Sala, encontrar un número significativo de diferencias o incorporaciones arbitrarias en la creación analizada frente a la anterioridad D1, es relevante para el análisis de la novedad subjetiva. La creación solicitada involucra una cantidad relevante de incorporaciones arbitrarias en aspectos en los cuales D1 igualmente involucra formas caprichosas.

Si bien las mismas no alteran de manera disruptiva el estilo tradicional del cuerpo de la motocicleta, las variaciones en la creación solicitada ocurren en una mayoría significativa de los elementos que componen la anterioridad D1, que obedecen a decisiones arbitrarias de su creador. Por lo tanto, la Sala considera que la suma de tales elementos caprichosos es apta para ofrecer una apariencia diferenciable para los círculos interesados.

En consecuencia, a partir del interés que normalmente aplicaría un consumidor informado que haga parte de los círculos interesados, en la apreciación de las 68 Cfr. Folio 233 69 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia De 18 De Julio De 2019; C.P: Hernando Sánchez Sánchez; Número Único De Radicación: 11001-03-24-000-2013-00497-00 39 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co creaciones analizadas, la Sala considera que dicho consumidor podrá identificar las diferencias anotadas líneas atrás para definir sus propias preferencias, es decir, realizar un proceso selectivo sobre cuál de tales apariencias lo atrae más, y por lo tanto, se trata diferencias que, en su conjunto, no pueden ser calificadas como secundarias. […]” 91.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, dado que la suma de las diferencias respecto de la anterioridad D2 puede afectar la intención de compra del consumidor, la creación solicitada pueda ser calificada como diferenciable frente a la anterioridad D2 y, por lo tanto, cumple con el requisito de novedad previsto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, pues como se indicó en la sentencia de 18 de julio de 2019: “[…] En suma, al invocar en la mente del consumidor un proceso selectivo relativo a su gusto o atracción por una u otra creación, la Sala concluye que la creación solicitada pueda ser calificada como diferenciable frente a la anterioridad D1 y, por lo tanto, que cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 115 de la Decisión 486.

Verificado que la apariencia incorporada en la creación solicitada es nueva, la Sala también encuentra que la misma se acoge a los elementos que definen el diseño industrial establecidos en el artículo 113 de la Decisión 486, y, que la parte demandada, al negar la solicitud de la parte demandante, vulneró las normas fundamento del cargo, y en consecuencia, el cargo está llamado a prosperar.[…]” 92.

Así las cosas, la Sala considera que los actos administrativos acusados violaron el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, las anterioridades D1 y D2 no afectan la novedad subjetiva de la creación solicitada a registro. Del cargo de violación del artículo 113 de la Decisión 486 de 2000 93. Verificado que la apariencia incorporada en la creación solicitada es nueva, la Sala también encuentra que la misma se acoge a los elementos que definen el diseño industrial, previstos en el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, y, que la parte demandada, al negar la solicitud de la parte demandante, vulneró las normas fundamento del cargo y, en consecuencia, el cargo está llamado a prosperar. 94.

Así mismo, frente al restablecimiento del derecho solicitado, la Sala encuentra que la creación cumple con los requisitos para ser registrada como diseño industrial y que, por tanto, procedería su registro. Sobre el restablecimiento del derecho 40 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 95.

Esta Sala, atendiendo a que: i) el artículo 128 de la Decisión 486 de 2000 prevé que el registro de un diseño industrial tendría una duración de 10 años, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud en el país miembro; ii) la solicitud fue presentada el 12 de abril de 2011; y iii) han pasado más de diez años desde la presentación de la solicitud de registro como diseño industrial de la creación denominada MOTOCICLETA, considera que no es posible acceder al restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, comoquiera que de conformidad con lo previsto en la normativa andina, estaría por fuera de su término de duración. Conclusión 96.

La Sala concluye que en el presente asunto la creación denominada “MOTOCICLETA” cumple con el requisito de novedad previsto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto presenta diferencias no secundarias frente a las anterioridades D1 y, en consecuencia, cumple con los requisitos necesarios para ser calificada como diseño industrial en los términos previsto por el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000. 97.

Ahora bien, no es posible acceder al restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, comoquiera que han pasado más de 10 años desde que se presentó la solicitud de registro como diseño industrial de la creación denominada MOTOCICLETA y, en tal razón, el mismo se encontraría habría finalizado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 47832 de 10 de agosto de 2012 y 21558 de 25 de abril de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de las cuales se negó el registro como diseño industrial para la creación denominada “MOTOCICLETA”, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. 41 Número único de radicación: 11001032400020130012300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: NEGAR, el restablecimiento del derecho solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado